DOK fleshlight.no

Transkript

1 DOK fleshlight.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: DOKNR/PUBLISERT: DOK STIKKORD: Domenenavnet fleshlight.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG: Saken gjelder krav om overføring av domenenavn på bakgrunn av rett til varemerke. Klagemotparten kom ikke med tilsvar. Klager fikk medhold. SAKSGANG: PARTER: Klager: Steve Allen Shurbin Klagemotpart: Active Express AS FORFATTER: Simen Blaker Strand, Constance Ursin, Per Christian Opsahl 1. Sakshistorikk og formelle krav Domenenavnet fleshlight.no ble registrert 25. februar 2014 av Active Express AS. Klager, Steve Allen Shurbin, sendte klage til Domeneklagenemndas sekretariat den 24. februar Klager krever domenenavnet overført til Bryn Aarflot AS. Klagen er gjort kjent for klagemotpart ved oversendelse den 6. mars Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda den 6. april Klagemotpart Active Express AS har ikke inngitt tilsvar. Frivillig mekling er ikke gjennomført.

2 Klagefristen er 3 år fra domenenavnet ble registrert, jf. regelverket punkt 17.3, og klagen er dermed innenfor fristen. De formelle kravene for å ta klagen til realitetsbehandling er oppfylt, og Sekretariatet har sendt saken over til Domeneklagenemnda. 2. Partenes anførsler Domeneklagenemnda går ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår nedenfor. Nemnda har mottatt alle sakens dokumenter og satt seg inn i disse. 2.1 Klagers anførsler Klager oppfant i 1995 det opprinnelige Fleshlight-produktet, et sexleketøy for menn. Produktet ble patentert i USA i Den første registreringen av ordmerket FLESHLIGHT ble gjennomført i USA i 1997, etterfulgt av en rekke registreringer rundt omkring i verden. Domenenavnet fleshlight.com ble registrert allerede i 1996, og fra dette domenet ble varer med varemerket FLESHLIGHT markedsført og solgt over hele verden, herunder i EU og Norge. Klagemotparten har selv opplyst på sin hjemmeside at FLESHLIGHT er verdens mest solgte sexleketøy for menn. Klager er innehaver av to norske varemerkeregistreringer og en internasjonal registrering for varemerket FLESHLIGHT. Varemerket FLESHLIGHT nøt allerede flere år før registreringstidspunktet innarbeidet vern i Norge etter nesten ti år som et av de mest kjente og solgte sexleketøyene for menn i Norge og verden. Klagemotparten var en godkjent forhandler av Fleshlight-produkter fra 2005 frem til avtalen ble sagt opp av klager den 10. februar På dette tidspunktet benyttet klagemotparten sin nettside som var knyttet til det aktuelle domenenavnet til å selge både Fleshlight-produkter og konkurrerende produkter fra andre produsenter. Klagemotparten registrerte det aktuelle domenenavnet fleshlight.no første gang i 2005, uten å ha innhentet noe samtykke til dette fra klager. Klager hadde på dette tidspunktet begrensede ressurser tilgjengelig og valgte derfor ikke å foreta seg noe aktivt ettersom klagemotparten var en autorisert forhandler av Fleshlight-produkter og benyttet domenet på en lojal måte. Klagemotparten nyregistrerte imidlertid det aktuelle domenet den 25. februar 2014, etter at forhandleravtalen var sagt opp av klager, og det er denne domeneregistreringen det nå klages på. Domenet fleshlight.no er i dag ikke aktivt, men det viser en side hvor det står følgende: «Vår nettbutikk har midlertidig stengt for vedlikehold. Vi beklager det inntrufne og ber deg om å prøve igjen senere.» Når man skriver ut siden kommer det likevel opp en topptekst som sier:

3 «Fleshlight Norge Verdens Mest Solgte Sexleketøy for Menn Fleshlight» Klager ble tidlig i 2014 klar over at klagemotparten benyttet domenenavnet fleshlight.no til å selge både originale Fleshlight-produkter og konkurrerende produkter fra andre produsenter. Dessuten var nettbutikken som ble drevet på nettsiden utformet på en måte som ga inntrykk av at de var eksklusive forhandlere av Fleshlight-produkter i Norge, noe de ikke var. Den 10. februar 2014 tilskrev klagers advokat klagemotparten og krevde domenet fleshlight.no overført til klagers selskap ILF, noe klagemotparten i sitt svarbrev av 19. mars 2014 bestred at kunne kreves. I stedet foretok klagemotparten en nyregistrering av domenet fleshlight.no den 25. februar Klager sendte den 13. oktober 2015 en ny henvendelse til klagemotparten. I brevet ble Klagemotparten nok en gang gjort oppmerksom på klagers varemerkerettigheter, og domenet ble igjen krevet overført til klager. Klagemotparten svarte på brevet først den 29. mars 2016 i en helt kort e-post, hvor det ble opplyst at klagemotparten var villige til å diskutere en minnelig løsning på saken, men etter dette sluttet klagemotparten å besvare henvendelser. Det kan etter dette ikke være tvilsomt at klagemotparten var kjent med klagers rettigheter i varemerket FLESHLIGHT da domenet fleshlight.no ble registrert i Det er også utvilsomt at klagemotparten var kjent med varemerket FLESHLIGHT allerede ved første gangs registrering i 2005, selv om det på dette tidspunkt enda ikke var registrert i Norge. Klagemotparten har således med åpne øyne valgt å registrere et domene de med sikkerhet visste at noen andre eide rettighetene til. Klagemotparten hadde lov til å benytte varemerket på sine nettsider til promotering av klagers produkter. Klagemotparten har imidlertid ikke på noe tidspunkt fått overdratt noen rettigheter til varemerket FLESHLIGHT til seg, og hadde heller ingen som helst berettiget grunn til å anta at de eide disse rettighetene. Klager har heller ikke frasagt seg noen rettigheter gjennom passivitet. Så lenge klagemotparten var medlem av klagers offisielle forhandlernettverk motsatte ikke klager seg midlertidig bruk av domenenavnet da assosiasjonen skapt og opprettholdt gjennom klagemotpartens bruk av klagers varemerke ikke ble ansett som direkte villedende overfor de relevante forbrukere. Så snart dette endret seg tok klager affære. Selv om klagemotparten over en lang periode benyttet domenet og varemerket, og således bidro til ytterligere innarbeidelse i Norge oppnår ikke klagemotparten som forhandler noen selvstendige rettigheter til varemerket. Det er på det rene at det omtvistede domenenavnet er identisk med flere av klagers varemerker som nøt vern etter omfattende innarbeidelse i Norge og som var søkt/utpekt i Norge forut for klagemotpartens domeneregistrering, og at klagemotparten driver virksomhet som er i direkte konkurranse med klager. Videre må det anses dokumentert at klagemotparten kjente til klagers rettigheter, og det kan således ikke være tvil om at klagemotparten handlet i ond tro.

4 Etter det ovennevnte krever klager at Domeneklagenemnda overfører domenet i tråd med regelverket for.no, vedlegg H, punkt Klagemotpartens anførsler Klagemotparten har ikke inngitt tilsvar. 3. Domeneklagenemndas vurdering 3.1 Innledning Ifølge regelverkets vedlegg H punkt skal en klage tas til følge dersom følgende vilkår er oppfylt: (1) Ifølge bokstav a må klager dokumentere at han har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med det registrerte domenenavnet. (2) Ifølge bokstav b må klager også dokumentere at registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro. Begrepet ond tro skal tolkes slik at abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter. Noen eksempler på relevante momenter er: at registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed, at domenet er registrert for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter, for eksempel for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter, at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet, at navnet brukes på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, og at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro. Dersom klagen gjelder domenenavn som uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse behøver klager ikke dokumentere ond tro, jf. Regelverkets vedlegg H punkt Rett til navn eller merke samt forvekslingsfare I henhold til Regelverkets vedlegg H punkt annet ledd er det tilstrekkelig at rett til navn gjelder på tidspunktet klagen sendes sekretariatet. Klager har i sin klage dokumentert registrerte varemerkerettigheter til «FLESHLIGHT». Domenenavnet fleshlight.no er identisk med klagers varemerke og det foreligger forvekslingsfare mellom domenenavnet til klagemotparten og klagers varemerke,

5 slik at kravene i Vedlegg H pkt a) er oppfylt. 3.3 Bruk eller registrering i ond tro På bakgrunn av det tidligere langvarige forholdet mellom klager og klagemotparten, der klagemotparten har virket som forhandler av klagers Fleshlight-produkter, korrespondansen mellom klager og klagemotparten forut for klagers registrering av domenenavnet fleshlight.no, og at klagemotparten selv på sin internett-side opplyser at Fleshlight er "Verdens Mest Solgte Sexleketøy for Menn", legger nemnda til grunn at klagemotparten var godt kjent med klagers virksomhet knyttet til produksjon, distribusjon og salg av produkter under produktnavnet Fleshlight i Norge og utlandet på tidspunktet for registreringen av domenenavnet fleshlight.no. Klagemotparten kunne videre ha skaffet seg kunnskap om at klager hadde søkt om registrering av varemerket «FLESHLIGHT» før domenenavnet ble registrert ved å gjøre et enkelt søk i varemerkeregisteret på Patentstyrets hjemmeside. På denne bakgrunn legger nemnda til grunn at klagemotparten burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke klagers rettigheter. Nemnda er videre enig i at klagemotpartens registrering av domenenavnet er ødeleggende for klagers rettigheter. Nemnda finner derfor at domenet er registrert i ond tro, slik at kravene i Vedlegg H pkt bokstav b) må anses oppfylt. Domeneklagenemnda fattet etter dette slikt

6 V E D T A K Klagers krav om overføring av domenenavnet fleshlight.no til Bryn Aarflot AS tas til følge, jfr. regelverket for.no vedlegg H punkt 1.5 Oslo, 05. mai 2017 Simen Blaker Strand Constance Ursin Per Christian Opsahl