2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

Transkript

1 Saksnummer: DOK38/09 Klagen gjelder: ting.no 1. Sakens parter Klager: Audhild Viken AS Kontaktperson for klager: Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma v/advokatfullmektig Torunn M. Hardeland Klagemotpart: Sikring Regnskap DA Kontaktperson hos klagemotpart: Lynx Advokatfirma AS v/ advokat Christian S. Svensen 2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Ved behandling av saken har følgende medlemmer av Domeneklagenemnda deltatt: Eirik Djønne, Eugen Landeide og Kari Anne Lang-Ree Ingen av disse anser seg inhabile. 3. Sekretariatets vurdering av om klagen skal tas under behandling Domeneklagenemndas sekretariat ved Norid har kontrollert klagen i forhold til formaliakravene i regelverket for.no, vedlegg H punkt 2.3, og har funnet at klagesaken skal sendes Domeneklagenemnda for videre vurdering. 4. Sakshistorikk Domenenavnet ting.no ble registrert 16. august 2006 av Sikring Regnskap DA. Klager, Audhild Viken AS, ble klar over at domenenavnet var registrert, og sendte inn klage til Domeneklagenemnda 20. august Klager krever domenenavnet overført. Klagen er gjort kjent for innklagede ved oversendelse 1. september Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda 22. september Partenes anførsler 5.1 Klagers anførsler Klager, Audhild Viken AS (AV), anfører at registreringen av domenenavnet ting.no er i strid med AV sin enerett til å benytte varemerket TING i næringsvirksomhet og varemerkeloven samt reglene om god forretningsskikk. Klager anfører at domenenavnet er identisk med det sekundære forretningskjennetegnet. Domenenavnet ble overført til Sikring Regnskap (SR) den 16. august 2006 og siden en overføring skal sidestilles med sletting og registrering, er det denne datoen som skal

2 legges til grunn for krenkelsesvurderingen. Klager er hovedaksjonær og kontrollerer og drifter Ting Oslo AS, Ting Stavanger AS og Ting Førde AS, samt Ting-butikken i Bergen. Alle benytter det sekundære forretningskjennetegnet TING. Klager anfører at kjennetegnet har blitt brukt siden 1999 og at det er innarbeidet som sekundært forretningskjennetegn for AV, jf. foretaksnavneloven 1-1. Klager anfører at det er innarbeidet som varemerke før registreringen av domenenavnet. Den etterfølgende registreringen av ordmerket viser at Patentstyret mener TING var godt kjent på søknadstidspunktet, 2. oktober Bevis for at varemerket er blitt godt kjent som særlig kjennetegn vil kunne sannsynliggjøres gjennom dokumentasjon av fakta. Klager legger ved dokumentasjon på hvilke grep som har blitt gjort for at TING skulle bli godt kjent som forretningskjennetegn og varemerke, mht. omsetning, markedsføring og medieomtale. Når det gjelder ond tro anfører klager at SR må ha kjent til at registreringen medførte et urettmessig inngrep i TINGs rettigheter til navnet. SR har en selvstendig plikt til å kontrollere at registrering og overføring av domenenavn ikke er i konflikt med tredjemanns rettigheter. Både selskapet Ting Oslo AS og Ting Stavanger AS var registrert i foretaksregisteret på tidspunktet for overføringen av domenenavnet ting.no, noe som ga SR en grunn til å kontrollere eventuelle rettigheter nærmere. Videre var TING godt kjent i sin omsetningskrets, spesielt lokalt i Bergen og Oslo. Klagemotparten eies av Rolfsen og Håland, som driver sine selskaper i Oslo og det er nærliggende å tro at de hadde kjennskap til AVs rettigheter til TING. Videre hadde AV ved to anledninger rettet en forespørsel om å få kjøpe domenenavnet før dette ble overført til SR. Domenenavnet var på daværende tidspunkt registrert med selskapet Proton Computing DA som innehaver, som også er et selskap Rolfsen og Håland eier sammen. Rolfsen har i senere kommunikasjon referert til avslaget som ble gitt. Forespørselen ga SR en ytterligere grunn til å kontrollere om det forelå tredjemanns rettigheter ved overføringen. AV hadde i tillegg registrert både tingbutikken.no, tingbergen.no, og tingoslo.no med mer da overføringen fant sted. SR må etter klagers mening hatt kunnskap om AVs rettigheter til navnet TING. Subsidiært har SR opptrådt grovt uaktsom ved overføringen Videre påpeker klager at SR ikke synes å drive en relevant virksomhet som tilsier at selskapet skulle ha en legitim interesse i å registrere domenenavnet ting.no. Dette underbygges av opplysninger i Norids WHOIS-database, som viser at SR også har etablert andre domenenavn som virker å være uten relevant tilknytning til selskapet, som gaver.no, rødvin.no, nummer.no, lørdag.no etc. Det faktum at SR selv ikke synes å drive virksomhet med relevant tilknytning til navnet, gir et klart holdepunkt for å legge til

3 grunn at SR har registret domenenavnet med det siktemål å overdra det til rette eier. I alle tilfeller vil fraværet av egen virksomhet innebære en skjerpet aktsomhetsplikt på registreringstidspunktet med hensyn til mulige krenkelser av andres rettigheter. At Håland og/eller Rolfsen besvarte forespørselen om kjøp av domenenavnet med at det ikke var aktuelt å selge et så bra domenenavn under 5-siffret beløp" underbygger grunnen til å tro at SR har hatt som siktemål å tilby klager eller andre å overta navnet mot vederlag. Rolfsen og Håland virker å være erfarne når det gjelder registrering av domenenavn. Rolfsen står blant annet bak nettsiden registrar.no, og må antas å kjenne regelverket for.no svært godt. Oppslag i Norids WHOIS-database viser at en rekke av selskapene Rolfsen og Håland eier er innehavere av en mengde domenenavn. Svært få av disse er i aktivt bruk. Det kan i noen tilfeller virke som om selskapene er opprettet for å kunne stå som innehavere av domenenavn fremfor å faktisk benytte dem i sin forretningsdrift. Ved å ta stikkprøver, finner man domenenavn som virker relativt fjernt fra den driften foretaksnavnet skulle tilsi at driften var. Eksempelvis står selskapet Langlo konkurs og briller DA som innehaver av domenenavnene advokater.no, alarm.no, bikini.no, konk.no, number.no, romsdalsfjellene etc. Til tross for at disse domenenavnene ble registrert for mange år siden, er ingen av dem i aktivt bruk. Da frislippet for æ, ø og å kom for domenenavn fikk Rolfsen 4 av de mest ettertraktede adressene, og uttalte at vi hadde med noen lodd i trekningen, for å si det på den måten, før han forklarte at de sendte inn søknader gjennom mange registrerte selskaper. At domenenavn blir registrert i omfattende antall uten at disse blir tatt aktivt i bruk, kan insinuere at hensikten ikke nødvendigvis er å benytte disse i egen forretningsdrift, og det er nærliggende å tro at hensikten er å tilby andre å overta navnet mot vederlag. Mange av selskapene som er registrert og har opprettet domenenavn har heller ikke startet opp sin virksomhet. Dette vil kunne være et brudd på Navnepolitikken punkt 5.1 om at organisasjonen må drive reell virksomhet og/eller ha aktivitet og realitet i henhold til opplysninger oppgitt i enhetsregisteret. Videre vil det være en omgåelse av reglene om å kun inneha inntil 20 domenenavn etter Navnepolitikken punkt 5.2, dersom selskapene blir etablert kun med det formål å være innehaver av domenenavn. På bakgrunn av det omfattende antall domenenavn innehaverne av SR besitter, samt hvor kjent det sekundære forretningskjennetegnet og innarbeidede varemerket TING var på overføringstidspunktet for ting.no, kan det ikke legges til grunn at SR var i god tro ved registrering av domenenavnet ting.no. Ut fra de nevnte forholdene anfører klager at domenenavnregistreringen av ting.no utgjør en krenkelse av AVs enerett til å benytte navnet TING 5.2 Klagemotpartens anførsler Klagemotparten, SR, bemerker at TING er blitt registrert som et ordmerke med virkning fra 21. mai 2007 innenfor visse avgrensede tjenester innenfor klasse 35 og at klager legger opp til at varemerket har en beskyttelse i tid og rom utover dette. Videre bemerker klagemotparten at klager legger til grunn at TING nyter et Kodak-vern, og at det bare vil

4 være på et slikt rettslig grunnlag at det i dette tilfellet foreligger et varemerkeinngrep. Klagemotparten anfører at TING som varemerke nyter et svakt vern på grunn av at det er lite særpreget, noe som utrykkelig nevnes i klagen. Videre anfører klager at dette synes å være et eksempel på "reverse domain name highjacking" hvor en varemerkeinnehaver med begrensede rettigheter forsøker å overta et formuesgode. At et domene er et formuesgode er alminnelig antatt og nylig lagt til grunn av Høyesterett kjæremålsutvalg. Med hensyn til ond tro anfører klagemotparten at domenenavet aldri har vært benyttet på en måte som er i strid med klagers rettigheter. Klagemotparten påpeker at man må være i ond tro i forhold til klagers rettigheter i tid og rom. Klagemotparten påpeker at førstegangsregistreringen og overdragelsen skjedde før varemerket var registrert. Klagemotparten kjente ikke til butikken i Bergen, som åpnet om lag ett år før førstegangsregistreringen. Klager skiller ikke mellom tidspunktet for når TING skal ha blitt innarbeidet som varemerke og som særlig sterkt varemerke. Klagemotparten gjør gjeldende at de ikke var kjent med eventuelle innarbeidede rettigheter ved overdragelsestidspunktet. Klagemotparten påpeker videre bl.a. at enerettighetene etter varemerkeloven knytter seg til bestemte varer og tjenester. Man var ikke kjent med klagers virksomhet da domenet første gang ble registrert og overdragelsen til klagemotparten som et nærstående selskap, var utelukkende motivert ut fra interne forhold og ikke motivert ut fra pretenderte innarbeidede rettigheter klager måtte ha på et avgrenset område. Klagemotparten viser videre til at deres virksomhet bl.a. er å utvikle tjenester til bruk på internett, og de har også andre domener til slik bruk. Klager har forsøkt å kjøpe domenet ved flere anledninger, uten at det har vært av interesse for klagemotparten. Det er fullt ut legitimt å registrere domener som isolert sett faller utenfor selskapets virksomhetsbeskrivelse i enhetsregisteret. Avslutningsvis kommenterer klagemotparten bl.a. at Norids praksis for å regne en overdragelse som teknisk sett en sletting og nyregistrering bør vurderes på ny og at det i denne forbindelse må legges vesentlig vekt på at det er tale om en overdragelse mellom nærstående. Ond tro-vurderingen må i det vesentlige være den samme og overdragelsen var motivert i et ønske om å overdra domenet til et nærstående ansvarlig selskap. Ettersom selskapet er ansvarlig er det også åpenbart at motivet for overdragelsen er rent interne forhold og ikke begrunnet med tanker om ansvarsbegrensninger eller lignende. 5.3 Mekling Frivillig mekling er ikke gjennomført. 6. Domeneklagenemndas vurdering

5 6.1 Formelle krav Sekretariatet har sendt saken over til Domeneklagenemnda til behandling. Domeneforskriften der klageordningen for.no-domenet er fastsatt, trådte i kraft Domenenavnet ting.no er registrert etter ikrafttredelsen og kan dermed påklages til Domeneklagenemnda. Klagen kan hjemles i regelverket for.no, punkt Ifølge regelverkets vedlegg H punkt 1.2 skal to vilkår være oppfylt for at en klage kan tas til følge: (1) Ifølge bokstav a må klager dokumentere at han har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med det registrerte domenenavnet. (2) Av bokstav b følger at klagemotparten må ha vært i ond tro. Det anses å foreligge hvis navnet er brukt på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter, eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, eller registreringen er foretatt for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter, eller for å tilby klager eller andre å overta navnet mot vederlag. Begrepet ond tro skal tolkes slik at det betyr at abonnenten må ha kjent klagers rettigheter, eller vært grovt uaktsom. 6.2 Realitetsbehandling Klager har utførlig dokumentert for Domeneklagenemnda hvordan det sekundære forretningskjennetegnet Ting ble brukt fra i forbindelse med Ting-butikken som ble åpnet i Oslo i Bruken er dokumentert bl.a. gjennom omsetning og markedsføring, gjennom markedsføringsstrategier og -budsjett, brosjyrer, plakater og annen reklame og gjennom medieomtale. Rett til sekundært forretningskjennetegn oppnås ved at kjennetegnet innarbeides. Det anses å være innarbeidet når, og så lenge, det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak, jf. foretaksnavneloven 1-1. Domeneklagenemnda finner at klager har dokumentert rett til det sekundære forretningskjennetegnet Ting i Oslo-området. Klager anfører også at de har innarbeidet varemerket Ting. Dette støttes av samme dokumentasjon og av Patentstyrets registrering av det generiske ordmerket TING, basert på søknad av 2. oktober Klager må ifølge Norids regelverk dokumentere at han har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med det registrerte domenenavnet. Domeneklagenemnda kommer til at klager har dokumentert rett til det sekundære forretningskjennetegnet Ting på tidspunktet da domenenavnet ble registrert hos klagemotparten, 16. august Navnet er identisk med det omtvistede domenenavnet ting.no. Det er da ikke nødvendig å ta stilling til spørsmålet om rett til varemerket TING.

6 Når det gjelder ond tro-vurderingen anfører klagemotparten at vurderingen i det vesentlige må være den sammen som ved førstegangsregistreringen. Bakgrunnen for anførselen er at det ifølge klagemotparten er tale om en overdragelse mellom nærstående og videre at "overdragelsen var motivert i et ønske om å overdra domenet til et nærstående ansvarlig selskap". Klagemotparten dokumenterer ikke i hvilken forstand de to selskapene er nærstående. I klagen opplyser AV at ting.no først var registrert på Proton Computing DA. Proton Computing DA overførte domenenavnet ting.no til SR i Både Proton Computing DA og klagemotparten, SR, er ansvarlige selskap som begge eies av Rolfsen og Håland. Klager opplyser at Rolfsen og Håland driver sine selskaper i Oslo. Disse opplysningene er ikke bestridt av klagemotparten. Domeneklagenemnda er av den oppfatning at DA-selskaper ikke kan anses å være nærstående selskap i juridisk forstand av den grunn at selskapene har de samme eierne. Domeneklagenemnda er således ikke enig med klagemotparten om at det i denne saken skal skje en identifikasjon mellom selskapene, slik at vurderingen i forhold til ond tro må gjøres ved den opprinnelige registreringen. Spørsmålet blir så om klagemotparten var i ond tro da de fikk overført domenenavnet til seg i Navnet Ting var godt kjent i Oslo området i 2006 som navnet på en interiørbutikk, eller rettere sagt en butikk med ting, gjennom omfattende markedsføring gjennom 3 år og butikk sentralt plassert i Oslo. Klager hadde på dette tidspunktet også flere foretaksnavn som Ting Oslo AS og flere domenenavn med navnet ting, som tingbutikken.no og tingoslo.no. Rolfsen og Håland driver sine selskaper i Oslo. Begge parter opplyser at det har vært kontakt mellom partene ved flere anledninger før overdragelsen av domenenavnet. Denne kontakten var mellom klager på den ene siden, og en eller begge innehaverne av SR på den annen side. Kontakten gjaldt spørsmålet om kjøp av domenenavnet ting.no. På denne bakgrunn legger Domeneklagenemnda til grunn at Rolfsen/Håland kjente til rettighetene til navnet Ting i august Klager hevder at det foreligger ond tro på bakgrunn av at klagemotparten har registrert domenenavnet for å tilby klager eller andre å overta navnet mot vederlag. Domenenavnet ting.no peker til nettsiden registrar.no, en tjeneste for registrering og overføring av domenenavn. Det ligger altså ikke noe eget innhold på ting.no. Klagemotparten er innehaver av en meget stor mengde domenenavn som ikke er i bruk i annen forstand enn at de peker til registrar.no. Det er nærliggende å tro at dette innebærer at disse domenenavnene er til salgs. Noe også klager må ha fått forståelse av. Partene har tidligere vært i kontakt ved flere anledninger om nettopp kjøp av domenenavnet ting.no. Klagemotparten opplyser at dette ikke var av interesse for dem. Dokumentasjon fremlagt av klager viser at klagemotparten ikke var interessert fordi klagers tilbudte pris var for lav, jf. uttalelsen fra Rolfsen/Håland om at de ikke ville selge et så bra domenenavn for under et 5-sifferet beløp. På bakgrunn av klagemotpartens

7 registrering og bruk av domenenavn, både generelt og i dette tilfellet spesielt, og den kontakten som var mellom partene om kjøp av domenenavnet ting.no, kommer Domeneklagenemnda til at vilkåret om ond tro er oppfylt. Domeneklagenemnda fattet etter dette slikt V E D T A K Domenenavnet ting.no overføres til Audhild Viken AS, jfr. regelverket for.no vedlegg H punkt 1.3. Klager skal se til at han tilfredsstiller alle krav regelverket stiller til nyregistreringer. Dersom klager ikke medvirker til å få overføringen gjennomført, faller avgjørelsen bort etter 15 virkedager. Oslo, Eirik Djønne Eugen Landeide Kari Anne Lang-Ree