DOK oaktreecapital.no

Transkript

1 DOK oaktreecapital.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: DOKNR/PUBLISERT: DOK STIKKORD: oaktreecapital.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG: Saken gjelder krav om overføring av domenenavn på bakgrunn av rett til registrert varemerke. Klagemotparten har ikke inngitt tilsvar. Klager fikk medhold. SAKSGANG: PARTER: Klager: Oaktree Capital Management, L.P. Klagemotpart: Oaktree Capital AS FORFATTER: Ingvild Hanssen-Bauer, Øystein Flagstad, Per Christian Opsahl 1. Sakshistorikk og formelle krav Domenenavnet oaktreecapital.no ble registrert 2. april 2015 av Oaktree Capital AS. Klager, Oaktree Capital Management L.P., sendte klage til Domeneklagenemndas sekretariat den 24. august Klager krever domenenavnet overført til klagers representant i Norge, advokatfirmaet Thommessen AS. Klagen er gjort kjent for klagemotpart ved oversendelse den 27. august Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda den 25. september Klagemotparten Oaktree Capital AS har ikke inngitt tilsvar. Frivillig mekling er ikke gjennomført.

2 Klagefristen er 3 år fra domenenavnet ble registrert, jf. regelverket punkt 17.3, og klagen er dermed innenfor fristen. De formelle kravene for å ta klagen til realitetsbehandling er oppfylt, og Sekretariatet har sendt saken over til Domeneklagenemnda. 2. Partenes anførsler 2.1 Klagers anførsler Klager har tidligere sendt inn klage på det samme domenenavnet 15. april 2015 med Value Publishing AS som klagemotpart. Klagen ble ikke tatt til følge ved Domeneklagenemndas vedtak 16. juni 2015 (DOK ) fordi klager på det tidspunktet ifølge Domeneklagenemnda ikke hadde rettigheter til navnet i Norge. Domeneklagenemnda informerte samtidig i vedtaket om at ny klage kunne inngis dersom klager opparbeidet rettigheter til merket i Norge. Klager har den 11. august 2015 fått registrert ordmerket "OAKTREE" som varemerke i Norge. Klager anfører at domenenavnet oaktreecapital.no er identisk med eller forvekselbart med klagers varemerke. Klagen ble forrige gang rettet mot Value Publishing AS som den gang sto som innehaver. Domenenavnet ble overført til klagemotparten 2. april Etter det klager har grunn til å tro ble domenenavnet første gang registrert i juli 2014 med klagemotparten som innehaver. Det ble deretter på et tidspunkt overført til Value Publishing AS, før det igjen ble overført til klagemotparten 2. april Sistnevnte dato regnes derfor som registreringsdato i henhold til punkt 1.1 i vedlegg H. Oaktree ble stiftet i april 1995 og er et ledende globalt kapitalforvaltningsforetak med hovedkvarter i Los Angeles, California. Oaktree har mer enn 900 ansatte, kontorer i 17 byer verden over og en forvaltningskapital på USD 90,8 milliarder. Oaktrees fond investerer i et bredt spekter av aktiva, herunder problemlån, selskapslån, kontrollerende investeringer, fast eiendom, konvertible verdipapirer og børsnoterte aksjer. Siden etableringen i 1995 har Oaktree kontinuerlig markedsført sine tjenester under navnene "Oaktree" eller Oaktree Capital Management". Oaktrees internasjonale nettsted er Dette ble første gang registrert i Oaktree har investert betydelige ressurser i å markedsføre og annonsere sitt merkenavn internasjonalt. Som ledd i dette har Oaktree satt inn en rekke annonser i seriøse dagsaviser (eksempelvis Financial Times og Wall Street Journal) og i fagpressen, utgitt egne markedsføringsbrosjyrer og sponset flere internasjonale konferanser. Oaktree har opparbeidet betydelig internasjonal goodwill og renommé i det relevante markedet. Dette resulterer i umiddelbar gjenkjennelse blant kunder internasjonalt.

3 Oaktree har en tilstedeværelse i Norge og er velkjent i relevante bransjekretser her. Oaktree har norske kunder og foretar investeringer og annen aktivitet i det norske markedet. Foruten det norske varemerket "OAKTREE" er klager innehaver av en rekke varemerker verden over. Klagemotparten, Oaktree Capital AS, er innehaver av domenenavnet oaktreecapital.no. Nettstedet som domenenavnet peker til var i lang tid etter registreringen tomt, men hadde i april 2015 noe innhold. Per august 2015 var nettstedet utilgjengelig fordi det var under vedlikehold. På nettstedet i april ble det opplyst at klagemotparten er "a privately owned investment company located in Oslo, Norway". Utformingen av nettsiden var videre svært lik klagers nettside, med logo, layout og farger som ligger tett opptil klagers utforming av tilsvarende elementer, i tillegg til at nettsidene basert på helhetsinntrykk fremstår som svært like. Internettsøk tilsier at det ikke er noen aktivitet i selskapet Oaktree Capital AS. Selskapets formål som angitt i dets vedtekter er å foreta "investering i andre selskaper, samt annet som naturlig hører sammen med dette". Klager har fått registrert varemerket "OAKTREE" i Norge og har derved rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med Domenenavnet, jf punkt a) i Vedlegg H. Domenenavnet er forvekselbart med varemerket. Varemerket "OAKTREE" er det sentrale og iøynefallende elementet i domenenavnet. Tillegget "capital" er rent beskrivende og avverger ikke forvekslingsfare. Klagemotpartens registrering og bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro. Datoen for overføring av domenet til klagemotparten, dvs 2. april 2015, skal regnes som registreringsdato, jf punkt 1.1 i Vedlegg H. Klager innga den norske varemerkesøknaden 13. februar Det følger av varemerkeloven 61a at vernet gjelder fra innleveringen av søknaden når søknaden fører til registrering. Klagemotparten har i e-post til klager hevdet at han aldri hadde hørt om klager og at han hadde pådratt seg betydelige kostnader for å bygge opp merkenavnet. Han var villig til å endre navnet mot refusjon av disse kostnadene, som ble hevdet å beløpe seg til kr Det er intet som tyder på at klagemotparten har noen aktivitet i tilknytning til navnet oaktreecapital.no, bortsett fra skilting i kontorlokalet som klagemotparten og Value Publishing AS på det tidspunktet delte. I e-post 10. juli 2015 tilbød klagemotparten på ny overføring av domenenavnet mot betaling, denne gangen USD (ca ). Det er åpenbart at klagemotparten som følge av korrespondansen kjente til klager og dennes virksomhet da domenenavnet ble overført til klagemotparten 2. april 2015.

4 Det er under enhver omstendighet usannsynlig at klagemotparten ikke hadde kjennskap til klagers virksomhet og posisjon også før korrespondansen i februar "Oaktree" er ikke et naturlig navnevalg i Norge. Det er verken generisk eller i alminnelig bruk. Ifølge offisielle databaser er det kun klagers varemerke og klagemotpartens selskapsnavn som inneholder "Oaktree" i Norge. At klagemotparten ikke bare har valgt "Oaktree" men "oaktreecapital.no" øker risikoen for forveksling med OAKTREE-merkene og Oaktrees virksomhet. Det er ingen holdepunkter for at klagemotparten har eller hadde noen legitim interesse i domenenavnet. Etter domeneklagenemndas praksis er dette viktige argumenter i favør av ond tro, jf. sak DOK og DOK Samlet sett leder dette til den konklusjon at klagemotparten visste eller burde ha visst at registrering eller bruk av domenenavnet kunne medføre inngrep i klagers rettigheter. I tillegg til dette har klagemotparten ved to anledninger tilbudt overføring av domenenavnet mot betaling. Etter momentene i punkt bokstav b i Vedlegg H og praksis fra Domeneklagenemnda (jf. blant annet sak DOK , DOK og DOK ) er det å tilby et domenenavn for salg, særlig når prisen som kreves er åpenbart urimelig, en klar indikasjon på ond tro. I tillegg anføres at klagemotparten har handlet i strid med markedsføringsloven 25, ved å utnytte og dra uberettiget fordel av klagers solide omdømme og goodwill. Dette underbygges av at klager har benyttet en logo som er tilnærmet identisk med klagers logo, og at klagemotpartens nettside er svært lik klagers nettside. 2.2 Klagemotpartens anførsler Klagemotparten har ikke inngitt tilsvar. 3. Domeneklagenemndas vurdering 3.1 Innledning Ifølge regelverkets vedlegg H punkt skal en klage tas til følge dersom følgende vilkår er oppfylt: (1) Ifølge bokstav a må klager dokumentere at han har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med det registrerte domenenavnet. (2) Ifølge bokstav b må klager også dokumentere at registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro. Begrepet ond tro skal tolkes slik at abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter. Noen eksempler på relevante momenter er:

5 at registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed, at domenet er registrert for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter, for eksempel for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter, at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet, at navnet brukes på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, og at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro. Dersom klagen gjelder domenenavn som uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse behøver klager ikke dokumentere ond tro, jf. Regelverkets vedlegg H punkt Rett til navn eller merke samt forvekslingsfare Klager er innehaver av norsk varemerkeregistrering for varemerket "OAKTREE". Oaktree er det dominerende elementet i domenenavnet oaktreecapital.no. Tillegget "capital" er rent beskrivende og anses ikke tilstrekkelig for å hindre forvekselbarhet. Nemnda finner derfor at klager har rettigheter til et navn som er forvekselbart med det registrerte domenenavnet, jf kravene i Vedlegg H pkt a). 3.3 Bruk eller registrering i ond tro Klagemotparten må som følge av korrespondansen med klager i februar 2015, hvor det ble henvist til klagers varemerkesøknad, ha vært kjent med klagers rettigheter forut for overføringen av domenenavnet til klagemotparten i april Klagemotparten ville også ved et enkelt søk i Patentstyrets database ha avdekket at klager hadde søkt om registrering av oaktree som varemerke. Det fremstår for øvrig som sannsynlig at klagemotparten kjente til klagers etablerte virksomhet og navnebruk i utlandet, og ønsket å sikre seg navnerettighetene i Norge, i den hensikt å selge domenenavnet til klager i økonomisk øyemed, og/eller for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter. Domeneklagenemnda finner derfor at domenet er registrert og brukt i ond tro, jf regelverkets Vedlegg H pkt b).

6 Domeneklagenemnda fattet etter dette slikt V E D T A K Klagers krav om overføring av domenenavnet til klagers representant i Norge, Advokatfirmaet Thommessen AS, tas til følge, jfr. regelverket for.no vedlegg H punkt 1.5 Oslo, Ingvild Hanssen-Bauer Øystein Flagstad Per Christian Opsahl