STIKKORD: sezam.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt og vedlegg H punkt 1.2.

Transkript

1 DOK sezam.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: DOKNR/PUBLISERT: DOK STIKKORD: sezam.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt og vedlegg H punkt 1.2. SAMMENDRAG: Saken gjelder krav om overføring av domenenavn på bakgrunn av rett til registrert varemerke. Klagemotparten kom med tilsvar. Klager fikk medhold. SAKSGANG: PARTER: Klager: Bouvet Norge AS Klagemotpart: Rasmussen Media & Marketing FORFATTER: Simen Blaker Strand, Øystein Flagstad, Thea Broch 1. Sakshistorikk og formelle krav Domenenavnet sezam.no ble registrert 26. april 2015 av klagemotparten, Rasmussen Media & Marketing. Klager, Bouvet Norge AS sendte klage til Domeneklagenemndas sekretariat den 19. juni Klager krever domenenavnet overført. Klagen er gjort kjent for klagemotparten ved oversendelse den 2. juli Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda den 15. juli Klagemotparten har inngitt tilsvar innen fristen 10. juli Frivillig mekling er ikke gjennomført.

2 Klagefristen er 3 år fra domenenavnet ble registrert, jf. regelverket punkt 17.1, og klagen er dermed innenfor fristen. De formelle kravene for å ta klagen til realitetsbehandling er oppfylt, og Sekretariatet har sendt saken over til Domeneklagenemnda. 2. Partenes anførsler 2.1 Klagers anførsler Klager har prioriterte rettigheter til navnet SESAM i form av varemerkeregistrering og bruk, jf.varemerkeloven 3. Innholdet i Schibsted Søk AS og klagers tjeneste SESAM er en søkeportal på nett. Det å bytte ut den andre S-en i klagers varemerke med en Z er ikke alene tilstrekkelig til å skille det innklagde domenenavnet fra SESAM. Domenenavnet SEZAM er derfor forvekselbart med klagers varemerke SESAM av bedre prioritet. Synspunktet er i harmoni med Patentstyrets oppfatning, ettersom de nektet klagemotparten å varemerkeregistrere sesamportalen under henvisning til forvekslingsfare med flere av klagers registreringer for SESAM. Det vises i denne sammenheng også til at det er sammenfall mellom tjenestene som har vært tilbudt og tilbys via SESAM og de som tilbys via sezam.no. Det anføres derfor at vilkåret i Norids regelverk vedlegg H punkt bokstav a er oppfylt. Som vist til i bilag 5-7 ble navnet SESAM aktivt brukt som navnet på en søkeportal på nett i perioden I denne perioden ble SESAM godt kjent i den norske omsetningskretsen som navnet på en søkemotor. Klager har gått bort fra den tidligere benyttede SESAM-logoen, i mørkerosa skrift og med kantete utforming av bokstavene. Som følge av kjøpet av varemerkene SESAM (herunder det kombinerte varemerket SESAM, reg.nr ) og domenet sesam.no har imidlertid klager overtatt rettighetene som følger av bruken og etableringen av SESAM-logoen i det norske markedet. Det er utvilsomt at klagemotparten har valgt navnet SEZAM for å skape assosiasjoner til Schibsted sin tidligere søketjeneste SESAM. Dette fremkommer av valget av farge på logoen, bruken av en kantete font som skaper assosiasjoner til klagers kombinerte merke for SESAM, samt det faktum at tjenestene som tilbys og har vært tilbudt på henholdsvis sesam.no og sezam.no er sammenfallende. Dette er ikke klagemotpartens første forsøk på å etablere en portal under varemerker og domenenavn som er i strid med klagers bedre prioriterte rettigheter. Domeneklagenemnda besluttet 22. mai 2015 at domenet sesamportalen.no skulle overføres fra klagemotparten til klager. Klagemotparten tilbød samme tjenester på sesamportalen.no som han i dag gjør på sezam.no, og brukte en likeartet logo. I klagesak om sesamportalen.no kom domeneklagenemnda til at domenet var registrert i ond tro, og uttalte følgende:

3 «Klagemotpartens tilsvar i saken viser at klagemotparten har vært kjent med klagers virksomhet tilknyttet nettsiden sesam.no. Klagemotparten kunne ha skaffet seg kunnskap om klagers rettigheter til det forvekselbare varemerket SESAM ved et enkelt søk i Patentstyrets base over varemerker. Likhetene mellom navn/merker, logoer og tjenestene klagemotparten tilbyr underbygger ytterligere at klagemotparten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken av domenenavnet sesamportalen.no ville krenke og dra urettmessige fordeler av klagers rettigheter». Det kan etter dette ikke være noen tvil om at klagemotparten har registrert domenet sezam.no i ond tro. Registreringen fremstår som et forsøk på å omgå domeneklagenemndas avgjørelse i den forrige saken, og domenet de nå har registrert er i det minste like forvekselbart med klagers bedre prioriterte rettigheter som sesamportalen.no. SESAM er et særpreget navn for søkeportaler, og det foreligger ingen berettiget grunn for klagemotparten til å velge akkurat dette navnet, annet enn å ønske å dra nytte av det allerede etablerte SESAM-navnet for de samme tjenestene. Klagemotpartens bruk er ødeleggende for klagers rettigheter, all den tid klager har kjøpt og overtatt rettighetene til varemerkene SESAM og domenenavnet sesam.no fra Schibsted, og den goodwill som ligger i dette navnet i forbindelse med de aktuelle tjenestene. Klagemotparten søker å dra nytte av det forholdet at SESAM har blitt etablert i markedet, og søker å oppnå fordeler og dra brukere til sin side ved å benytte domenenavnet. Klagemotparten vil dra urettmessig fordel av klagers rettigheter i og med at tjenestene de leverer er like, og fordi SESAM er kjent for de aktuelle tjenestene. En slik utnyttelse av andres innsats og innarbeidede goodwill utgjør ond tro i Navnepolitikkens forstand. Det anføres også at registreringen og bruken vil være i strid med markedsføringsloven 25 og 30, da sezam.no fremstår som en etterligning av klagers tjeneste sesam.no, og fordi bruken av sezam.no må anses som en urimelig utnyttelse av klagers innsats og føre med seg fare for forveksling. Klager mener å ha godtgjort at klagemotparten over lengre tid har utvist et sterkt klanderverdig handlingsmønster hvor formålet hele veien er å snylte på andres innsats, renommé og innarbeidede goodwill. I tillegg til nærværende sak vises det til klagemotpartens tidligere registrering av domenet sesamportalen.no, samt klagemotpartens forbindelse med innehaver av domenet finnrett.no. Det må legges til grunn at det forhold at klagemotparten har foretatt andre registreringer i ond tro, og i en sak av tilsvarende karakter som foreliggende, underbygger påstanden om ondtro, jf. Domeneklagenemndas vedtak av 5. januar 2015, DOK Det kan således ikke være tvil om at registrering og/eller bruk av sezam.no er foretatt i ond tro. 2.2 Klagemotpartens anførsler

4 Klager skriver at det er sammenfall mellom tjenestene som har væt tilbudt og tilbys via sezam.no. Dette innebærer ikke riktighet, da det ikke er noen som helst sammenfall mellom tjenestene. Sezam er en bedriftskatalog som inneholder alle bedriftene i Norge, mens Sesam var en søkemotor under Schibsted. I dag bruker Bouvet Norge AS Sesam som en nettside for bedriftsrådgivning. At det er mulig å søke etter bedrifter fra en intern database på Sezam.no gjør den ikke automatisk til en søkemotor. Som forklart tidligere så har en søkemotor som sin primæroppgave å indeksere nettsider på internett. I klagen klagemotparten fikk forrige gang ble det lagt vesentlig vekt på at ordet SESAM var fremtredende. Denne gangen dreier det seg om et helt annet ord med en helt annen betydning og da kan ikke klagen tas til følge. Det er ingen forvekslingsfare mellom to forskjellige ord med forskjellig muntlig uttale. Når det gjelder logoen så er det ingen likhet mellom merkevarene SEZAM og SESAM. For å ikke skape unødig forvekslingsfare denne gangen så har klagemotparten benyttet en skrifttype i SEZAM logoen som klart skiller seg ut fra både den nye og den gamle SESAM logoen. I tillegg er logoteksten omkranset av en snakkeboble som illustrerer kommunikasjon. Fargene er også ulike. Argumentene om at Sezam drar urettmessig nytte av et innarbeidet merkenavn faller på sin egen urimelighet da markedet allerede har glemt den gamle søkemotoren til Schibsted. Salgskonsulentene til Blumedia.no AS har ringt hundrevis av beslutningstakere og ikke en eneste av dem spurte om Sezam dreide seg om søkemotoren Sesam fra Schibsted. Hvis noen husker den gamle Sesam, så husker de nok best at den ble knust i konkurranse med Google og nedlagt som en konsekvens av det. Kundene som har kjøpt oppføring på Sezam.no gjorde det utelukkende fordi det kan tilbys svært innholdsrike firmaprofiler til en konkurransedyktig pris. Klagemotparten reagerer sterkt på at klager hele tiden henviser til at tjenestene til SEZAM og SESAM er like. Dette er villedende og ukorrekt informasjon. Tjenestene er såpass forskjellige at de kan sammenlignes med forskjellene mellom den gamle søkemotoren SESAM og barne-tv serien SESAM STASJON. Klagers vedlegg nr 9 viser en skjermdump av bedriftskatalogen SEZAM hvor man kan benytte søkelinja til å søke etter bedrifter inne i katalogens database. Klagers vedlegg nr 10 beskriver SEZAM som en bedriftskatalog hvor man kan søke blant alle bedriftene i Norge. De fleste som bruker internett i dag vet forskjellen mellom en bedriftskatalog og en søkemotor. SEZAM sine konkurrenter er bedriftskatalogene GULE SIDER, 1881.no, 180.no, NETTKATALOGEN.no FINNRETT.no, bdb.no 1890.no, FINNALLE.no og FINNFIRMA.no.

5 Schibsted sin gamle SESAM konkurrerte med søkemotorene GOOGLE, KVASIR og YAHOO. Dagens Bouvet-eide SESAM konkurrerer faktisk ikke med noen av de ovennevnte da de tilbyr et søkeverktøy som gir nettsider bedre synlighet på søkemotorer. Altså en avansert form for SEO (SEARCH ENGINE OPTIMALIZATION). I klagers vedlegg 15 ligger det en kopi av klagemotpartens tilsvar til den forrige klagen. «Domenenavnet Sesamportalen.no ble kjøpt av Rasmussen Media & Marketing den , mens domenet Sesam.no ble overført til klager først den Da Rasmussen Media & Marketing kjøpte Sesamportalen.no var det ingenting som het Sesam.no. Derfor faller argumentet om å handle i ond tro vekk. Klagemotparten er fortsatt uenig i domeneklagenemndas avgjørelse når det gjelder å handle i ond tro vedrørende SESAMPORTALEN, men har ikke økonomiske forutsetninger til å forfølge saken i rettsvesenet. Klagemotparten godtok derfor at det domenet ble overført til Bouvet Norge AS. Det knøttlille foretaket til klagemotparten har ingen forutsetninger for på like vilkår å utkjempe en rettslig kamp mot en gigant som Bouvet Norge AS. Det er fortsatt et myserium at store Bouvet Norge AS ønsker å skvise ut en aktørsom som ikke engang er deres naturlige konkurrent. SESAM er kanskje et særpreget navn for søkemotorer, men SEZAM er ikke det. Det er et helt annet ord med en helt annen betydning, her er fra Wikipedia: «Sezam Bulletin Board System i det tidligere Jugoslavia. Sezam BBS ble stiftet 11. november 1989 som en av mange telefonlinjen / natt bare Bulletin Board Systems i Beograd, Jugoslavia. I motsetning til mange BBS systemer dedikert til fil nedlasting, Sezam fokusert på konferanser. Den originale BBS programvare, spesielt utviklet av Sezam grunnleggere, Zoran Životić og Dejan Ristanovic, aktiverte brukere å dele sine kommentarer på ulike emner, for eksempel: datamaskiner, utdanning, sport, politikk etc.innen måneder Sezam hadde flere tusen brukere, og utviklet seg til et abonnement-basert system, ved hjelp av tre telefonlinjer. I årene som fulgte vokste den til 6, 8, 10 og til slutt 15 telefonlinjer. Titalls tusen brukere fra tidligere Jugoslavia brukes Sezam å kommunisere og utveksle meninger om ulike emner. Under media blokaden av Milosevics regime, Sezam var en av svært få frie medier i Serbia. I 1995 Sezam BBS utviklet seg til å SezamPro og bli den innflytelsesrike Internett systemet i Serbia. Gamle BBS systemet, med mer enn en million meldinger i databasen, fortsatt eksisterer (telnet telnet.sezampro.rs) som monument til de stormfulle 1990-tallet i Jugoslavia.» SEZAM handler om kommunikasjon og relasjonsbygging mellom brukerne av SEZAM og annonsørene. Som en fotnote vil klagemotparten understreke at det ikke finnes en nær forbindelse til innehaveren av Finnrett.no, Ali Asif annet enn at klagemotparten

6 kjøpte BLUMEDIA.no domenet av ham, og at det er en forglemmelse som har gjort at han feilaktig fortsatt står som kontaktperson for domenet. 3. Domeneklagenemndas vurdering 3.1 Innledning Ifølge regelverkets vedlegg H punkt skal en klage tas til følge dersom følgende vilkår er oppfylt: (1) Ifølge bokstav a må klager dokumentere at han har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med det registrerte domenenavnet. (2) Ifølge bokstav b må klager også dokumentere at registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro. Begrepet ond tro skal tolkes slik at abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter. Noen eksempler på relevante momenter er: at registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed, at domenet er registrert for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter, for eksempel for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter, at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet, at navnet brukes på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, og at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro. Dersom klagen gjelder domenenavn som uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse behøver klager ikke dokumentere ond tro, jf. Regelverkets vedlegg H punkt Rett til navn eller merke samt forvekslingsfare Klager har dokumentert rett til varemerket SESAM gjennom registrering. Varemerket SESAM har, på bakgrunn av tidligere bruk, etter nemndas syn et visst distinktivt preg. Den eneste forskjellen mellom klagers varemerke og klagemotpartens domenenavn sezam.no, er at ordets tredje bokstav «s» er erstattet med en «z», som i liten grad bidrar til å skape visuell, fonetisk og begrepsmessig ulikhet mellom de to og å hindre forvekslingsfare. Nemnda finner at det i regelverkets forstand foreligger fare for forveksling mellom klagers varemerke SESAM og domenenavnet sezam.no.

7 Vilkåret om klagers rett til navn eller merke, samt vilkåret om forvekslingsfare, er dermed oppfylt. 3.3 Bruk eller registrering i ond tro Klagemotpartens tilsvar i saken viser at klagemotparten har vært kjent med klagers virksomhet tilknyttet nettsiden på sesam.no. Klagemotparten kunne i alle tilfeller ha skaffet seg kunnskap om klagers rettigheter til det forevekselbare varemerket SESAM ved et enkelt søk i Patentstyrets base over varemerker. Likhetene mellom navn/merker, logoer og tjenestene klagemotparten og klager tilbyr, samt klagemotpartens tidligere registrering av domenenavn i strid med klagers rettigheter, underbygger ytterligere at klagemotparten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken av domenenavnet sezam.no ville krenke og dra urettmessige fordeler av klagers rettigheter. Nemnda finner derfor at domenet er registrert og brukt i ond tro. Domeneklagenemnda fattet etter dette slikt V E D T A K Klagers krav om overføringav domenenavnet sezam.no tas til følge, jfr. regelverket for.no vedlegg H punkt 1.3 Oslo, 21. august 2015 Simen Blaker Strand Øystein Flagstad Thea Broch