DOK sesamportalen.no

Transkript

1 DOK sesamportalen.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: DOKNR/PUBLISERT: DOK STIKKORD: sesamportalen.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt og vedlegg H punkt 1.2. SAMMENDRAG: Saken gjelder krav om overføring av domenenavn på bakgrunn av rett til registrert varemerke. Klagemotparten kom med tilsvar. Klager fikk medhold. SAKSGANG: PARTER: Klager: Bouvet Norge AS Klagemotpart: Rasmussen Media & Marketing FORFATTER: Simen Blaker Strand, Øystein Flagstad, Thea Broch 1. Sakshistorikk og formelle krav Domenenavnet sesamportalen.no ble registrert 12. november 2013 av innlagede, Rasmussen Media & Marketing. Klager, Bouvet Norge AS sendte klage til Domeneklagenemndas sekretariat den 22.april Klager krever domenenavnet overført. Klagen er gjort kjent for klagemotparten ved oversendelse den 24. april Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda den 29. april Klagemotparten har inngitt tilsvar innen fristen 29. april Frivillig mekling er ikke gjennomført. Klagefristen er 3 år fra domenenavnet ble registrert, jf. regelverket punkt 17.1, og klagen er dermed innenfor fristen. De formelle kravene for å ta klagen til

2 realitetsbehandling er oppfylt, og Sekretariatet har sendt saken over til Domeneklagenemnda. 2. Partenes anførsler 2.1 Klagers anførsler Klager har prioriterte rettigheter til navnet SESAM i form av varemerkeregistrering og bruk, jf. varemerkeloven 3. Via linken «Om oss» på sesamportalen.no fremgår det at merkevaren sesamportalen.no er eid av Blumedia.no AS. Blumedia.no AS er innehaver av domenet blumedia.no. Kontaktperson for domenet blumedia.no er ali@finnrett.no. Det har vært tvist om domenet finnrett.no, se Norids avgjørelse av 14. november 2014, DOK og Oslo Tingretts dom av 27. mars Ankefristen for Oslo Tingretts dom utløper 27. april Innholdet i Schibsted Søk AS og klagers tjeneste SESAM er en søkeportal på nett. Tillegget av det beskrivende ordet «portalen» i sesamportalen.no er derfor ikke tilstrekkelig til å skille det innklagde domenenavnet fra SESAM alene. Domenenavnet sesamportalen.no er derfor forvekselbart med klagers varemerke SESAM av bedre prioritet. Det vises i denne sammenheng også til at det er sammenfall mellom tjenestene som har vært tilbudt og tilbys via Sesam og de som tilbys via sesamportalen.no. Det anføres derfor at vilkåret i Norids regelverk vedlegg H punkt bokstav a er oppfylt. I forhold til Norids regelverk vedlegg H punkt bokstav b kreves det at registreringen eller bruken av domenenavnet sesamportalen.no er foretatt i ond tro. I dette ligger det at abonnenten visste eller burde visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter. Relevante hensyn vil blant annet være om domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet, at navnet brukes på en slik måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, eller at klager har handlet i strid med markedsføringsloven. Som vist til i bilag 5-7 ble navnet SESAM aktivt brukt som navnet på en søkeportal på nett i perioden I denne perioden ble SESAM godt kjent i den norske omsetningskretsen som navnet på en søkemotor. Det er utvilsomt at innklaget har valgt navnet «Sesamportalen» for å skape assosiasjoner til Schibsted sin tidligere søketjeneste Sesam. Dette fremkommer av valget av farge på logoen, at navnet «Sesamportalen» er skrevet i to ord og med «sesam» uthevet og skrevet over «portalen», bruken av kantete bokstaver som skaper assosiasjoner til klagers kombinerte merket for SESAM, samt det

3 faktum at tjenestene som tilbys og har vært tilbudt på henholdsvis sesam.no og sesamportalen.no er sammenfallende. Det vises også til at klager selv uthever elementet «sesam» som bærende i navnet Sesamportalen, se bilag 13, og at tillegget «portalen» kun er brukt for å illustrerer innholdet i tjenesten. SESAM er et særpreget navn for søkeportaler, og det foreligger ingen berettiget grunn for innklaget til å velge akkurat dette navnet, annet enn å ønske å dra nytte av det allerede etablerte SESAM-navnet for de samme tjenestene. Som følge av sammenfallet i navn, utforming av logo og tjenester anses det sannsynliggjort at klagemotparten kjente til klagers rettigheter, og at klagemotparten bruker navnet på en slik måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter. Videre er bruken ødeleggende for klagers rettigheter, all den tid klager har kjøpt og overtatt rettighetene til varemerkene SESAM og domenenavnet sesam.no fra Schibsted, og den goodwill som ligger i dette navnet i forbindelse med de aktuelle tjenestene. Når Sesamportalen markedsføres på nett eller Facebook med den aktuelle logoen og for de aktuelle tjenestene, kan omsetningskretsen komme til å tro at Sesamportalen er en videreføring av SESAM. Klagemotparten må som profesjonell aktør på markedet ha kjent til sesam.no på tidspunktet for registreringen av domenet sesamportalen.no, og må også ha vært kjent med klagers fargevalg og logo ved etableringen av nettsiden sesamportalen.no. Klagemotparten søker å dra nytte av det forholdet at SESAM har blitt etablert i markedet, og søker å oppnå fordeler og dra brukere til sin side ved å benytte domenenavnet. Klagemotparten vil dra urettmessig fordel av klagers rettigheter i og med at tjenestene de leverer er like, og fordi SESAM er kjent for de aktuelle tjenestene. En slik utnyttelse av andres innsats og innarbeidede goodwill utgjør ond tro i Navnepolitikkens forstand. Som vist til ovenfor så er det en sammenheng mellom innklaget og innehaver av domenenavnet finnrett.no. Det må legges til grunn at det forhold at klagemotparten har foretatt andre registreringer i ond tro, og i en sak av tilsvarende karakter som foreliggende, underbygger påstanden om ond tro, jf. Norids vedtak av 5. januar 2015, DOK Det anføres også at registreringen og bruken vil være i strid med markedsføringsloven 25 og 30, da sesamportalen.no fremstår som en etterligning av klagers tjeneste sesam.no, og fordi bruken av sesamportalen.no må anses som en urimelig utnyttelse av klagers innsats og føre med seg fare for forveksling. Klager har også opplevd at kunder har blitt kontaktet av innklaget, og

4 hvor kundene tror det er klager som kontakter dem. Dette bekrefter forvekslingsrisikoen mellom navnene. Det kan således ikke være tvil om at registrering og/eller bruk av sesamportalen.no er foretatt i ond tro. 2.2 Klagemotpartens anførsler Klagemotparten handlet i god tro da domenet ble kjøpt. I de 2 årene forut for lansering av Sesamportalen.no har hverken Schibsted konsernet eller Bouvet Norge AS kommet med klager eller innsigelser på domenenavnet. Dette forsterket tanken på at det ikke var noen interessekonflikt. Før nettsiden Sesamportalen.no ble lansert i februar 2015 så ble det imidlertid undersøkt hva Sesam.no var for noe i dag, og det ble etter å ha studert den nåværende nettsiden til Sesam.no konkludert med at Sesamportalen ikke var i konkurranse med dem på noen som helst måte. Den tidligere Sesam.no var en ren søkemotor som hadde hovedfokus på å indeksere norske nettsider i et forsøk på å utkonkurrere søkemotorgiganten Google på det norske markedet. (Sesam.no hadde på den tiden sin egen eksterne bedriftskatalog, den het Internettkatalogen.no). Klager hevder at Sesamportalen.no etterligner den gamle Sesam.no logoen både i farge og utseende. Dette er ikke riktig da både skrifttype, layout og farge er ulik. Sesamportalen.no har en tekstlogo med en ramme rundt, mens Sesam.no hadde en logo uten ramme med et lite grafisk element til høyre for bokstaven «m». Klager hevder videre at logoen er utformet med ordet Sesam uthevet for å skape assosiasjoner til Schibsted sin tidligere Sesam.no logo. Dette er ikke riktig fordi det er ellers såpass store forskjeller mellom logoene at det ikke skaper noen forvekslingsfare. Fargen på Sesamportalen.no logoen har blitt inspirert av de rosa sidene i telefonkatalogen (Fra rundt 1995 ble næringsforetak oppført separat i katalogen på rosa papir, disse sidene ble kalt rosa sider). Klager hevder at Sesamportalen.no snylter på merkevaren Sesam.no ved å tilby de samme tjenestene som Sesam.no gjorde tidligere og de tjenestene Sesam.no tilbyr i dag. Dette er ikke korrekt siden Sesamportalen.no ikke tilbyr noen av de samme tjenestene som tilbys gjennom sesam.no nå eller tidligere. Sesamportalen.no er nemlig en ren bedriftskatalog hvor samtlige av landets bedrifter er arkivert (hentet fra Brreg.no) med sine egne respektive firmaprofiler. Bedriftskatalogen har naturlig nok en søkelinje hvor nettbrukerne kan søke opp de arkiverte virksomhetene ved følgende søkekriterier: Kategori (advokat, rørlegger, snekker osv), et konkret firmanavn eller geografisk beliggenhet. Søket i Sesamportalen begrenser seg kun til å gjelde de bedriftene som ligger i databasen og ikke på hele internett. Det at Sesamportalen har en søkelinje gjør den ikke automatisk til en søkemotor. En søkemotor har som sin fremste

5 oppgave å indeksere og liste opp nettsider fra hele internett når nettbrukerne søker etter spesifikke søkeord. Søkemotorer har også sine egne webcrawlers eller søkeroboter som indekserer og rangerer nettsider etter ulike kriterier. Argumentet om at Sesamportalen.no utgjør «ond tro» i navnepolitikkens forstand tilbakevises fullstendig. Klagen kan derfor ikke tas til følge med begrunnelsen «Konkurrerende aktør». Designet på nettsiden sesamportalen.no ligner hverken på den gamle eller nye sesam.no nettsiden. Dersom Sesamportalen skal kunne dra nytte av opparbeidet «goodwill» og kjennskap til varemerket SESAM fra omsetningskretsen, så forutsetter dette at Sesamportalen markedsfører at den er en videreføring av den gamle søkemotoren Sesam. Ingenting i Sesamportalen sin markedsføring tilsier at den er i samarbeid med eller videreføring av den nedlagte søkemotoren sesam.no. Domenet og merkevaren SESAM som klager i dag disponerer er så langt i fra en bedriftskatalog man kan komme. Klager driver med bedriftsrådgivning og konsulenttjenester for å bedre søkeresultatene og synligheten til sine bedriftskunder på alle søkemotorene. På fagspråket kalles dette for søkemotoroptimalisering, forkortet fra engelsk til «SEO» (Search Engine Optimalization). Ordet «Sesam» er hentet fra et eventyr (sannsynligvis i en persisk eventyrsamling som heter «Tusen og En Natt»). I følge Store Norske Leksikon så betyr ordet «sesam» åpning på arabisk. Klager har ikke enerett på ordet «Sesam» i alle sammenhenger, men det er grunn til å tro at klager har misforstått forretningskonseptet til Sesamportalen. Hvis klager mener å ha krav på alle domener og nettsider med ordet «sesam» så er det vel bare å begynne med disse: Selgerforbundet Stiftelsen Sesam Sesam Akupunkturklinikk Sesam Leker Det er nok like lite sannsynlig at omsetningskretsen til tidligere sesam.no vil tro at sesamnett.no, sesamist.no, sesamklinikken.no, eller sesamleker.no også er en videreføring eller biprodukter av søkemotoren sesam.no. Når det gjelder tilknytning til Finnrett.no AS så har Kenneth Oliver Rasmussen vært ansatt som designer der tidligere og fikk overta domenet blumedia.no i forbindelse med opprettelsen av firmaet Blumedia.no AS. At Ali Asif fortsatt står som kontaktperson for domenet er nok bare en forglemmelse, fordi domenet er heleid av Blumedia.no AS hvor Ali Asif ikke innehar noen rolle.

6 Når det gjelder saken mellom Finnrett.no AS og Finn.no AS så kan ikke den sammenlignes med denne saken. Grunnen til det er at Finnrett.no er en bedriftsportal som konkurrerer direkte mot Finn.no AS sin bedriftsoppføringstjeneste. I tillegg så eksisterte Finn.no i beste velgående når domenet Finnrett.no ble kjøpt. I Sesamportalens tilfelle så konkurrerer den ikke i det hele tatt med hverken nåværende eller tidligere Sesam.no. På tidspunktet da Sesamportalen.no domenet ble kjøpt så eksisterte det ingenting på domenet Sesam.no. Sesamportalen.no har ikke utvist dårlig forretningsskikk i strid med markedsføringsloven 25, da den ikke konkurrerer direkte eller på noe sett og vis mot sesam.no. Sesamportalen.no markedsfører og selger helt andre tjenester enn det Sesam.no gjør. Det finnes absolutt ingen forvekslingsfare i strid med markedsføringsloven 30 i forholdet mellom Sesamportalen.no og Sesam.no. Grunnen til dette er at Sesamportalen.no tilbyr så totalt forskjellige tjenester i forhold til Sesam.no både tidligere og nå. I tillegg er ikke logoene sammenfallende like hverken i utforming, farge eller skrifttype. At Bouvet Norge AS i dag har gått bort fra bruken av den opprinnelige rosa Sesam-logoen fører til enda større forskjeller mellom de to varemerkene Sesamportalen og Sesam. Slik Sesam logoen i dag er fremstilt er det i samme farge og skrifttype som Bouvet-logoen. Om innsatsen og resultatene som Schibsted har lagt ned i merkevaren Sesam på noen som helst måte skulle kunne bli utnyttet av noen av de nåværende aktørene, (Sesamportalen.no og dagens Sesam.no) så måtte tjenestene være nært knyttet til opphavet. Ingen av tjenestene hverken til Sesamportalen.no eller Sesam.no i dag er nærliggende til Schibsted sin daværende merkevareintensjon, nemlig en ren søkemotor. Da nettsiden til Sesamportalen ble lansert så var det viktig å sette seg inn i hvilke tjenester Bouvet Norge AS og nåværende Sesam.no leverer, nettopp for å unngå en domenekonflikt. Den eneste logiske forklaringen på at det likevel ble en konfrontasjon er at Bouvet Norge AS ønsker domenet av prinsipielle årsaker uten at det finnes en reell interessekonflikt eller forvekslingsfare. Interessekonflikter oppstår i det øyeblikket begge parter spiser av det samme markedet med forholdsvis like tjenester. Det holder ikke som argument at begge aktørene har bedriftsmarkedet som målgruppe. En bedrift som kjøper en firmaprofil på en bedriftskatalog (Sesamportalen.no), kjøper også en konsulenttjeneste med mål om å få bedre synlighet i søkemotorer (Sesam.no). Sesamportalen.no sine konkurrenter er imidlertid Finnrett.no, Finnalle.no, Finnfirma.no, 180.no, 1881.no og Gulesider.no

7 3. Domeneklagenemndas vurdering 3.1 Innledning Ifølge regelverkets vedlegg H punkt skal en klage tas til følge dersom følgende vilkår er oppfylt: (1) Ifølge bokstav a må klager dokumentere at han har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med det registrerte domenenavnet. (2) Ifølge bokstav b må klager også dokumentere at registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro. Begrepet ond tro skal tolkes slik at abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter. Noen eksempler på relevante momenter er: at registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed, at domenet er registrert for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter, for eksempel for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter, at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet, at navnet brukes på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, og at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro. Dersom klagen gjelder domenenavn som uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse behøver klager ikke dokumentere ond tro, jf. Regelverkets vedlegg H punkt Rett til navn eller merke samt forvekslingsfare Klager har dokumentert rett til varemerket SESAM gjennom registrering. Varemerket SESAM har, på bakgrunn av tidligere bruk, etter nemndas syn et visst distinktivt preg. Tillegget «portalen», som utgjør forskjellen mellom klagemotpartens domenenavn sesamportalen.no og klagers varemerke, er på den annen side et generisk ord som er beskrivende for så vel klagers og klagemotpartens virksomhet, og er således ikke egnet til å skape tilstrekkelig avstand til klagers rettigheter og å hindre forvekslingsfare. Nemnda finner at det i regelverkets forstand foreligger fare for forveksling mellom klagers varemerke SESAM og domenenavnet sesamportalen.no. Vilkåret om klagers rett til navn eller merke, samt vilkåret om forvekslingsfare, er dermed oppfylt. 3.3 Bruk eller registrering i ond tro

8 Klagemotpartens tilsvar i saken viser at klagemotparten har vært kjent med klagers virksomhet tilknyttet nettsiden på sesam.no. Klagemotparten kunne ha skaffet seg kunnskap om klagers rettigheter til det forevekselbare varemerket SESAM ved et enkelt søk i Patentstyrets base over varemerker. Likhetene mellom navn/merker, logoer og tjenestene klagemotparten og klager tilbyr underbygger ytterligere at klagemotparten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken av domenenavnet sesamportalen.no ville krenke og dra urettmessige fordeler av klagers rettigheter. Nemnda finner derfor at domenet er registrert og brukt i ond tro. Domeneklagenemnda fattet etter dette slikt V E D T A K Klagers krav om overføring av domenenavnet sesamportalen.no tas til følge, jfr. regelverket for.no vedlegg H punkt 1.3 Oslo, 22. mai 2015 Simen Blaker Strand Øystein Flagstad Thea Broch