PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr Fullmektig / representant: Norpet AS v/ Svein Brataas, Horten Begjæring inngitt av: Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Krefeld, Tyskland Fullmektig: J. K. Thorsens Patentbureau A/S, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 6. januar 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 17. juli 2008, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet MAXI ZOO TØNSBERG AS ble besluttet tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Butikkhandel ikke nevnt noe annet sted" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet MAXI ZOO TØNSBERG AS, org. nr , innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, er egnet til å forveksles med det internasjonalt registrerte ordmerket MAXI ZOO, int. reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 11, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 35 og 37, det internasjonalt registrerte ordmerket MAXI ZOO, int. reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 11, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 35 og 37, det internasjonalt registrerte ordmerket MAXI ZOO, int. reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 30, 32 og 35, og det kombinerte merket MAXI ZOO (gjengitt nedenfor), int. reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 11, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr og 37, og at foretaksnavnet MAXI ZOO TØNSBERG AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. De komplette varefortegnelsene til hver av de av innsigers anførte internasjonale varemerkeregistreringer er gjengitt nedenfor. Varefortegnelsen tilknyttet internasjonal varemerkeregistrering nr : 11 Filters for home aquariums; heating systems for home aquariums; lighting systems for home aquariums. 18 Leads, collars. 19 Sand, particularly sand for birds; gravel, particularly for home aquariums. 20 Dog baskets, cat baskets, cushions; dog kennels and cat kennels; transport cages for dogs and cats; cabinets for home aquariums; items for decoration for home aquariums, not made of textiles; scratching posts for cats. 21 Bowls, care and cleaning devices for animals, particularly combs and brushes for family pets; cages for small animals, particularly birdcages; cat toilets (the aforementioned goods are included in this class). 28 Toys for domestic animals. 31 Animal feed, feedstuffs, bones for chewing; litters for animals, particularly cat litters and litters for small animals; hay, straw; plants for home aquariums. 35 Management of pet shops. 37 Building of pet shops. Varefortegnelsen tilknyttet internasjonal varemerkeregistrering nr : 11 Filtering apparatus for indoor aquaria; heating apparatus for indoor aquaria; lights for indoor aquaria. 18 Leads, collars. 19 Sand, in particular bird sand; gravel, in particular for indoor aquaria. 20 Dog baskets, cat baskets, cushions; dog kennels and shelters for cats; transport boxes for dogs and cats; cabinets for indoor aquaria; decorative articles for indoor aquaria, not of textile; scratching posts for cats. 21 Feeding bowls; grooming and cleaning implements for animals, in particular combs and brushes for animals; cages for small animals, in particular bird cages; cat litter trays (all the aforesaid goods included in this class). 28 Toys for domestic pets. 31 Animal food, foodstuffs for animals, chewing bones for dogs; products for animal litter, in particular cat litter and litter for small animals; hay, straw; plants for indoor aquaria. 35 Business management of outlets selling products for animals. 37 Construction of outlets selling products for animals.

3 2. avd. sak nr Varefortegnelsen tilknyttet internasjonal varemerkeregistrering nr : 30 Sugar confectionery, confectionery articles, candy; ices, ice creams. 32 Lemonades; fruit drinks and fruit juices; mineral waters; aerated waters; preparations for making non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages (included in this class). 35 Retailing of animal food, of accessories for animals, of products for domestic animals and pets; retailing of sugar confectionery, confectionery articles, candy, ices and ice creams; retailing of beverages, especially of non-alcoholic beverages, lemonades, fruit drinks and fruit juices, mineral waters, aerated waters and preparations for making non-alcoholic beverages Gjengivelse av internasjonal varemerkeregistrering nr : Int. reg. nr ( ) Varefortegnelsen tilknyttet internasjonal varemerkeregistrering nr : 11 Filtering apparatus for indoor aquaria; indoor aquarium heaters; lighting fixtures for indoor aquaria. 18 Leashes, collars. 19 Sand, in particular sand for nesting boxes; gravel, in particular for indoor aquaria. 20 Dog baskets, cat baskets, cushions; dog and cat kennels; boxes used for transporting dogs and cats; cupboards for indoor aquaria; decorative articles for indoor aquaria (included in this class). 21 Porringers; cleaning and upkeep items for animals, in particular combs and brushes for animals; cages for small animals, in particular bird-cages; cat litter trays (the aforementioned goods included in this class). 28 Toys for domestic pets. 30 Confectionery, confectionery items, snacks; ices, ice-creams. 31 Foodstuffs for animals, bones for chewing, animal litter, in particular cat litter and litter for small animals; hay, straw litter; plants for indoor aquaria. 32 Lemonades; fruit drinks and fruit juices; mineral water; aerated waters; preparations for non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages (included in this class). 35 Pet shop management; retail trading in animal feed, accessories for animals, products for domestic animals and pets; retail trading in confectionery, confectionery items, snacks, ices, ice-creams; retail trading in beverages, especially non-alcoholic beverages, lemonades, fruit drinks and fruit juices, mineral water, aerated waters and preparations for non-alcoholic beverages.

4 2. avd. sak nr Construction of markets for products intended for animals. Med hensyn til partenes anførsler for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har prioritet for alle sine internasjonale varemerkeregistreringer før motparten registrerte sitt foretaksnavn, og dermed er først i tid. Når det gjelder int. reg. nr ordmerket MAXI ZOO og int. reg. nr det kombinerte merket MAXI ZOO, er disse ikke besluttet gjeldende i Norge og legges derfor ikke til grunn i Patentstyrets vurdering. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et kjennetegn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og kjennetegnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. De to internasjonalt registrerte varemerkene som er besluttet gjeldende i Norge, er ordmerker som er registrert for blant annet henholdsvis management of pet shops og business management of outlets selling products for animals i klasse 35. Dette anses likeartet med butikkhandel som det innkrevde foretaksnavnet er registrert for. Registreringsinnehaveren anfører at MAXI og ZOO er vanlig brukte ord som kun beskriver at virksomheten er stor og at virksomhetens art er zoo/dyrebutikk. Patentstyret er enige i at begge disse elementene er vanlig brukt av foretak i Norge og at de henspiller på størrelse og art av virksomheten. Vi finner likevel at ordene sammenstilt på den måten, ikke direkte beskriver en stor dyrebutikk og at selv om dette antydes, er det skrevet på en måte som ikke trenger å friholdes for andre som vil drive dyrebutikk i stor skala. Siden MAXI ZOO er registrert som ordmerke, er det også tidligere vurdert å oppfylle varemerkelovens krav til særpreg. Et foretak som er egnet til å forveksles med et kjennetegn som oppfyller varemerkelovens krav til særpreg skal ikke registreres i henhold til foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Spørsmålet blir derfor om MAXI ZOO TØNSBERG AS er egnet til å forveksles med det registrerte varemerket MAXI ZOO. Registreringsinnehaverens foretaksnavn består, i tillegg til de felles elementene MAXI og ZOO, av elementene TØNSBERG og AS. AS angir kun selskapsformen og har dermed ikke adskillende evne. TØNSBERG angir kun stedet for virksomheten. Dette elementet har dermed heller ikke adskillende evne etter varemerkeloven. Da resten av foretaksnavnet er identisk med innsigers registrerte varemerke, kommer Patentstyret til at det foreligger forvekslingsfare mellom registreringshavers foretaksnavn og innsigers varemerker MAXI ZOO. Patentstyret overprøver kun registreringen av det innkrevde foretaksnavnet. Bruk av figurative utforminger ligger dermed utenfor saken å vurdere.

5 2. avd. sak nr Når det gjelder registreringsinnehaverns anførsel om at innsigers varemerker ikke er tatt i bruk i Norge, skal det bemerkes at det ikke er noen forutsetning for vern av varemerker. De første fem år et varemerke er registrert foreligger det ingen krav til bruk av merket. Dersom et varemerke ikke er tatt i bruk innen fem år fra registreringen, kan det slettes ved dom. Et av de to varemerkene som er besluttet gjeldende i Norge er over fem år gammelt, men så lenge det ikke er slettet forholder Patentstyret seg til registreringen som gyldig. Dette gjelder uansett kun den ene registreringen. På denne bakgrunn får innsiger Fressnapf Tiernahrungs GmbH medhold i sitt krav om at registreringen av MAXI ZOO TØNSBERG AS som foretaksnavn må oppheves. Beslutning: Registreringen er ugyldig. Klage fra Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg, over 1. avdelings avgjørelse, innkom til Patentstyret den 12. september Klagen er innkommet rettidig. Etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling den 16. september 2008 å fastholde den tidligere beslutning av 17. juli 2008 om å oppheve registreringen av foretaksnavnet Maxi Zoo Tønsberg AS. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 29. september 2008, innen fakturafristens utløp. I klagen anfører Maxi Zoo Tønsberg AS: Viser til Patentstyrets vedtak av En tillater seg på vegne av ovenstående selskap å påklage Patentstyrets vedtak. Fressnapf Tiernahurungs GmbH har ikke benyttet det registrerte varemerke i noen sammenheng i Norge. På forespørsel fra oss har de heller ingen planer om å ta navnet i bruk i Norge. Til dels er patenteringen utgått ved at navnet ikke er benyttet innen den frist som gjelder fra navnet ble innmeldt for registrering. Maxizoo, Tønsberg AS ble stiftet 10. januar 2007 og Maxizoo, Forus AS ble stiftet 29. januar Begge selskap ble stiftet uten at det kom noen innvendinger innen rimelig tid. Først syv måneder senere, og etter at butikkene hadde vært i drift 5 måneder henvendte J.K. Thorsens Patentbureau AS seg til oss. Begge selskap hadde da gjennom massiv markedsføring benyttet de aktuelle navn hele våren 2007.

6 2. avd. sak nr Fressnapf Tiernahrungs GmbH har ikke på noe tidspunkt på noen måte benyttet Maxi Zoo i Norge. I november 2007 meddelte selskapet tvert i mot at de ikke hadde noen planer om å etablere noen form for butikk/kjededrift i Norge. Dette ble meddelt oss av ansvarlig for utvikling av nye forretninger i Fressnapf samt leder for deres kjede i Danmark. Fressnapf blir således ikke på noen måte skadelidende i forbindelse med vårt valg av navn i det dermed ikke er noen mulighet til navneforveksling. Navnet Maxizoo er todelt og består av navnene maxi og zoo. Maxi benyttes i et utall av norske foretaksnavn og henviser til at det er en stor butikk. Ordet Zoo henviser til bransjen og vi vil anta at ca 70 % av dyrebutikkene i Norge har Zoo som en del av navnet. Det ville være urimelig dersom Fressnapf skulle kunne legge beslag på to så generelle og meget benyttede ord i Norge. Det kan også nevnes at Fressnapf ikke benytter Maxi Zoo i alle land de har etablert virksomhet. I deres største marked Tyskland benytter de således ikke Maxi Zoo. Fressnapf har innklaget både bruk av ordet samt figur. Det vil være umulig å påstå at logoen har noen likhetstrekk med den Fressnapf benytter i en del land. Verken figuren, fargene eller noe annet er egnet til forveksling. I tillegg er stedsnavnet, Tønsberg og Forus en del av navnet og bidrar ytterligere til å skille de to navn. Etter vår oppfatning kunne Fressnapf reagert på et vesentlig tidligere tidspunkt. Selskapet har ingen planer om verken å etablere virksomhet eller benytte navnet som varemerke i Norge. De har tvert i mot definert Norge for dem å være et uinteressant marked. Våre selskap hadde benyttet svært betydelige summer i arbeidet med å etablere forretningene på det tidspunkt Fressnapf henvendte seg. En vil endelig opplyse at det i august 2007 ble etablert et selskap under navnet MaxiZoo, Drammen, uten at Fressnapf har funnet å reagere på det. Navnet er således benyttet uten innsigelser. Vi vil fastholde at det vil være helt urimelig dersom vi i vårt firmanavn ikke kan benytte disse to helt vanlige og svært mye benyttede ord i navnkombinasjon i Norge, og tør be om at Patentstyrets vedtak blir omgjort. Gjenpart av klagen fra Maxi Zoo Tønsberg AS ble den 15. september 2008 oversendt innsigers fullmektig. Det ble gitt frist til 15. oktober 2008 med å inngi en eventuell imøtegåelse. I sin imøtegåelse av 3. oktober 2008 uttaler innsigers fullmektig: Det vises til 2. avdelings oversendelse av vedlagt klage av fra Norpet AS på vegne av MaxiZoo Tønsberg AS og tilsynelatende også MaxiZoo Forus AS som klager(e). Det ble rettidig fremsatt klage mot ovennevnte foretaksnavn da det innkom innen 3 år etter at registreringen av foretaksnavnet fant sted, jf. foretaksnavnelovens 3-6.

7 2. avd. sak nr Overprøvingsbegjæing ble fremsatt mot både foretaksnavnene MaxiZoo Tønsberg AS, MaxiZoo Forus AS og MaxiZoo Drammen AS. Avgjørelse i alle tre sakene forelå Avgjørelsen vedr. MaxiZoo Drammen AS, KF , har ikke blitt påklaget og det ble heller ikke fremsatt anførsler under behandlingen. Dette kan ikke være omtvistet. Så lenge et varemerke er innført i det norske varemerkeregisteret vil det utgjøre et hinder for registrering av etterfølgende forvekselbare foretaksnavn i foretaksregisteret. Det foreligger heller ikke noe bruksplikt for et varemerke de første 5 år etter publisering slik at klager kan ikke høres med dette argument. Patentstyrets registreringsavdeling har funnet klagers varemerker distinktive og fremmet disse til registrering. Når registreringen er rettskraftig må det i tilfelle bringes til opphør ved at det reises ugyldighetssøksmål. Så er ikke tilfelle, og Styrets 2. avdeling må forholde seg til eksiste-rende rettstilstand. Under henvisning til ovennevnte anførsler tillater vi oss å anmode Styrets 2. avdeling om å fastholde første avdelings avgjørelse om å oppheve det(de) forvekselbare foretaksnavnet (- ne) og kjenne dette (disse) ugyldig(e). Gjenpart av innsigers imøtegåelse av 3. oktober 2008 ble oversendt til registreringshavers representant den 6. oktober Han ble meddelt frist til 6. november 2008 med å inngi et eventuelt tilsvar. Det var ikke innkommet noen uttalelse fra registreringshaver ved svarfristens utløp. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Dette ble meddelt begge parter ved 2. avdelings brev av 25. november Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har samme syn på saken som 1. avdeling. Første avdeling har imidlertid, formodentlig ved en inkurie, konkludert med at registreringen av foretaksnavnet Maxi Zoo Tønsberg kjennes ugyldig. Den foreliggende sak er imidlertid ikke en ugyldighetssak (som foretaksnavneloven har regler om i sitt kap. 5) men en begjæring om administrativ omprøving, et rettsmiddel som lovgiveren har gitt den misvisende betegnelsen "administrativ overprøving". Innsigeren har jo heller ikke påstått ugyldighet, men har begjært opphevelse av registreringen etter reglene i lovens kap. 3. Det må derfor gis ny konklusjon i saken.

8 2. avd. sak nr Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Registreringen av foretaksnavnet Maxi Zoo Tønsberg AS oppheves. B. Stuevold Lassen (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)