PROTOKOLL. Int. reg. nr ( )

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr Nasj. ref. nr Prioritet: (M ) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja Küla, Lüganuse vald, Ida-Virumaa, Estland WIPO-fullmektig: Urmas Kauler, Patendibüroo TURVAJA OÜ, P.O. Box 3224 EE Tallinn, Estland Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Innsiger: Nortura SA, Lørenveien 37, 0585 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 21. mars 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 4. mars 2011, hvorved tidligere beslutning om å innføre det internasjonalt registrerte kombinerte merke NATURA i det norske varemerkeregisteret, og derved å gi merket vern i Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt til partenes respektive fullmektiger. Int. reg. nr ( ) Merket ble internasjonalt registrert den 21. februar 2008, og har prioritet fra søknad innlevert i Estland den 18. januar 2008.

2 Annen avd. sak nr Notifikasjonen fra WIPO av 17. april 2008 om utpeking av Norge omfattet følgende varer: Klasse 29: Klasse 31: Klasse 32: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables, fresh berries; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals. Fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverage. Merket ble besluttet innført i det norske varemerkeregisteret den 9. september 2008, og er deretter kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 38/2008, på side 94, med publiseringsdato mandag den 15. september 2008, med ovennevnte varefortegnelse. Innsigelse fra Protector Intellectual Property Consultants AS, på vegne av Nortura BA, mot at merket gis virkning i Norge, innkom rettidig den 2. oktober 2008, jfr. varemerkelovens 26. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 42/2008, på side 126, med publiseringsdato mandag den 13. oktober Innsigeren anførte at den internasjonale registreringen er innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4, jf. 29 og 70.), og at Patentstyret følgelig må beslutte at den internasjonale registreringen likevel ikke skal ha virkning i Norge, jf. 21a og 52 første ledd (ny varemerkelov 71 annet ledd). Innsigelsen var for det første begrunnet med at det internasjonalt registrerte kombinerte merket NATURA er egnet til å forveksles med innsigerens registrerte ordmerke NORTURA, reg. nr ( ), innlevert den 9. mars 2006 og registrert den 27. mars 2007 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 5, 29, 30, 31, 32, 35 og 43, ordmerket NORTURA FOODS, reg. nr ( ), innlevert den 9. mars 2006 og registrert den 27. mars 2007, med samme vare- og tjenestefortegnelse som forannevnte reg. nr , og det kombinerte merket Nortura, reg. nr ( ), innlevert den 19. september 2007 og registrert den 11. desember 2007 for samme varer og tjenester som reg. nr og reg. nr

3 Annen avd. sak nr Gjengivelse av innsigers kombinerte merke Nortura: Reg. nr ( ) Innsigers tre varemerkeregistreringer nr , og er alle registrert og kunngjort med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 5: Klasse 29: Klasse 30: Klasse 31: Klasse 32: Klasse 35: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; tran, fettsyrer; vitaminer, mineraler; kosttilskudd; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; kosttilskudd; ferdigretter. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; kosttilskudd; ferdigretter. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; demonstrasjon og utstilling av et utvalg varer; salg av farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, tran, fettsyrer, vitaminer, mineraler, kosttilskudd, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kosttilskudd, ferdigretter, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, kosttilskudd, ferdigretter, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

4 Annen avd. sak nr Klasse 43: Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Innsigelsen var videre begrunnet i at den internasjonale registreringen er egnet til å forveksles med innsigerens foretaksnavn NORTURA SA, org. nr , registrert med følgende næringskoder: " Bearbeiding og konservering av kjøtt", " Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer" og " Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett". Foretakets navn var opprinnelig NORTURA BA, og ble innmeldt til og innført i Foretaksregisteret den 15. november Den 1. juli 2009 ble innmeldt til og innført i Foretaksregisteret at foretakets navn (selskapsangivelsen) er endret fra NORTURA BA til NORTURA SA. Innehaveren av den internasjonale registreringen er i Norge representert ved Zacco Norway AS, Oslo. Fullmektigvervet har i løpet av innsigelsesbehandlingen blitt overført fra Advokatfirmaet Økland & Co DA til Advokatfirmaet Seland DA, og endelig til Zacco Norway AS. Registreringsinnehaverens fullmektig bad prinsipalt om avvisning av innsigelsen på formelt grunnlag, subsidiært om at innsigelsen forkastes og at virkningen av den internasjonale registreringen opprettholdes i Norge. * * * Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens øvrige dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 4. mars 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Krav om avvisning av innsigelsen, varemerkeforskriften 23. Søkerens fullmektig anfører prinsipalt at innsigelsen må avvises på grunnlag av at gjeldende formkrav for innsigelser ikke er overholdt, da innsigerens adresse ikke er angitt i innsigelsen. I denne sammenheng blir det henvist til den dagjeldende varemerkeforskriften 19 første ledd nr. 1, jf. 21, nå varemerkeforskriften 23. Det blir blant annet påpekt at dette er en "skalregel", som er ment å gi ikke bare Patentstyret, men også registreringshaver et minimum av

5 Annen avd. sak nr informasjon om innsiger og grunnlaget for innsigelsen. Innsigerens fullmektig bestrider søkerens fullmektig sitt krav om avvisning. Varemerkeloven 26 krever at innsigelsen skal fremsettes skriftlig og være begrunnet. Denne bestemmelsen suppleres av varemerkeforskriften som inneholder formelle krav vedrørende innsigelser mot en midlertidig registrering, jf. varemerkeforskriften 23. Forskriftbestemmelsene er ordensbestemmelser som har til formål å sikre at det på en lettfattelig måte tilveiebringes nødvendig informasjon til partene og Patentstyret. Innsigelsen skal inneholde opplysninger om blant annet innsigerens adresse. Innsigelsen vil i denne sammenheng ikke bare være fullmektigens brev, men også de opplysninger som fremgår av brevet, herunder henvisningen til grunnlaget for innsigelsen. Innsigerens adresse fremgår både av kunngjøringen av det merket som danner grunnlag for innsigelsen, og Patentstyrets register. Patentstyret kan derfor ikke se at anførselen om å avvise innsigelsen kan føre frem. Konklusjon: Innsigelsen avvises ikke, jf. varemerkeforskriften 23 og varemerkeloven 26. Forvekselbarhetsvurderingen, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav a og 4 første ledd. Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. Vareslagslikheten: Den internasjonale registreringen ønskes vern for meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats i klasse 29, som er identisk med varene innsigerens registreringer er registrert for i klasse 29. I klasse 31 ønsker den internasjonale registreringen vern for "agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables, fresh berries; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals" som er identisk med varene innsigerens registreringer er registrert for i klasse 31. Den internasjonale registreringen ønsker videre vern for "fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverage" i klasse 32, som er identisk med fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker som innsigerens registreringer er registrert for i klasse 32. Det foreligger således vareidentitet både i klasse 29, 31 og 32. Patentstyret vil i det følgende ta utgangspunkt i innsigerens registrering nr , ordmerket NORTURA, da dette merket også vil dekke vurderingen av innsigerens øvrige påberopte varemerker som er registrert. Patentstyret har kommet til at det foreligger vareidentitet mellom den internasjonale registreringen og innsigerens registrering nr Da det er vareidentitet, vil graden av kjennetegnslikhet og det registrerte merkets særpreg bli avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen.

6 Annen avd. sak nr Kjennetegnslikheten: Den internasjonale registreringen, det kombinerte merket NATURA, består av en figurativ utforming og et tekstelement. Figurelementet er en rektangulær firkant, hvor øvre halvdel er fylt med grønnfarge, og den nederste halvdelen er hvit. Midt i den rektangulære firkanten er det plassert en ovalformet sirkel. Denne er utformet som en sol, hvor øvre halvdel er hvit, og den nederste halvdelen gul. Fra sola utgår det ni gule solstråler. På den hvite halvdelen inne i sola er det plassert et tekstelement. Tekstelementet er NATURA, som består av seks bokstaver. Innsigerens merke er et ordmerke, NORTURA, og består av syv bokstaver. Innsigerens fullmektig anfører at innsigerens merke NATURA både fonetisk og visuelt er egnet til å forveksles med innsigerens registrerte varemerker. Det at det søkte merket har en figurmessig utforming, hevdes ikke å avverge forvekslingsfaren. Søkerens fullmektig på sin side hevder at merkene ikke er forvekselbare. Det blir særlig vist til at den internasjonale registreringen innehar figurative innslag og et tekstelement som klart henspiller på natur og naturlig innhold. Patentstyret har følgende bemerkninger vedrørende kjennetegnsvurderingen: Tekstelementet i den internasjonale registreringen, NATURA, og innsigerens ordmerke, NORTURA, er visuelt like ved at de begge har endelsen TURA, samt første bokstav, bokstaven n, til felles. Forskjellen mellom ordelementene i merkene ligger i at den internasjonale registreringen som andre bokstav har bokstaven a, mens innsigerens merke har bokstavene or som andre og tredje bokstav. Den internasjonale registreringen har i tillegg en karakteristisk figurativ utforming. Fonetisk vil innsigerens merke uttales NOR-TUR-A. Tekstelementet i den internasjonale registreringen vil uttales NA-TU-RA. Merkene har samme antall stavelser. Patentstyret av den oppfatning at innsigerens merke, NORTURA, enten vil oppfattes som et fantasiord, eller som et merke som spiller på at noe er av norsk opprinnelse. Det innledende elementet NOR er en vanlig forkortelse for Norge, og gjennomsnittsforbrukeren kan derfor tenkes å få assosiasjoner til at varene er av norsk opprinnelse. Den internasjonale registreringen, NATURA, gir etter vårt syn assosiasjoner til naturen, noe fra naturen, eller noe naturlig. Som søkerens fullmektig har påpekt, er NATURA på latinsk og italiensk ordet for natur. Det figurative elementet, i form av en sol og fargevalget, bidrar også til dette forestillingsbildet. Merkene har således visse visuelle og fonetiske likheter, men forskjellige forestillingsbilder. Helhetsvurderingen: Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at den internasjonale registreringen og innsigerens merke, sett hen til de aktuelle varene, både vil henvende seg til næringsdrivende og den vanlige gjennomsnittsforbrukeren, den såkalte sluttbrukeren. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide.

7 Annen avd. sak nr Patentstyret er av den oppfatning at det ikke foreligger kjennetegnslikhet mellom de to merkene. Vi har i helhetsvurderingen av kjennetegnslikheten særlig lagt vekt på: Selv om begge merkene begynner på bokstaven n, er vi av den oppfatning at det både visuelt og fonetisk er en stor nok forskjell mellom de to innledende elementene NOR og NA. Fonetisk vil innsigerens merke NORTURA uttales NOR TU RA, mens den internasjonale registreringen vil uttales NA TU RA. Merkenes første del er således forskjellig i uttalelsen. EU-retten har flere ganger uttalt at man ofte legger mest merke til starten av et merke, se forente saker T-183/02 og T-184/02, Mundicor, premiss 83 og T-346/04, Arthur et Felicie, premiss 46. Vi finner at dette er tilfelle i foreliggende sak, da elementene NOR og NA vil skille merkene tilstrekkelig fra hverandre. Det at merkene har samme avsluttende element, TURA, anser vi ikke nok til å begrunne forvekselbarhet når merkenes første del er tilstrekkelig ulike. Videre er den figurmessige utformingen i den internasjonale registreringen med på styrke den visuelle forskjellen som helhet. Når det gjelder innsigerens registrering, NORTURA, legger vi til grunn at gjennomsnittsforbrukeren mest sannsynlig vil oppfatte merket som et fantasiord, selv om det også kan tenkes at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte NOR som en henvisning til norsk opprinnelse. Den internasjonale registreringen, det kombinerte merket NATURA, sitt tekstelement og figurative utforming gir på sin side sterke assosiasjoner til naturen. Merkenes ulike forestillingsbilder, og de erindringsbilder de etterlater, er således med på å styrke at det ikke foreligger kjennetegnslikhet. Når det gjelder søkerens fullmektig sin henvisning til at søk på ordet NATURA i både Varemerkeregisteret og Foretaksregisteret gir mange treff, finner vi ikke dette relevant for den konkrete forvekselbarhetsvurderingen som skal gjøres mellom de aktuelle kjennetegnene. Vi har derfor ikke lagt noen avgjørende vekt på disse opplysningene. Etter en helhetsvurdering har Patentstyret kommet til at den internasjonale registreringen, det kombinerte merket NATURA, ikke er egnet til å forveksles med innsigerens registrering, NORTURA. Det foreligger vareidentitet og dette tilsier en streng vurdering av kjennetegnslikheten. Patentstyret finner imidlertid ikke at det er tilstrekkelig kjennetegnslikhet mellom merkene. Omsetningskretsen vil derfor ikke komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, og det foreligger dermed ikke fare for forveksling, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. Ettersom vurderingen av innsigerens registrering nr , ordmerket NORTURA, antas å dekke de øvrige av innsigerens påberopte registrerte varemerker, finner ikke Patentstyret det nødvendig å gå inn nærmere inn på disse. Konklusjon: Den internasjonale registreringen, det kombinerte merket NATURA, er ikke egnet til å forveksles med innsigerens påberopte varemerkeregistreringer, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav a og 4 første ledd. Bruk av merket krenker en annens rett her i riket til et foretaksnavn, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav a

8 Annen avd. sak nr Innsigerens fullmektig har videre begrunnet innsigelsen med at den internasjonale registreringen er egnet til å forveksles med innsigerens foretaksnavn NORTURA, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav a. Det er de samme vurderinger som gjøres ved vurderingen av om et foretaksnavn og et søkt registrert varemerke er forvekselbare, som ved vurderingen av tidligere registrerte varemerkerettigheter og et søkt registrert varemerke. På dette punkt anser Patentstyret derfor at vurderingen av innsigerens registrering nr , ordmerket NORTURA, også dekker vurderingen av innsigerens påberopte foretaksnavn, NORTURA. Patentstyret finner det på dette grunnlag det ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette grunnlaget. Konklusjon: Den internasjonale registreringen, det kombinerte merket NATURA, er ikke egnet til å forveksles med innsigerens foretaksnavn, NORTURA, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav a. Øvrige anførsler: Søkerens fullmektig har vist til at innehaveren allerede har fått vern for et annet kombinert merke inneholdende tekstelementet NATURA, se internasjonal registrering nr Dette merket ble gitt vern av Patentstyret før innsigerens varemerkeregistreringer ble registrert. Det hevdes derfor at innehaveren har bedre prioritet enn samtlige av de registreringer, samt foretaksnavnet, som innsigeren har bygget sin innsigelse på. Det blir på denne bakgrunn av søkerens fullmektig påpekt at innsigeren utsetter seg selv og sine egne registreringer for en ikke ubetydelig risiko med hensyn til krav om ugyldigkjennelse. Til dette har innsigerens fullmektig kun kort kommentert at dette er en avsporing, og en anførsel som Patentstyret ikke behøver å ta stilling til i sin behandling av foreliggende innsigelse. Patentstyret finner ikke å kunne legge vekt på, eller ta under behandling, de anførsler som her fremsettes av søkerens fullmektig. I en innsigelsesvurdering er Patentstyrets oppgave å avgjøre om det yngste merket krenker en eldre rettighet, og merkene det skal tas stilling til om er forvekselbare er de som fremgår av sakens grunnlag. Konklusjon: Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at den internasjonale registreringen, det kombinerte merket NATURA, ikke er egnet til å forveksles med innsigerens registreringer nr , ordmerket NORTURA, nr , ordmerket NORTURA FOODS, og nr , det kombinerte merket NORTURA samt innsigerens foretaksnavn NORTURA. Merket gis således vern for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav a og 4 første ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 4. mai I klagen uttaler innsigers fullmektig:

9 Annen avd. sak nr "Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 4. mars 2011, med klagefrist Patentstyret har i sin avgjørelse kommet til at de aktuelle kjennetegn etter en helhetsvurdering ikke er funnet å være forvekselbare. Vi deler ikke denne oppfatning og skal hermed be om en fornyet vurdering av innsigelsen inngitt på vegne av Nortura BA. 1. Forvekselbarhetsvurderingen Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. C-251/95 (Sabel vs. Puma). Om det foreligger forvekslingsfare i lovens forstand beror på en helhetsvurdering, der det særlig legges vekt på graden av vareslagslikhet og kjennetegnslikhet, jf. Høyesteretts avgjørelse Rt s.1268 (Søtt + Salt). Patentstyret har konstatert at det foreligger vareidentitet, og dette legges til grunn for den videre behandling. Videre har Patentstyret lagt til grunn at det foreligger visse visuelle og fonetiske likheter, men forskjellige forestillingsbilder. Det foreligger en fast og etablert praksis for at vareidentitet tilsier en streng vurdering av kjennetegnslikhet. Etter vårt syn har Patentstyret i sin avgjørelse tillagt de antatt konseptuelle forskjeller mellom NORTURA og NATURA for stor vekt, og det skal anføres at de visuelle og fonetiske likheter må tillegges en større og mer avgjørende vekt i den helhetlige vurdering. Prinsipalt skal det fastholdes at kjennetegnene som sådan er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. Vi viser for øvrig til tidligere inngitte anførsler. 2. Innarbeidelse Videre skal det anføres at innsigers varemerke er så velkjent i Norge at NATURA under enhver omstendighet vil assosieres med klagerens varemerke, og gjennomsnittsforbrukeren derfor vil tro at det foreligger et kommersielt fellesskap. Det er utvetydig fastslått at graden av særpreg ved et kjennetegn får stor betydning ved vurderingen av kjennetegnslikhet, sml. Stuevold Lassen/ Stenviks Oversikt over norsk varemerkerett s. 286 og 2. avdelings avgjørelse nr (CONDIS) s. 91 og 92. NORTURA er Norges ledende aktør innen kjøtt og egg. Konsernet omsetter for ca. 17,3 milliarder kroner og har medarbeidere som har sine arbeidsplasser innen ulik industrivirksomhet i 34 kommuner over hele landet. Det er således vår klare oppfatning at varemerket NORTURA gjennom en massiv markedsføring og utbredelse i Norge innehar en betydelig grad av særpreg, og den helhetlige vurdering av de to kjennetegn i nærværende sak må foretas med dette som bakteppe.

10 Annen avd. sak nr En nærmere dokumentasjon av den ovenfor anførte innarbeidelse i markedet er under utarbeidelse og vil ettersendes Patentstyret snarlig. 3. Sammendrag Konklusjonen på en helhetlig vurdering av bransjelikhet, kjennetegnslikhet og det eldre varemerkets særpreg må etter dette være at kjennetegnene NORTURA og NATURA er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning. Vi ber derfor Patentstyret beslutte at internasjonal registrering nr ikke skal ha virkning i Norge, jf. varemerkeloven 71 jf. 16. Det tas forbehold om nye anførsler og bevis." Ved brev av 11. mai 2011 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til mandag den 11. juli 2011 med innsendelse av eventuell imøtegåelse. Klagegebyr (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt på Patentstyrets konto den 9. juni I sin imøtegåelse, innkommet den 14. juni 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "Det vises til klage til Patentstyrets annen avdeling inngitt av Nortura BA i ovennevnte sak. På innehavers vegne vil vi anføre at internasjonal varemerkeregistrering nr for kombinertmerke inneholdende ordet NATURA må bli å opprettholde. Innehaver vil gjøre gjeldende at første avdeling korrekt har kommet til at merkene som er til bedømmelse ikke er forvekselbare. Vi deler Patentstyrets betraktninger om at merkene etter en helhetsbedømmelse ikke kan anses å ha kjennetegnslikhet. Som påpekt i avgjørelsen er de første delene i hvert av partenes kjennetegn ulike NORTURA mot NATURA. Videre er det vesensforskjell mellom de forestillingsbilder merkene etterlater, noe som ytterligere understøtter at det ikke foreligger kjennetegnskonflikt. Både tekstelement og figurativ utforming i innehavers varemerke gir sterke assosiasjoner til naturen. Ordet natura er det italienske og latinske navnet på natur, og det vil føre galt av sted om innsiger i kraft av sitt NORTURA- kjennetegn skulle anses å ha et så vidtgående vern at andre blokkeres fra å bruke/registrere ord som NATUR/NATURA som del av sine kjennetegn. Særlig gjelder dette for næringsmidler av forskjellige slag, ettersom henvisninger og assosiasjoner til natur og naturlig innhold i slike varer ofte vil være en viktig egenskap å fremheve overfor avtakerne. Ikke bare ordet NATURA men også de figurative elementene i innehavers merke henspiller tydelig på naturen, ved at de gir umiddelbare oppfatninger mot en sol og en horisont.

11 Annen avd. sak nr Det eksisterer en lang rekke øvrige registrerte varemerker og foretaksnavn som inneholder ordet NATURA, noe som viser at benevnelsen både er godt egnet og populær som egenskapsindikator for blant annet slike næringsmidler som er dekket under innehavers internasjonale registrering. Vi vil for øvrig fremheve at innehaver ikke bare eier IR nr for NATURA (figm.), men i tillegg IR nr , som også består av ordet NATURA og et figurativt element. Denne er besluttet gjeldende i Norge og omfatter forskjellige varer i kl 31. Mens klagers varemerkeregistreringer for varianter av NORTURA har prioritetsdato 9. mars 2006 (reg. nr og ) og 19. september 2007 (reg. nr ), har McDermotts tidligere NATURA- registrering prioritetsdato 11. april 2005 altså bedre prioritet enn samtlige av de registreringer som innsiger har bygget sin innsigelse på. Også innsigers foretaksnavn er kommet etter 11. april Vi mener bestemt at det ikke foreligger noen kjennetegnskonflikt mellom de respektive parters kjennetegn i denne saken, og det forhold at NORTURA- merkene i sin tid ble registrert på tross av McDermotts bedre prioriterte NATURA- varemerke gir i seg selv støtte for at kjennetegnskonflikt ikke er til stede. Nortura passerte for øvrig ikke bare McDermotts tidligere NATURA- merke, men også en rekke andre NATURA- merker i varemerkeregisteret. Vi sikter her til reg. nr , , , , , , og som alle inneholder ordet NATURA og som dekker overlappende og liknende varer. Også sistnevnte forhold støtter klart at kjennetegnskonflikt ikke foreligger. For det tilfelle at klagers anførsler mot formodning skulle anerkjennes, finner vi videre grunn til å påpeke at klagers egne NORTURA- registreringer i så fall synes utsatt for ugyldigkjennelse på grunnlag av de tidligere NATURA- registreringene, blant annet den som tilhører McDermott. Det noteres for øvrig at det i klagen introduseres et nytt grunnlag, gående ut på at Nortura skal ha innarbeidelsesvern som relevant hinder mot angjeldende merke. Et slikt grunnlag er ikke påberopt tidligere og følgelig ikke behandlet av første avdeling. Vi mener at dette nye grunnlaget, som ikke rettidig har vært påberopt for og heller ikke en gang behandlet av første avdeling, ikke nå kan bli å ta under behandling av Patentstyrets overprøvingsorgan. Under enhver omstendighet mener vi at anførselen knyttet til innarbeidelse som grunnlag ikke kan føre frem. Ingenting fremkommer i klagen om hvilket konkrete varemerke som angivelig skal ha blitt innarbeidet (ordmerke eller kombinertmerke), ei heller er det opplyst hvilke varer det aktuelle merket skal ha blitt innarbeidet for. Det er videre ikke gitt noen opplysninger om tidspunkt/tidsrom for den angivelige innarbeidelse. Det er for øvrig vår oppfatning at selv et eventuelt innarbeidelsesvern ikke kan lede til annen forvekselbarhetsbedømmelse enn den som blir å foreta inn mot klagers påberopte varemerkeregistreringer Etter dette bes Patentstyrets annen avdeling om å forkaste innsigelsen/klagen, og stadfeste første avdelings avgjørelse." Ved brev av 23. juni 2011 er innsigers fullmektig oversendt gjenpart av registreringshavers tilsvar, med frist til 15. august 2011 for innsendelse av en eventuell imøtegåelse. I sin imøtegåelse av 12. august 2011 uttaler innsigers fullmektig:

12 Annen avd. sak nr "Vi viser til Annen avdelings oversendelse av innehavers brev datert 14. juni Videre viser vi til tidligere korrespondanse med Annen avdeling vedrørende frist for å inngi nærmere dokumentasjon i relasjon til kjennskap til NORTURA; 15. august Til innehavers anførsel om at innsiger angivelig har introdusert et nytt grunnlag som ikke kan behandles av Annen avdeling, skal vi bemerke at anførselen er både ubegrunnet og uhjemlet. Med henvisning til vårt ankeskriv av 4. mai 2011 anfører innsiger at graden av særpreg ved et kjennetegn har stor betydning ved vurderingen av kjennetegnslikhet, noe innehaver heller ikke har motsagt. I forlengelse av dette ubestridte rettslige utgangspunkt, søker innsiger å sannsynliggjøre overfor Annen avdeling at NORTURA nettopp innehar en særlig sterk grad av særpreg oppnådd gjennom bruk. Dette vil medvirke til at saken er best mulig opplyst for den behandling og avgjørelse Annen avdeling, og vi har vanskelig for å se hvorfor og hvorledes innsiger er avskåret fra å gjøre dette gjeldende. Innehavers anførsel bes etter dette avvist. Hva gjelder den omfattende grad av særpreg som må tilkjennes NORTURA, har vi tidligere vist til at det er knyttet en svært omfattende virksomhet til varemerket med stor geografisk spredning, hvilket innsigers omsetning og resultater med all tydelighet dokumenterer. Se til dette vedlegg nr. 1 Regnskap NORTURA SA. I tillegg skal vi be Annen avdeling legge til grunn følgende momenter: - Innsigers profilering og markedsføring gjennom fast side i Bondebladet som hver uke går ut til ca abonnenter, samt gjennom medlemsbrosjyrer. Jf. vedlegg nr. 2 Bondebladet / medlemsbrosjyre - Innsigers omfattende profilering av NORTURA på ca. 230 lastebiler som daglig frakter slakt over hele landet. Jf. vedlegg nr. 3 Dyretransport NORTURA - Omdømmemåling og medieomtale som viser en omfattende omtale av og kjennskap til varemerket NORTURA. Jf. vedlegg nr. 4 Omdømme og medieomtale, NORTURA. For øvrig viser vi tidligere anførsler og argumentasjon i vårt ankeskriv av 4. mai 2011, og ber Annen avdeling beslutte at internasjonal registrering nr ikke skal ha virkning i Norge, jf. varemerkeloven 71 jf. 16. Det tas forbehold om nye anførsler og bevis." Ved brev av 16. august 2011 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers imøtegåelse, med frist til mandag den 17. oktober 2011 for innsendelse av eventuelle kommentarer.

13 Annen avd. sak nr I brev av 17. oktober 2011 kommer registreringshavers fullmektig med følgende kommentarer: "Det vises til ovennevnte klagesak overfor Patentstyrets annen avdeling, og senest innsigers/klagers innlegg av 12. august. I det siste innlegget presenteres forskjellig type dokumentasjon som formodentlig er ment å understøtte innarbeidelse og/eller styrket særpreg på Norturas side. Vi kan ikke se at dokumentasjonen kan ha relevans for saken. Patentstyret mottok notifikasjon fra WIPO datert 17. april 2008 for det omtvistede merke, og Neil McDermott har krevd prioritet fra 18. januar 2008 på grunnlag av sin utenlandske basissøknad. Klagers dokumentasjon knytter seg til tidsperiode etter nevnte dato, og vi mener derfor at denne under ingen omstendighet kan få innflytelse på vurderingene som må gjøres. Vi viser til og fastholder tidligere anførsler, og vil hevde at Patentstyrets første avdelings avgjørelse må stadfestes." *** Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys både av den innkomne klage, motpartens imøtegåelse og etterfølgende korrespondanse. Den 27. oktober 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 4. mars Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. *** Ved brev av 31. oktober 2011 er innsigers fullmektig oversendt gjenpart av registreringshavers brev av 17. oktober, og gitt frist til torsdag den 1. desember 2011 med innsendelse av tilsvar. I et siste innlegg, innkommet den 30. november 2011 og innen den meddelte svarfristen, uttaler innsigers fullmektig:

14 Annen avd. sak nr "Vi viser til Annen avdelings oversendelse av 31. oktober med registreringshavers imøtegåelse datert 17. oktober Registreringshaver har kommet med påstand om at den innleverte dokumentasjon for NORTURA sitt styrkede særpreg ikke kan få innflytelse på de vurderinger Annen avdeling skal foreta. Innsiger ønsker kort å kommentere at dette ikke kan føre frem, og at den foreliggende dokumentasjon må tas med i vurderingen. Særlig viser den foreliggende omdømmemåling en stor kjennskap til og omfang av varemerket NORTURA, og det er på det rene at dette ikke kan oppstå uten en langvarig og intensiv bruk. At selve målingen er utført i tiden etter 18. januar 2008 har dermed ingen betydning for Annen avdelings vurdering. Vedlagt følger kopi av innsigers årsrapporter for 2006 og 2007 som bes legges til grunn sammen med tidligere innlevert dokumentasjon. For øvrig vises det til tidligere anførsler og argumentasjon." Ved brev av 13. desember 2011 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers siste brev, med frist til mandag den 13. februar 2012 for innsendelse av avsluttende kommentarer. Det var ikke innkommet noe tilsvar fra registreringsinnehavers fullmektig ved svarfristens utløp, og saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Patentstyrets Annen på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige slutte seg til avdelingens begrunnelse. I klagen har innsiger anført at deres eldre varemerker og foretaksnavn har innarbeidelsesvern og derved styrket særpreg. Dokumentasjonen som var vedlagt innsigers brev 12. august 2011 viser til materiale som ikke er datert, men som synes å være fra perioden 2010/2011. Dette materialet er uansett publisert etter det registrerte merkets prioritetsdag, 18. januar Av årsmeldingene fra 2006 og 2007, som ble innsendt med brev 30. november 2011, fremgår det at selskapet Nortura BA ble dannet i 2006 ved en sammenslutning av Gilde og Prior. Selv om NORTURA er et kjent merke i dag, kan Annen avdeling ikke se at det er dokumentert at det var godt kjent før

15 Annen avd. sak nr januar Annen avdeling kan derfor ikke se at innsiger har godtgjort krav om innarbeidelsesvern forut for registreringen av registreringshavers merke. Etter dette stadfestes Første avdelings avgjørelse. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. John Asland (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida M. Andrén (sign.)