Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Pecunia Transport Ltd., Askheim 1F, Postboks 119, 2022 Gjerdrum Foretakets org. nr Fullmektig: Advokatene Furseth & Hungnes, v/ Geir Hungnes, Torvet 5, Postboks 400, N-2001 Lillestrøm Begjæring inngitt av: Pecunia AS, Postboks 1230 Vika, N-0110 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 21. november 2008, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet PECUNIA TRANSPORT LTD ble tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Det utenlandske foretaket TEMPOLABOR LTD ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 4. oktober 2004, med bransjeangivelse / næringskode: " Godstransport på vei", og som formål er oppgitt: "Godstransport på vei. Konsulentbistand innen import av næringsmidler." Den 3. januar 2008 ble innført i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret at det utenlandske foretakets navn er blitt endret fra TEMPOLABOR LTD til PECUNIA TRANSPORT LTD. Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretakets nye navn PECUNIA TRANSPORT LTD er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte ordmerket "PECUNIA", reg. nr ( ), registrert den 4. april 2006 for nærmere angitte tjenester i klassen 35, 36, 37 og 42 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor), og det tidligere registrerte kombinert varemerket "PECUNIA AKSJESELSKAP" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert den 13. februar 1997 for alle tjenester i klassene 35, 36 I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr og 37, egnet til å forveksles med foretaksnavnet "PECUNIA AS", org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 12. mars 1995 med bransjeangivelse / næringskode " Eiendomsforvaltning", foretaksnavnet "PECUNIA BOLIGUTLEIE AS", org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995 med bransjeangivelse / næringskode " Utleie av egen fast eiendom ellers", foretaksnavnet "PECUNIA FORVALTNING AS", org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995 med bransjeangivelse / næringskode " Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers", foretaksnavnet "PECUNIA INVEST AS", org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995 med bransjeangivelse / næringskode " Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers", samt foretaksnavnet "PECUNIA TRADING AS", org. nr , registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995 med bransjeangivelse / næringskode " Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers", og at foretaksnavnet PECUNIA TRANSPORT LTD således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Varefortegnelse for norsk varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 35: Klasse 36: Bistand ved og rådgivning for ledelse og administrasjon av bedrifter; faglige konsultasjoner om forretninger; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; markedsundersøkelser; regnskapsanalyser; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Finansiell virksomhet; finansanalyser; finansinformasjon og -rådgivning; fondsinvestering; forvaltning av formuer; kapitalinvesteringer; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; forsikringsvirksomhet. Klasse 37: Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; juridiske tjenester; planlegging vedrørende bygging; rådgivning vedrørende bygging; ingeniørvirksomhet; interiørarkitekter; interiørdekorering; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier.

3 2. avd. sak nr Avbildning av norsk varemerkeregistrering nr ( ): Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sine varemerker og foretaksnavn før motparten og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Hvorvidt kjennetegnet PECUNIA AS er egnet til å forveksles med kjennetegnet PECUNIA TRANSPORT LTD, skal dermed avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Innsiger har påberopt seg at innehavers registrering i foretaksregisteret er ugyldig på bakgrunn av de fem foretaksregistreringene og de to varemerkeregistreringene nevnt innledningsvis. Når det gjelder innsigers foretaksregistreringer er disse registrert for eiendomsforvaltning, utleie, utvikling og salg av fast eiendom. Patentstyret finner det klart at det ikke foreligger bransjelikhet mellom innehavers transportvirksomhet og disse registreringene. Det er kun når det gjelder varemerkeregistreringene med reg. nr og reg.nr at vurderingen av bransjelikhet må vurderes nærmere. Det kombinerte merket PECUNIA AKSJESELSKAP er registrert for samtlige tjenester i klassene 35,36 og 37, og ordmerket PECUNIA er registrert for blant annet "Utleie av bygningsmaskiner" i klasse 37. For enkelhets skyld vil vi i det følgende ta utgangspunkt i varemerkeregistrering nr , da vurderingen av de to merkene PECUNIA AKSJESELSKAP og PECUNIA TRANSPORT LTD også vil dekke vurderingen av innsigers merke nr Innsiger har registrert varemerket PECUNIA AKSJESELSKAP. Patentstyret vil først ta stilling til om dette merket oppfyller varemerkelovens krav om særpreg. Ordet PECUNIA betyr "penger" på spansk. Tiltross for at "penger" alltid vil være en viktig bestanddel i en hver forretningsvirksomhet, er begrepet så vidtfavnende at PECUNIA ikke kan sies å være

4 2. avd. sak nr beskrivende for innsigers virksomhet. I og med at varemerket har gått til registrering med et minimum av figurelement, har også Patentstyret allerede vurdert at merket innehar det nødvendige varemerkerettslige særpreg. Registreringshaverens foretaksnavn er identisk hva gjelder det særpregede merkeelementet PECUNIA. For tjenesteytelser innen godstransport på vei, er merkeelementet TRANSPORT uten varemerkerettslig særpreg, da dette ordet kun er egnet til å angi at firmaet driver med transport. Når det gjelder innsigerens merke, er ordet AKSJESELSKAP på samme måte uten særpreg, da det kun angir selskapsformen. I og med at det bærende elementet i begge de aktuelle merkene er PECUNIA, foreligger det etter Patentstyrets oppfatning kjennetegnslikhet, jf foretaksnavneloven 3-2 og graden av bransjelikhet vil være avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Innsiger har registrert varemerket PECUNIA AKSJESELSKAP for samtlige tjenester i klassene 35, 36 og 37. Dette medfører, slik innsigers fullmektig hevder, at merket blant annet har vern for en lang rekke tjenester knyttet opp mot kjøretøyer, som Vedlikehold av kjøretøyer; assistanses ved kjøreuhell; understellbehandling av kjøretøyer; service (stasjoner) for kjøretøy; understellbehandling av kjøretøy; og utleie av diverse kraner og maskiner; samt gjenoppbygging av motorer. Det er videre brakt på det rene at innehaver på sin side driver med godstransport på vei. Virksomhetene til de to partene i saken har således ikke direkte det samme formålet. Det er likevel slik at kjøretøyer er essensielt i både innsigers og innehavers virksomhet. Det er nærliggende å gå ut fra at en aktør som har en bilpark til transportvirksomhet, også har sakkyndighet, redskaper og ekspertise når det gjelder vedlikehold og behandling av kjøretøyer. Det er også nærliggende å gå ut fra at en aktør som driver utleie av ulike typer kjøretøyer og maskiner, også kan ha kjøretøyer for transport. Når forbrukerne ser merket PEUCUNIA på servicestasjoner og verksteder for kjøretøyer, kranbiler til assistanse ved kjøreuhell og utleievirksomhet av kjørbare maskiner, og deretter ser merket PECUNIA på lastebilder, er det naturlig å gå ut fra at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom foretaksnavnenes innehavere. På bakgrunn av dette er Patentstyret av den oppfatning at det foreligger en sterk grad av merkelikhet, og en svakere grad av bransjelikhet mellom de to partene i saken. Etter en helhetsvurdering finner behandlende medlem at foretaksnavnet PECUNIA TRANSPORT AS er forvekselbart med innsigers varemerkeregistrering PECUNIA AKSJESELSKAP. Registreringen av PECUNIA TRANSPORT AS er derfor i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen er ugyldig. En begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom fra Pecunia Transport Ltd den 15. januar Klagen er innkommet rettidig. Den 26. januar 2009, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 21. november 2008 om at registreringen av foretaksnavnet

5 2. avd. sak nr Pecunia Transport Ltd må oppheves. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 9. februar 2009, innen fakturafristen. I klagen anfører Pecunia Transport Ltd: KLAGE PÅ BESLUTNING AV PATENTSTYRETS 1. AVDELING PECUNIA AS PECUNIA TRANSPORT LTD Klager: Pecunia Transport Ltd, org nr , Askheim 1 F, 2022 Gjerdrum. Innklaget: Pecunia AS, org nr , ved Protector AS, Postboks 5074 Majorstuen, 0301 Oslo. Vi representerer klager. Det vises til patentstyrets 1. avdeling sin beslutning sendt Beslutningen påklages til 2. avdeling og klagefristen er overholdt. Patentstyrets første avdeling fattet følgende beslutning: "Registreringen er ugyldig." 1. avdeling legger til grunn at foretaksnavnene Pecunia aksjeselskap og Pecunia Transport er forvekslbare ut fra en helhetsvurdering og at det er graden av bransjelikhet som er avgjørende i forvekslbarhetsvurderingen, jf beslutningen nederst side 2 og nederst side 3. Beslutningen påklages under henvisning til at foretaksnavnene ikke er forvekslbare ut fra en helhetsvurdering. Det er en forutsetning for vern at foretaksnavnet har særpreg, jf. ftnavnl Det er lagt til grunn av 1. avdeling, jf beslutningens side 2 tredje siste avsnitt, at Pecunia Aksjeselskap har det nødvendige særpreg og det er vist til at Patentstyret allerede har vurdert om det har det nødvendige særpreg ved at merket er varemerkeregistrert, jf. varemerkelovens 13. Ved helhetsvurderingen er det imidlertid også av betydning om foretaksnavnet anses som et svakt kjennetegn eller et sterkt kjennetegn. Et svakt kjennetegn er deskriptivt for virksomheten eller det er benyttet et ord som er vanlig i dagligtale. Pekuniær (penge- eller som gjelder penger) er et ord som benyttes i dagligtale. Ordet er i alle fall ikke et fantasinavn og det har heller ikke spesiell tilknytning til den virksomhet som innklagete driver eller er registrert for. Det vises til Rt side 20 der ordet Contrans ikke ble ansett for å være et sterkt kjennetegn, (side 24, nederst). På denne bakgrunn må det ved helhetsvurderingen legges til grunn at merket på skalaen fra svakt til sterkt kjennetegn, ligger nærmere svakt kjennetegn enn sterkt.

6 2. avd. sak nr Det anføres videre at klagers foretaksnavn som har tilføyelsen Transport også har betydning ved helhetsvurderingen. Ordet transport viser hvilken bransje klager operer i og er mer dominant enn ordet pecunia (penger), se Rt 1971 side 390 på side 399 øverst: "Forholdet er imidlertid at firmanavnet er «Hennes Magasin A/S», og i dette navn inntar ordet «Magasin en minst like dominerende del som «Hennes». Ordet «Magasin» er av beskrivende art og forteller hva slags forretning det er. Ordet «Hennes» er mer nøytralt og angår de behov man vil dekke. Samlet indiserer navnet en forretning med et allsidig utvalg av forskjellige vareslag beregnet for kvinner." Det vises i denne sammenheng også til lagmannsrettsdom LE RG Under henvisning til Rt ble det konkludert med at ordet hennes var et svakt kjennetegn. Det ble videre lagt til grunn at Hennes Mote og Hennes ikke var identiske merker. Hele navnet Hennes Mote måtte vurderes mot Hennes: "For øvrig må navnene ved sammenligningen sees i sammenheng, der ordene i firmaet må vurderes i sin helhet, både når det gjelder synsbildet, lydbildet og forestillingsbildet. Etter lagmannsrettens oppfatning foreligger det ikke noen slik forvekslingsfare som innebærer at firmaet Hennes Mote AS ikke kan bestå ved siden av firmaet Hennes AS og varemerket Hennes." For ordens skyld bemerkes at det i denne saken var enighet mellom partene om at det forelå bransjelikhet. Det neste spørsmål er om det er bransjelikhet. Det er åpenbart at klager og innklagede ikke driver i samme bransje. Klager driver med godstransport på vei i henhold til løyve. Det er tale om store lastebiler og trailere. Til orientering er ikke lastebilene utstyrt med klagers firmanavn, men med oppdragsgivers firma, som f.eks. DHL, jf vedlagte bilde som eksempel. Innklagede driver ikke med transport. Dette krever løyve og noe slikt løyve har ikke innklagede. Innklagede har heller ikke kjøretøy av noen størrelse eller omfang som faktisk er egnet til transport i særlig grad. Den eneste form for transport som er opplyst er "transport av varer og materialer til og fra eiendommer", jf. brev av side 2 fra Protector. Det vises i denne sammenheng til at Pecunia AS er registrert under næringskoden eiendomsforvaltning i foretaksregisteret. Det er i tilfelle tale om flytting av egne eiendeler i bygg da innklagede ikke har anledning til å påta seg flytteoppdrag/transportoppdrag for andre. Klager og innklagede driver altså i to helt ulike bransjer og noen aktuell forvekslingsfare foreligger ikke. Spørsmålet er i så fall hvilken teoretisk forvekslingsfare som skulle foreligge fordi innklagede skulle utvide sin virksomhet til bransjer som er registrert beskyttet i varemerkeregisteret og som ligner på klagers bransje, jf beslutningens side 3 øverst bl.a.: "Vedlikehold av kjøretøyer, assistanse ved kjøreuhell, understellsbehandling av kjøretøyer, service (stasjoner) for kjøretøy, og utleie av diverse kraner og maskiner, samt gjenoppbygging av motorer." For det første nevnes at innklagede har vært registrert beskyttet for nevnte områder i svært lang tid, men det har etter det opplyste ikke vært drevet virksomhet som nevnt i forrige avsnitt. Det avgjørende antas imidlertid å være at nevnte bransjer på ingen måte ligner på godstransport på vei da det som utgangspunkt skal tas hensyn til hvilke bransjer registreringen omfatter. Det tilbakevises imidlertid at dette innebærer at den faktiske virksomhet ikke kan tillegges vekt ved helhetsvurderingen. 1. avdeling legger til grunn at den som ser en kran med firmanavnet Pecunia kan forledes til å tro at Pecunia Transport, som driver med godstransport på vei, har en kommersiell forbindelse. Dette blir som å påstå at de som kjøper klær på Hennes kan forledes til å tro at Hennes Magasin AS har kommersiell forbindelse med Hennes. Dette har Høyesterett avgjort ikke er tilfellet, jf også Hennes Mote og Hennes i RG , jf ovenfor.

7 2. avd. sak nr Det vises i denne sammenheng også igjen til Rt side 20. Selv om begge parter i den saken var knyttet til transportbransjen og begge benyttet navnet Contrans, drev de ikke virksomhet som kunne sies å være av lignende slags, jf. 26 i varemerkeloven av 1910, idet det ene firmaet drev uleie av containere og det annet tradisjonell spedisjonsvirksomhet. Det bestrides etter dette at en helhetsvurdering medfører at det kan sies å være forvekslingsfare. Det påstås etter dette at det ikke er grunnlag for 1. avdelings beslutning om at registreringen er ugyldig og beslutningen må oppheves, alternativt omgjøres av 1. avdeling. I sin imøtegåelse av 19. februar 2009 uttaler Pecunia AS: Vi viser til brev fra Patentstyret med oversendelse av klage til 2. avdeling fra Advokatene Furseth & Hungnes, datert 15. januar 2009, på vegne av Pecunia Transport Ltd. Klager hevder at 1. avdelings avgjørelse om å kjenne foretaksnavnet Pecunia Transport Ltd ugyldig, er feil, da de hevder at foretaksnavnet ikke er egnet til å forveksles med innklagedes varemerker slik Patentstyret konkluderte med 21. november På vegne av Pecunia AS, imøtegås denne klagen., da vi mener at 1. avdelings avgjørelses er riktig. Fristen for tilsvar er den 20. februar 2009, og således rettidig innlevert. Innklagedes virksomhet stammer helt tilbake til 1911 i Kristiania hvor grosserer Einar Stange startet med handel med jern og bygningsartikler. Deretter tilegnet selskapet seg en rekke teglverk, sandtak og mørtelverk i og rundt Oslo. Selskapet Pecunia AS ble stiftet oktober 1934 med org.nr og er i dag markedets mest seriøse og anerkjente aktør innen bl.a. eiendomsutvikling og forvaltning. Vedlegg 1: Kopi av historie, nøkkeltall, forretningsområder og forvalting. I tillegg har innklagede følgende selskaper (det vises til utskrifter i klagen til 1.avdeling): Pecunia Boligutleie AS org.nr Pecunia Forvaltning AS org.nr Pecunia Invest AS, org.nr Pecunia Trading AS org.nr Pecunia Utvikling AS org.nr Innklagede er også innehaver av følgende varemerkeregistreringer: PECUNIA Aksjeselskap reg.nr PECUNIA (ordmerke) reg.nr Varemerkene dekker tjenester i klasse 35, 36, 37 og 42. Vi viser til utskrifter i klagen til 1.avdeling.

8 2. avd. sak nr Kjennetegnslikhet/merkelikhet: Første avdeling vurderer først særpreget til innklagedes merke PECUNIA AKSJESELSKAP, og kommer til at selv om pecunia kan bety penger på spansk, og dermed vil være en viktig bestanddel i en hver forretningsvirksomhet, er begrepet så vidtfavnende at PECUNIA ikke kan sies å være beskrivende for innsigers virksomhet (innklagedes virksomhet). I tillegg har merket gått til registrering i Patentstyret tidligere, så Patentstyret har allerede vurdert at merket har det nødvendige varemerkerettslige særpreg. Klagers fullmektig hevder i sin klage at PECUNIA er et svakt kjennetegn og underforstått nyter et svakt kjennetegnsmessig vern. Han begrunner dette med at pecuniær (penge- eller som gjelder penger) er et ord som benyttes i dagligtalen. Dette bestrides. For det første er det ikke ordet pecuniær som er registrert, men pecunia. Pecuniær er uansett ikke et ord som benyttes i dagligtalen i den norske omsetningskretsen, og enda mindre ordet pecunia. Dersom noen i den norske omsetningskretsen skulle kjenne til betydningsinnholdet av det latinske ordet pecuniær/pecunia (at det har noe med penger å gjøre), vil det som behandlende medlem i 1.avdeling påpeker, ikke oppfattes som beskrivende for innklagedes tjenester da begrepet er så vidtfavnende. Penger vil alltid være en viktig bestanddel i enhver forretningsvirksomhet. Det foreligger ikke noe friholdesesbehov dette ordet og det vil bli oppfattet som et varemerke for disse tjenestene. Under enhver omstendighet vil vi hevde at PECUNIA ved dets langvarige og omfattende bruk/innarbeidelse i Norge, er blitt ytterligere styrket og således nyter et sterkere varemerkerettslig vern. Det vises her til alle de ulike foretaksregistreringene og dokumentasjon i vedlegg 1. I tillegg kan det vises til at varemerket vises daglig gjennom bruk på bl.a.: Service og transportbiler Bekledningslogo som servicefolkene i virksomheten alltid har på seg Skilting av alle eiendommene de forvalter Flagg på toppen av Wilhelmsen-bygget ved Rådhusplassen, en godt synlig institusjon i bybildet. Vedlegg 2: Dokumentasjon på bruk av merket i ulike sammenhenger. Det kan derfor ikke være noen tvil om at når den norske omsetningskretsen for de angjeldende tjenester ser merket PECUNIA (med eller uten tillegg), tenker de på én kommersiell opprinnelse som har eksistert i mange år. Ytterligere dokumentasjon som viser at innklagedes merke er godt kjent og sterkt, kan fremskaffes dersom dette fortsatt bestrides. Patentstyret har dessuten tidligere vurdert ordmerket Pecunia og funnet at dette er særpreget og registrerbart. Motpartens anførte avgjørelse i RT s. 390 Hennes Magasin A/S anses således ikke å være parallell med nærværende sak, siden Hennes grenset over til å være rent beskrivende for forretningsvirksomhet for dameklær, mens det dominerende elementet PECUNIA i nærværende sak, er varemerkerettslig sterkt (mens de øvrige elementer er blottet for særpreg).

9 2. avd. sak nr Vi fastholder derfor konklusjonen, på samme måte som 1. avdeling, at det foreligger sterk grad av merkelikhet/kjennetegnslikhet. Det er viktig å fremheve at det skal foretas en helhetsvurdering i denne saken, og dess likere kjennetegnene er, desto større avstand må det kreves at det er mellom vare- eller tjenesteslagene. I nærværende sak opptas klagers distinktive varemerke og foretaksnavn PECUNIA i sin helhet i innklagedes foretaksnavn. Tilleggene transport og selskapsbetegnelsen Ltd er rent deskriptive og vil være uten betydning i en slik sammenheng. Betegnelsen transport vil videre være en naturlig beskrivelse av de tjenester de nevnte servicebiler yter. Varemerkeregistreringene inneholder ikke ytterligere elementer enn PECUNIA nettopp for at klager skal stå fritt til å legge til deskriptive elementer, slik som de øvrige foretaksregistreringene er eksempler på; Pecunia BOLIGUTLEIE, Pecunia FORVALT- NING, Pecunia INVEST, Pecunia TRADING, Pecunia UTVIKLING, Pecunia EIENDOM og for eksempel også Pecunia TRANSPORT, Pecunia IMPORT, Pecunia LAGRING, eller Pecunia GODS. For ordens skyld kan vi peke på at klager allerede har registrert foretaksnavnet Pecunia TRADING, og for en stor del av omsetningskretsen vil TRADING være et begrep som i tillegg til forhandlinger, kjøp og salg, import og eksport, også omfatter TRANSPORT. Tillegget av TRANSPORT, vil ikke, som innklagede hevder, bidra til å redusere faren for forveksling, men kan tvert imot bidra til å forsterke inntrykket av at det dreier seg om nok et Pecunia-foretak eller -avdeling. Tjenestelikhet/bransjelikhet: Vi vil i denne sammenheng understreke at det er registreringen(e) og søknadens varefortegnelse / næringskode som skal sammenholdes. Det skal altså ved vurderingen av forveklingsfaren mellom merkene ikke ses hen til hvilke varer som faktisk produseres eller omsettes under merkene (Rt s. 1988, NIR 1999 s 739 COSMICA på s. 1992, s. 741). Når det gjelder det oppgitte næringsområdet Godstransport på vei i klagers fortaksregistrering, som også oppgis å være det faktiske næringsområdet, foreligger det klar tjeneste-/bransjelikhet i forhold til de tjenester klagers merke PECUNIA er registrert for i varemerkeregisteret. Som det fremgår av Foretaksnavneloven 2-6 må et foretaksnavn ikke:( ) være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker ( ) har vern med eldre rett. Innklagedes merke er registrert for bl.a. vedlikehold av kjøretøyer; assistanse ved kjøreuhell; understellsbehandling av kjøretøyer; service (stasjoner) for kjøretøyer; utleie av diverse kraner og maskiner; samt gjenoppbygging av motorer. Vi slutter oss til 1.avdelings vurdering av tjenestelikheten, om at: kjøretøyer er essensielt i både innsigers og innehavers virksomhet. Det er nærliggende å gå ut i fra at en aktør som har en bilpark til transportvirksomhet, også har sakkyndighet, redskaper og ekspertise når det gjelder vedlikehold og behandling av kjøretøyer. Det er også nærliggende å gå ut ifra at en aktør som driver utleie av ulike typer kjøretøyer og maskiner, også kan ha kjøretøyer for transport.

10 2. avd. sak nr Vi viser også til at innklagedes merke brukes daglig på flere servicebiler (store varebiler og personbiler) som transporterer varer og materialer og bistår med flytting til og fra eiendommene. Se vedlegg 2. Det vil derfor være god grunn til å tro at det rent faktisk foreligger forvekslingsrisiko mellom foretaksnavnet PECUNIA TRANSPORT Ltd. og foretaksnavnet og varemerkene PECUNIA. Det er åpenbart at det er tilstrekkelig likhet mellom tjenesteslagene til at det kan konstateres fare for forveksling, og det er sannsynlig at omsetningskretsen vil kunne oppfatte dette dit hen at det kan dreie seg om fellesskap i kommersiell opprinnelse. På innklagedes vegne nedlegges påstand om at 1. avdelings avgjørelse av 21. november 2008 fastholdes og at foretaksregistreringen, Pecunia Transport Ltd, med org. nr er ugyldig fordi det er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis. For øvrig vises det til innsendt dokumentasjon og argumentasjon i 1. avdelings avgjørelse. I tilsvar av 18. mars 2009 uttaler Pecunia Transport Ltd: Det vises til brev av fra Patentstyret med tilsvarsfrist [...] Det et ikke uenighet mellom partene at det skal foretas en helhetsvurdering av hvorvidt det foreligger forvekslbarhet der kjennetegnslikhet og bransjelikhet står sentralt. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen gjennomsnittsforbrukeren vil kunne ta feil, jf. Birger Stuevold Lassen "Oversikt over norsk varemerkerett" 2. utgave Bind I Stensilserie nr. 163, side 315 tredje avsnitt, nedenfor referert til som Lassen. 1. Kjennetegnslikhet Det fastholdes at ordet pecunia er et ord som gjennomsnittsforbrukeren vet er et annet ord for penger eller det som har med penger å gjøre. Videre fastholdes det at ordet benyttes i dagligtale i Norge i ulike sammensetninger der pecunia inngår. Ordet "allianse" har også utenlandsk opprinnelse og dette ordet er ansett for å ha svakt vern, jf Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 7. mars 1997 gjengitt i "Utvalgte emner fra firmaretten" av Georg Nervik side 75, midt på siden. Det kan samtidig bemerkes at firmaene i nevnte sak hadde tilleggene "Informasjonssystemer" og "Informasjonsteknologisk". Dette ble ansett tilstrekklig til skille firmaene til tross for at de drev i samme bransje. Det vises i denne forbindelse til at innklagede har ordet "Transport" som tillegg. Det samme gjelder uttrykket "Cordon Bleu", som også er ansett for å være et forholdsvis svakt kjennetegn, jf. Lassen side 321, nest siste avsnitt. Innklagede påstår at Pecunia ved dets langvarige og omfattende bruk/innarbeidelse i Norge, er blitt ytterligere styrket.

11 2. avd. sak nr For det første tilbakevises det å foreligge bevis for en slik innarbeidelse. Dernest medfører ikke en slik eventuell innarbeidelse noen økt risiko for forveksling av kjennetegnene, heller tvert om, jf. Lassen side 383, 4. avsnitt. For så vidt gjelder innklagedes anførsel om at Pecunia går inn under en merkevarefamilie og at dette har betydning, vises det til Lassen side 386, øverst, der det fremgår at man ikke kan kreve utvidet beskyttelse for et varemerke som går inn i en merkefamilie. Ved helhetsvurderingen av om det foreligger forvekslbarhet fastholdes det at Pecunia må anses om et forholdsvis svakt kjennetegn. 2. Bransjelikhet Innklagede viser til at det ved vurderingen av forveklingsfaren skal sees hen til registrerte næringskoder og ikke hva bedriftene rent faktisk yter av tjenester. Dette bestrides ikke for så vidt gjelder registrerte varemerker. Til tross for dette utgangspunkt trekker innklagede inn som moment at virksomheten har mindre varebiler som driver med transport av varer og materialer. Denne virksomheten er ikke omfattet av registreringene. I forhold til foretaksnavnelovens 3-3 er det imidlertid faktisk bruk som er avgjørende, jf kommentarene til bestemmelsen i rettsdata. Utgangspunktet for vurderingen er hva brukerne av tjenestene det tale om vil kunne forestille seg om sannsynlig fellesskap, jf Lassen side 320 pkt 1. Det legges der til grunn at dette i første rekke vil avhenge av hvilke kombinasjoner som er vanlige, eller i alle fall forekommer i en viss utstrekning. Men forestillinger om fellesskap kan også oppstå på annet grunnlag f eks at to former for tjenesteytelse krever noenlunde samme sakkyndighet og/eller redskaper. Innklagede påstår det åpenbart er likhet mellom tjenesteslagene. Innklagede viser for det første til 1. avdelings begrunnelse. Det legges der til grunn at gjennomsnittsforbrukeren finner det nærliggende at klageren har sakkyndighet, redskaper og ekspertise når det gjelder vedlikehold og behandling av kjøretøyer. Dette tilbakevises. En godstransportør driver regelmessig bare med godstransport og ikke vedlikehold, understellsbehandling og sevicestasjoner for kjøretøy. I den grad en godstransportør driver med vedlikehold av kjøretøy er det i forhold til egne kjøretøy og ikke som en tjeneste ut til forbrukerne. Godstranportørens eventuelle utførelse av slike tjenester skjer i så fall internt og vil ikke vises utad. Det gjennomsittsforbrukeren ser, for så vidt gjelder godstransport, er store lastebiler som kjører på veien. Han vil ikke forbinde dette med f eks verksteder for kjøretøy som er en helt annen tjeneste da en slik kombinasjon ikke er vanlig. De som f eks ser kjøretøyene til TNT, Bring og DHL, forbinder ikke disse virksomhetene med service av kjøretøy og lignende. Det er derfor ikke noen fare for forveksling på dette grunnlag. Videre legger 1. avdeling til grunn at den som driver med utleie av diverse kraner og maskiner også kan ha utleie av kjøretøyer for transport. Utrykket "diverse kraner og maskiner" omfatter ikke kjøretøy. Klassen omfatter altså ikke utleie av kjøretøy for transport. Ved vurderingen av om godstransport på vei er av lignende slag som de tjenester som inngår i klassen, er det uriktig å legge til grunn at innklagede teoretisk kunne ha hatt utleie av kjøretøy for transport. Under enhver omstendighet er utleievirksomhet av kjøretøy for transport noe helt annet enn å drive godstransport på vei. Heller ikke en kombinasjon av utleie og transportvirksomhet er vanlig, jf. f.eks. merket "Avis".

12 2. avd. sak nr Til slutt viser innklagede til at virksomheten har personbiler og store varebiler som transporterer varer og materialer, formodentlig egne, og bistår med flytting til og fra eiendommene. Bilene er avbildet i vedlegg 2 til innklagedes tilsvar. For det første er vi nå klart utenfor hva klasseregistreringen omfatter. Dernest fremgår det av bildet fremlagt av motparten at det i hovedsak er tale om personbiler og mindre varebiler. Det er derfor utelukket at en forbruker skal tro at innklagede driver godstransport på vei med bakgrunn i denne bilparken. For ytterligere å vise hvordan klagerens virksomhet fremstår utad vedlegges bilde av alle kjøretøy klageren benytter, jf. vedlegg 1 5. Det vises også til vedlegg 1 til klagen av der ytterligere ett kjøretøy er avbildet. Til orientering er det tale om lastebiler på 12, 15, 26 og 3 stk. på 50 tonn, og som for øvrig ikke er merket med Pecunia Transport. Innklagedes kjøretøy, som er avbildet, er alle langt under 3,5 tonn og er for øvrig også merket med Pecunia Eiendomsselskap, jf. vedlegg 2 til innklagedes tilsvar. Vi kan fastslå at kombinasjonen av de tjenesteytelser Pecunia Transport Ltd driver og er registrert for i foretaksregisteret, ikke er tjenesteytelser som forbrukeren vil forbinde med de tjenesteytelser Pecunia AS og dets selskaper driver eller er registrert for. I tillegg benytter Pecunia Transport Ltd helt andre redskaper eller kjøretøy enn det Pecunia AS og dets virksomheter benytter eller kunne ha benyttet i de bransjer de er registrert for. Det er derfor utelukket at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil forveksle Pecunia Transport Ltd med Pecunia AS, jf. Lassen side 315, tredje avsnitt. 3. Oppsummering En gjennomsnittsforbruker vil ikke, når han ser den virksomhet klageren driver, assosiere denne med Pecunia AS sin virksomhet, som på ingen måte kan sammenlignes med godstransport på vei. Dette gjelder ikke bare den virksomhet Pecunia AS og dets selskaper faktisk driver, men også de tjenesteslag som er klasseregistrert. Påstanden fastholdes. I et siste innlegg av 24. april 2009 uttaler Pecunia AS: Det vises til brev av 23. mars 2009 med tilsvarsfrist 24. april Vi fastholder at det både foreligger kjennetegnslikhet og tjeneste-/bransjelikhet og at merkene dermed er egnet til å forveksles. Når det gjelder kjennetegnslikheten, fastholder vi at vår klients merke PECUNIA ikke er noe varemerkerettslig svakt merke. For det første fastholder vi at dersom noen i omsetningskretsen skulle kjenne til den italienske eller latinske betydningen av ordet pecunia (at det har noe med penger å gjøre), er dette ordet for vagt eller et så vidtfavnendne begrep (som Første avdeling også uttrykker), at det ikke kan være beskrivende for bl.a. vedlikehold av kjøretøyer; assistanse ved kjøreuhell; understellsbehandling av kjøretøyer; service (stasjoner) for kjøretøyer; utleie av diverse kraner og maskiner; samt gjenoppbygging av motorer. Penger vil jo være en viktig bestanddel i enhver forretningsvirksomhet. Det vises i denne forbindelse også til Førsteinstansrettens avgjørelse i EU av 8. desember 2008 (T-67/07), der retten kommer frem til at merket FUN for motorkjøretøyer i kl. 12 var distinktivt fordi linken mellom FUN og

13 2. avd. sak nr kjøretøyer er to vague, uncertain and subjective to confer a descriptive character on that word.. De sier videre at det at man ønsker å gi et positivt image, ikke er formålsangivende av den grunn. Det samme må gjelde i nærværende sak i enda høyere grad, siden pecunia ikke engang er et engelsk ord som alle kjenner betydningen av, slik som ordet FUN. Under enhver omstendighet er merket registrert som et ordmerke av Patentstyret og dermed funnet å være særpreget som sådan. Det fremgår senest av HR- avgjørelse 2. oktober 2008 (Pascal Søtt & Salt) at det går en grense for hvor langt Høyesterett i inngrepssaken kan frakjenne elementer i et varemerke distinktiv karakter, jfr. også Rt s. 641 Superlek. Det samme må gjelde i for Annen Avdeling i nærværende sak. I tillegg fastholder vi at varemerket PECUNIA for vår klient er innarbeidet og ytterligere styrket gjennom bruk. Det vises i denne sammenheng til tidligere innsendt dokumentasjon, som også viser bruk av merket på biler og varebiler som brukes til bl.a. transport av varer og bistår i flytteprosesser. I tillegg vedlegges kopier av ulike presseoppslag i velkjente blader og aviser med svært store opplagstall, bl.a. bladet Kapital, Finansavisen og Dagens Næringsliv, hvor vår klients virksomhet ved bruk av kjennetegnet PECUNIA, blir omtalt. Vedlegg 1: Kopi av presseoppslag i Norge de siste to årene. Ytterligere presseoppslag for år tilbake i tid kan fremskaffes dersom motparten fortsatt betviler at PECUNIA er godt kjent i den norsk omsetningskretsen. Denne bruken av PECUNIA, sett i sammenheng med at vår klient har en rekke andre selskaper som består av Pecunia med et beskrivende tillegg som for eksempel Invest, Utvikling, Trading osv., gjør at omsetningskretsen lettere vil kunne tro at PECUNIA Transport er nok et Pecunia- foretak eller en ny avdeling for vår klient. Uansett er det så store likheter mellom PECUNIA og PECUNIA Transport, ved at det første og dominerende elementet er identisk, at disse klart må ases forvekselbare visuelt, fonetisk og asossiasjonsmessig. Vi fastholder for øvrig tidligere begrunnelser. Når det gjelder vurderingen av tjeneste/bransjelikheten, fastholder vi også tidligere argumentasjon og slutter oss til Første avdelings begrunnelse. Det er tjenestene i vår klients varefortegnelse som skal vurderes opp mot motpartens bransjeområde som fremgår av foretaksregistreringens næringsområde. Spørsmålet blir altså om Godstransport på vei er likartet med bl.a. vedlikehold av kjøretøyer; assistanse ved kjøreuhell; understellsbehandling av kjøretøyer; service (stasjoner) for kjøretøyer; utleie av diverse kraner og maskiner; samt gjenoppbygging av motorer. Det er nærliggende å gå ut i fra at en aktør som har en bilpark til transportvirksomhet, også har sakkyndighet, redskaper og ekspertise når det gjelder vedlikehold og behandling av kjøretøyer. Det er også nærliggende at en aktør som driver utleie av ulike typer kjørbare maskiner, også kan ha kjøretøyer for transport. Dette må helt klart sies å ligge innenfor hva som er tjeneste-/bransjelikhet i lovens forstand. Det kreves ikke tjenesteidentitet for at to kjennetegn er egnet til å forveksles etter Foretaksnavneloven eller Varemerkeloven. Vi gjør også oppmerksom på at i og med at det foreligger en meget sterk kjennetegnslikhet mellom PECUNIA og PECUNIA Transport, kreves det en større avstand når det gjelder tjenestelikheten for å unngå forvekslingsfare. Dette er sikker rett og fremkommer bl.a. i Tingrettsdommen (Lebara vs. barablue) av 7. mai Selv om denne avgjørelsen gjaldt vurderingen av to varemerker, får prinsippet tilsvarende anvendelse på saker mellom to foretaksnavn eller et foretaksnavn og et varemerke som her.

14 2. avd. sak nr Etter en helhetsvurdering er det derfor nærliggende å tro at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom foretakenes innehavere. Det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis. I et siste innlegg av 26. mai 2009 uttaler Pecunia Transport Ltd: "Det vises til brev av fra Patentstyret med svarfrist Hva angår kjennetegnslikheten påberoper Pecuina AS seg styrket vern med bakgrunn i at Pecunia er godt kjent i den norske omsetningskretsen, og som vedlegg til deres brev av er det fremlagt flere oppslag i norsk presse der navnet fremgår. Oppslagene gjelder utelukkende selskapets eiendomsvirksomhet, særlig kjøp/salg og utleie av fast eiendom. Den eventuelle innarbeidelsen gjelder altså vare-/tjenesteslag som ikke på noen måte omfattes av godstransport på vei. De fremlagte presseoppslagene styrker vår påstand om at omsetningskretsen neppe vil forveksle Pecunia Transport Ltd med Pecunia-gruppens virksomheter fordi ordet forbindes med eiendomsvirksomhet. Under enhver omstendighet gir innarbeidelsen ikke ordet styrket vern. Vi anfører for øvrig at annen avdeling skal foreta en selvstendig vurdering av hvor på skalaen fra svakt til sterkt kjennetegnet skal anses å befinne seg, uavhengig av at Patentstyret tidligere har akseptert registrering som ordmerke. Det er ikke tale om å frakjenne varemerkets distinktive karakter, slik det anføres av Pecunia AS hvor det i deres brev av blant annet henvises til Høyesteretts avgjørelse av 2. oktober Det er tale om en helhets-vurdering der graden av distinktivitet er en del av vurderingen. Til spørsmålet om ordet pecunia er et kjent ord i omsetningskretsen, vises det til tidligere anførsler og eksemplene gitt i vårt brev av 18. mars 2009 der det er vist til avgjørelser vedrørende ordene allianse og cordon bleu som ble ansett for å ha svakt vern. Når det gjelder tjeneste-/bransjelikhet vises det til tidligere anførsler fra denne siden. For ordens skyld bemerkes at vi ikke er uenig i at det ikke er noe krav om identitet, men at likhet kan være tilstrekkelig. At en gjennomsnittsforbruker skal oppfatte at godstransport på vei (normalt med store lastebiler) ligner på vedlikehold av kjøretøy, assistanse ved kjøreuhell, understellsbehandling av kjøretøyer, service (stasjoner) for kjøretøy, utleie av diverse kraner og maskiner, samt gjenoppbygging av motorer, på en slik måte at forbrukeren skal forbinde godstransporten til Pecunia Transport Ltd med Pecunia AS eller andre selskaper i gruppen fastholdes å være usannsynlig. Vi finner forveksling så vidt usannsynlig at det Pecunia ikke er vernet selv om man skulle vurdere det slik at kjennetegnet har sterkt vern." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling.

15 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, idet utvalget finner at foretaksnavnet Pecunia Transport LTD hindres av innsigerens registrering av varemerket PECUNIA AKSJESELSKAP for tjenester i klasse 37. PECUNIA er et sterkt kjennetegnselement for slike tjenester som det her er tale om, og gir varemerket et så vidt sterkt særpreg at forvekslingsrisiko vil oppstå, selv om tjenesteslagene kanskje ikke ligger helt nær hverandre. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)