Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Begjæring inngitt av: Advokatfirmaet Lund, Postboks 6393 Etterstad, 0604 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Lund & Co Advokatfirma AS, Postboks 6393 Etterstad, 0604 Oslo Foretakets org. nr Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 23. mars 2009, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA ble besluttet tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 4. april 2007, med følgende næringskode / bransjeangivelse: " Juridisk tjenesteyting" Begjæringen om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA var for det første begrunnet med at navnet er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet ADVOKATFIRMAET LUND, org. nr , innført i Enhetsregisteret den 29. oktober 2005, med bransjeangivelsen / næringskoden " Juridisk tjenesteyting", for det annet at navnet er egnet til å forveksles med det sekundære forretningskjennetegnet ADVOKATFIRMAET LUND & CO, jf. foretaksnavnelovens 1-1, og for det tredje at navnet er egnet til å forveksles med det for juridiske tjenester innarbeidede varemerket ADVOKATFIRMAET LUND & CO, jf. varemerkelovens 2, og at

2 Annen avd. sak nr foretaksnavnet ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 23. mars 2009 lyder som følger: Behandlende medlem skal bemerke: Registreringsinnehaver hevder i sitt skriv av 9. februar 2009 at det ikke foreligger grunnlag for å stille deres administrative overprøving nr i bero, i påvente av avgjørelsen i nærværende sak. Patentstyret deler ikke denne oppfatningen. Den 17. oktober 2007 mottok Patentstyret krav om administrativ overprøving av foretaksnavnet Lund & Co Advokatfirma AS (org. nr ) [skal være org. nr.: ]. Kravet har saksnummer KF Kravet ble innlevert av registreringsinnehaveren i denne saken, nemlig Advokatfirmaet Lund & Co DA (org. nr ). KF har vært stillet i bero i påvente av avgjørelsen i nærværende sak. Bakgrunnen er at denne saken (KF ) gjelder overprøving av det påberopte grunnlaget i KF Det vil derfor være av vesentlig betydning for den videre behandlingen av KF hva Patentstyret kommer til i denne saken. Innsiger har bedt Patentstyret vurdere om sakene burde gis en felles behandling. Tiltross for at de to kravene, KF og KF , angår de samme partene, gjelder ikke de to kravene de samme foretaksregistreringene. Patentstyret finner dermed ikke at foretaksnavneloven 3-6 femte ledd om sammenslåing av saker, kan komme til anvendelse. Foretaksnavneloven 2-6: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt foretaksnavn før motparten og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). Hvorvidt kjennetegnet Advokatfirmaet Lund & Co DA er egnet til å forveksles med innsigers foretaksnavn Advokatfirmaet Lund, skal avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Bransjelikhet: Etter foretaksnavneloven 3-3 anses foretaksnavn bare egnet til å forveksles hvis det foreligger bransjelikhet. Det fremkommer av sakens dokumenter at begge partene i saken driver juridisk tjenesteyting, i form av advokatvirksomhet. Innsiger opplyser imidlertid om at de i tiden fra registreringen av foretaksnavnet i 2005 frem til 1. juli 2007, utad benyttet kjennetegnene Advokatfirmaet Lund og Advokatfirmaet Lund & Co om hverandre. Fra 1. juli 2007 kan innsiger opplyse om at driften i selskapet ble overført

3 Annen avd. sak nr til det nyregistrerte selskapet Lund & Co Advokatfirma AS, med organisasjonsnummer Patentstyret finner det dermed noe usikkert hva slags drift det per i dag er i foretaket som her skal prøves, og hva slags bransjetilknytning dette firmaet har. I forholdt til vurderingen om bransjetilknytning etter foretaksnavneloven 3-3, følger det av Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 34 og 35 at det er den faktiske bransjebruken på vurderingstidspunktet som skal legges til grunn. Spørsmålet blir dermed hva slags virksomhet firmaet reelt utøver på nåværende tidspunkt. Det skal understrekes at Patentstyret må behandle enhver registrering av foretaksnavn som gyldig og virksom, så lenge den ikke er opphevet etter foretaksnavneloven 3-6. Slik Patentstyret ser det, vil også selskaper som oppfyller kravene til myndighetsrapportering, men som har liten reell aktivitet, kunne oppnå vern til foretaksnavnet, jf foretaksnavneloven 1-1. Foretaket Advokatfirmaet Lund er registrert med bransjeangivelsen Juridisk Tjenesteyting i Foretaksregisteret. Da det ikke fremkommer klart av sakens dokumenter hva slags virksomhet som utøves i Advokatfirmaet Lund på nåværende tidspunkt, legger Patentstyret til grunn, slik det ble gjort i 2. avdelings avgjørelse nr. 7776, at foretaksnavnet kan ventes brukt i samsvar med bransjeangivelsen " Juridisk tjenesteyting". Ut fra det som er drøftet ovenfor, foreligger det dermed bransjelikhet i saken, jf foretaksnavneloven 3-3. Særpreg: Etter foretaksnavneloven 3-2 første ledd er vilkåret for at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av liknende foretaksnavn eller varekjennetegn, at det oppfyller kravet til særpreg etter varemerkelovens 13. Det må dermed tas stilling til om innsigers foretaksnavn "Advokatfirmaet Lund" innehar varemerkerettslig særpreg. Merkeelementet "advokatfirmaet" sier kun at det foreligger et firma som tilbyr advokattjenester. I kraft av at merkeelementet er beskrivende, er det uten adskillende evne. Når det gjelder etternavnet "Lund" er det i følge Statistisk Sentralbyrå ( ) bærere av navnet i Norge. "Lund" er dermed ikke et navn som er vernet etter navnelovens bestemmelser. Et navn som ikke er vernet etter nærmere bestemmelser, må fritt kunne registreres som foretaksnavn. Det følger videre av Patentstyrets langvarige praksis at ikke vernede etternavn, som heller ikke fremtrer som beskrivende, er tilstrekkelig særpregede etter bestemmelsene i varemerkeloven 13. For eksempel er etternavnene HANSEN (blant annet i reg. nr ), OLSEN (blant annet i reg. nr ), og også LUND (blant annet i reg. nr ) registrert i vårt register. Patentstyret har dermed allerede vurdert at slike merker oppfyller varemerkelovens krav til særpreg. På bakgrunn av dette er foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund særpreget etter varemerkeloven 13, og det bemerkes at det er "Lund" som er den dominerende og bærende merkeelementet i kjennetegnet som sådan. Kjennetegnslikhet:

4 Annen avd. sak nr Registreringsinnehavers foretaksnavn Advokatfirmaet Lund & Co DA opptar innsigers foretaksnavn Advokatfirmaet Lund i sin helhet. Registreringsinnehavers foretaksnavn har i tillegg merkeelementene & Co DA. Elementet DA angir kun selskapsformen. På grunn av sitt beskrivende innhold er slike elementer uten varemerkerettslig særpreg, og kan ikke vektlegges ved vurderingen av forvekselbarhet. Når det gjelder merkedelen & Co hevder registreringsinnehaver at dette elementet er et tilstrekkelig tillegg til innsigers foretaksnavn, til at de to aktuelle kjennetegnene kan holdes fra hverandre. Det påpekes at & Co gir refleksjoner til et selskap med flere deltagere, i motsetning til Lund alene, som kun gir assosiasjoner til et etternavn. Patentstyret bestrider ikke at & Co viser til at et selskap har flere deltagere, men vi er ikke enig i at dette merkeelementet er tilstrekkelig til at forbrukerne kan skille foretakene fra hverandre. Tillegget & Co er svært vanlig å benytte i foretaksnavn, og er rent beskrivende for forhold som vedrører organiseringen av selskapet. Et slikt element er uten gjenkjennelseseffekt for forbrukerne. Det identiske hovedelementet er "Lund" i begge de aktuelle kjennetegnene. I tillegg har begge det beskrivende elementet "Advokatfirmaet" plassert først i merket. Tiltross for at "Advokatfirmaet" er uten særpreg, er det faktum at det er likt plassert og identisk i begge de aktuelle merkene med på å understreke kjennetegnslikheten. Etter Patentstyrets oppfatning foreligger det etter dette kjennetegnslikhet i saken, jf foretaksnavneloven 3-2. Registreringsinnehaver hevder at siden oppstarten av deres selskap i 2005, har deres firma ikke registrert tilfeller der de er blitt forvekslet med innsigers selskap. Det anføres derfor at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom foretaksnavnene Advokatfirmaet Lund og Advokatfirmaet Lund & Co DA. Patentstyret vil presisere at det er en objektiv vurdering av forvekslingsfare som skal foretas etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Vi kan dermed ikke legge avgjørende vekt på denne anførselen. Det kan ikke utelukkes at omsetningskretsen for advokattjeneseter omfatter så vel profesjonelle aktører som vanlige, ikke spesialiserte forbrukere. Ved valg av advokattjenester må aktsomhetsnivået likevel antas å være relativt høyt. Det er uansett Patentstyrets oppfatning at omsetningskretsen som møter de to merkene Advokatfirmaet Lund og Advokatfirmaet Lund & Co DA kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere. Registreringen av Advokatfirmaet Lund & Co DA er derfor i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Passivitet: Registreringsinnehaver hevder at innsiger har opptrådt passivt jf foretaksnavneloven 3-5, da innsiger har brukt mellom 8 og 10 måneder på å påberope seg forvekslingsfare. Det anføres derfor at innsiger har tapt sin rett til å gjøre forvekslingsfaren gjeldene. Det følger av foretaksnavneloven 3-6 at Patentstyret ikke har hjemmel til å vurdere anførsler etter foretaksnavneloven 3-5. Denne påstanden blir dermed ikke tatt opp til videre behandling. Innarbeidelse og sekundært forretningskjennetegn: Vern for sekundære forretningskjennetegn oppnås ved at kjennetegnet innarbeides, jf foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd. Det følger av Ot.prp. 59 ( ) s at "innarbeides" her betyr det samme som i varemerkeloven 2, nemlig at et sekundært

5 Annen avd. sak nr forretningskjennetegn "anses å være innarbeidet når, og så lenge, det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak". Som dokumentasjon for påstandene om innarbeidelse og sekundært forretningskjennetegn viser innsiger til dokumenter som er sendt inn i krav om administrativ overprøving KF I brev av 15. januar 2008 er det lagt ved kopier av oversendelsesbrev til ulike tingretter, som viser at innsiger brukte navnet Advokatfirmaet Lund & co i Videre er det lagt ved ulike fakturaer og brev blant annet i forbindelse med Den Norske Advokatforening og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, datert fra oktober 2005 og fremover, hvor også navnet Advokatfirmaet Lund & co er benyttet. Det er også lagt ved utskrift fra Norid som viser at innsiger har nettadressen lundco.no. Deretter har innsiger lagt ved korrespondanse mellom innsiger og Carl Henrik Bjurstrøm vedrørende design av log, datert juni Vi kan dessverre ikke se at den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise slik bruk som kreves etter varemerkeloven 2 og 13 første ledd tredje punktum, eller for sekundært forretningskjennetegn, jf foretaksnavneloven 1-1. Dokumentasjonen må vise at merket er alminnelig kjent blant gjennomsnittsforbrukere i Norge, som et kjennetegn for de aktuelle tjenestene. Dette anses ikke tilstrekkelig dokumentert gjennom innsigers innsendte dokumenter nevnt ovenfor, da dette materialet ikke sier noe om kjennetegnsbrukens intensitet i markedet eller geografiske utstrekning. Patentstyret kan dermed ikke ta stilling til om det foreligger vern for innarbeidede rettigheter eller for sekundært kjennetegn. Konkusjon: Etter en helhetsvurdering finner behandlende medlem at foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund & Co DA er forvekselbart med innsigers foretaksnavn Advokatfirmaet Lund. Registreringen av Advokatfirmaet Lund & Co DA er derfor i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge. En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 23. mars 2009 innkom fra Advokatfirmaet Lund & CO DA mandag den 25. mai Klagen er innkommet rettidig, jf. avgiftsforskriftens 5. Den 6. juni 2009, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 23. mars 2009 om at registreringen av foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund & CO DA må oppheves. Deretter er saken oversendt til Patentstyrets Annen avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 22. mai 2009, før selve klagen er registrert innkommet til Patentstyret.

6 Annen avd. sak nr I klagen av 25. mai 2009 anfører registreringshaver (Advokatfirmaet Lund & CO DA) følgende: 1. INNLEDNING Klagen gjelder administrativ overprøving i Patentstyrets 1. avdeling av registreringen av foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund & CO DA med løpedag 7. mai Vedtaket om at den administrative overprøvingen ble tatt til følge ble vedtatt 23. mars Klagen er derfor rettidig innlevert til Patentstyret. Patentstyrets 1. avdeling kom frem til at registreringen av Advokatfirmaet Lund & CO DA, org. nr , er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og det registrerte foretaket Advokatfirmaet Lund, org. nr På denne bakgrunn påklager Advokatfirmaet Lund & CO DA, Pb 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo, avgjørelsen inn til Patentstyrets 2. avdeling. Det følger av avgjørelsen at hvorvidt Advokatfirmaet Lund & CO DA er egnet til å forveksles med innsigers foretaksnavn, Advokatfirmaet Lund, beror på en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Patentstyrets 1. avdeling har kommet frem til at det foreligger både bransjelikhet og kjennetegnslikhet og at foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund & CO DA av denne grunn er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Klager er for det første av den oppfatning at Advokatfirmaet Lund har mistet sin rett til vern av foretaksnavn jf. foretaksnavneloven 3-1 tredje ledd på bakgrunn av opphør av faktisk bruk av foretaksnavnet da virksomheten ble flyttet over i et nytt selskap 1. juli Virksomheten ble meldt opphørt 31. juli 2007 til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Hvis det viser seg at det likevel skal ha vært virksomhet i selskapet senest etter 31. juli 2007 gjøres det gjeldende fra denne side at denne virksomheten ikke dreier seg om juridisk tjenesteyting og at det av denne grunn ikke foreligger bransjelikhet. Under enhver omstendighet er klager av den oppfatning at det ikke foreligger kjennetegnslikhet mellom foretaksnavnene. 2. OPPHØR AV FAKTISK BRUK OG BRANSJELIKHET Etter foretaksnavneloven 3-1 tredje ledd opphører rett til foretaksnavn fra den dag faktisk bruk opphører. Foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund ble registrert i foretaksregisteret med bransjeangivelsen " Juridisk tjenesteyting" i oktober Advokatfirmaet Lund v/ Fredrik Lund har imidlertid opplyst til patentstyret i deres korrespondanse i saken at driften i selskapet Advokatfirmaet Lund ble overført til aksjeselskapet Lund & Co Advokatfirma AS [i] juli Advokatfirmaet Lund meldte i tillegg fra til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet om at selskapet meldte opphør fra Advokatvirksomhet bedrevet etter dette tidspunkt fra Advokatfirmaet Lund vil være ulovlig. Basert på slike opplysninger må det kunne legges til grunn at den faktiske bruk av foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund opphørte senest Under enhver omstendighet må man kunne legge til grunn at selskapet på dette tidspunktet ikke lenger bedrev slik virksomhet som beskrevet i bransjeangivelsen, nemlig juridisk tjenesteyting.

7 Annen avd. sak nr Patentstyrets 1. avdeling har av denne grunn feilaktig lagt til grunn i sin avgjørelse at foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund likevel kan ventes brukt i samsvar med bransjeangivelsen og at det av denne grunn foreligger bransjelikhet mellom Advokatfirmaet Lund og Advokatfirmaet Lund & CO DA på tidspunktet for avgjørelsen. Bruken av foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund opphørte senest med det resultat at foretaksnavnet fra dette tidspunkt ikke lenger er vernet etter foretakslovens regler. Under enhver omstendighet var ikke foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund i bruk for bransjeangivelsen "Juridisk tjenesteyting" jf den informasjon selskapet selv har meldt inn til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Hvis det har vært annen virksomhet i Advokatfirmaet Lund etter juli 2007 vil dette innebære at vilkåret om bransjelikhet ikke er oppfylt med det resultat at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom de to foretaksnavnene. Advokatfirmaet Lund & CO DA er av denne grunn ikke egnet til å forveksles med Advokatfirmaet Lund jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 idet foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund ikke lenger er vernet etter foretaksnavneloven. [2.] KJENNETEGNSLIKHET Advokatfirmaet Lund & CO DA er under enhver omstendighet ikke forvekselbart med Advokatfirmaet Lund. Ved tilføyelsen av "& CO DA" angis at det foreligger et partnerskap med flere eiere i motsetning til kun et selskap som drives av en person. Man får assosiasjoner til et firma med flere aktører i motsetning til kun praksis som drives av en innehaver alene. Ved tilføyelsen av "& CO DA" adskiller foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund & CO DA seg fra Advokatfirmaet Lund ved at helhetsinntrykket blir et helt annet. Navnet er lenger og gir klart andre assosiasjoner. Patentstyrets 1. avdeling kom frem til at familienavnet Lund har tilstrekkelig særpreg til at foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund vernes etter varemerkeloven 13. Patentstyret går imidlertid ikke inn på hvor særpreget de mener navnet er og redegjør ikke for graden av vernet. Lund er et vanlig familienavn som ikke innehar stor grad av særpreg. Når man velger å benytte seg av et så vanlig navn som Lund som sitt foretaksnavn må man i større grad tåle at andre velger navn som ligger tettere inntil deres foretaksnavn enn når man velger navn med stor grad av særpreg. Det svake særpreget ved familienavnet Lund og det behov advokater med dette etternavn har for å benytte seg av navnet sitt i sitt foretaksnavn tilsier at det kreves mer for at det skal foreligge forvekslingsfare. Så lenge navnet innehar særpreg vil det imidlertid være en nedre grense for hvor like foretaksnavnene kan være før det foreligger forvekslingsfare. Vi mener imidlertid at tillegget "& CO DA" er tilstrekkelig for å unngå en slik forvekslingsfare. Det følger av EF-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (Thomson-life) samt Høyesteretts dom i Rt s (Pascal søtt & salt), at i vurderingen hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom to merker hvor det ene sammensatte merket består av det registrerte merket, må man se på graden av særpreg. Dommene sier at det avgjørende vil være om denne del av merket, det vil si ordet Lund, har et slikt særpreg at opprinnelsen til de varer og tjenester som er knyttet til det sammensatte merket, av forbrukerne også vil bli tilskrevet eieren av det registrerte merket. I den sammenheng er det ikke uten betydning at det aldri har forekommet faktisk forvekslingsfare mellom Advokatfirmaet Lund og Advokatfirmaet Lund & CO DA. Dette viser at forbrukere ikke tror at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to foretakene og således heller ingen forvekslingsfare.

8 Annen avd. sak nr Det må være et moment i helhetsvurderingen at det faktisk aldri har funnet sted forveksling mellom Advokatfirmaet Lund og Advokatfirmaet Lund & CO DA. I denne sammenheng må det nevnes at det har funnet sted en rekke forvekslinger mellom Advokatfirmaet Lund & CO DA og Lund & CO Advokatfirma AS. I dette tilfellet har det sistnevnte selskapet gått over grensen til det man også kan tillate for navn uten stor grad av særpreg. En gjennomsnittlig forbruker er åpenbart i stand til å skille mellom Advokatfirmaet Lund og Advokatfirmaet Lund & CO DA, men de er ikke i stand til å skille mellom Advokatfirmaet Lund & CO DA og Lund & CO Advokatfirma AS. Dette tyder på at en gjennomsnittlig forbruker klarer å skille mellom foretaksnavnene i denne klagesaken ved at foretaksnavnet til klager også innehar tillegget "& CO DA", mens de ikke klarer å skille når det gjelder to foretaksnavn som nesten er identiske, kun med endring av plassering av betegnelsen advokatfirma, samt en annen selskapsbetegnelse. [3.] SAMMENFATNING Foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund innehar ikke vern etter foretaksnavneloven idet bruken av navnet opphørte senest 31. juli Under enhver omstendighet foreligger det verken bransjelikhet eller kjennetegnslikhet mellom Advokatfirmaet Lund og Advokatfirmaet Lund & CO DA på tidspunktet for den administrative overprøvingen. Registreringen av Advokatfirmaet Lund & CO DA er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Kravet til administrativ overprøving fremsatt av Advokatfirmaet Lund kan av denne grunn ikke tas til følge av Patentstyret. I sin imøtegåelse av 26. juni 2009 uttaler innsiger (Lund & Co Advokatfirma AS) følgende: Tilsvar til klage over administrativ avgjørelse i patentstyrets 1. avdeling sak KF Innledning Det forutsettes at Patentstyrets annen avdeling har fått oversendt alle dokumentene i denne saken samt sak KF Disse sakene henger sammen, og vi har tidligere bedt Patentstyret avgjøre sakene under ett. Utgangspunktet for denne saken er at firmaet Lund & Co Advokatfirma AS (org nr ) ble klaget inn til Patentstyret med krav om administrativ overprøving av foretaksnavn, sak KF , av Advokatfirmaet Lund & Co DA. I denne klagen ble det rettet en rekke beskyldninger mot selskapet og mot personen Frederik Lund, uten at dette noen gang ble dokumentert eller sannsynliggjort. Ved behandlingen av den saken ba vi om at Patentstyret så hele vår virksomhet i en sammenheng, altså både Lund & Co Advokatfirma AS og Advokatfirmaet Lund. Fra brev av 19. mai i denne klagesaken hitsettes: Faktiske forhold

9 Annen avd. sak nr I vårt forrige brev av 12. januar 2008 ble det kort redegjort for virksomheten til Lund & Co Advokatfirma AS. Det ble dokumentert at vi har benyttet formen Advokatfirmaet Lund & Co fra Det ble videre dokumentert at utarbeidelsen av vår logo ble gjort før motpartens logo var offentliggjort i noen form. På tross av det motsatte er ugjendrivelig dokumentert, fastholder motparten sin virkelighetsbeskrivelse hvor det åpenbart legges opp til at vi har kopiert deres logo og navn i den hensikt å urettmessig profitere på deres gode navn og rykte. For ytterligere å bygge opp under denne virkelighetsbeskrivelsen, fremsettes det en rekke påstander og insinuasjoner det heller ikke er grunnlag for: Lund & Co Advokatfirma AS er et tomt selskap, at vi har et bevisst ønske om å utnytte en navneforveksling i markedsøyemed, og at vi stikker av med posten deres. Motivet er like åpenbart som det er uredelig, nemlig å sverte vårt gode navn og rykte. Dersom vi blir fremstilt som uredelige snyltere, vil det selvsagt være enklere å nå frem med de kravene motparten stiller. Det kan derfor være grunn til å igjen gjennomgå faktum på en nøktern måte: Vi startet opp vår virksomhet i Virksomheten ble først registrert under enkeltpersonforetaket Advokatfirmaet Lund. Opprinnelig forsøkte vi å registrere Advokatfirmaet Lund & Co som navn på enkeltpersonforetaket, men dette ble ikke akseptert av Brønnøysund. Det endte derfor med at virksomheten ble registrert under navnet Advokatfirmaet Lund, mens formen som ble benyttet utad var Advokatfirmaet Lund & Co. Det er for øvrig korrekt at virksomheten hadde beskjedne inntekter i begynnelsen. I 2005 var det nesten ikke omsetning overhodet. I 2006 var omsetningen fortsatt under , mens den i løpet av de seks første månedene i 2007 var på like under 1 mill kroner. Virksomheten ble per 1. juli 2007 overført til aksjeselskapet. Dette hadde en omsetning på ca 1,1 mill de siste seks månedene i Hittil i 2008 har selskapet omsatt for nærmere 2 mill kroner. Per hadde virksomheten 5 ansatte, hvorav 3 advokater/fullmektiger. Nå har virksomheten 8 ansatte hvorav 4 advokater/fullmektiger som til sammen utgjør litt i overkant av 5 årsverk. Når virksomheten ble etablert i 2005, var dette uten en eneste kunde. Alt er bygd opp fra bunnen av. Det er forstålig at det kan være vanskelig for motparten å forstå at dette faktisk lar seg gjøre, når de har etablert en virksomhet ved å ta med seg en rekke kunder over til sitt eget firma. Som sagt i forrige brev ble det ved årsskiftet 2006/2007 besluttet å overføre driften til et aksjeselskap. I løpet av våren ble derfor ny hjemmeside bestilt, ny logo og design bestilt, samt at det nye selskapet ble opprettet. I forrige brev ble det sagt at logoen og designen ble bestilt av et argentinsk selskap. Dette var unøyaktig: Selskapet er norsk, men drives av en argentinsk dame og fra Argentina. Varemerkene Lund & Co, Advokatfirmaet Lund og Advokatfirmaet Lund & Co ble søkt registrert 7. juni 2007, altså også før vi kjente til motpartens firma og før de hadde offentliggjort sin logo og intensjon om å bruke lund & co. Det ble søkt om disse varemerkene fordi navnet på enkeltpersonforetaket var Advokatfirmaet Lund, vi brukte og ønsket å bruke navnet Advokatfirmaet Lund & Co og vi ønsket å bruke kortformen Lund & Co. Varemerket Lund & Co Advokatfirma ble søkt registrert 29. august 2007, fordi vi senere hadde besluttet å benytte denne formen og fordi vi ønsket en beskyttelse av logoen.

10 Annen avd. sak nr Legg for øvrig merke til at alle disse varemerkene er registrert med store bokstaver, også gjengivelsen av Lund & Co Advokatfirma. Logoen vår har store bokstaver. Det er forholdsvis uforståelig at motparten fortsetter å hevde det motsatte, men dette er vel nok en konsekvens av det å fastholde en motbevist virksomhetsbeskrivelse. Vårt firma har kunder over hele landet. I første rekke har vi saker innefor fast eiendom og arbeidsrett. I tillegg bistår vi mindre bedrifter. Vårt kunderegister inneholder nå vel kunder. Av åpenbare grunner kan vi ikke fremlegge dette. Motparten er etter eget utsagn engasjert som sekretariat for tre kommuneorganisasjoner med mer enn 200 kommuner. Det er vel følgelig rimelig å anta at kundekretsen deres er en noe annen enn den vi har. Vi kunne imidlertid ikke være sikker på at Patentstyret tok tilbørlig hensyn til at driften hos oss har skjedd i to selskaper, og vi valgte derfor å opprette en egen klagesak fra Advokatfirmaet Lund, altså denne saken. Vi er imidlertid fortsatt av den oppfatning at sakene bør avgjøres under ett, og henstiller Patentstyret til å fatte en slik beslutning. 2. Om grunnlaget for klagen Vi registrer at motparten i klagen nå ikke lenger anfører at innsigelsen er tapt ved passivitet. Da dette er en åpenbart uholdbar anførsel, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor dette nå ikke lenger påberopes. I klagen gjøres det gjeldende to grunnlag for hvorfor klagen ikke kan føre frem; Opphør av faktisk bruk og at det ikke foreligger kjennetegnslikhet. Vi vil kommentere begge grunnlagene kort nedenfor Opphør av faktisk bruk Det er med en viss forundring vi registrer at det nå påberopes at Advokatfirmaet Lund ikke lenger har vern etter Foretaksnavnelovens regler. Begrunnelsen for dette antas å være at foretaksnavnet ikke lenger er i bruk. Vi registrerer at dette er en ny anførsel i klagen. Dette har ikke tidligere blitt gjort gjeldene av motparten selv om ingenting er endret etter at vår opprinnelige klage ble inngitt. Det er korrekt at advokatvirksomheten i det vesentlige ble overført fra Advokatfirmaet Lund til Lund & Co Advokatfirma AS den 1. juli Det er videre korrekt at dette ble meldt Tilsynsrådet. Advokatfirmaet Lund har imidlertid aldri meldt opphør til Tilsynsrådet. Det er heller ikke korrekt er at all virksomhet i Advokatfirmaet Lund har opphørt. Det er derfor foretaket fortsatt er registrert i Foretaksregisteret. Foretaket opptrer fortsatt i en rekke relasjoner og innehar fortsatt en rekke rettigheter og plikter. I Norsk lovkommentarer til foretaksregisterloven note 49 heter det: Bestemmelsen gjelder både for registrerte og uregistrerte foretaksnavn, men har størst praktisk betydning for foretak som ikke er registrert i Foretaksregisteret. Dette fordi registrerte foretak mister vern for sitt foretaksnavn også ved at foretaket slettes fra Foretaksregisteret. Vernet opphører når den faktiske bruken opphører i riket. Som alminnelig regel må det kreves at foretaksnavnet har gått ut av bruk på en slik måte at offentligheten har kunnet bli kjent med det. Det normale, særlig for norske foretak, vil være at foretaksnavnet går ut av bruk etter at foretaket som drev virksomheten opphører (Ot.prp. nr. 50 ( ) s. 96). Et foretaksnavn kan også gå ut av bruk ved at foretaket endrer navn. For utenlandsk foretak kan det være mer aktuelt

11 Annen avd. sak nr at navnebruken her i riket opphører uten at virksomheten eller foretaket som sådan opphører. Det er en forutsetning at opphøret av bruken er av en viss varighet. Det er uttalt i Ot. prp. nr. 59 ( ) s. 124 at det i begrepet opphører ligger noe mer enn en kortere periodes ikke-bruk. Dette er også lagt til grunn i Rt s der foretaksnavnet ikke hadde vært i bruk det siste halvåret, og virksomheten kunne bare anses midlertidig opphørt i relasjon til 3-1 (Lassen/Stenvik s. 233). Det burde etter dette være relativt klart at Advokatfirmaet Lund ikke kan sies å ha mistet sin rett til vern etter foretaksnavneloven så lenge foretaket faktisk opptrer med navnet utad i noen relasjoner av betydning. Klager synes videre å sette likhetstegn mellom advokatvirksomhet og juridisk tjenesteyting. Dette må bero på en misforståelse. Det er selvsagt ingen automatisk sammenheng mellom bransjeangivelsen juridisk tjenesteyting og Tilsynsrådets krav til advokatvirksomhet. Vi vil også henlede Patentstyrets oppmerksomhet til hva motparten selv sa i sitt brev til Patentstyret av 5. februar 2009 i denne saken: En nærliggende og smidig løsning på saken vil være at klager fortsetter å benytte foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund, men avstår fra å benytte Lund & Co Advokatfirma AS. Motparten ønsker på den ene siden at vi skal benytte kun dette navnet, mens man på den annen side er av den oppfatning at foretaksnavnet ikke engang har vern etter loven. Dersom vi nå følger motpartens oppfordring vil foretaksnavnet åpenbart være vernet fordi det i høyden har vært midlertidig ute av bruk. I Norsk Lovkommentar til Foretaksnavneloven note 49 heter det videre: Bestemmelsen om den varemerkerettslige bruksplikt i vml. 25a er en viktig tolkningsfaktor for brukspliktregelen etter foretaksnavneloven, jf. harmonihensynet mellom de to lover uttrykt i Ot. prp. nr. 43 ( ) s. 5, 7 og 24. Advokatfirmaet Lund innehar varemerkene Lund & Co, Advokatfirmaet Lund og Advokatfirmaet Lund & Co. Disse varemerkene er i bruk Kjennetegnslikhet I forbindelse med spørsmålet om kjennetegnslikhet vises det til det som er sagt i klagen. Som nevnt er vi i utgangspunktet av den oppfatning at dette er en forvekslingsfare advokatfirmaer egentlig må leve med gitt hvor vanlig det er å benytte advokatens eller partnernes navn som firmanavn. Det er jo også dette motparten nå anfører. Vi er imidlertid også av den oppfatning at i den grad Lund & Co Advokatfirma AS er forvekslbart med Advokatfirmaet Lund & Co DA, så er sistnevnte like forvekslbart med Advokatfirmaet Lund. Vi hitsetter fra vårt tilsvar til klage i sak KF i brev av 12. januar 2008: "Om forveksling Det er opplagt at navnene Lund & Co Advokatfirma AS og Advokatfirmaet Lund & Co DA kan forveksles. På den annen side mener vi at forvekslingsfaren er minst like stor mellom navnene Advokatfirmaet Lund & Co og Advokatfirmaet Lund. Vår praksis med

12 Annen avd. sak nr å benytte begge formene frem til juli 2007 underbygger bare dette. Ingen har reagert på denne praksisen. Dette inkluderer revisor, regnskapsfører, forsikringsselskap, advokatforeningen, tilsynsrådet, domstoler, etc. Tillegget & Co synes knapt å oppfattes av folk flest. Vi har også gjennom disse årene blitt forvekslet med Thommesen Krefting Greve Lund, Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund, samt Advokatfirma Eikeland & Co AS. Sistnevnte antakelig fordi de i likhet med oss har postboksadresse på Etterstad. I vår bransje er det vanlig at firmanavnet består av utøveren eller utøvernes etternavn i tillegg til ordet advokat eller advokatfirma. Forveksling er derfor noe man har måttet leve med, og vi har som et utgangspunkt ikke sett på dette som et problem." I sitt tilsvar av 2. september 2009 uttaler registreringshaver (Advokatfirmaet Lund & Co DA) følgende: 1. INNLEDNING Vi viser til tilsvar til klage over administrativ avgjørelse i patentstyrets 1. avdeling, sak KF , datert Vi ser ingen grunn til å gjenta de anførslene som vi har anført i klagen, og viser til denne. Vi ønsker imidlertid å knytte enkelte bemerkninger til tilsvaret. 2. PASSIVITET I tilsvaret bemerker Advokatfirmaet Lund at klagen fra Advokatfirmaet Lund & Co DA ikke lenger inneholder anførsler om passivitet. I henhold til foretaksnavneloven 3-6 og som også redegjort for i Patentstyrets administrative avgjørelse av har Patentstyret ikke kompetanse til å vurdere anførsler etter foretaksnavneloven 3-5. Advokatfirmaet Lund & Co DA har av denne grunn valgt å ikke gjenta denne anførselen i klagen til Patentstyret. Dette betyr imidlertid ikke at Advokatfirmaet Lund & Co DA anser denne anførselen som uholdbar eller at denne anførselen ikke vil bli påberopt dersom det blir nødvendig med en senere behandling for domstolene, tvert i mot. Den omstendighet at klagen fra Advokatfirmaet Lund kom mer enn ett år etter at Advokatfirmaet Lund & Co DA var registrert, og først etter at sistnevnte hadde sendt inn klage mot Lund & Co Advokatfirma AS som har samme eier, vil etter Advokatfirmaet Lund & Co DAs oppfatning være sentralt i en rettslig vurdering av navnespørsmålet. 3. BRANSJELIKHET Det fremgår av tilsvaret at det er riktig at advokatvirksomheten i Advokatfirmaet Lund ble overført til Lund & Co Advokatfirma AS den og at dette ble meldt til Tilsynsrådet. Det hevdes imidlertid i tilsvaret at all virksomhet i Advokatfirmaet Lund ikke har opphørt pr og at selskapet opptrer i en rekke relasjoner og fortsatt innehar en rekke rettigheter og plikter. Det bes om at Advokatfirmaet Lund dokumenterer hva slags virksomhet selskapet har bedrevet etter , da advokatvirksomheten opphørte å være

13 Annen avd. sak nr registrert hos Tilsynsrådet. Dersom Advokatfirmaet Lund fortsatt mener de bedriver juridisk tjenesteyting som verken er advokatvirksomhet eller rettshjelpsvirksomhet, men som fortsatt er til forveksling lik slik virksomhet, bes det opplyst hva slags virksomhet dette er. Advokatfirmaet Lund & Co DA opprettholder sin prinsipale anførsel om at Advokatfirmaet Lund grunnet opphør av bruk ikke lenger har beskyttelse etter foretaksnavneloven. Under enhver omstendighet anføres det at foretaket ikke driver med verken juridisk tjenesteyting, advokatvirksomhet eller rettshjelpsvirksomhet og at det av denne grunn ikke foreligger forvekslingsfare i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Alle advokater/rettshjelpere er pliktig til for hver av de virksomheter de driver å innlevere Egenerklæring med revisoruttalelse jf. advokatforskriften 3a-12. Advokatfirmaet Lund har innlevert egenerklæring for regnskapsåret 2007, men ikke for I selskapets årsberetning for 2007 følger det at ledelsen i selskapet besluttet å overføre virksomheten til nytt aksjeselskap og at virksomheten i dette nye selskapet kom i normal drift fra 1. september Ledelsen besluttet videre å beholde enkeltmannsforetaket Advokatfirmaet Lund som et hvilende selskap. I forbindelse med innlevering av egenerklæring for Lund & Co Advokatfirma AS sendte Fredrik Lund brev til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 29. mai 2008 hvor det informeres om at Lund & Co Advokatfirma AS overtok driften fra Advokatfirmaet Lund per. 1. juli Det er ikke opplyst i erklæringen verken fra Advokatfirmaet Lund eller fra Lund & Co Advokatfirma AS fra 2007 at selskapene driver med annen virksomhet enn advokatvirksomhet. Ovenstående bekrefter derfor ytterligere at det ikke har vært advokatvirksomhet eller rettshjelpsvirksomhet, eller annen juridisk tjenesteyting i Advokatfirmaet Lund etter Det foreligger derfor ikke bransjelikhet mellom selskapene. Det vedlegges kopi av egenerklæring fra Advokatfirmaet Lund og egenerklæring fra Lund & Co Advokatfirma AS fra regnskapsåret 2007, samt brev fra Fredrik Lund til Tilsynsrådet av 29. mai Vilkårene for å oppheve registreringen av Advokatfirmaet Lund & Co DA etter foretaksnavneloven 3-6, jf. 2-6 nr. 4, er dermed ikke oppfylt. I innlegg av 26. oktober 2009 uttaler innsiger (Lund & Co Advokatfirma AS): 1. Innledning Det vises til motpartens skriv av 2. september Skrivet inneholder lite nytt, og det vises derfor til tilsvaret som svar på de anførsler motparten gjør gjeldende. Det skal likevel knyttes enkelte, forhåpentligvis klargjørende, bemerkninger til skrivet av 2. september. I motpartens siste skriv legges det frem egenerklæring med revisoruttalelse samt regnskap fra både Advokatfirmaet Lund og Lund & Co Advokatfirma AS for 2007, samt brev fra undertegnede til Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet av 29. mai Det fremstår som noe uklart hva dette skal dokumentere, annet enn nettopp det at advokatvirksomheten i det vesentlige ble overført fra Advokatfirmaet Lund til Lund & Co Advokatfirma AS den 1. juli Dette er, og har vi, alltid vært enig i. Normalt er det slik at forhold partene er enige om, ikke trenger ytterligere dokumentasjon, og det virker da noe formålsløst å fremlegge dette.

14 Annen avd. sak nr Bransjelikhet eller opphør av bruk? Som nevnt i tilsvaret er vi noe forundret over anførselen om at Advokatfirmaet Lund ikke lenger har vern etter foretaksnavneloven fordi foretaksnavnet ikke lenger er i bruk. Det fremstår fortsatt som uklart for oss hva som egentlig motpartens argumentasjon. Motparten argumenterer på den ene side for at Advokatfirmaet Lund ikke lenger har beskyttelse etter foretaksnavneloven grunnet opphør av bruk. På den annen side er argumentet satt i en kontekst der spørsmålet er om det foreligger bransjelikhet. I denne sammenheng argumenterer motparten også for at Advokatfirmaet Lund ikke driver advokatog/eller rettshjelpvirksomhet og at det følgelig ikke foreligger noen forvekslingsfare. Spørsmålet om opphør av bruk er i utgangspunktet et helt annet spørsmål enn spørsmålet om det foreligger bransjelikhet. Vi tolker derfor motpartens argumentasjon dit hen at fordi Advokatfirmaet Lund, slik motparten ser det, ikke lenger driver advokat- og/eller rettshjelpsvirksomhet, kan det heller ikke foreligge bransjelikhet. 3. Opphør av bruk Det første spørsmålet er om Advokatfirmaet Lund ikke lenger har vern etter foretaksnavneloven fordi bruken av navnet er opphørt. Etter lovens 3-1 tredje ledd opphører retten til et foretaksnavn fra den dagen faktisk bruk opphører. For registrerte foretak vil dette normalt være når foretaket slettes fra foretaksregisteret, se 3-1 tredje ledd annet punktum og Norsk Lovkommentar note 49. Det klare utgangspunktet er altså at et registrert foretaksnavn ikke mister vernet så lenge det er registrert. Det er som oftest en grunn til at en registrering opprettholdes. I enkelte tilfelle kan det imidlertid tenkes at vernet likevel faller bort. Typetilfellet her er et utenlandsk foretak som ikke har hatt virksomhet i landet over en viss periode. Vår anførsel er at bruken ikke er opphørt. Prinsipalt fordi Advokatfirmaet Lund fortsatt innehar rettigheter og plikter. Selskapet sitter som nevnt på varemerkene Lund & Co, Advokatfirmaet Lund og Advokatfirmaet Lund & Co. Dette er varemerker som er i bruk. I tillegg sitter selskapet på en rekke domener som i dag er i bruk. Samtidig opptrer Advokatfirmaet Lund for tiden som part for norske domstoler. Advokatfirmaet Lund er altså på ingen måte et sovende foretak. Advokatfirmaet Lund startet sin virksomhet i I 2007 var virksomheten blitt såpass omfattende at det ikke lenger ble ansett som hensiktsmessig å drive videre i et enkeltpersonforetak. Dette skyldes i hovedsak to forhold: Et ønske om ansvarsbegrensning, samt ønske om å ta inn andre advokater som partnere i selskapet. På dette tidspunktet forelå det to valg. Enten omdanne enkeltpersonforetaket til et aksjeselskap, eller opprette et nytt aksjeselskap og overføre det vesentlige av virksomheten dit. Etter en forretningsmessig vurdering ble det siste alternativet valgt. Begrunnelsen var først og fremst at Advokatfirmaet Lund med stor sannsynlighet ville kunne bli involvert i rettslige tvister, noe som også ble en realitet, se vedlagte forside av forliksklage. Dette var det ønskelig å holde utenfor driften av det nye selskapet. I løpet av inneværende måned vil alle forhold rundt Advokatfirmaet Lund bli avklart. Selskapet er derfor i ferd med å bli omdannet til et aksjeselskap, og vil så bli fusjonert med Lund & Co Advokatfirma AS. Ovennevnte er ikke typiske kjennetegn på et passivt selskap.

15 Annen avd. sak nr Det vil også fremstå som underlig dersom forretningsmessig fornuftige valg skal gi en svekket beskyttelse etter foretaksnavneloven. Subsidiært må beskyttelsen anses å ha blitt overdratt etter foretaksnavneloven 4-1 første ledd da det vesentlige av advokatvirksomheten ble overdratt fra Advokatfirmaet Lund til Lund & Co Advokatfirma AS i I så fall er det reelt sett Lund & Co Advokatfirma AS som innehar beskyttelsen for foretaksnavnet. Den faktiske situasjonen er at Advokatfirmaet Lund/Lund & Co Advokatfirma AS har drevet advokatvirksomhet lenger enn Advokatfirmaet Lund & Co DA. Førstnevnte var først både med registrering i foretaksregisteret og først med registrering av varemerker. Advokatfirmaet Lund & Co DA er sist med registrering i foretaksregisteret og søkte i 2007 om registrering av varemerket lund co. Denne søknaden er fortsatt under behandling, men må antas å være avslått av Patentstyret. Like fullt velger Advokatfirmaet Lund & Co DA å benytte lund co i sin markedsføring, noe vi har påtalt flere ganger som åpenbart i strid med våre varemerker. 4. Bransjelikhet Det neste spørsmålet er om det ikke lenger foreligger bransjelikhet, jf foretaksnavneloven 3-3. Prinsipalt anføres det at Advokatfirmaet Lund er et advokatfirma. Det er registrert med bransjeangivelse Juridisk tjenesteyting. Så lenge selskapet fortsatt anses å være aktivt, se drøftelsen over, må også utgangspunktet være at det foreligger bransjelikhet. Subsidiært må også driften og beskyttelsen anses overdratt etter foretaksnavneloven 4-1 første ledd. Det er på det rene at Lund & Co Advokatfirma AS utøver advokatvirksomhet. 5. Sammenfatning Advokatfirmaet Lund har vern etter foretaksnavneloven, enten i seg selv eller ved overdragelse til Lund & Co Advokatfirma AS. Faktisk bruk er ikke opphørt. I tillegg foreligger det bransjelikhet og kjennetegnslikhet. Vi anmoder om at Patentstyrets vedtak opprettholdes. I innlegg av 30. november 2009 uttaler registreringshaver (Advokatfirmaet Lund & Co DA): "Det vises til brev fra advokat Frederik Lund 26. oktober Frist for avsluttende kommentarer ble satt til 30. november. Innlegget er således rettidig. På vegne av Advokatfirmaet Lund & Co DA fastholdes våre tidligere anførsler. Vi har følgende bemerkninger til innlegg av 26. oktober 2009 fra advokat Frederik Lund. 1. Opphør av bruk Vi bekrefter at Frederik Lund ser ut til å ha oppfattet argumentasjonen korrekt i hvert fall på ett punkt (brevet s. 1 nederst): prinsipalt anføres at bruken av foretaksnavnet har opphørt.

16 Annen avd. sak nr Subsidiært anføres det at selv om det skulle bli lagt til grunn at det har vært en bruk etter Advokatfirma Lunds underretning til tilsynsrådet om opphør av advokatvirksomheten, så er ikke dette bruk i advokatvirksomhet eller annen virksomhet som er bransjelik med advokatvirksomhet. Etter foretaksnavneloven 3-1(3) første punktum bortfaller vernet når bruken opphører. For registrerte foretak gjelder i tillegg at vernet uansett (jfr. lovtekstens alltid ) bortfaller ved sletting fra foretaksregisteret. Når det som her er et vilkår for å drive den virksomhet foretaksnavnet opplyser om (og etter loven skal opplyse om) at en er registrert hos tilsynsrådet for advokatvirksomhet, må det være åpenbart at den formelle status hos tilsynsrådet må være av stor betydning. Grunnen til det er at det i motsetning til virksomhetstyper der det ikke er krav om registrering ut over foretaksregistrering lettere kan tenkes at opphør av virksomhet ikke lar seg tidfeste helt klart, og at det ikke er noen notoritet omkring forholdet, slik det er med advokatvirksomhet. Uansett er det ikke rettslig grunnlag for å kreve at det skal foreligge sletting i foretaksregisteret for at vernet skal falle bort. Frederik Lund gjør gjeldende at Advokatfirmaet Lund driver en form for virksomhet ved at de har rettigheter og plikter. Vi bestrider at det å ha rettigheter og plikter er utøvelse av virksomhet, og at det er opphør av faktisk bruk (av foretaksnavnet) det kommer an på, jf foretaksnavneloven 3-1(3). Det å bli saksøkt for ansvar pådratt mens en ennå drev virksomhet under et foretaksnavn kvalifiserer ikke som bruk i foretaksnavneloven 3-1(3) forstand. Heller ikke er det å ha rettigheter og plikter relevant for spørsmålet om opphør av bruken. Et rettssubjekt vil ha rettigheter og plikter helt uavhengig av hvilket foretaksnavn det har. Retten til foretaksnavnet er én rettighet. At en person eller en virksomhet eventuelt har en del andre rettigheter og plikter, innebærer ikke, i motsetning til det Frederik Lund synes å anføre, at retten til foretaksnavnet er i behold. Dersom dette var riktig, ville bortfallet av vernet ha blitt knyttet til opphør av rettsubjektet, f eks ved oppløsning og sletting. Det er ikke den løsning lovgiveren har valgt. Det faktum at Advokatfirmaet Lund eventuelt eier domenenavn eller varemerker er selvfølgelig heller ikke det samme som at det driver virksomhet. I denne anledning vil det bemerkes at Advokatfirmaet Lund & Co DA er av den oppfatning at et eller flere av de registrerte varemerkene er ugyldige da de er registrert etter at Advokatfirmaet Lund & Co DA ble registrert i Enhetsregisteret. Frederik Lund trekker inn forhold vedrørende forretningsmessige grunner for hvordan en har gått frem i dette tilfelle, og hevder at det vil fremstå som underlig om forretningsmessig fornuftige valg skal gi en svekket beskyttelse etter foretaksnavneloven. Vi bemerker til dette at det ikke er innlysende at den analyse Advokatfirmaet Lund nå hevder at de gjorde, er riktig. Det fremstår som uklart hvorfor en mener at ønske om ansvarsbegrensning i et firma med nye deltakere krevde opphør av advokatvirksomheten i Advokatfirmaet Lund, men det er nå engang det man gjorde. Den alvorligste innvending mot Fredrik Lunds resonnement, er imidlertid at det har som grunnlag at et for ham ønskelig resultat skal bestemme hvordan det rettslige spørsmål blir å bedømme. Det finnes utallige eksempler på at forretningsmessig fornuftige valg leder til uønskede konsekvenser. At noe Fredrik Lund med rette eller urette oppfattet som en forretningsmessig fornuftig løsning eventuelt ledet til eller ble gjennomført på en måte som ledet til bortfall av retten til foretaksnavnet, er intet argument for at retten ikke er falt bort. Advokat Fredrik Lund anfører at den faktiske situasjon er slik at Advokatfirmaet Lund/Lund & Co Advokatfirma AS har drevet advokatvirksomhet lenger enn Advokatfirmaet Lund & Co DA.

17 Annen avd. sak nr Det er riktig at disse to selskapene til sammen har drevet advokatvirksomhet lenger enn Advokatfirmaet Lund & Co DA. Det som imidlertid er avgjørende for rettighetsspørsmålet er hvor lenge disse to firmaene har drevet virksomhet hver for seg da man ikke kan anse rettighetene til navnet overdratt. Dette vil det kommes tilbake til nedenfor. For ordens skyld er det satt opp en oversikt over riktig hendelsesforløp da advokat Fredrik Lund er noe uklar i sin fremstilling av denne. - Advokatfirmaet Lund ble registrert som foretak i Enhetsregisteret i oktober Advokatfirmaet Lund & Co DA ble registrert som foretak i Enhetsregisteret 14. april Advokatfirmaet Lund sendte inn varemerkesøknad for merket Advokatfirmaet Lund & Co 7. mai Advokatfirmaet Lund sendte inn varemerkesøknader for merkene Advokatfirmaet Lund og Lund & Co 9. mai Advokatfirmaet Lund meldte opphør av advokatvirksomhet senest 31. juli Lund & Co Advokatfirma AS ble registrert som foretak i Enhetsregisteret 28. august Lund & Co Advokatfirma AS sender inn varemerkesøknad for registrering av merket Lund & Co Advokatfirma 29. august Advokatfirmaet Lund & Co DA tok ut foretaksnavneklage mot Lund & Co Advokatfirma AS 15. oktober Advokatfirmaet Lund fikk registrert varemerkene Advokatfirmaet Lund, Advokatfirmaet Lund & Co og Lund & Co 23. oktober Advokatfirmaet Lund & Co DA sender inn varemerkesøknad for merket Lund Co 26. oktober (Det er ikke er riktig slik anført i brevet fra advokat Fredrik Lund at advokatfirmaet Lund & Co DA s varemerkesøknad for kjennetegnet lund co er avslått av Patentstyret. I påvente av resultat i denne foretaksnavnesaken, KF , samt foretaksnavnesak KF er søknaden stilt i bero. Det vises her til vedlagte brev fra Patentstyret av ) - Lund & Co Advokatfirma AS fikk registrert varemerket Lund & Co Advokatfirma 9. januar Advokatfirmaet Lund tok ut foretaksnavneklage mot Advokatfirmaet Lund & Co DA 3. juli Passivt eller hvilende selskap Vi vil påpeke at det er Fredrik Lund selv som i sine egenerklæringer til Tilsynsrådet kaller selskapet for et "hvilende selskap". 3. Anførsel om at retten til foretaksnavnet er overdratt Frederik Lund hevder subsidiært at foretaksnavnet er overdratt etter foretaksnavneloven 4-1(1) gjennom overdragelse av det vesentlige av advokatvirksomheten, og at det er Lund & Co Advokatfirma AS som reelt sett har vern for foretaksnavnet. Advokatfirmaet Lund kan ikke høres med dette. Rent formelt måtte det i så fall være Lund & Co Advokatfirma AS som hevdet en slik rett, som påstått berettiget. Som kjent har nærværende navnesak (KF ) oppstått som en følge av at Advokatfirmaet Lund & Co DA har innklaget Lund & Co Advokatfirma AS på

18 Annen avd. sak nr grunn av navnelikhet og dokumentert forveksling, men denne saken (KF ) er stilt i bero i påvente av nærværende sak. Advokatfirmaet Lund & Co DA ble opprettet og registrert før Lund & Co Advokatfirma AS ble registrert. Advokat Frederik Lund hevder i den første navnesaken (KF ) at det ikke foreligger navnelikhet eller forvekslingsfare mellom Advokatfirmaet Lund & Co DA og Lund & Co Advokatfirma AS. Videre ble klage i nærværende sak (KF ), sent inn hele 9 måneder etter klagen i den førstnevnte navnesaken fra Advokatfirmaet Lund & Co. (Advokatfirmaet Lund kan av denne grunn ikke anses å ha tatt de nødvendige skitt for å hindre bruk av det yngre foretaksnavnet slik at det yngre foretaksnavnet må kunne bestå jf. foretaksnavneloven 3-5). For det annet har Lund & Co Advokatfirma AS heller ikke noen gang tatt foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund i bruk, eller registrert dette, slik foretaksnavneloven krever. Ved overdragelse av foretaksnavn sammen med virksomhet eller del av denne og der overdrager og mottaker har ulik selskapsform, må dette registreres. Vi viser til Gyldendal Rettsdata, note 95 (til 4-1). Vi oppfatter den subsidiære anførsel som en nokså søkt konstruksjon. Lund & Co. Advokatfirma AS har overtatt virksomheten, men ikke foretaksnavnet. Det ville krevet at Lund & Co Advokatfirma AS ved/etter overdragelsen registrerte navneendring til Advokatfirmaet Lund AS. Noe slikt har aldri skjedd. Subsidiært gjøres det gjeldende at om foretaksnavnet skulle kunne anses overdratt til Lund & Co Advokatfirma AS, så er vernet bortfalt på dette selskaps hånd, gjennom manglende registrering / manglende bruk. 4. Bransjelikhet Vi merker oss at Frederik Lund er enig i at et selskap som ikke utøver den aktuelle virksomhetstype, heller ikke kan være bransjelikt med andre i denne kategorien. Riktignok bruker han begrepet aktivt, som loven ikke kjenner. Advokatfirmaet Lund opphørte med å drive advokatvirksomhet senest ved meldingen til Tilsynsrådet, og det forelå fra samme tidspunkt ikke bransjelikhet med Klageren. Aktiviteter som går ut på å avvikle selskapet, forsvare seg mot krav om erstatning begrunnet i profesjonsansvar som innehaveren uansett hefter for personlig kan ikke godskrives Advokatfirmaet Lund ved bransjelikhetsvurderingen." I ytterligere innlegg av 16. desember 2009 uttaler registreringshaver (Advokatfirmaet Lund & Co DA) videre: "I tillegg til det som tidligere er fremsatt av anførsler og bevis i ovennevnte sak vil det anføres at Advokatfirmaet Lund har gitt samtykke til registrering og bruk av foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund & Co DA jf. foretaksnavneloven 2-6. Det følger av foretaksnavneloven 2-6 at så fremt man har fått samtykke til registrering av en rettighetshaver for et foretaksnavn så vil det ikke være i strid med foretaksnavneloven 2-6. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 lyder som følger: Så frem det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver, må et foretaksnavn ikke ---

19 Annen avd. sak nr være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker eller lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker har vern med eldre rett, eller med foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn som har vern etter loven her. Det følger av Gyldendal Rettsdata note 35 til foretaksnavneloven 2-6 at likt som samtykke regnes det forhold at den berettigede ikke har reagert innen rimelig tid. Dette finner også støtte i lovens forarbeider Ot.prp. nr. 50 ( ) s. 94. Utskrift fra disse vedlegges som Bilag 1: Utskrift fra Gyldendal Rettsdata, foretaksnavneloven 2-6, note 35. Bilag 2: Utskrift fra Ot.prp. nr. 50 ( ) s. 94. Kravet om at det må reageres innen rimelig tid er også fastslått i Rt (Cederwalldommen). På dommens side 1061 vises det til at man må reagere så raskt som det med rimelighet kan forventes. Det vises til dommen som Bilag 3: Utskrift fra Lovdata, Rt Spørsmålet blir da hva som skal anses som innen rimelig tid. Det må legges til grunn at det som står om rimelig tid i forbindelse med foretaksnavneloven 3-5 har relevans for vurderingen av rimelig tid i foretaksnavneloven 2-6. I Ot. Prp. nr. 50 ( ) side 99 i forbindelse med foretaksnavneloven 3-5, står det følgende: Hva som skal anses å være "rimelig tid" vil måtte avhenge av en konkret vurdering. Det bør f. eks. være av betydning om firmaene er brukt for identiske virksomheter. Muligheten for å få kjennskap til den konkurrerende bruk vil da være større enn om virksomhetene bare kan sies å være av lignende slag. En viss betydning kan også virksomhetenes størrelse kunne ha. Et mindre foretak vil normalt raskere bli berørt av en konkurrent enn et stort, og bør derfor reagere hurtigere. Og har det skjedd en forveksling eller sammenblanding av foretakene, vil den eldre rettighetshaver ha hatt en særlig plikt til å reagere. Det kreves at det er "tatt skritt for å hindre bruken av et yngre firma". I første omgang vil det være nok at innehaveren av den eldre rett har tatt opp forholdet med den annen ved en skriftlig henvendelse eller lignende. Men hvis innehaveren av den yngre rett ikke bøyer seg for dette, må det kreves at den første henvendelse følges opp innen en rimelig tid. I slike tilfelle må det kunne fordres en aktiv opptreden som bør kulminere i et saksanlegg hvis andre tiltak ikke når frem. Det relevante spørsmålet er når Advokatfirmaet Lund fikk kjennskap til Advokatfirmaet Lund & Co DA og når det med rimelighet da kan forventes at de skulle reagere. Fredrik Lund har selv skrevet at han ble klar over Advokatfirmaet Lund & Co DA høsten Det må imidlertid legges til grunn at Advokatfirmaet Lund ved Fredrik Lund senest ble kjent med Advokatfirmaet Lund & Co DA ved deres brev til Lund & Co Advokatfirma AS 31. oktober I dette brevet opplyser Advokatfirmaet Lund & Co DA om forvekslingsfaren mellom disse to selskapene og oversender feilsendt post. Det vises til brevet som Bilag 4: Kopi av brev fra Advokatfirmaet Lund & Co DA til Lund & Co Advokatfirmaet AS av 31. oktober 2007.

20 Annen avd. sak nr Advokatfirmaet Lund & Co DA hadde i perioden før dette markedsført selskapet i media, blant annet i august 2007 med en reportasje i Advokatbladet til advokatforeningen. Det er av denne grunn trolig at Advokatfirmaet Lund på et tidligere tidspunkt enn 31. oktober 2007 fikk kjennskap til Advokatfirmaet Lund & Co DA. Dette innebærer at Advokatfirmaet Lund har brukt mellom 8 og 10 måneder på å reagere på Advokatfirmaet Lund & Co DAs foretaksnavn. I denne forbindelse vises det til LE , at rettighetshaver skal ha tid til å områ seg. I denne saken fant Lagmannsretten at 7 måneder ikke var innen rimelig tid. I den saken gjaldt det brudd på firmaloven 3-5. Vurderingstemaet må imidlertid være det samme. Eidsivating lagmannsretts dom, LE , hvor det følger av sjette siste avsnitt: Firmaloven 3-5 bruker ordet rimelig tid. I det må det ligge at den som krenker, skal ha anledning til å områ seg noe før han aksjonerer. Lagmannsretten finner at 7 måneder i dette tilfellet er klart for lenge. Rimelighetshensyn og innrettelseshensyn taler også for at den som har brukt et foretaksnavn over lengre tid uten protest bør ha sikkerhet for å få beholde navnet. Formålet med bestemmelsen om at en rettighetshaver må si fra innen rimelig tid er jo nettopp det at et foretak må få beskjed om at de krenker andres rettigheter før de har innarbeidet og benyttet navnet i lang tid og nedlagt betydelig tid og resurser i navnet. Advokatfirmaet Lund har ikke reagert før etter tidligst 8 10 måneder og dette kan ikke sies å være innen rimelig tid. Advokatfirmaet Lund ved Fredrik lund må av den grunn anses for å ha gitt samtykke til registrering og bruk av foretaksnavnet Advokatfirmaet Lund & Co DA jf. foretaksnavneloven 2-6. I Patentstyrets avgjørelse av denne saken i 1. avdeling, datert 23. mars 2009, ble det lagt til grunn at Patentstyret ikke hadde kompetanse til å ta stilling til hvorvidt det forelå passivitet jf. foretaksnavneloven 3-5. Patentstyret har imidlertid kompetanse til å vurdere hvorvidt samtykke er gitt etter foretaksnavneloven 2-6. Foretaksnavneregistreringen av Advokatfirmaet Lund & Co DA kan ikke oppheves." I innlegg av 18. januar 2010 uttaler innsiger (Lund & Co Advokatfirma AS): "1. Innledning Det vises til motpartens skriv av 30. november 2009 og 16. desember Våre tidligere anførsler fastholdes. I tillegg vil vi komme med følgende kommentarer til de ovennevnte skriv. 2. Opphør av bruk og bransjelikhet Aller først skal vi bemerke at de meninger og anførsler som fremkommer i vårt skriv av 26. oktober 2009 er meninger og anførsler Advokatfirmaet Lund og Lund & Co Advokatfirma AS står for. Dette er ikke meninger og anførsler som kun skal tilordnes personen Frederik Lund, like lite som de meninger og anførsler som fremkommer i