Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 9. november 2007, hvorved innkommet begjæring om endring av det nedenfor gjengitte kombinerte varemerket "Café Noir", registrert for varen "kaffe" i klasse 30, ble nektet imøtekommet, jf. varemerkelovens 24. Avgjørelsen ble sendt innehavers fullmektig samme dag. Varemerkeregistrering nr ( ) slik det ble innlevert i søknaden 25. mars 2002

2 2. avd. sak nr Utfylt endringsskjema, vedlagt avbildning av merket i den form det registrerte merket ønskes endret til, innkom til Patentstyret den 31. august I skjemaet har innehavers fullmektig krysset av for merkeendring, og angitt at: "Merkeendringen består i en justering/ modernisering av skriften i merket." Den vedlagte avbildning er av mottaks- og skanningstjenesten i Patentstyret blitt oppfattet, indeksert og skannet som merke i svart/hvitt (eller gråtone), og deretter lagt inn i Patentstyrets saksbehandlingsdatabase og presentert for saksbehandler med ansvar for merkeendringsspørsmål, i følgende form: Første avdelings avgjørelse av 9. november 2007 var begrunnet som følger: "Merket ønskes endret fra: til:

3 2. avd. sak nr Endringen består i at bokstavene blir tynnere og teksten fyller den sorte rammen noe mindre enn i det opprinnelige registrerte merket. Skyggene fra de hvite bokstavene [ ] i det opprinnelige registrerte merket har fargen gulbrun. Denne er endret til mørk grå i det endrede merket. Denne endringen av farger må antas å gi leseren av merket et noe annet helhetsinntrykk enn hva det opprinnelige registrerte merket gir. Det må videre antas at fargeendringen medfører at merket etter endring fremstår som et sort hvitt merke som etter praksis vil ha vern i alle farger. Endringen vil derfor gi merket et videre verneområde enn det opprinnelig var registrert for. Den krevde endring anses å innebære mer enn en uvesentlig endring da endringen anses å påvirke merkets helhetsinntrykk. Endringen kan derfor ikke godtas i henhold til varemerkeloven 24. Beslutning: Merkeendringen nektes." Innehavers begrunnede klage over 1. avdelings avgjørelse, vedlagt nye avtrykk av merket i endret form, innkom først på faks den 9. januar 2008 og er deretter ettersendt i original per vanlig post innkommet til Patentstyret den 10. januar Klageavgift er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 18. januar 2008, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører innehavers fullmektig: "Med hjemmel i varemerkeloven 22 og varemerkebestemmelsene 12-1 påklager vi herved Første Avdelings avgjørelse av 9. november 2007 til Patentstyrets Annen Avdeling. Klagen begrunnes med at Patentstyret har truffet en uriktig avgjørelse idet det vil hevdes at den søkte merkeendringen medfører kun uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket i den opprinnelige varemerkeregistreringen, jf varemerkeloven 24. Vi vil hevde at saksbehandleren har lagt en for streng norm til grunn når han avslår søknaden om merkeendring. Første avdelings avgjørelse er begrunnet med at bokstavene er blitt tynnere og den sorte rammen rundt noe mindre i det opprinnelige merket. Videre at skyggene fra de hvite bokstavene har endret farge fra gulbrun til grå. Det fremholdes videre at merket fremstår som sort/hvitt noe som vil gi merket et videre verneområde enn det er opprinnelig registrert for. Vi er ikke enig i begrunnelsen eller resultatet. Etter vårt skjønn har merket beholdt helhetsinntrykket det opprinnelig hadde. Endringen består i at det er brukt lignende skråstilte bokstavtyper i en litt tynnere og modernisert utgave.

4 2. avd. sak nr Det er imidlertid ikke riktig at merket har endret farge fra gulbrun til grå. Merket har i praksis den samme gullnyanse i det endrede merket som det hadde i den opprinnelige registreringen. Det knytter seg imidlertid noen åpenbare problemer med å fremstille gull i bokstaver som er trykket på forskjellige fargeprintere. Vi må anta at den fargeforskjellen som saksbehandleren viser til må være et resultat av dette. Vi legger ved en større kopi av det endrede merket for vise at fargenyansen skal være gull, og vi vil understreke at dette er ment til å være den samme som ved den opprinnelige registreringen som har fått en gulbrun nyanse i Patentstyrets printer. Eksempler på merket som originalt ble levert inn og fargen i dette er bevart, og et eksemplar av dette vedlegges i papir-utgaven av denne klagen. Som det fremgår av dette merket er fargen gull, og ikke gulbrun slik den er blitt fordreid etter kanskje mange scanninger og utprint i Patentstyret. Det endrede merket er et fargemerke på samme måte som den opprinnelige registreringen og det klassifiseres som et fargemerke. Det er derfor ikke riktig at merket får noe som helst bredere vern enn da merket ble levert inn. Forholdet mellom hvitt (bokstavfargen) og gull (skyggefargen) skal være den samme som den opprinnelige registreringen, men altså med en viss justering i tykkelsen på skriften og følgelig på skyggen av gull. Det at den gamle teksten i merket fremstår som større og inn-zoomet i forhold til endringen, utgjør ikke noen forskjell i den alminnelige omsetning. Selv om det er merkene slik de er søkt som skal vurderes, ber vi Annen avdeling ta hensyn til hvordan merkene vil fremstå når det brukes i markedet. Det bør derfor ikke legges vekt på at den sorte bakgrunnen var mindre på det opprinnelige merket. Merket vil i praksis brukes på en sort bakgrunn som ikke nødvendigvis tilsvarer størrelsen på den bakgrunnen merket er levert inn på, det er derfor mer tilfeldig at merket har fått en noe større sort bakgrunn i det nye eksempelet som er sendt inn. Dette vil uansett ikke være noe publikum vil fester seg ved når de møter merket i markedet, og det påvirker således ikke helhetsinntrykket. Merket er som nevnt ikke tilført noen nye selvstendige elementer. Farge, tekst, sort bakgrunn fremstår i det endrede merke som i den opprinnelige registreringen. Justeringen av teksten i merket utgjør en endring i merket, men dette ligger etter vårt skjønn godt innenfor rammen 24 setter. Etter vårt skjønn vil det endrede merket gi det samme helhetsinntrykk som det forrige." Det nye merket som var vedlagt klagen av 10. januar 2008, fremstår etter Patentstyrets skanning som fargebilde i jpg-format, og med valgt oppløsning 118 piksler/cm, i følgende form:

5 2. avd. sak nr I e-post innkommet til Patentstyret den 11. januar 2008, vedlagt PDF-fil med avbildninger, uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser klage av 9. januar 2008 over Første avdelings avgjørelse i søknad om merkeendring av varemerket CAFÉ NOIR. Vi vedlegger en PDF-fil vi har mottatt fra klienten med illustrasjoner over hvordan merkeendringen skal være i praksis. I PDF-filen er merkene hentet fra originalene uten å være påvirket av forskjellige utprint og innscanninger, og PDF-filen illustrerer dermed at merkene er ment til å ha samme fargegrunnlag." I den vedlagte PDF-fil av 11. januar 2008 presenterer fullmektigen innehavers gamle og nye merke (logo) ved siden av hverandre på følgende måte:

6 2. avd. sak nr Gammel logo Ny logo I nytt brev av 14. januar 2008, vedlagt fullmektigens egne fargeutskrifter av den tidligere innsendt og ovennevnte PDF-fil, uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser klage av 9. januar 2008 over Første avdelings avgjørelse i søknad om merkeendring av varemerket CAFE NOIR. Vi vedlegger en utprint fra en PDF-fil vi har mottatt fra klienten med illustrasjoner over hvordan merkeendringen skal være i praksis. I dette utprintet er merkene hentet fra originalene uten å være påvirket av forskjellige printere og scannere, og dette illustrerer at merkene er ment til å ha samme fargegrunnlag. Nevnte PDF-fil er sendt Patentstyrets Annen avdeling per mail." Etter Patentstyrets skanning av den nye logoen i den vedlagte originalutskrift av 14. januar 2008 som fargebilde i jpg-format, og med valgt oppløsningen 118 piksler/cm, fremstår det nye merket med følgende form:

7 2. avd. sak nr Den 18. januar 2008 har innehavers fullmektig i tillegg sendt inn to jpg-filer med henholdsvis "gammel logo" og "ny logo". I et ytterligere skriv, datert 29. februar 2008, uttaler innehavers fullmektig følgende: "Vi viser til ovennevnte sak og vil presisere at merket som ønskes lagt til grunn er merket som ble innsendt av oss 14. januar 2008." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har hatt tilgang til og sett nærmere på den originale begjæringen om merkeendring av 31. august 2007, og er enig med 1. avdeling i at det vedlagte merket fremstår i svart/hvitt hvite bokstaver mot svart bakgrunn, hvor den smale og relativt utydelige skyggeleggingen av bokstavene fremstår som lys grå. Sammen med klagen til Patentstyrets 2. avdeling, og i etterfølgende skriv, har innehavers fullmektig innlevert nye versjoner av merket i endret form i den sist innsendte versjon av 14. januar 2008 i de samme farger som det opprinnelig innleverte og registrerte merket. I brev

8 2. avd. sak nr av 29. februar 2008 har innehavers fullmektig presisert at det er merket som ble sendt inn den 14. januar 2008 som ønskes lagt til grunn ved 2. avdelings behandling av klagen. Klagesaken står mot denne bakgrunn i en annen stilling enn ved behandlingen i 1. avdeling, idet 2. avdeling nå strengt tatt står foran en ny begjæring om merkeendring. I vedleggene til klagen av 9. / 10. januar 2008, i den innsendte PDF-filen av 11. januar 2008, og i de senere innsendte originalutskrifter av 14. januar 2008, er innehavers "gamle logo" gjengitt med bredere marger enn det opprinnelig innleverte og registrerte merket. Annen avdeling skal til dette forhold bemerke at det ved vurderingen av en innkommet begjæring om merkeendring alltid skal tas utgangspunkt i det registrerte merket slik det er søkt og innført i varemerkeregisteret. Slik 2. avdeling ser det, skapes det opprinnelig registrerte merkets særpreg alene av den aktuelle kombinasjonen av den valgte skrifttype med kursivering, bokstavenes størrelse og tykkelse, fargen og bredden på skyggeleggingen av bokstavene samt den innbyrdes plasseringen av ordene "Café" og "Noir" mot den kvadratiske sorte bakgrunnen. Den begjærte endring, representert ved merke innsendt den 14. januar 2008, består i at skrifttypen endres noe, at bokstavene og bokstavenes skyggelegging gjengis i en noe slankere versjon, samt at merketeksten forminskes, slik at "margene" i det endrede merket fremstår som bredere. Annen avdeling vil få bemerke at endringen i merketekstens layout isolert sett fremstår som så vidt lite iøynefallende, at forskjellen må antas ikke å ville oppfattes, med mindre tekstene plasseres side ved side. Derimot fremstår merkeelementenes innbyrdes proporsjoner som synbart forskjellige, selv om det kan være tvilsomt om forskjellen vil feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring.

9 2. avd. sak nr Det registrerte merket slik det er innlevert i søknaden av 25. mars 2002 Nytt merke innlevert den 14. januar 2008 Til tross for de påpekte forskjeller finner 2. avdeling etter en samlet vurdering, men under noe tvil, at den aktuelle endringen er så vidt ubetydelig at den ikke påvirker helhetsinntrykket av merket, og heller ikke medfører noen forskyvning av merkets verneområde. Det nye merket må derfor kunne godtas i medhold av varemerkelovens 24. Mot denne bakgrunn må 1. avdelings avgjørelse oppheves. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og merket tillates endret i samsvar med ny versjon av merket innsendt den 14. januar Oluf Grytting Wie (sign.) Ida Andrén (sign.) Are Stenvik (sign.)