Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment LLC, Mendham, New York, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 9. mai 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, hvorved registreringen av det kombinerte merket BUDDY BUM, gjengitt nedenfor, ble besluttet opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partene den 24. juli 2003. Reg. nr. 206087 (200000116) Merket er registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 11: Apparater og innretninger for oppvarming. Klasse 25: Klær. Innsigelsen var begrunnet med at det kombinerte merket BUDDY BUM etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 er egnet til å forveksles med innsigers kombinerte varemerke B.U.M. EQUIPMENT, reg. nr. 163547 (19924150), registrert for nærmere spesifiserte varer i klasse 25: Sko for menn og gutter (ikke opptatt i andre klasser); klær for menn og gutter, nemlig T-skjorter, treningsgensere, trøyer, vevede skjorter, gensere, cardigan-sett, vester, jakker, benklær, treningsbukser, shorts, hatter, luer, frakker, sokker og
2. avd. sak nr. 7324 2 undertøy; sko for kvinner og piker (ikke opptatt i andre klasser); klær for kvinner og piker, nemlig T-skjorter, treningsgensere, trøyer, vevede skjorter, gensere, cardigan-sett, vester, jakker, benklær, treningsbukser, shorts, skjørt, kjoler, bluser, hatter, luer, kåper, sokker og undertøy. Reg. nr. 163547 (19924150) Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Hvorvidt det søkte merket BUDDY BUM, er egnet til å forveksles med det registrerte merket, B.U.M. EQUIPMENT, skal avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og merkelikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første led nr. 6 og 6. Det er på det rene at det foreligger vareoverlapping mellom det søkte og registrerte merket i klasse 25. Dermed blir graden av merkelikhet avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen. Både det søkte og det registrerte kombinerte merket består av to elementer, hvorav ordet BUM står plassert som første, henholdsvis siste ord i merkene. At innsigers merkeelement inneholder punktum mellom bokstavene, kan ikke tillegges avgjørende vekt så lenge elementet er fonetisk tilnærmet identisk. Det avgjørende blir hvorvidt merkene innehar andre elementer som medfører at en ikke vesentlig del av omsetningskretsen vil forveksle dem med henhold til deres kommersielle opprinnelse. I tillegg til BUM inneholder søkers kombinerte merke uttrykket BUDDY. Teksten er skrevet med fete små bokstaver, plassert i ulik høyde og gir merket et bølgeaktig inntrykk. I bakgrunnen finnes figuraktige sirkler, noe som gir merket, sammenlignet med det registrerte merket, et barnlig inntrykk. Motsatt innehar innsigers merke, B.U.M. EQUIPMENT, en helt annen stilistisk utførelse. Foruten to rette streker over og under teksten er merket utformet i en annen skrifttype enn det søkte merket. De rette smale bokstavene gir merket en mer kantete utforming og medfører at helhetsinntrykket av merkene blir forskjellige. Det antas at varemerkene også vil gi ulike forestillingsbilder. Ordet BUDDY sammen med uttrykket BUM henleder tankene til gutt og bums og gir assosiasjoner til røffe gutteklær. Punktum mellom bokstavene B.U.M. etterfulgt av EQUIPMENT i innsigers merke gir snarere preg av å være en forkortelse for tre separate ord og assosieres ikke med ordet BUM. Etter en helhetsvurdering er utvalget kommet frem til at det ikke er fare for at varemerkene vil bli forvekslet i den alminnelige omsetning. Merket BUDDY BUM er derfor registrerbart uhindret av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6."
2. avd. sak nr. 7324 3 Innsigerens klage, med klageavgift, innkom den 18. september 2002. I klagebegrunnelsen anfører innsigerens fullmektig: "Vår klient, B.U.M. International, Inc. innehar registrering nr. 163547 for b.u.m. equipment & figur for spesifiserte varer i kl. 25. Den annen part besvarte innsigelsen i brev av 5. april 2001, hvoretter vi innleverte et nytt brev til Patentstyret datert 9. mai 2001. Saken ble tatt opp til avgjørelse med beslutning om at registrering av det søkte merket fastholdes med begrunnelsen at det ikke er fare for at varemerkene vil bli forvekslet i den alminnelige omsetning. Vi vil herved på vegne av søker påklage Patentstyrets Første Avdelings avgjørelse av 24. juli 2002 inn for Patentstyrets Annen Avdeling, jfr. varemerkeloven 22 og 22a.. Vi viser til våre brev av 15. mars 2002 og 9. mai 2002 til Patentstyrets Første Avdeling under behandlingen av innsigelsen, fastholder vår påstand om at de to merkene lett vil kunne forveksles i den angjeldende omsetningskrets og viser til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Patentstyrets Første Avdeling påpeker at punktum mellom bokstavene i det registrerte merket ikke kan tillegges avgjørende vekt så lenge elementet er fonetisk tilnærmet identisk. Deretter anføres diverse argumenter for at de to merkene visuelt finnes tilstrekkelig forskjellige. Vi er enige i Patentstyrets forståelse av at punktum mellom bokstavene i det registrerte varemerket ikke kan tillegges avgjørende vekt i fonetisk henseende. Imidlertid kan vi ikke se fra Første Avdelings avgjørelse at den fonetiske forvekselbarheten er blitt ytterligere vurdert. Det er et faktum at begge varemerkene inneholder elementet BUM, et sterkt varemerkeelement, vil vi hevde. Tilleggselementer i form av figurer eller skrivemåte vil ikke ha relevans i en forvekselbarhetsvurdering med hensyn til det fonetiske bildet. De fonetiske elementene i de to varemerker vil derved bestå av Buddy Bum og BUM equipment. Elementet equipment er etter vår mening å anse som uregistrerbart for de angjeldende varer og det registrerte varemerket står igjen med BUM som det sterke og registrerbare fonetiske hovedelement. Patentstyrets Første Avdeling uttaler bl.a. at det søkte varemerket inneholder elementet Buddy som henleder tankene på gutt og bums og gir assosiasjoner til røffe gutteklær. Det er ikke uvanlig innen all handel at et innarbeidet varemerke blir basis for en rad nye varemerker som skal brukes for diverse segmenter innen vareutvalget for det innarbeidete varemerket. Det dreier seg her om varer i kl. 25, en vareklasse hvor omsetningskretsen er klart varemerkebevisst. Derfor vil det faktum at bum (i fonetisk form) har eksistert for varer i kl. 25 i en årrekke i omsetningskretsen meget lett kunne gi de forskjellige aktører i
2. avd. sak nr. 7324 4 denne omsetningskretsen og spesielt den vanlige kjøper av klær det inntrykk at nå har bum-produsenten kommet ut med et nytt segment, nemlig klær for den moderne, tøffe, røffe gutt eller mann og markedsført dette under det nye varemerket buddy bum. Etter vår mening vil den fonetiske bruk av varemerket Buddy Bum skape nettopp en slik stor forvekslingsfare med hensyn til varemerkets opprinnelse for en stor del av omsetnings-kretsen. Vår klients registrerte varemerke vil fonetisk kunne anvendes i formen bum-klær og det søkte varemerket i formen buddy bum-klær, underforstått at dette er klær laget av samme innehaver som bum-klær, men for røffe gutter/menn. Det vil etter vår mening lett kunne skapes en forståelse eller misforståelse av at det er felles opprinnelse for de to varemerkene. Vi vil påstå at en opprettholdelse av registrering nr. 206 087, Buddy Bum & figur, vil gi rom for forveksling innen omsetningskretsen med hensyn til varenes kommersielle opprinnelse spesielt i den omtale av slike varer som alltid finner sted i alle ledd i omsetningskjeden. Patentstyrets Annen Avdeling bes under henvisning til våre tidligere brev og det ovenfor anførte finne det søkte merket uregistrerbart og derved oppheve Patentstyrets Første Avdelings avgjørelse av 24. juli 2002." I sin imøtegåelse datert 23. februar 2004 uttaler innehaver: "Påklager mener at det er forvekslingsmulighet mellom B.U.M. og BuddyBum. Dersom B.U.M. hadde blitt skrevet uten punktum mellom bokstavene ville det teoretisk vært en fonetisk sammenfallende uttale av en del av BuddyBum og B.U.M. International. Slik det nå står skrevet, med punktum, poengteres det at det skal uttales som individuelle bokstaver. Vi kan derfor ikke se at det er noen form for forveksfingsmulighet mellom de to." Da den tidligere innehaver Moscus AS gikk konkurs under behandlingen av innsigelsessaken i 1. avdeling, og det har vært noe uklarhet rundt overføringen av rettighetene til merket fra konkursboet til ny innehaver under den innledende behandling av saken i 2. avdeling, har saken i en periode vært stilt i bero i påvente av de nødvendige avklaringer. Først den 7. april 2006 er tidligere mottatt overdragelseserklæring, med tilhørende dokumentasjon, hvor det fremgår at merket BUDDY BUM er overført fra Moscus AS, Postboks 92, 1312 Slependen, til Sigrid T. Lindkjølen, Tollumløkka 14 A, 3611 Kongsberg, offisielt godtatt av Patentstyret og innført i varemerkeregisteret. Overføringen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 16/2006, med publiseringsdato 18. april 2006.
2. avd. sak nr. 7324 5 Den nye innehaver ble ved 2. avdelings brev av 11. april 2006 gitt frist til 12. mai 2006 med å inngi sine eventuelle avsluttende kommentarer før saken tas opp til behandling. Det innkom ingen ytterligere kommentarer fra innehaver innen fristens utløp. Ved 2. avdelings brev av 11. april 2006 ble innsigers fullmektig tilsvarende gitt frist til 12. mai 2006 med å inngi sine eventuelle avsluttende kommentarer før saken tas opp til behandling. Fullmektigen er senere meddelt fristforlengelser for å inngi sine avsluttende kommentarer. Innsigers fullmektig har den 20. februar 2007, foranlediget av telefonforespørsel fra Patentstyrets 2. avdelings sekretariat, meddelt at innsiger ikke har ytterligere kommentarer i saken, og at man er innforstått med at saken avgjøres på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet frem til samme resultat som 1. avdeling. Oppdelingen i det motholdte merket med punktum kan medføre at en del vil uttale dominanten som be u emm, men i forbindelse med sports- og fritidsklær må det regnes med at iallfall mer enn en uvesentlig del av omsetningskretsen vil uttale b.u.m. som bum, og oppfatte det som en henspilling på en person som fordriver tiden med sports- eller fritidsaktiviteter. Det engelske ordet bum, som kan bety dagdriver, brukes i mange sammenhenger for å betegne slike personer. Mest brukt er kanskje uttrykket ski bum, men også uttrykk som beach bum, surf bum og bike bum er vanlige. Det må legges til grunn at denne betydningen av bum vil bli oppfattet også av en norsk gjennomsnittsforbruker. Mot denne bakgrunn må det legges til grunn at ordet bum er et relativt svakt merkeelement for sports- og fritidsklær, mens de ganske markante grafiske merkeelementene som er helt ulike i de to merkene får større betydning for det helhetsinntrykk merkene etterlater seg. Utvalget finner på denne bakgrunn at merkene ikke kan anses egnet til å forveksles. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes.
2. avd. sak nr. 7324 6 B. Stuevold Lassen (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)