PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr Varemerkesøknad nr Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12. februar 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 9. november 2005, hvorved nedenstående kombinerte varemerke, inneholdende bokstaven "k" og ordet "kraftinor", ble besluttet nektet registrert. Avgjørelsen ble meddelt søkerens fullmektig samme dato. Varemerkesøknad nr Nevnte varemerke er søkt registrert for følgende tjenester: Kl. 36: Kl. 39: Kl. 40: Megling og omsetning av elektrisk kraft. Distribusjon av elektrisk kraft. Produksjon av elektrisk kraft. Under behandlingen i 1. avdeling ble det krevd unntaksanmerkning for KRAFTINOR, da ordet ble ansett å mangle varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkelovens 13 første ledd og 15 annet ledd. Det ble videre anført av 1. avdeling at "det foreligger et friholdelsesbehov for slike beskrivende varemerker, slik at andre næringsdrivende kan bruke KRAFTINOR fritt i sin markedsføring eller annen omtale av sine varer og tjenester". Søker aksepterte ikke slik unntaksanmerkning, og søknaden ble besluttet avslått, jf. varemerkeforskriftens 18.

2 2. avd. sak nr Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Søkers merke består av en sammensetning av elementene K KRAFT I NOR. NOR anses som en alminnelig brukt angivelse av stedstidknytning, nemlig til "nord" eller til "Norge". Søkers merke KRAFTINOR er således egnet til å oppfattes som "kraft i nord" eller "kraft i Norge". Elementet K vil alene være uregistrerbart. Sakens problemstilling er om sammenstillingen KRAFTINOR har det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 13 første ledd, eller om KRAFTINOR er beskrivende for de tjenestene merket er søkt registrert for. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for elektrisk kraft kan være både profesjonell og privat, og må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Behandlende medlem er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet KRAFTINOR som direkte beskrivende for denne type varer. Søkers merke KRAFTINOR søkes registrert for bl. a. "megling, distribusjon og produksjon av kraft" i klassene 36, 39 og 40, hvor sentrale egenskaper vil være å angi at søker driver med "kraft i nord/norge". KRAFTINORD anses således å mangle særpreg og anses å være beskrivende for tjenestene merke er søkt for. Fullmektigen anfører at sammenstillingen KRAFTINOR må anses for å være et fantasiord som ikke er direkte beskrivende for arten, egenskapene eller bruksområdet ved de tjenestene merket søkes registrert for. Fullmektigen mener videre at når elementet NOR i søkers merke både kan bety "Norge" eller "nord", vil det være et argument for at merket innehar den flertydighet som gjør det registrerbart. I den grad KRAFTINOR gir assosiasjoner i retning bruksområdet, vil det i så fall kun være et suggestivt merke, ikke deskriptivt. Behandlende medlem er ikke enig i at denne anførselen kan føre frem. KRAFTINOR kan ikke anses å være et fantasiord så lenge uttrykket består av tre kjente ordelementer som er sammensatt etter vanlige former for orddannelser. Vi finner at sammenstillingen må forstås i betydningen kraft i Norge eller "kraft i nord". Merkeelementet NOR er vanlig brukt og egnet til å forstås som en forkortelse for Norge eller "nord". Vi viser her til Annen avdelings avgjørelse nr (SERVERNET), hvor det ble uttalt: At ordet ikke finnes i alminnelige ordbøker eller oppslagsverk slik søkeren har pekt på tyder på at det er snakk om et nydannet ord, men også nydannede ord kan anses som beskrivende dersom meningsinnholdet direkte eller umiddelbart vil bli oppfattet av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, eller anses å mangle særpreg. Fullmektigen fremhever videre at elementet "nor" kan bety "trangt sund eller vik" og "spedbarn", og mener at merket på denne bakgrunn kan registreres. Patentstyret er ikke enig i dette synspunktet. Det faktum at forkortelsen NOR også kan ha andre betydninger har ikke avgjørende betydning for distinktivitetvurderingen av merket. Vi viser her til Førsteinstansretten i EU av STREAMSERVE ( ), som sier at det er nok for å nekte et merke registrert at kun én av flere potensielle betydninger av et ordmerke er beskrivende for varene. Det søkte merket må vurderes annerledes enn avgjørelsen fra Høyesterett om SUPERLEK (Rt s. 641). I denne saken fant Høyesterett at superlek hadde et "litt utydelig meningsinnhold som like mye bringer tanken hen på lek". Det ble antatt at "det utydelige ved ordet er egnet til å skape en viss undring når det brukes som varekjennetegn". Dette er ikke tilfellet i foreliggende sak hvor det søkte merket består av ord med et bestemt meningsinnhold.

3 2. avd. sak nr Det er behov for å friholde ordet KRAFTINOR, slik at andre næringsdrivende kan bruke KRAFTINOR i markedsføring og annen omtale av samme eller lignende produkter. Fullmektigen anfører at Patentstyret ikke har lik vurdering i analoge saker, og viser til tidligere varemerkeregistreringer der innehavere har fått enerett til forkortelsen NOR. Til dette har vi følgende bemerkninger: Både registrering nr og , GJENSIDIGE NOR SPAREFORSIKRING og DNB NOR består begge av ordsammenstillinger, hvor av ett av elementene er distinktive. Når det gjelder registreringene og , NOR-WAY BUSSEXPRESS og NOR-WAY BUSSEXPRESS, har innehaver ikke fått noen enerett til forkortelsen NOR, da begge merkene er registrert med unntaksanmerkning for teksten i merket. Med hensyn til anførselen om at KRAFTINOR har vunnet særpreg gjennom bruk, kan vi ikke se at det innsendte materialet tilstrekkelig dokumenterer at merket er innarbeidet eller brukt slik loven krever. (Se varemerkeloven 2 og 13 første ledd). For at søker kan sies å ha innarbeidet KRAFTINOR som sitt kjennetegn må søker kunne dokumentere at navnet er alminnelig kjent blant den relevante omsetningskretsen her i riket innenfor den aktuelle bransjeområdet som noens kjennetegn, og at det har vært brukt intensivt eller i en lengre periode før søknaden om varemerkeregistrering ble innlevert. All pressomtale og annonsering som er gjort gjennom lokalpressen (Lofotposten, Nordlands Framtid, Fremover, Vesterålen) begrunner bare en tilsvarende lokal enerett, og gir ikke grunnlag for å registrere varemerket med den virkning at innehaveren får enerett til å bruke uttrykket som varemerke i hele Norge. At søker er markedsledende i områdende der Narvik Energinett, Lofotkraft og Vesterålskraft har anleggskonsesjon anses ikke tilstrekkelig som dokumentasjon på innarbeidelse av kjennetegnet i hele Norge. Konklusjon: Behandlende medlem har på denne bakgrunn kommet til at merket KRAFTINOR beskriver de aktuelle varene og tjenestene i klasse 36, 39, 40 eller sentrale egenskaper ved dem jf. varemerkeloven 15 annet ledd, jf. 13 første ledd. Søker nekter å innta en unntaksanmerkning for teksten i merket, og merket nektes dermed å registreres, jf. varemerkeforskriften 18. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage innkom den 9. januar Klageavgiften ble innbetalt den 18. januar 2006, innen fakturafristen. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører søkeren: "Behandlende medlem har konkludert med at merket KRAFTINOR beskriver de aktuelle tjenestene i klasse 36, 39 og 40 eller sentrale egenskaper ved dem, og at merket dermed må nektes registrert, jf. varemerkelovens 13, første ledd. Det bestrides at merket KRAFTINOR beskriver de aktuelle tjenester eller sentrale egenskaper ved dem, jf. varemerkelovens 13, første ledd. I sin begrunnelse anfører behandlende medlem at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet KRAFTINOR som direkte beskrivende for de angjeldende tjenester.

4 2. avd. sak nr Søker stiller seg tvilende til at gjennomsnittsforbrukeren straks vil tenke på megling, distribusjon og produksjon av elektrisk kraft når han/hun møter merket. Det kan derfor ikke legges til grunn at merket er beskrivende i henhold til varemerkelovens 13. Merket kan ikke sies å ha et slikt fastlagt betydningsinnhold som behandlende medlem forutsetter. Merket vil for det først uttales i ett ord, og ikke dissekeres av gjennomsnittsforbrukeren. Som tidligere påpekt, har ordelementene også flere plausible betydninger. Merkets meningsinnhold vil derved ikke kunne sies å bli oppfattet direkte eller umiddelbart av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. Det kan tenkes at merket er suggestivt, idet det kan bringe tanken hen på tjenestenes art. Imidlertid er suggestive merker, i motsetning til de rent beskrivende, registrerbare i henhold til norsk rett. Behandlende medlem anfører videre at det foreligger et behov for å friholde ordet KRAFTINOR. På vegne av søker skal det bemerkes at det er det sammensatte ordet KRAFTINOR som søkes registrert. At andre næringsdrivende skulle ha et presserende behov for å bruke denne betegnelsen, vil være å dra behovet for friholdelse svært langt. Det skal også bemerkes at søkers merke er et kombinert ord og billedmerke. Når man så vurderer helhetsinntrykket av merket, vil figurelementet være en vesentlig del av denne vurderingen. Vi kan ikke se at første avdeling har vurdert denne faktoren. Videre skal vi henlede Styrets oppmerksomhet til følgende registreringer som tidligere har blitt godtatt til registrering: Reg.nr.: Merke: TELENOR TECNOR FLORANOR OCEANOR LUMINOR STIGANOR Samtlige av de ovennevnte merkene er registrert uten unntaksanmerkning, hvilket tilsier at eierne av merkene er fått enerett til samtlige av merkeelementene, derunder også NOR. Alle de ovennevnte merker inneholder også alminnelige ordelementer, hvor ordelementene gir visse hentydninger. Vi understreker også at dette er et relativt tilfeldig utvalg av merker, og at det heller ikke er problematisk å legge frem en rekke tilsvarende eksempler. Selv om Patentstyret vil foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak, indikerer allikevel ovennevnte registreringer en trend i registreringspraksis. En nektelse av registrering i denne saken vil derfor kunne anses som et avvik fra Patentstyrets egen praksis. Merket ifølge søknaden er dessuten sterkt innarbeidet gjennom bruk, hvilket skal tillegges vekt i henhold til varemerkelovens 13, 1. ledd, 3. punktum; dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til at de faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og til hvilken utstrekning merket har vært i bruk.. Vi viser i den sammenheng til tidligere innlevert dokumentasjon.

5 2. avd. sak nr På bakgrunn av det ovennevnte, ber vi om at henvisningen til varemerkelovens 13, 1. ledd frafalles, og at første avdelings avgjørelse oppheves." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Selv om ordet kraftinor er et fremtredende element i merket, medfører de ganske markante figurelementene og fargene at merket i og for seg klart er registrerbart for de varer det er søkt for. Dersom et varemerke inneholder elementer som ikke kunne vært registrert særskilt, kan Patentstyret etter 15 annet ledd kreve at det gjennom en unntaksanmerkning klargjøres at det beskrivende ordet ikke omfattes av registreringsvirkningene. Patentstyret har i den foreliggende sak krevd unntaksanmerkning for ordet kraftinor, men søkeren har ikke villet akseptere slik anmerkning. Det var i denne situasjon i samsvar med mangeårig praksis å nekte registrering, slik 1. avdeling gjorde. Bestemmelsen i 15 annet ledd gir, dersom vilkårene er oppfylt, en adgang for Patentstyret til å kreve unntaksanmerkning. Noen plikt til å gjøre slik anmerkning har Patentstyret ikke, og det antas spørsmålet om det skal skje, avgjøres ved et hensiktsmessighetskjønn, jfr. Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg. revidert versjon, Oslo 2003 s. 267 og s Det må ligge i dette at Patentstyrets sjef kan gi instruks om når unntaksanmerkning skal kreves. En slik instruks om endret praktisering av reglene om unntaksanmerkning er gitt med virkning fra 1. april 2006, også for saker som er under behandling. Etter den skal Patentstyret ikke på eget initiativ innta unntaksanmerkninger under søknadsbehandlingen, og i søknadssaker der Patentstyret har krevd slik anmerkning, skal kravet frafalles når Patentstyret blir gjort oppmerksom på det. Annen avdeling forstår den nye instruksen slik at det i den foreliggende sak ikke skal gjøres unntaksanmerkning for merkeelementet kraftinor.

6 2. avd. sak nr Noen annen registreringshindring kan ikke ses å foreligge. Første avdelings avgjørelse blir da å oppheve, og merket å registrere som begjært. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves og merket registreres som begjært. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Karin Otterbeck