Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg.nr Søknadsnr Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 Oslo Innsiger: Coryne de Bruynes SAM, Monaco, Monaco Fullmektig: J. K. Thorsens Patentbureau A/S, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 30. april 2009, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte kombinerte varemerket "d DERMANOR" ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt partenes fullmektiger samme dag. Reg. nr ( ) Merket ble besluttet registrert den 21. januar 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 05/2008, med publiseringsdato mandag den 28. januar 2008, med følgende varefortegnelse: Klasse 3: Hudpleieprodukter, parfymevarer og kosmetikk.

2 Annen avd. sak nr Innsigelsen var begrunnet med at det kombinerte merket "d DERMANOR" er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte ordmerket "DERMAGOR", reg. nr ( ), registrert den 10. august 1995 for alle varer i klasse 3, og at merket " d DERMANOR" således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Merkeinnehaver har ikke tatt til motmæle under innsigelsessakens behandling i Første avdeling. Med hensyn til innsigers anførsler og argumentasjon, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og er derfor ikke nødvendigvis bare "sluttforbrukeren". Det må også tas hensyn til at denne personen normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne merkene, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av Annen avdelings avgjørelser nr (Handi) og nr (Kea!). Innsigerens merke er registrert for hele klasse 3, mens det søkte merket søkes registrert for hudpleieprodukter, parfymevarer og kosmetikk i kasse 3. Det er følgelig vareoverlapping og graden av merkelikhet, samt merkenes distinktive evne blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Innsigerens merke er et rent ordmerke som består av teksten DERMAGOR. Derma- er et prefiks som betyr hud, og vil være rent beskrivende for formålet med eller bruksområdet for en rekke varer, og i særlig grad for varene som er overlappende i nærværede sak. Endelsen -gor har ingen bestemt betydning, slik at merket som helhet vil være et fantasiord.

3 Annen avd. sak nr Det søkte merket er et kombinert merke som består av en figurativt utformet D, med teksten DERMANOR under. Forstavelsen er identisk med forstavelsen i innsigers merke, og endelsen -nor kan oppfattes som en angivelse av at varene har norsk eller nordisk opprinnelse/formål. Teksten som helhet kan oppfattes som en angivelse at varene passer for norsk eller nordisk hud eller har norsk eller nordisk opprinnelse og er til bruk for huden, og er dermed sterkt suggestiv. Innsigers fullmektig har anført at det kun er én konsonant som skiller merkene i normal omtale, slik at de vil være tilnærmet fonetisk identiske. Det kan ikke legges nevneverdig vekt på den stiliserte d-en, da denne neppe vil bli uttalt. Patentstyret er enig i at merkene er svært like fonetisk, og at det ikke er sannsynlig at den stiliserte bokstaven d vil bli uttalt i søkers merke. Merkene har det innledende elementet felles, nemlig derma-. Da dette vil være rent beskrivende, og er vanlig å bruke på en rekke hudpreparater i klasse 3, er det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil utlede kommersiell opprinnelse fra dette alene. Når det gjelder endelsene som består av 3 bokstaver er disse også svært like, og skiller seg kun ved den midterste bokstaven, som er henholdsvis g og n. Disse bokstavene er imidlertid ulike visuelt, og medfører også en hørbar forkskjell i uttale. Med tanke på at endelsen -nor er svært vanlig brukt for norske eller nordiske varer og tjenester, og at -gor er en ren fantasiendelse, vil merkene skape tilstekkelig ulike inntrykk. Innsigerens fullmektig har vist til Høyesteretts dom av 18. desember 1998, der merkene COSMICA og COSMEA ble funnet forvekselbare for varer i klasse 5. Det vises også til 2. avdelings avgjørelse nr BISQUICK/BISCROK i klasse 31 og 2. avdelings avgjørelse nr FUTURA/FUTURUM. Patentstyret vil bemerke at Høyesterett la vekt på at merket COSMICA ikke var spesielt svakt for varene der vareslagslikheten var størst. Når det gjelder merkene DERMAGOR og DERMANOR anser vi disse som svake i forhold til "hudpleieprodukter, parfymevarer og kosmetikk," og vi anser derfor ikke sakene som parallelle. I avgjørelse nr la 2. avdeling vekt på at deler av omsetningskretsen ikke ville oppfatte merkenes suggestive betydningsinnhold, og derfor forveksle merkene. Patentstyret anser at dette ikke er tilfelle i nærværende sak. Elementet "derma" er som nevnt over mye brukt og kjent for de aktuelle varene. Annen avdeling kom i avgjørelse nr FUTURA/FUTURUM til at det var stor merkelikhet, og at merkene ga samme assosiasjonsbilde. Patentstyret vil bemerke at det dreide seg om merker som fremstår som samme ord, men med noe ulik form. I nærværende sak er det snakk om merker som er satt sammen av et beskrivende element som er identisk, men med et tillegg med visse ulikheter. Vi anser derfor ikke sakene som parallelle. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21 a første ledd.

4 Annen avd. sak nr Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 30. juni Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 31. juli 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: "På vegne av innsiger i ovennevnte varemerkesøknad og under henvisning til varemerkelovens 22, 2. ledd påklages herved første avdelings avgjørelse av til Styrets annen avdeling. Det foreliggende merket ønskes registrert for hudpleieprodukter, parfymevarer og kosmetikk i klasse 3. Klagen baseres på forvekslingsfare overfor den tidligere norske reg. nr. DERMAGOR (ord) som dekker hele klasse 3 og benyttes for ulike typer hudpleiemidler og såpe. Det foreligger vareoverlapping, og betingelsen for å foreta forvekselbarhetsvurdering i h.h.t. vml. 6 er derved oppfylt. Det er kun én konsonant som i normal omtale skiller det kunngjorte merket "d DERMANOR" fra innsigers DERMAGOR-merke. Det fonetiske inntrykket blir således svært likt, og i muntlig omtale vil søkers og innsigers merker fremstå som nærmest identiske. Den stiliserte bokstaven d som fremkommer over det søkte merket kan ikke tillegges nevneverdig vekt da den neppe vil bli uttalt, jfr. vml. 4, 1. ledd. Patentstyrets første avdeling er faktisk helt enig i at merkene er svært like fonetisk, og at det ikke er sannsynlig at den stiliserte bokstaven d vil bli uttalt i søkers merke. Merkeelementet derma er dog beskrivende for hudpleiepreparater idet ordet betyr hud, men selv om merkeelementet gor oppfattes som et fantasiord og nor kan oppfattes som en forkortelse for nordisk eller Nordic hindrer ikke dette at merkene i vanlig omsetning kan bli forvekslet. Det er omtrent umulig å skille gor og nor i muntlig omtale, og det bør være rimelig klart at det foreligger en klar forvekslingsfare da de omfattende varer er identiske og kan komme til å bli omsatt gjennom de samme distribusjonskanaler til samme type kjøpergrupper. Vi viser i så måte til annen avd. avgjørelse i sak nr vedr. HIRUDERM og HIRUDOID også for varer i klasse 3 hvorfra siteres: Forvekselbar forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. Høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NOR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-domstolens avgjørelse i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (sml s. I og C-39/97 Canon v. Metro-Golwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer og tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveklsing), jf. Rt s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer..... Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merket som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk

5 Annen avd. sak nr om og hvorledes de omsettes.... Mot denne bakgrunn er 2. avdeling kommet til at det foreligger risiko for forveksling i den alminnelige omsetning. Selv om omsetningskretsen til de aktuelle varene i den foreliggende sak kan sies å være relativt merkebevisst, må det allikevel legges til grunn at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil av de foreliggende merkene da det foreligger fellesskap både med hensyn til produksjons- og omsetningskanaler. Vi viser på samme måte som 2. avdeling i HIRUDOID v. HIRUDERM også her til Høyesterettsdom av 18. desember 1998 hvor merkene "COSMICA" og "COSMEA" ble ansett forvekselbare for likekartede varer i klasse 5, jfr. RT 1998 s Videre viser vi til 2. avd. avgjørelse nr som referert i NIR 1996 s. 590 hvor merkene "BISQUICK" og "BISCROK" ble ansett forvekselbare med hverandre for varer i klasse 31. Vi vil også henlede oppmerksomheten på 2. avd. avgjørelse nr. 4436, gjengitt i NIR 1982 på s. 129, hvor merket FUTURA ble ansett forvekselbart med FUTURUM, samt Agder lagsmannsretts dom av hvor MOBILFLEX ble ansett forvekselbart med det tidligere registrerte merket MODULFLEX for samme varer. Registreringen må således bli å oppheve da den er foretatt i strid med vml. 14, 1. ledd, nr. 6, jfr. 1, 1. ledd." I sin imøtegåelse av 27. november 2009 uttaler registreringsinnehavers fullmektig følgende: "1 INNLEDNING Vi viser til brev fra Patentstyret av , hvor vi som følge av ikke å ha mottatt oversendelsen av fikk utsatt frist for imøtegåelse av klage fra Coryne de Bruynes SAM på avgjørelse av fra Patentstyrets første avdeling. Fristen ble satt til Denne imøtegåelse er inngitt rettidig. Vi protesterer på vegne av vår klient mot innsigers klage, som etter vår oppfatning er grunnløs og som derfor ikke kan tas til følge. Avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling må bli å stadfeste, og registreringen av d DERMANOR må opprettholdes. 2 INNEHAVERS EKSISTERENDE VERN OG VAREMERKESØKNAD Dermanor AS er den desidert ledende importør og har de største agentur av verdens ledende varemerkeinnehavere av hudpleieprodukter med høy kvalitet. Dermanor AS har eksistert under dette navnet siden 1984, og nyter allerede et sterkt innarbeidet vern for sitt varemerke. Dermanor AS sin kundekrets er hudpleiesalonger, frisører og spa. Vi viser til selskapets hjemmeside Dermanor AS har gjennom tidene benyttet logoen som søkes varemerkeregistrert utad på brev, brosjyrer osv. Registreringen gjelder figurmerket "d Dermanor", som utover å bestå av ordsammensetningen "derma" og "nor" har et visuelt utrykk gjennom særegne designelementer. Det søkte varemerket gir et spesielt visuelt uttrykk og henspeiler på selskapets hudpleievirksomhet i Norge. Varemerket benyttes som kjennetegn for selskapets virksomhet, herunder kurs, hudpleieskole mv. Varemerket benyttes ikke på rene produkter, da produktene som Dermanor AS fører er egne

6 Annen avd. sak nr varemerkebeskyttede produkter som føres i Norge på lisens. Dermanor AS er en svært seriøs aktør, som er anerkjent av tunge internasjonale hudpleieprodusenter. Vi viser igjen til selskapets hjemmeside. 3 INNSIGERS VAREMERKE "DERMAGOR" består av to elementer, hvorav det første er identisk med vår klients varemerke. Vi påpeker at dette elementet er svært vanlig og mye brukt innenfor hudpleie. Dette elementet nyter neppe særlig sterkt vern, som rent beskrivende for "hud". Vi oppfatter imidlertid "GOR"-elementet som et rent fantasiord som gir varemerket et særpreg uten særlig beskrivende innhold. Varemerket har et "hardt" fonetisk uttrykk med klar vekt på "g". Innehaverens fullmektig oppgir at varemerket "DERMAGOR" benyttes for "ulike typer hudpleiemidler og såpe"." 4 FORVEKSELBARHETSVURDERING Vi viser til avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling, som vi i det alt vesentlige tiltrer. Vi vil imidlertid påpeke de forhold vi mener er av avgjørende betydning for saken. Slik vi oppfatter innsigerens begrunnelse, henvender de to varemerkene seg til ulike omsetningsledd. Når man i forvekselbarhetsvurderingen skal ta stilling til hvorledes en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte de to merkene, må det tas hensyn til at varemerkene henvender seg til ulike omsetningsledd. I så måte er det kombinerte merket "d DERMANOR" ikke egnet til å forveksles med "DERMAGOR". "DERMAGOR" benyttes mot sluttbruker for ulike typer såpe og hudpleiemidler, mens "d DERMANOR" benyttes mot forhandlerleddet som agenturbedrift for andres varemerker, samt mot forhandlerleddet for øvrige varer og tjenester innen hudpleieprodukter, parfymevarer og kosmetikk (herunder opplæring, kurs mv.) Videre er det en ikke ubetydelig fonetisk forskjell mellom de to varemerkene, og uttalelsen av varemerkene er ulik. Det er videre en markant forskjell mellom det visuelle uttrykket i varemerkene, særlig fordi "d DERMANOR" er et figurmerke, men også fordi bokstavene "G" og "N" er visuelt ulike. De ovennevnte forskjellene i varemerkenes identitetstrekk medfører at merkene skaper ulike inntrykk og at de derfor heller ikke er egnet til å forveksles med tanke på kommersiell opprinnelse." I et siste innlegg av 16. mars 2010 uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til 2. avdelings oversendelse av vedlagt søkers imøtegåelse av fra Adv.fa. Hodneland & Co. DA på vegne av Dermanor AS, Billingstad og senere innvilget frist for kommentar, Det kan ikke bestrides at det foreligger varelikeartethet i h.h.t vml. 6, 1. ledd og at således forvekselbarhetsvurdering skal foretas. Hvorvidt merket benyttes for søkte varer er uten betydning for vurdering av registrerbarheten, ei heller om merkene benyttes overfor ulike

7 Annen avd. sak nr omsetningskretser. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon som viser at søkers merke er innarbeidet. Klager og innehaver av ordmerket DERMAGOR har vern for sitt merke også i muntlig omtale, se varemerkel. 4, 1. ledd. Det er således faktisk sett kun de to svake konsonantene N og G som utgjør en minimal forskjell i uttale, og det foreligger således en betydelig forvekslingsfare. For øvrig vises til våre argumenter og henvisning til registrerings- og rettspraksis som tilsier at registreringen må bli å oppheve da den er foretatt i strid med vml. 14, 1. ledd, nr. 6, jfr. 1, 1. ledd." Ved brev av 17. mars 2010 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsiger siste innlegg av 16. mars Fullmektigen ble samtidig meddelt frist til mandag den 19. april 2010 med å sende inn en eventuell siste uttalelse før saken tas opp til behandling og avgjørelse. I et siste innlegg av 14. april 2010 uttaler registreringshavers fullmektig: "1 INNLEDNING Vi viser til brev fra Patentstyret av , vedlagt innsigers kommentarer til vårt tilsvar av Vi er bedt om å avgi våre avsluttende kommentarer innen 19. april Fristen er dermed overholdt. Vi viser i hovedsak til vårt tilsvar av , og opprettholder de anførsler som er fremsatt der. Noen få avsluttende kommentarer behøves imidlertid. 2 AVLSLUTTENDE KOMMENTARER Innsiger hevder at det er uten betydning hvorvidt de to varemerkene henvender seg til ulike omsetningskretser. Dette kan åpenbart ikke føre frem. I denne vurderingen er det også et viktig element at de to merkene har en liten, men slett ikke ubetydelig forskjell, i det vår klients varemerke har en endelse NOR som henspeiler til Norge. Denne forskjellen, riktignok bestående av en bokstav, utgjør en stor betydningsforskjell og medfører at de to merkene adskiller seg vesentlig, også visuelt og særlig fonetisk. Innsigers merke har ingen slik henvisning til Norge, og GOR gir derfor merket en annen og ukjent betydning. De to merkene gir på ovennevnte bakgrunn ikke gir de aktuelle omsetningskretser (som her i tillegg er ulike) noen grunn til å anta at merkene har samme kommersielle opprinnelse tvert i mot.

8 Annen avd. sak nr Innsiger hevder det ikke er dokumentert at vår klients varemerke er innarbeidet. Vår tidligere redegjørelse for vår klients virksomhet skulle alene tale for at vår klients varemerke har et omfattende innarbeidet vern. Vi nøyer oss med å dokumentere dette ved å vise til dom fra Gulating lagmannsrett av , og kan selvfølgelig oversende den dokumentasjon som også ble fremlagt for lagmannsretten dersom innsiger skulle ønske dette. Bilag 1: Dom fra Gulating lagmannsrett av " Ved Annen avdelings brev av 15. april 2010 er gjenpart av registreringshavers siste innlegg, samt det tilhørende bilag, oversendt innsigers fullmektig til orientering. Innsigers fullmektig ble samtidig orientert om at saken tas opp til behandling og avgjørelse. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige også slutte seg til avdelingens begrunnelse. Etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og nr. 8 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkeloven 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering, hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. blant annet Rt s COSMICA. Det legges blant annet vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Annen avdeling finner at de to merkenes ulike endelser, -NOR og -GOR, medfører forskjeller både fonetisk og betydningsmessig som gjør at det ikke foreligger fare for forveksling. I tillegg kommer at det felles merkeelementet DERMA må anses som svakt for de aktuelle varene. Innsigeren har vist til Annen avdelings avgjørelse 12. november 2007 i sak 7356 om merkene HIRUDOID og HIRUDERM (PS ). En vesentlig forskjell mellom den saken og den foreliggende sak er imidlertid at det felles merkeelementet i den saken var å anse som et fantasiord og dermed som et nokså sterkt merkeelement. Etter dette kan klagen ikke gis medhold.

9 Annen avd. sak nr Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.)