PROTOKOLL. Reg. nr ( ) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr ), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og Påbygg Telemark AS (org. nr ), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland, og Bil og Påbygg Telemark AS Konkursbo (org. nr ), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland, v/ adv. Helge Aarnes, Postboks 4, 3833 Bø i Telemark) Innsiger: BP Plc, 1 St James's Square, SW1Y4PD London, Storbritannia Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. desember 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 28. april 2010, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte kombinerte merket B&P ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Reg. nr ( ) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar Merket ble besluttet registrert den 7. mai 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 20/2008, på side 34, med publiseringsdato mandag den 13. mai 2008, med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 35: Klasse 37: Import av lastebilhengere og påbygg. Verksted, bilverksted for alle typer kjøretøy. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 14. juli 2008, rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 31/2008, på side 57, med publiseringsdato mandag den 28. juli Innsigelsen var begrunnet med at det kombinerte merket "B&P" er egnet til å forveksles med det internasjonalt registrerte kombinerte merket "bp" (gjengitt nedenfor), int. reg. nr ( ), som har vern i Norge fra 21. juli 2000 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 1, 4, 6, 9, 11, 17, 19, 25, 36, 37, 39, 41 og 42, det internasjonalt registrerte ordmerket "BP", int. reg. nr ( ), som har vern i Norge fra 25. mars 2004 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 1, 4, 9, 35, 37, 39 og 42, det nasjonalt registrerte kombinerte merket "BP" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert den 21. mars 1991 (søknad innlevert 22. september 1989) for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42, det nasjonalt registrerte kombinerte merket "BP" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert den 12. september 1991 (søknad innlevert 22. september 1989) for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42, og det nasjonalt registrerte kombinerte merket "BP" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert den 29. desember 1988 (søknad innlevert 14. februar 1985) for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 1, 4, 11, 12, 37, 39 og 42, og at merket "B&P" således er blitt registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 og nr. 8, jf. 4 og 6 første ledd, jf. varemerkelovens 49 annet ledd og 50 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 og 72). Int. reg. nr ( ) Reg. nr ( )

3 Annen avd. sak nr Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 28. april 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Innarbeidelse og styrket særpreg av innsigerens merke, jf. varemerkeloven 2 og 13 første ledd tredje punktum og utvidet vern etter varemerkeloven 6 annet ledd. Innsigerens fullmektig anfører at BP etter sterk innarbeidelse er særlig godt kjent i det norske markedet, så vel som i store deler av verden forøvrig. Anførselen er ikke kommentert av søkeren. Fullmektigen opplyser at BP er verdens tredje største globale energiselskap, og et av de fire største oljeselskapene i verden. Det blir videre opplyst om at selskapets avdeling BP Solar er en verdensledende produsent av solcellepaneler. BP har drevet virksomhet i Norge siden Fullmektigen mener det er stor grunn til å anta at flertallet innenfor omsetningskretsen vil kjenne til BP, selv om det ikke er foretatt markedsundersøkelser som kan understøtte dette synet. Som dokumentasjon for innarbeidelse og styrket særpreg har Patentstyret mottatt: o Utskrift av årsrapport fra selskapets side, BP.com. Årsrapporten, "Group income statement", viser at BP i verden har en total omsetning på US-dollar 291,4 milliarder i (Vedlegg 1.) o Utskrift av årsregnskapet for BP Norge Årsrapporten viser at BP Norge hadde inntekter i størrelsesorden 8,2 milliarder kroner. (Vedlegg 2). o Utskrift av Interbrand sin liste over verdens mest verdifulle varemerker i Det går frem av denne listen at selskapet innehar 84. plassen. Det opplyses videre at selskapet hadde samme plassering i 2007, mens de i 2006 og 2005 lå på henholdsvis 76. og 75. plass. Patentstyret har følgende kommentarer til den innleverte dokumentasjonen:

4 Annen avd. sak nr For å vise at innsigerens merke BP er sterkt innarbeidet eller fått styrket særpreg gjennom bruk, er det avgjørende at dokumentasjonen knytter seg til de aktuelle tjenestene i klassene 35 og 37. Patentstyret kan ikke se at den fremlagte dokumentasjonen viser at BP i Norge er brukt for klassene 35 eller 37. Årsregnskapet fra BP Norge AS fra 2007 viser at den største posten under "driftsinntekter" er "petroleumsinntekter". Posten "annen driftsinntekt" er ikke spesifisert, noe som gjør at vi ikke kan vite om dette knytter seg til eksempelvis verkstedsvirksomhet i klasse 37. Slik Patentstyret forstår årsregnskapet, fremstår det for oss som at hovedvirksomheten knytter seg til petroleumsvirksomhet, det vil si leting etter og produksjon av olje og gass. Som hovedregel bør det meste av bruken eller innarbeidelsen av et merke ha skjedd i Norge. Det er likevel slik at dokumentasjon på bruk eller innarbeidelse i utlandet kan få betydning for sakens utfall. I foreliggende sak viser "Group income statement" at BP på verdensbasis i 2007 hadde en total omsetning på US-dollar 291,4 milliarder. Dette omsetningstallet, sammenholdt med opplysningene om plasseringen på Interbrand sin liste, viser at BP er store i verden. Det at et selskap er stort i verden, sier imidlertid ikke noe om markedet i Norge. Videre viser det heller ikke etter vårt syn, som også nevnt ovenfor, at BP er sterkt innarbeidet eller fått styrket særpreg gjennom bruk for de aktuelle tjenestene. Innsigerens fullmektig benevner BP som "et svært velkjent merke i Norge", og Patentstyret antar at han med dette mener at innsigeren har et utvidet vern etter varemerkeloven 6 annet ledd. Patentstyret finner ikke at den fremlagte dokumentasjonen har sannsynliggjort at BP er velkjent i riket. Innsigerens fullmektig har for øvrig heller ikke fremmet at bruken av det yngste merket enten ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill), som er sentrale vilkår i bedømmelsen om et merke er krenket, jf. varemerkeloven 6 annet ledd. Etter en helhetsvurdering av den fremlagte dokumentasjonen, har Patentstyret kommet frem til at det ikke er dokumentert at merket BP er sterkt innarbeidet eller fått styrket særpreg gjennom bruk som et kjennetegn for de aktuelle tjenestene i Norge. Vi viser til varemerkeloven 2 og 13 første ledd tredje punktum. Vi finner det heller ikke dokumentert at merket er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen, jf. varemerkeloven 6 annet ledd. Forvekselbarhetsvurderingen, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8. Patentstyret har ovenfor kommet til at det ikke foreligger innarbeidelse, styrket særpreg eller utvidet vern for innsigerens merke BP, og det foretas derfor i det følgende en vanlig forvekselbarhetsvurdering. Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Vare- og tjenestelikheten: Det søkte merket ønskes registrert for "import av lastebiltilhengere og påbygg i klasse 35 og "verksted, bilverksted for alle typer kjøretøy" i klasse 37. Innsigerens internasjonale registrering nr , det kombinerte merket BP, og nr , ordmerket BP, er begge besluttet gjeldende for "anti-rust treatment for vehicles, land vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing, lubrication, maintenance and repair, motor vehicle wash,

5 Annen avd. sak nr motor vehicle wash, vehicle tyre re-fitting and repair" i klasse 37. Det foreligger således stor grad av tjenesteoverlapping mellom disse tjenestene. Innsigerens registrering nr , det kombinerte merket BP og registrering nr , det kombinerte merket BP, er henholdsvis begge registrert for "hele klassene" og "hele tjenesteklassene" i klassene 35 og 37. Da innsigerens merker er registrert for hele klasser, foreligger det tjenesteidentitet. Innsigerens registrering nr , ordmerket BP, er i klasse 12 registrert for "deler og komponenter for motorkjøretøyer" og "vedlikehold og tanking av fly, skip og landkjøretøyer" i klasse 37. Mellom tjenestene i klasse 37 foreligger det tjenesteoverlapping. Vi er imidlertid ikke enig med innsigerens fullmektig i at varene i klasse 12 anses likeartet med tjenesten "import av lastebiler og påbygg" som det søkte merket ønskes registrert for. Det søkte merket har ikke tjenesten "salg", men "import" av lastebiler og påbygg. Selv om salg av varer i klasse 35 som hovedregel anses likeartet med varen i seg selv, er den tidligere registreringen registrert for "deler og komponenter", og ikke motorkjøretøyet i seg selv. På dette grunnlag finner Patentstyret at det ikke foreligger likeartethet på dette punktet. Patentstyret vil i det følgende ta utgangspunkt i internasjonal registrering nr , ordmerket BP, da dette merket også vil dekke vurderingen av innsigerens øvrige påberopte varemerker som er registrert og besluttet gjeldende varemerker. Patentstyret har kommet til at det foreligger stor grad av tjenesteoverlapping mellom det søkte merket og innsigerens internasjonale registrering nr , ordmerket BP i klasse 37. Da det er stor grad av tjenesteoverlapping, vil graden av kjennetegnslikhet og det registrerte merkets særpreg bli avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Kjennetegnslikheten: Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EUdomstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om, og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EU-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19. Det søkte merket er et kombinert merke bestående av tre stiliserte tegn. Visuelt kan merkets innledende tegn enten oppfattes som et 8-tall eller en speilvendt B som er plassert inntil bokstaven P. Begge tegn er skrevet i sort, med fet skrift. Mellom disse to tegnene er det et svart rektangel hvor tegnet "&" er plassert i midten, skrevet i hvitt. Merket vil uttales "be og pe". Innsigerens ordmerke BP, består av bokstavene B og P. Merket vil uttales "be-pe". Hverken søkerens eller innsigerens merke har noe betydningsinnhold.

6 Annen avd. sak nr Innsigerens fullmektig anfører at det er de to bokstavelementene B og P som er dominantene i det søkte merket, og da særlig når merket skal uttales muntlig. Det understrekes av innsigerens fullmektig at fonetisk likhet mellom to varemerker kan være tilstrekkelig til å konstantere fare for forveksling. Søkeren på sin side, hevder at merkene ikke er fonetisk eller visuelt like, og at det således ikke foreligger forvekselbarhet. Visuelt består likheten mellom innsigerens merke og det søkte merket i at begge inneholder bokstaven P som siste bokstav. Selv om det første tegnet i det søkte merket kan oppfattes som en speilvendt bokstav B, fremstår merkene sett under helhet, som forskjellige. Det søkte merket har, i tillegg til et stilisert oppsett, tegnet "&" plassert i midten. Patentstyret har etter dette kommet til at det ikke foreligger visuell likhet. Fonetisk vil det søkte merket uttales "be og pe". Uttalemessig vil innsigerens internasjonale registrering uttales "be-pe". Fonetisk fremstår derfor merkene som relativt like. Etter en helhetsvurdering har Patentstyret kommet frem til at merkene er visuelt forskjellige, fonetisk like, og at ingen av merkene har et betydningsinnhold. Helhetsvurderingen: Innledningsvis ønsker Patentstyret å understreke at det er merkene slik de er registrert/besluttet gjeldende og ønskes registrert, som er gjenstand for vurdering etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8. Bruken av søkerens merke i farger, jf. vedlagt utskrift av søkerens hjemmeside, som innsigerens fullmektig påstår bør ha betydning i saken, vektlegges derfor ikke av Patentstyret. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, både vil henvende seg til en spesialisert omsetningskrets og den vanlige gjennomsnittsforbrukeren. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Når det gjelder innsigerens fullmektig sin anførsel om at gjennomsnittsforbrukeren for bilverkstedstjenester i klasse 37 ikke kan antas å ha særlig høy grad av merkebevissthet, snarere tvert om, finner ikke Patentstyret å kunne legge dette til grunn. Påstanden er ei heller dokumentert. Hva angår fullmektigens anførsel om at merkene er fonetisk forvekselbare, skal det bemerkes at fonetisk likhet kun er en av flere faktorer i den helhetsvurderingen som skal foretas. Det kan ikke utelukkes at fonetisk likhet alene kan skape risiko for forveksling. Visuelle og begrepsmessige forskjeller kan derimot oppveie den fonetiske likheten og medføre at man ikke kan konstatere fare for forveksling selv om fonetisk likhet foreligger, jf. EU-domstolens avgjørelse C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 22 og 35. Innsigerens internasjonale registrering er et tobokstavmerke. Totegnsmerker anses i utgangspunktet å ha særpreg, men vernet vil ikke strekke seg særlig langt fordi variasjonsmulighetene er små med så få bokstaver. Det skal dermed etter Patentstyrets praksis mye til for at to totegnsmerker skal anses egnet til å forveksles, dersom de ikke er identiske. I forliggende sak er det eldste merket et ordmerke, og det foreligger tjenestelikhet. Ordmerket BP er imidlertid et kort merke, og består kun av to bokstaver. En registrering av et ordmerke gir i

7 Annen avd. sak nr utgangspunktet enerett til å bruke dette ordet som et varemerke for aktuelle tjenester. En slik registrering vil derfor ikke være begrenset til ordet skrevet med nøytral skrift, men også andre utforminger av dette ordet. Det søkte merket består av tre tegn, og fremstår visuelt som forskjellig fra innsigerens merke. Selv om innsigerens ordmerke også har krav på vern for andre utforminger av ordet, vil det ikke ha en beskyttelsessfære mot bruken av et 8-tall eller en speilvendt B, når merket i tillegg også består av tegnet &. Denne visuelle forskjellen sammenholdt med at ingen av merkene har begrepsmessige likheter eller forskjeller, gjør at den fonetiske likheten i nærværende sak ikke er tilstrekkelig til å konstantere forvekslingsfare for de aktuelle tjenestene. Selv om det foreligger en høy grad av tjenesteoverlapping og fonetisk likhet mellom merkene, har Patentstyret i foreliggende sak kommet til at omsetningskretsen ikke vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, direkte eller indirekte. Ettersom vurderingen av internasjonal registrering nr , ordmerket BP, antas å dekke de øvrige av innsigerens påberopte registrerte og besluttet gjeldende varemerker, finner ikke Patentstyret det nødvendig å gå inn nærmere inn på disse. Konkusjon: Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigerens internasjonale registrering nr , det kombinerte merket BP, internasjonal registrering nr , ordmerket BP, registrering nr , det kombinerte merket BP, registrering nr , det kombinerte merket BP og registrering nr , det kombinerte merket BP. Merket er således registrerbart for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a andre ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 17. juni Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 12. juli 2010, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: "KLAGE TIL PATENTSTYRETS ANNEN AVDELING Vi viser til Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 28. april 2010 i ovennevnte sak. Patentstyrets første avdeling konkluderte i denne avgjørelsen med at det foreligger stor grad av tjenesteoverlapping mellom innsigers registrerte varemerker, herunder internasjonal varemerkeregistrering nr BP (ordmerke) og søkers varemerke. Videre har Patentstyrets første avdeling kommet til at merkene er fonetisk like, men visuelt forskjellige. Kjennetegnene er på denne bakgrunn ansett ikke egnet til å forveksles.

8 Annen avd. sak nr Hva gjelder innsigers anførsler om innarbeidelse, styrket særpreg og omdømme for kjennetegnet BP har Patentstyrets første avdeling kommet til at den fremlagte dokumentasjon ikke er tilstrekkelig til å fastslå at kjennetegnet er innarbeidet, jfr. varemerkeloven 2, har oppnådd styrket særpreg, jfr. varemerkeloven 13 første ledd tredje punktum, eller er så velkjent og nyter en slik anseelse her i riket at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen, jfr. varemerkeloven 6 annet ledd. Registreringen av det yngre kjennetegnet ble således opprettholdt. På vegne av innsiger påklages herved avgjørelsen til Patentstyrets Annen Avdeling, da man mener at første avdeling har kommet til uriktig resultat. Det fastholdes fra innsigers side at søkers merke er egnet til å fremkalle forveksling med innsigers registrerte rettigheter, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8, jfr. 6 første ledd. Videre skal det fastholdes at innsigers kjennetegn gjennom innarbeidelse på det norske markedet har oppnådd styrket særpreg som medfører økt risiko for forveksling med lignende kjennetegn, jfr. 2, jfr. 13 første ledd tredje punktum. Til slutt skal det fastholdes at innsigers kjennetegn er så velkjent i Norge at det har krav på utvidet vern i medhold av varemerkeloven og 6 annet ledd. Merkelikhet Etter innsigers oppfatning kan det knapt reises tvil rundt hvorvidt Bil & Påbygg Telemark AS merke består av eller vil oppfattes som en kombinasjon av bokstavene B og P. Det faktum at søkers merke åpenbart henspiller på kombinasjonen av forbokstavene i søkers foretaksnavn vil imidlertid ikke forhindre forveksling med innsigers kjennetegn slik det er søkt, ettersom søkers fulle navn ikke er del av kjennetegnet. Innsiger, PB Plc., har som kjent registrert ordmerket BP (int. reg. nr ) for tjenester som for alle praktiske formål overlapper med det søkte merkets tjenester i klasse 37, samt tjenester i klasse 35 som langt på vei sammenfaller med søkers tjenester i klasse 35. Som kjent er det alminnelig akseptert at registrering av et ordmerke gir vern mot andres registrering av samme og lignende kjennetegn i enhver grafisk utforming. Etter innsigers oppfatning er kjennetegnene BP og B&P svært like, og det faktum at søkers kjennetegn også inneholder tegnet &, som fremstår som en konjunksjon mellom bokstavene B og P, kan neppe være egnet til å skille de to kjennetegnene fra hverandre. Innarbeidelse/omdømme For så vidt gjelder anførsler og dokumentasjon for at innsigers kjennetegn BP er innarbeidet og/eller velkjent i Norge vises det til innsigelsen av 14. juli 2008 og vårt ytterligere innlegg av 9. desember 2008, samt den dokumentasjon som fulgte vedlagt disse skriv. At Patentstyrets første avdeling på grunnlag av den fremlagte dokumentasjon ikke har funnet det tilstrekkelig bevist at kjennetegnet BP er innarbeidet for verkstedsvirksomhet i klasse 37 eller salgs-/importtjenester i klasse 35 får være så sin sak. Dette er heller ikke nødvendig så lenge innsigers ordmerke er registrert for overlappende og lignende tjenester i disse klassene. Det fremstår imidlertid som uforståelig for innsiger at et kjennetegn som siden 1920 har vært i bruk i Norge i forbindelse med petroleumsvirksomhet (og senere en rekke andre produkter og tjenester), som i 2007 hadde en omsetning på 291,4 milliarder amerikanske dollar på verdensbasis (ca. ¾ av Norges brutto nasjonalprodukt samme år) og samme år hadde driftsinntekter på ca. 8,2 milliarder kroner i Norge, og som i 2008 var rangert som verdens 84.

9 Annen avd. sak nr mest verdifulle varemerke av Interbrand, ikke skal anses velkjent i Norge. Vi gjør oppmerksom på at verdenskjente merker som STARBUCKS, MOTOROLA, FERRARI, PRADA og VISA figurerte lenger ned på Interbrands liste over verdens mest verdifulle varemerker i At innsigers kjennetegn er mer kjent i utlandet og at omsetningen i Norge bare var på ca. 8,2 milliarder kroner i 2008, kan neppe tas til inntekt for at kjennetegnet BP ikke er velkjent i Norge. Det må dessuten legges til grunn en alminnelig norsk forbruker gjennom medieomtale osv. vil være godt kjent med internasjonale industrigiganters house marks, selv om den aktuelle forbrukeren ikke nødvendigvis kjenner til konkret bruk av kjennetegnet på norsk sokkel. Det antas at de aller fleste norske forbrukere er godt kjent med kjennetegnene STARBUCKS for kaffe og FERRARI for biler, til tross for at det selges begrenset med slike produkter under disse kjennetegnene i Norge. Eventuell manglende innarbeidelse for kjennetegnet BP i Norge i forbindelse med verkstedtjenester og salg/import av kjøretøyer kan ikke utelukke at varemerket BP er et velkjent kjennetegn i varemerkeloven 6 annet ledds forstand. Det skal i denne sammenheng også påpekes verkstedtjenester tradisjonelt tilbys av bensinstasjoner som bærer internasjonale olje- og gasselskapers kjennetegn. Det er dermed nærliggende for en gjennomsnittlig forbruker å assosiere et bilverksteds kjennetegn med kjennetegnet til et internasjonalt energiselskap dersom kjennetegnene som sådan ligner hverandre. Som ytterligere dokumentasjon for det omdømme innsigers kjennetegn oppebærer, vedlegges Interbrands kåring av Best Global Brands for 2009, hvor kjennetegnet BP er rangert som verdens 83. mest verdifull, med en anslått verdi på ca. 3,7 milliarder amerikanske dollar. Vedlagt følger også side 45 fra Interbrands rapport for 2009, hvor kjennetegnet BP omtales særskilt. Styrket særpreg Patentstyrets første avdeling har konkludert med at det ikke er opparbeidet et styrket særpreg for kjennetegnet BP i Norge. I lys av det ovennevnte er dette, sett fra innsigers hold, et oppsiktsvekkende standpunkt. På bakgrunn av den utstrakte bruk og medieomtale av innsigers merke, skal det anføres at en alminnelig forbruker umiddelbart vil gjenkjenne denne bokstavkombinasjonen som en aktørs særlige kjennetegn. De fleste vil endog forbinde bokstavkombinasjonen med det internasjonale energiselskapet BP. Dette medfører at bokstavkombinasjonen BP står sterkt i forbrukerens bevissthet, og at kjennetegn som inneholder denne bokstavkombinasjonen umiddelbart vil forbindes med innsigers kjennetegn. Elementet & i søkers merke vil dermed ikke være tilstrekkelig til å forhindre forveksling mellom de to kjennetegnene. Utvidet vern varemerkeloven 6 annet ledd På bakgrunn av den massive bruk av, og kjennskap til, varemerket BP, som formentlig må anses dokumentert gjennom ovennevnte, er det innsigers påstand at varemerket utvilsomt må anses som velkjent også blant norske forbrukere. Under henvisning til ovennevnte skal det anføres at varemerket BP er så velkjent blant norske forbrukere at det ville medføre en urimelig utnyttelse eller forringelse av det særpreg og den anseelse som er knyttet til dette varemerket dersom søker tar i bruk sitt kjennetegn for de aktuelle produktene, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jfr. 6 annet ledd.

10 Annen avd. sak nr Det fremgår ikke klart av nevnte bestemmelsers ordlyd at de rammer denne typen utvanning av velkjente varemerker gjennom assosiasjoner som skapes i mellom kjennetegnene i kundekretsens bevissthet. Dette fremgår imidlertid av forarbeidene til ny varemerkelov, jfr. bl.a. Ot.prp. nr. 98 ( ) s. 43, hvor det påpekes at 4 annet ledd i den nye loven viderefører 6 annet ledd i den gjeldende varemerkeloven, og at bestemmelsen presiserer at utnyttelse eller skade på merkets særpreg er omfattet (vår utheving), hvilket også er i samsvar med varemerkedirektivet. De materielle rettsregler som fremgår av den nye varemerkeloven 4 annet ledd er altså per i dag gjeldende rett i Norge. Det er ikke et krav at det eldre kjennetegnet er innarbeidet for de tjenester som er omfattet av det søkte merket. Det er tilstrekkelig at merket er velkjent, nærmere bestemt at det er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen. At merket er kjent gjennom medieomtale, ustrakt bruk i andre land osv., vil være tilstrekkelig til at bestemmelsen kan komme til anvendelse. Bestemmelsen vil typisk komme til anvendelse for varemerker som er i omfattende bruk og har et sterkt omdømme i store deler av verden, slik at norske forbrukere kjenner til det gjennom omtale, norske og utenlandske medier, utenlandsopphold mv, uten at merket nødvendigvis er innarbeidet for aktuelle tjenester i Norge. For øvrig følger det av bestemmelsen i varemerkeloven 6 annet ledd at et yngre kjennetegn skal anses å være forvekselbart med et tidligere kjennetegn dersom det søkte merket ligner det tidligere kjennetegn forutsatt at det eldste kjennetegnet er så velkjent og har en slik anseelse i her i riket at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av det velkjente merket om det andre kjennetegnet ble brukt eller registrert av en annen. Lassen/Stenvik ( Oversikt over norsk varemerkerett ) forklarer denne bestemmelsen nærmere på side 327 flg. På side 327 heter det: Velkjente merker kan altså ha vern også utenfor forvekslingsrelasjonen. Som hovedvilkår for beskyttelse er i stedet oppstilt at det foreligger en urimelig utnyttelse, eller at det kan oppstå skade på det velkjente merkets anseelse. Et eksempel på en situasjon hvor de vanlige reglene om forvekselbarhet ( 4, jf. 6 første ledd) ikke strekker til, men hvor regelen i 6 annet ledd kan komme innehaveren av det velkjente varemerket til hjelp, er den hvor likheten ikke er sterk nok til at omsetningskretsen vil blande sammen kjennetegnene eller deres innehavere (risiko for direkte eller indirekte forveksling [ ]), men likevel såpass fremtredende at den gjennomsnittsforbruker som møter det yngre merket vil fremkalle det eldre, velkjente varemerket i sin erindring (risiko for assosiering). Slik assosiering kan bety at det yngre merket trekker urimelige veksler på det eldre merkets berømthet ( free riding ), samtidig som det kan føre til at det berømte merket utsettes for slitasje, og over tid får svekket sin blikkfang. Videre heter det på side 328: Som det fremgår av ordlyden, er vareslagslikhet etter 6 annet ledd ikke en nødvendig betingelse. Til gjengjeld er vilkårene slik at forskjellen kan være mer formell enn reell. Selv om vareslagslikhet ikke kreves, kan vareslagslikheten ha betydning: Nærheten mellom vareslagene vil som regel være et viktig moment ved avgjørelsen av om det velkjente varemerket utsettes for urimelig utnyttelse eller forringelse. Som påpekt ovenfor omfatter er innsigers varemerke primært kjent som navnet på et av verdens største energiselskaper. Kjennetegnet er imidlertid i bruk på en lang rekke mer eller mindre relaterte tjenester, både i Norge og utlandet. Dessuten er det slik at verkstedstjenester historisk

11 Annen avd. sak nr sett i stor grad har vært tilbudt i tilknytning til bensinstasjoner i Norge, og disse bensinstasjonene har hovedsakelig båret kjennetegn fra norske og internasjonale olje- og energiselskaper. Med hensyn til det siste sitatet fra Lassen/Stenvik betyr dette altså at en eventuell krenkelse eller forringelse av BP vil være mer nærliggende og således enklere å konstatere enn i de tilfellene der man har å gjøre med varemerker som omfatter helt urelaterte varer eller tjenester. Vare- og tjenestelikheten må således få betydning også ved vurdering av om det foreligger en risiko for assosiasjon mellom kjennetegnene BP og B&P. Lassen/Stenvik uttaler altså på side 327 at man etter varemerkeloven 6 annet ledd ikke skal se på hvorvidt det foreligger en direkte eller indirekte fare for forveksling. I stedet skal man ta stilling til om det eldste varemerket er velkjent og oppebærer vesentlig anseelse/omdømme, og så vurdere om det søkte merket ligner på det eldste merket eller om det foreligger fare for assosiasjon. De samme prinsipper er lagt til grunn i EU retten, se C-508/01 Adidas vs. Fitnessworld, se premiss 29 der det heter: The infringements referred to in Article 5 (2) of the Directive, where they occur, are the consequences of a certain degree of similarity between the mark and the sign, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between the sign and the mark, that is to say, establishes a link between them even though it does not confuse them ( ). På bakgrunn av dette anføres det at kravet om forvekslingsfare må anses oppfylt under henvisning til at BP er et velkjent kjennetegn i Norge og at kjennetegnet B&P ligner på samt skaper assosiasjoner til innsigers velkjente merke, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr 6, jfr. 6 annet ledd. Oppsummering/påstand: Under henvisning til ovennevnte fastholdes det at søkers merke er egnet til å fremkalle forveksling med innsigers registrerte varemerke, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8, jfr. 6 første ledd. Det bes i denne sammenheng tatt hensyn til at innsigers kjennetegn gjennom utstrakt bruk og omtale har opparbeidet en betydelig økt grad av særpreg, jfr. varemerkeloven 13 første ledd i.f. For øvrig fastholdes innsigers påstand om at søkers varemerke er egnet til å fremkalle assosiasjoner til innsigers velkjente varemerke, utnytte goodwill knyttet til dette og/eller påføre det eldre kjennetegnet skade gjennom utvanning av dets særpreg, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8, jfr. 6 annet ledd. Under henvisning til dette bes innsigelsen tatt til følge, og registreringen av søkers merke opphevet, jfr. varemerkeloven 21a første ledd." Den 21. juni 2010 oversender Patentstyrets Annen avdelings sekretariat gjenpart av klagen til Bil og Påbygg Telemark AS, Ørvella Industriområde, 3692 Sauland.

12 Annen avd. sak nr I e-post av 24. juni 2010 innkommet fra Ann-Kristin Gåsholt, Sekretær/kundemottaker, Bil & Produksjon AS, Ørvella, 3692 Sauland, uttales følgende: "Til orientering så gikk firmaet Bil & Påbygg Telemark AS konkurs i november -09." Etter nærmere undersøkelser mot Enhetsregisteret/Foretaksregisteret i Brønnøysund, har Annen avdelings sekretariat brakt på det rene at det i september 2009 ble åpnet konkurs i foretaket Bil & Påbygg Telemark AS, etter oppbud. Konkursboet ble tildelt eget organisasjonsnummer , og står registerført med advokat Helge Aarnes, Bø i Telemark, som bobestyrer. Den 24. juni 2010 retter Annen avdelings sekretariat følgende henvendelse i e-post til forannevnte (tidligere) bobestyrer for Bil & Påbygg Telemark AS Konkursbo: "Da foretaket Bil & Påbygg Telemark AS står innført i varemerkeregisteret som innehaver av norsk varemerkeregistrering nr (varemerket B&P ), og nevnte varemerkeregistrering per dato er under innsigelsesbehandling / under behandling i Patentstyrets klageavdeling, er det svært viktig at vi så snart som mulig blir informert om hvem som nå er rette innehaver av denne rettighet og/eller vil være rette mottager av korrespondanse og henvendelser i sakens anledning." I e-post av 28. juni 2010 svarer bobestyrer, advokat Helge Aarnes, følgende: "Driften av virksomheten som tidligere ble drevet av Bil & Påbygg Telemark AS er overtatt av selskapet Bil & Produksjon AS, org. nr Det er ingen innvendinger fra konkursboet til at Varemerket B&P blir benyttet av det nye selskapet." [Den 23. september 2010 ble innført i varemerkeregisteret at foretaket Bil & Produksjon AS, Ørvella Industriområde, 3692 Sauland, har overtatt norsk varemerkeregistrering nr Overføringen ble kunngjort under rubrikken overdragelser i Norsk varemerketidende nr. 40/2010, på side 120, med publiseringsdato 4. oktober 2010.]

13 Annen avd. sak nr Ved brev av 30. juni 2010 er den nye registreringshaver Bil & Produksjon AS oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til 23. august 2010 for innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Ved svarfristens utløp den 23. august 2010 forelå det ingen imøtegåelse av klagen. Den 27. september 2010 kontaktet Annen avdelings sekretariat registreringshaver pr. telefon og e-post den vedrørende manglende innsendelse av imøtegåelse. Den 7. januar 2011 sendte Annen avdeling følgende skriv til registreringshaver, med kopi til innsigers fullmektig: Vi viser til vårt brev av 21. juni 2010, som var vedlagt kopi av klage innkommet fra innsigers fullmektig i ovennevnte sak, samt vår e-post av 27. september 2010 vedlagt vårt brev datert 30. juni 2010 med frist til 23. august 2010 til innsendelse av Deres kommentarer til klagen. Da det ikke er innkommet kommentarer til klagen, blir saken nå tatt opp til avgjørelse på foreliggende grunnlag. Saken er deretter tatt opp til behandling i Annen avdeling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er under en viss tvil kommet til et annet resultat enn Første avdeling for så vidt gjelder registreringen i klasse 37. I innsigelsessaker gjelder fortsatt reglene i varemerkeloven av 1961 når det er reist innsigelse mot et varemerke som ble registrert før varemerkeloven av 2010 trådte i kraft. Slike registreringer kan oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig bare i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter varemerkeloven av 1961, jf. varemerkeloven av fjerde ledd første punktum. Etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 (ny lov 16 bokstav a) kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra en tidligere dato. Spørsmålet om to merker er forvekselbare avgjøres ut fra en helhetsvurdering, der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første

14 Annen avd. sak nr ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd (ny lov 16 bokstav a, 4 første ledd og 1 første ledd). Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf. varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd (ny lov 4 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. høyesterettsdommen i Rt s søtt + salt, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I nærværende sak finner Annen avdeling under en viss tvil at det foreligger fare for forveksling mellom det registrerte kombinerte merket B&P (registreringsnummer ) og innsigerens eldre internasjonalt registrerte ordmerke BP, int. reg. nr , for så vidt gjelder registreringen i klasse 37, men at det ikke er fare for forveksling for så vidt gjelder registreringen i klasse 35. Annen avdeling kan i hovedtrekk slutte seg til Første avdelings uttalelser om vareslagslikhet for de to merkene, men har en annen vurdering enn Første avdeling når det gjelder kjennetegnslikheten. Annen avdeling legger til grunn at det kombinerte merket vil oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varer som B&P, og ikke som et rent figurelement eller et 8-tall, tegnet «&» og bokstaven P. Slik merket er utformet, er de figurative elementene egnet til å oppfattes som «B&P». Videre benyttes det figurative elementet i betydningen «B&P» når merket inngår som del av registreringshavers foretaksnavn Bil & Produksjon AS.

15 Annen avd. sak nr Ettersom innsigers merke er et ordmerke, gir dette som utgangspunkt vern for alle figurative utforminger av BP, med mindre bokstavkombinasjonen forsvinner helt i den figurative utformingen. Etter Annen avdelings syn er dette ikke tilfelle for registreringsnummer , idet merket som nevnt vil oppfattes som B&P. Det foreligger dermed en betydelig visuell likhet mellom kjennetegnene. Videre foreligger fonetisk likhet mellom merkene, idet de begge vil uttales som «BP», eller eventuelt «B-og-P» for registreringshavers merke. Begrepsmessig er det heller ikke forskjeller mellom merkene som kunne gi gjennomsnittsforbrukeren et ulikt forestillingsbilde og følgelig bidra til å skille dem fra hverandre. Etter Annen avdelings syn er det videre klart at det eldre merket BP må anses å ha et styrket særpreg ved at det er et godt kjent varemerke her i landet, noe som får betydning ved vurderingen av risikoen for forveksling, jf. EU-domstolens dom 29. september 1998 i sak C- 39/97 Canon avsnitt 18. Annen avdeling viser til at BP gjennom flere tiår har vært et av verdens mest kjente varemerker, og merket er åpenbart også velkjent blant norske forbrukere. Selskapet BP Plc. er et av verdens største konsern, og omsatte for 8,2 milliarder kroner bare i Norge i Selv om en tobokstavkombinasjon generelt vil ha lav grad av originært særpreg som varemerke, oppveies dette i saken her av det styrkede særpreg som er dokumentert oppnådd gjennom innarbeidelsen av merket. Det som likevel gjør at saken byr på en viss tvil i forvekselbarhetsvurderingen og at Annen avdeling har kommet til at forvekselbarhet bare foreligger for registreringen i klasse 35, er forekomsten av tegnet «&» i registreringshavers merke og den sentrale plassering dette tegnet har i registreringshavers merke. Det skaper en viss distanse, og skiller dessuten saken fra den ellers i mange henseender parallelle saken PS Dette i varemerke- og foretaksnavnsammenheng ganske hyppig forekommende tegnet «&» er etter Annen avdelings syn likevel ikke tilstrekkelig til å utelukke fare for forveksling med innsigerens eldre ordmerke når varelagslikheten er så stor som i klasse 37, som ligger nært opp til varer og tjenester som BP er velkjent for; oljeprodukter og drift av bensinstasjoner. Heller ikke de øvrige figurative elementene i det registrerte merket er tilstrekkelige til å utelukke fare for forveksling i klasse 37. Annen avdeling finner det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren ville komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere. Følgelig blir Annen avdelings konklusjon at det foreligger fare for indirekte forveksling mellom merkene for registreringen i klasse 37. Etter dette må klagen gis medhold, og registreringen må oppheves for klasse 37. Annen avdeling kan imidlertid ikke se at det foreligger fare for direkte eller indirekte forveksling mellom innsigers merke og registreringshavers merke for registreringen i klasse 35,import av

16 Annen avd. sak nr lastebilhengere og påbygg. Dette er virksomhet som ligger fjernere fra de varer og tjenester som innsiger er kjent for. Selv om Annen avdeling, i motsetning til Første avdeling, ikke finner det tvilsomt at ordmerket BP har slikt utvidet vern som nevnt i varemerkeloven annet ledd, finner Annen avdeling ikke at bruken av det kombinerte merket, slik det er registrert i klasse 35, kan medføre en skade på eller urimelig utnyttelse av den goodwill som er knyttet til innsigerens merke. De forskjeller som tross alt er mellom de to kjennetegnene, sammenholdt med at tjenestene som registreringen gjelder, ligger et stykke fra innsigers kjerneområder, tilsier at potensialet for skade eller urimelig utnyttelse av innsigers goodwill er lite. Annen avdeling vil likevel tilføye at hvis registreringshaveren ikke gjør rimelige anstrengelser for å forebygge at forveksling oppstår, vil dette eventuelt kunne angripes på grunnlag av markedsføringslovens 30 eller 25 også for markedsføring av tjenester. Det avsies slik kjennelse: Registreringen oppheves for verksted, bilverksted for alle typer kjøretøy i klasse 37. Jon Asland (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)