PROTOKOLL. " Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr Begjæring inngitt av: Oslo Apartments AS, Postboks 160 Skøyen, 0212 Oslo Foretakets org. nr Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 27. oktober 2009, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS ble besluttet ikke tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket OSLO APARTMENTHOTEL AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 7. april 2009, under organisasjonsnummer , og med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS er egnet til å forveksles med det registrerte og innarbeidede foretaksnavnet OSLO APARTMENTS AS, org. nr , innført / registrert i Enhetsregisteret den 20. februar 1995 med næringskode / bransjeangivelse: " Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", samt egnet til å forveksles med innarbeidet rett til navnet OSLO APARTMENTS, og at foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets første avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 Annen avd. sak nr " 2-6 nr. 4: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt foretaksnavn før motparten og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare foretaksnavn må det foreligge bransjelikhet, og innsigers kjennetegn må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Særpreg: Innsiger har registrert foretaksnavnet OSLO APARTMENTS AS. Patentstyret vil først måtte ta stilling til om dette kjennetegnet oppfyller varemerkelovens krav om særpreg. Det følger av sakens dokumenter at innsiger tilbyr utleie av møblerte leiligheter på korttidsbasis. Leilighetene er lokalisert innenfor Oslos grenser, og de fleste ligger i sentrum. Innsiger opplyser om at de disponerer 160 leiligheter. Det er allmenn viten at APARTMENTS betyr "leiligheter" på engelsk. Det er lite tvilsomt at foretaksnavnet OSLO APARTMENTS direkte angir, og umiddelbart vil oppfattes som, at det tilbys leiligheter i Oslo. Foretaksnavnet angir stedet, arten og formålet med innsigers tjenester, og er dermed uten varemerkerettslig særpreg, jf varemerkeloven 13, i henhold til foretaksnavneloven 3-2 første ledd. Innarbeidelse: Innsiger hevder at tiltross for manglende særpreg er foretaksnavnet OSLO APARTMENTS godt innarbeidet i markedet. For å kunne oppnå vern for et i utgangspunktet beskrivende kjennetegn må merket være innarbeidet gjennom bruk, jf varemerkeloven 2. Merket må være godt kjent og innarbeidet i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn. Innsiger anfører i denne sammenheng at de har leiet ut møblerte leiligheter på korttidsbasis siden 1990, og at firmaet via en navneendring ble etablert som OSLO APARTMENTS AS i I følge Foretaksregisterets kunngjøringer fremkommer det imidlertid at foretaksnavnet OSLO APARTMENTS AS ble registrert i Foretaksregisteret den 29. september Før dette, fra 20. februar 1995, var foretaket registrert i Foretaksregisteret under foretaksnavnet APARTEMENT SERVICE-OSLO APARTEMENTS AS. I forhold til innarbeidelse vil det avgjørende uansett være om innsiger kan godtgjøre at kjennetegnet er godt kjent og innarbeidet i omsetningskretsen som et særlig kjennetegn. Det må da sees hen til om omsetningskretsen kjenner merket, og oppfatter det som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. Som dokumentasjon for innarbeidelse har innsiger sendt inn kopi av åtte forskjellige annonser fra ulike norske og utenlandske tidsskrifter, hvor OSLO APARTMENTS annonserer for sine utleietjenester. Fire av tidsskriftene er datert, hhv i 1996, 1998, 2001 og 2004.

3 Annen avd. sak nr I tillegg er det sendt inn informasjonsmateriell om OSLO APARTMENTS tjenester i to brosjyrer, en kalender fra 2009 og et lite "kalenderkort" fra Det er ikke opplyst om hvordan dette informasjonsmateriellet er distribuert ut i markedet eller i hvilket omfang distribusjonen er skjedd. Innsiger opplyser også om at foretaket for tiden annonserer på landets 72 flybusser som dekker alle de største byene i landet samt at de annonserer på internett som deres største annonseplass. Disse påstandene er ikke nærmere dokumentert. Ut fra den innsendte dokumentasjonen betviler ikke Patentstyret at OSLO APARTMENTS AS har annonsert gjennom ulike kanaler siden 1996, under kjennetegnet OSLO APARTMENTS. Det er imidlertid ikke lagt frem dokumentasjon som gjør Patentstyret i stand til å ta stilling til hvor kjent kjennetegnet er for omsetningskretsen fordi det ikke er vist til markedsundersøkelser, markedsandeler eller hyppigheten og omfanget av annonseringen. Patentstyret kan heller ikke legge avgjørende vekt på påstander fra innsigers side som ikke er dokumentert. I og med at innsiger ikke har et særpreget foretaksnavn og heller ikke har dokumentert innarbeidede rettigheter til OSLO APARTMENTS AS, har de ikke vern mot lignende foretaksnavn etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf 3-2 første ledd. Patentstyret finner det derfor unødvendig å gå inn på forvekselbarhets- og bransjelikhetsspørsmål i forhold til foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS. På denne bakgrunn finner Patentstyret at innsiger ikke innehar kjennetegnsrettigheter som er til hinder for registreringen av foretaksnavnet OSLO APARTMETHOTEL AS etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge." En foreløpig klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 27. oktober 2009, inneholdende begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen, innkom fra OSLO APARTMENTS AS den 21. desember 2009, innen klagefristen. Ved Patentstyrets brev av 4. januar 2010 ble OSLO APARTMENTS AS meddelt frist til den 27. januar 2010 med å inngi en slik nærmere begrunnelse av klagen. Den 6. januar 2010 er faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) generert og sendt til OSLO APARTMENTS AS, med betalingsfrist satt til 5. februar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 15. januar 2010, innen fakturafristens utløp.

4 Annen avd. sak nr En nærmere begrunnelse av klagen innkom den 20. januar 2010, innen utløpet av den meddelte fristforlengelse. Den 22. januar 2010, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 27. oktober 2009 om at registreringen av foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS kan opprettholdes. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. I den nærmere begrunnelsen av klagen, innkommet den 20. januar 2010, anfører OSLO APARTMENTS AS: Vi viser til ovennevnte samt Deres brev til oss datert 4. januar Vedlagt vil De finne et utvalg av hva vi har sett av redaksjonelle omtaler av vårt firma i tiden fra rundt 1997 og fremover samt en del av vår annonsering i samme periode. Vi vil understreke at dette materialet ikke representerer våre samlede aktiviteter, av den gode grunn at vi ikke oppbevarer alt slikt materiale over tid. Det vedlagte materiale dokumenterer at vi både arbeider lokalt (i Oslo-området) samt både på riks- og utenlandsbasis. Således dokumenterer bilagene at vi i perioden har hatt en rekke annonser; Innenriks i dagsaviser i Verdens Gang (19 stk. er vedlagt), annonser i Bergens Tidende, Lofotposten, Nordlands Framtid, Dagens Næringsliv (minst 9 annonser) Innenriks i fagblad (omtaler og annonser). 6 stk. Utenriks i magasiner: (Sverige og Tyskland): 4 stk. The Norseman (mest USA) nr. 4/2009 Massiv livsstilsmagasin (bl.a. distribuert på alle hotellrom i Choice-kjeden) desember 2009 (ikke vedlagt) Annonser i norske kataloger (Gule sider, turistinformasjon): 9 stk. Diverse, men vesentlig: Etter at internett er blitt betydelig mer aktuelt, har vi konsentrert vår annonsering i de forskjellige søkemotorer, så som GOOGLE, Kvasir, Finn, Oslo Surf, Facebook, Bing, Gule Sider, Startsiden og flere andre. I tillegg samarbeider vi med flere utenlandske aktører; som Apartment Service Ltd i London, Travel Library m.fl. Redaksjonelle omtaler i bl.a.:

5 Annen avd. sak nr Dagens Næringsliv helside 19/ Verdens Gang helside 18/ Dagsavisen helside 14/ Dagbladet 2/3 side 10/ Scan Magazine (utlandet) oktober 2009 Foruten dette har vi (har/har hatt) 4 brosjyrer på norsk og engelsk samt store og små kalendere som distribueres jevnlig til kunder over hele landet. (Vedlegges). Sist sommer kjørte vi også (fra april til juni pluss noe i juli) en 30 sek. reklamefilm på samtlige av landets flybusser. Her skulle vi nå vel personer. Dokumentasjon vedlagt. Avslutningsvis legger vi ved et kopiutsnitt av Aftenposten for torsdag 14. januar 2010 hvorav det under "Kunngjøringer" fremgår at Oslo byfogedembete har varslet om tvangsoppløsning av Oslo Apartmenthotel AS org.nr Uansett om tvangsoppløsning blir iverksatt eller ikke, imøteser vi Deres behandling av vårt krav om administrativ overprøving av foretaksnavnregistreringen av det nevnte firma. Det synes for oss som helt klart at man her med vilje har lagt seg så tett opptil vårt eksisterende og vel innarbeidete firmanavn hvilket vi sette svært liten pris på. Vi håper derfor at vi denne gang vil få medhold fra Patentstyret i vårt krav. Vi ber om å få den tilsendte dokumentasjon i retur ettersom mye av materialet er i original form og derfor er aktuelt å ta vare på. Ved svarfristens utløp den 9. mars 2010 var ikke innkommet noen imøtegåelse av klagen fra Oslo Apartmenthotel AS. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse på foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, slik saken nå er blitt opplyst, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at foretaksnavnet OSLO APARTMENTS AS i utgangspunktet mangler særpreg, og at det derfor ikke uten innarbeidelse har krav på vern etter foretaksnavnelovens 3-2 første ledd. Klageren har imidlertid dokumentert bruk av navnet i annonser og i redaksjonell omtale over en forholdsvis lang tidsperiode. Foretaksnavnet har også vært benyttet på klagerens internettsider ( for en virksomhet som omfatter omkring 200 utleieenheter. Selv om annonseringen ikke har

6 Annen avd. sak nr vært spesielt omfattende eller intensiv, må den som følge av konsekvent og forholdsvis langvarig bruk anses som tilstrekkelig til at foretaksnavnet har ervervet varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkelovens 13 første ledds tredje punktum. Det må derfor legges til grunn at klageren har krav på vern etter foretaksnavnelovens 3-2 første ledd. Foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS er registrert med virksomhetsangivelsen «drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant». I mangel av andre opplysninger legges det til grunn at registreringen samsvarer med foretakets faktiske eller planlagte virksomhet. Denne virksomheten er praktisk talt sammenfallende med klagerens virksomhet. Det foreligger bransjelikhet, jf. foretaksnavnelovens 3-3 første ledd. Idet kjennetegnene også er svært like, må det legges til grunn at det vil oppstå risiko for forveksling, og at foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS derfor er registrert i strid med lovens 2-6 nr. 4. Registreringen blir dermed å oppheve, jf. 3-6 første ledd. Det avsies slik kjennelse: Registreringen av foretaksnavnet OSLO APARTMENTHOTEL AS oppheves. Are Stenvik (sign.) Ole-Andreas Rognstad (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)