PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske v/ Gunnar Krogstad, Trondheim Begjæring inngitt av: Invenia Consulting AS, Tromsø (tidl. Invenia AS, Tromsø) Foretakets org. nr Fullmektig: Barentz Advokat DA v/ Trond Skogvoll, Tromsø Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 24. juli 2008, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet INVENIA HOLDING AS ble besluttet ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Kjøp og salg av egen fast eiendom" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet INVENIA HOLDING AS, org. nr , innført i Enhetsregisteret den 17. desember 2007, er egnet til å forveksles med foretaksnavnet INVENIA AS, org. nr , innført i Enhetsregisteret den 20. februar 1995, med næringskoden: Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare, samt egnet til å forveksles det registrerte ordmerket INVENIA, reg. nr ( ), med søknadsdato 1. august 1997, registrert for varene Datamaskiner, databehandlingsutstyr, datanettverksløsninger og dataprogrammer i klasse 9, tjenesten Bistand ved valg av IT-løsninger. Strategisk IT-rådgivning i klasse i klasse 35, tjenestene Opplærings- og utdanningsvirksomhet i klasse 41 og tjenestene Bistand ved I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr spesifikasjon, utvikling, innføring, drift og vedlikehold av IT-løsninger. System- og programutvikling (EDB-programmering) i klasse 42, og at foretaksnavnet INVENIA HOLDING AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Den 14. juni 2008 etter at begjæringen om opphevelse ble innlevert, men før Patentstyrets 1. avdeling traff avgjørelse i nærværende sak ble innført i Foretaksregisteret at innsigers navn er endret fra INVENIA AS til INVENIA CONSULTING AS. Med hensyn til innsigers anførsler for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt varemerke før motparten og dermed har bedre prioritet. Når det gjelder innsigers foretaksnavn, er det endret etter at registreringsinnehaveren registrerte sitt foretaksnavn. Imidlertid innebærer navneendringen kun et tillegg av CONSULTING til det tidligere INVENIA AS. Det legges derfor til grunn at den videreførte delen av foretaksnavnet beholder den opprinnelige prioriteten og dermed har bedre prioritet enn motpartens foretaksnavn. Det er uansett registreringen av INVENIA HOLDING AS som skal prøves, og på registreringstidspunktet var det udiskutabelt at innsiger hadde bedre prioritet for INVENIA AS. Vi legger derfor til grunn innsigers foretaksregistrering på motpartens registreringstidspunkt, altså INVENIA AS i den videre vurderingen. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Innsiger har registrert ordmerket INVENIA og Patentstyret har dermed allerede vurdert at dette oppfyller varemerkelovens krav til særpreg. Dette elementet er felles både i innsigers og registreringsinnehaverens foretaksnavn. Registreringsinnehaverens foretaksnavn skiller seg fra innsigers varemerke og foretaksnavn ved at det har tillegget HOLDING. HOLDING beskriver kun virksomheten, forvalte fast eiendom, og har dermed ikke adskillende evne. Selskapsformen har heller ikke kjennetegnsrettslig adskillende evne. Det foreligger dermed identitet mellom det særpregede elementet i registreringsinnehaverens foretaksnavn og innsigers varemerke og foretaksnavn. Vilkåret om kjennetegnslikhet er dermed oppfylt. Det avgjørende blir derfor bransjelikheten. Innsigers foretaksnavn er registrert for Annen konsultasjonsvirksomhet tilknyttet system- og programvare. Innsigers varemerke er registrert for: Datamaskiner, databehandlingsutstyr, datanettverksløsninger og dataprogrammer i klasse 9, Bistand ved

3 2. avd. sak nr valg av IT-løsninger. Strategisk IT-rådgivning i klasse 35, Opplærings- og utdanningsvirksomhet i klasse 41 og Bistand ved spesifikasjon, utvikling, innføring, drift og vedlikehold av IT-løsninger. System- og programutvikling (EDB-programmering) i klasse 42. Det er ikke omdiskutert at dette omfattes av en annen bransje enn registreringsinnehaverens. Innsiger hevder likevel at det er en naturlig utvikling for selskapet å starte opp et overordnet morselskap med tillegget HOLDING og hevder derfor at motparten har registrert sitt foretaksnavn for en virksomhet som ligger innenfor en naturlig ekspansjon for innsiger. På den bakgrunnen hevder innsiger at kravet til bransjelikhet 3-3 første ledd likevel er oppfylt. Etter Patentstyrets syn er dette å trekke den naturlige ekspansjonen for langt. Det synes også som innsiger definerer registreringsinnehaverens virksomhet ut fra foretaksnavnet og ikke bransjeangivelsen, kjøp og salg av egen fast eiendom. Dette er etter Patentstyrets syn ikke en ekspansjon som beskyttes etter loven. Det går frem av forarbeidene at selv om det skal være rom for en viss naturlig ekspansjon til nye virksomhetsområder, så skal det avgjørende være en rimelighetsforankret avveining av hvor langt det er rimelig å strekke beskyttelsen av navnet (Ot.prp. nr. 50 ( ) s. 97). Patentstyret finner ikke ekspansjon til kjøp og salg av eiendom verken er en naturlig ekspansjon eller rimelig å strekke beskyttelsen til, i forhold til den registrerte bransjeangivelsen annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare. Etter varemerkeloven er det ingen tilsvarende lemping av kravet til vare og tjenestelikhet, så naturlig ekspansjon drøftes ikke i tilknytning til varemerkeregistreringen. På denne bakgrunn finner patentstyret at vilkåret om bransjelikhet ikke er oppfylt. På denne bakgrunn får innsiger ikke medhold i sitt krav om at registreringen av INVENIA HOLDING AS som foretaksnavn må oppheves. Beslutning: Registreringen opprettholdes. Klage fra Invenia Consulting AS, Tromsø, over 1. avdelings avgjørelse, innkom til Patentstyret den 19. august Klagen er innkommet rettidig. Etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling den 27. august 2008 å fastholde den tidligere beslutning av 24. juli 2008 om å opprettholde registreringen av foretaksnavnet Invenia Holding AS. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 29. september 2008, innen fakturafristens utløp.

4 2. avd. sak nr I klagen anfører Invenia Consulting AS: Jeg vil med dette fremme klage over Patentstyrets avgjørelse i klagesak KF datert 24. juli 2008 til Patentstyrets annen avdeling. Klagen er innsendt rettidig. Som Patentstyret korrekt har fremholdt har min klient endret foretaksnavn ved å tilføye Consulting til det dominante foretaksnavnet Invenia. Videre er det etablert et morselskap til Invenia Consulting AS med foretaksnavnet Invenia Group AS, registrert den 22. januar Også morselskapet Invenia Group AS stiller seg bak denne klagen. Jeg konstaterer at Patentstyret er enig i at vilkåret om kjennetegnslikhet er oppfylt jf foretaksnavneloven (ftnl) 3-2, annet ledd. Jeg forstår det imidlertid slik at Patentstyret mener det ikke foreligger bransjelikhet, jf. ftnl. 3-3 første ledd, da det innklagede foretaksnavn Invenia Holding er registrert med virksomhetsområdet "kjøp og salg av egen fast eiendom". Det bestrides at Patentstyret har lagt korrekt rettsanvendelse til grunn for sin avgjørelse. Det fremkommer klart av forarbeidene til ftnl. 3-3 at det er den faktiske bruken av foretaksnavnet som er gjenstand for vurdering. Jeg hitsetter fra Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 35: I kapittel 7.3 går departementet inn for at kjennetegnslikhet (herunder bransjelikhet) ikke lenger skal kontrolleres av Foretaksregisteret ved registrering. Foretakets vedtektsfestede formål og den bransjen det oppgir å skulle drive innenfor vil fortsatt bli registrert i Foretaksregisteret, primært av statistiske hensyn. Det registreres bare hovedbransje/ hovedvirksomhetsområde. I en konfliktsituasjon må bransjetilknytningen fortsatt avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av partene selv, av et evt. overprøvingsorgan eller av domstolene. Som i dag vil faktisk bruk være det vesentligste momentet. Departementet har, bl.a. på bakgrunn av høringsuttalelsene, vurdert en mer presis inndeling av bransjekriteriet. Formålet med Patentstyrets og NHOs forslag om en mer spesifikk angivelse av et foretaks bransje er etter det vi forstår å gi eksterne (for eksempel de som planlegger registrering av et firma foretaksnavn) et bedre verktøy for å kunne undersøke om det finnes eksisterende kolliderende foretaksnavn. Dette vil imidlertid ikke kunne oppnås så lenge omfanget av vernet for det registrerte foretaksnavnet er knyttet til faktisk bruk, og ikke til registrert bransje. Det anses som uaktuelt å innføre en ordning der et foretak har vern for sitt foretaksnavn bare i den bransjen det ble registrert for. Dette er heller ikke foreslått av noen av høringsinstansene. Faktisk bruk bør fortsatt være avgjørende for omfanget av foretaksnavnets vern. (min utheving) En korrekt rettsanvendelse vil således være å vurdere bransjelikheten mellom de omtvistede foretaksnavn i forhold til den faktiske bruken av disse navnene. Innledningsvis bemerkes at det registrerte formål med Invenia Holding AS virksomhet er "Kjøp og salg av aksjer, eiendommer og det som herav står i forbindelse". Tillegget Holding er først og fremst aktuelt som en beskrivelse for selskaper hvis virksomhet er å eie, forvalte og selge aksjer. Så vidt vites er Invenia Holding AS morselskap til Invenia Eiendom AS og Invenia Invest AS og har som sin primære virksomhet å være nettopp et eierselskap til disse to selskapene. Det er denne virksomheten som må legges til grunn for vurdering av bransjelikhet.

5 2. avd. sak nr Som også Patentstyret har lagt til grunn har et registrert foretaksnavn vern for virksomhet som selskapet ikke driver, men som er et naturlig ekspansjonsområde. Dette fremkommer av Ot. prp. nr. 50 (198485) s. 97 hvorfra følgende hitsettes: Det vil ikke alltid være ubetinget avgjørende hva virksomheten i avgjørelsesøyeblikket omfatter. Det må tas hensyn til naturlige ekspansjonsmuligheter på nærliggende områder, eller at et foretak i oppstartingsfasen vil kunne etablere seg på felter hvor det i dag ikke er virksomhet. Spekulasjonene må likevel ikke føres for langt. En viss betydning må det kunne ha at det aktuelle foretak er et storkonsern som er i ferd med å utvide sin virksomhet til helt nye felter. Det avgjørende vil ofte i siste instans være en rimelighetsforankret avveining av hvor langt det er naturlig å strekke det enkelte foretaks firmabeskyttelse. (min utheving). Invenia Consulting AS driver konsulentvirksomhet innen forretningsutvikling, herunder utvikling av integrerte systemløsninger, prosessmodellering og programutvikling. Spørsmålet er således om det er rimelig at et foretaksnavn for denne typen konsulentvirksomhet kan ekspanderes til også å omfatte et holdingselskap, hvis virksomhet er å være eier til ett eller flere datterselskaper? Etter innføring av den nye skattemodellen for aksjeselskaper, som tillater skattefritt utbytte fra datterselskap til morselskap, har det blitt nokså vanlig å etablere en konsernmodell ved etablering av aksjeselskaper. Det er med andre ord generelt påregnelig at ved etablering av virksomhet i aksjeselskapsform, vil det etableres et holdingselskap og et driftsselskap som datterseslskap av holdingselskapet. Dette taler for at det er et rimelig å strekke det enkelte foretaks firmabeskyttelse til også å gjelde etablering av et morselskap (holdingselskap). Videre kan det i forhold til min klients virksomhet spesielt fremheves at konsulentvirksomheten ofte resulterer i produktutvikling. Dette illustreres til fulle ved etableringen av søsterselskapet Invenia ilab AS, som er en direkte videreføring av et prosjekt i Invenia Consulting AS. Det er naturlig at det etableres en konsernstruktur for å ivareta integrasjonen mellom disse selskapene. Det er med andre ord også påregnelig ut fra den spesifikke virksomheten til min klient, at det etableres et overordnet morselskap. Ved vurderingen av bransjelikheten må det også tas hensyn til de øvrige vilkår iht. ftnl. 3-2 jf Ot.prp. nr. 50 ( ) s. 97 hvorfra jeg hitsetter: Samtlige vilkår i 3-2 må være oppfylt dersom det nye firma skal anses for å krenke det eldre firmas enerett. Det er imidlertid ikke til å unngå at vurderingene flyter en del sammen, og at en ved tvil om hvorvidt ett av vilkårene er oppfylt må se hen til de øvrige vilkår. Det må altså i noe utstrekning skje en helhetsvurdering hvor den mulige fare for skade eller ulempe for firmainnehaveren blir avgjørende. (...) I vurderingen skal det også inngå de eventuelle ekspansjonsmuligheter og -ønsker som kan forutsettes med noen sikkerhet. (min utheving) I dette tilfellet anføres det å være relevant å se hen til graden av kjennetegnslikhet. Det er på det rene at firmadominanten "Invenia" er identisk i min klients foretaksnavn og det påklagede foretaksnavn. Tillegget "Holding" er utelukkende beskrivende for det påklagede foretaksnavn og nyter således lite eller intet vern. Invenia er for øvrig et fantasiord som generelt må antas å nyte sterkt vern. Det er med andre ord en sterk grad av forvekselbarhet mellom foretaksnavnene. Dette må tillegges vekt også i forhold til vurderingen av bransjelikhet, slik at en samlet helhetsvurdering må tilsi at det er en overveiende grad av fare for skade eller ulempe. Det ville skape en uholdbar situasjon om et registrert foretaksnavn fritt kunne benyttes av andre med tillegg som "holding" eller "gruppen", for derved å sperre eller ødelegge for muligheten til etablering av et morselskap med samme foretaksnavn som datterselskapet.

6 2. avd. sak nr På bakgrunn av ovenfor nevnte redegjørelse kreves det påklagede foretaksnavn slettet fra Foretaksregisteret. Jeg imøteser Patentstyrets behandling og avgjørelse av klagen. Gjenpart av klagen fra Invenia Consulting AS ble den 29. august 2008 oversendt registreringshaver, Invenia Holding AS, som ble meddelt frist til 30. september 2008 med å inngi en eventuell imøtegåelse. Det var ikke innkommet noen uttalelse fra Invenia Holding AS ved svarfristens utløp. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Dette ble meddelt begge parter ved 2. avdelings brev av 10. november Annen avdeling skal uttale: Annen avdelings utvalg er kommet til samme resultat som 1. avdeling, idet utvalget er enig med 1. avdeling i at det ikke foreligger slik bransjelikhet som er et vilkår for å konstatere forvekselbarhet. De øvrige mulige grunnlag for å beslutte registreringen opprettholdt som 1. avdeling har anført, er det da ikke nødvendig for 2. avdeling å gå inn på. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)