AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Inger Berg Ørstavik Utreder: Margrethe Lunde har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. juli 2012, hvor det kombinerte merket Rund opp Redd Barna, varemerkesøknad nr , ble nektet registrert for nærmere angitte varer i klasse 16, 25, 35, 36, 41 og Patentstyret har under behandlingen av søknaden tilbudt delregistrering. Forslaget til registrering for en begrenset varefortegnelse er ikke akseptert av søkeren, og varemerket ble nektet registrert da det søkte merket er egent til å forveksles med registrering nr , det kombinerte merket RUND OPP, registrert for annonse- og reklamevirksomhet i klasse 35, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav a. 4 Klagen innkom 17. september 2012 og Patentstyret har den 20. desember 2012 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Annen avdeling for videre behandling jf. varemerkeloven 51 annet ledd. I henhold til overgangsregler til lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar nr. 5 overtar Klagenemnda alle saker fra Patentstyrets annen avdeling fra 1. april Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Det foreligger tjenesteidentitet for annonse og reklamevirksomhet i klasse 35 og graden av særpreg og kjennetegnslikhet vil bli avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. - Visuelt har de to merkene tekstelementet RUND OPP felles. Forskjellen mellom merkene består i de forskjellige figurative utformingene, samt at klagers merke også har tekstelementet REDD BARNA. - Fonetisk vil begge merker ha RUND OPP felles. Forskjellen ligger i at klagers merke også vil uttales med tekstelementet REDD BARNA. - I og med at begge merkene innehar det felles tekstelementet RUND OPP, vil et eventuelt forestillingsbilde på dette punktet være likt for begge merker. - Begge merkene, sett hen til den aktuelle tjenesten, vil henvende seg til næringsdrivende. - Tjenesten annonse- og reklamevirksomhet i klasse 35 består av det å tilby andre bistand i form av å reklamere for andres markedslansering og/eller salg når det gjelder varer og tjenester, eller å hjelpe noen til å styrke deres markedsposisjon gjennom publisitet eller reklame. Tjenesten annonse- og reklamevirksomhet er en tjeneste som tilbys av et foretak/tjeneste tilbyder til et foretak som for eksempel trenger hjelp til annonsering. - Patentstyret kan ikke se at tekstelementet RUND OPP er beskrivende, 2

3 mangler særpreg som kjennetegn for denne tjenesten eller i alminnelig språbruk eller lojal og etablert forretningsskikk utgjør en sedvanlig betegnelse for den. - Patentstyret finner ikke at RUND OPP er en generell betegnelse eller en forretningsfilosofi. - Henvisningen til annen avdelings avgjørelse nr. 7792, Taking you forward, kan ikke anses sammenliknbar. - RUND OPP har en normal grad av særpreg for tjenesten annonse- og reklamevirksomhet i klasse Det at Redd Barna er en av landets mest kjente hjelpeorganisasjoner og at dette i seg selv vesentlig begrenser faren for forvekslingen er ikke funnet å føre frem. - RUND OPP er det dominerende element i det registrerte merket. - Den visuelle utformingen av klagers merke skaper ikke tilstrekkelig forskjell mellom merkene. - Ettersom begge merker inneholder det identiske og særpregede merkeelementet RUND OPP, samt at det foreligger tjenesteidentitet, finner Patentstyret det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere. - Klagers merke er egne til å forveksles med registrering nr , det kombinerte merket RUND OPP og merket må dermed nektes registrert, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav a. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Det kombinerte merket RUND OPP er et svakt merke, da det, om det ikke er rent beskrivende, i alle tilfelle er suggestivt og dessuten henspiller på en betegnelse med lite særpreg. - Det registrerte merket er ikke betegnende kun for innsamlingsaksjoner og veldedighetsinnsamlinger i klasse 36, men snarere favner bredere enn bare opprunding av kronebeløp i slike situasjoner, og kan for klasse 35 sitt vedkommende eksempelvis gi uttrykk for en forretningsfilosofi i annonseog tjenestevirksomhet, særlig relevant i bistandsorganisasjoner. - Om en ser uttrykket rund opp i lys av engelske round up som kan bety det å seek out and bring together som igjen kan henspeile på det å samle sammen mennesker rundt en god sak, eller rett og slett å samle støtte til en god sak. - Det registrerte merkets beskyttelsesomfang er snevert og må derfor tåle at 3

4 andre legger seg tett opptil. - I annen avdelings avgjørelse nr TAKING YOU FORWARD la annen avdeling til grunn at uttrykket hadde karakteristikken til et slagord med overveiende salgsfremmende funksjon, fremfor et signal om eller en garanti for at de aktuelle varene og tjenestene hadde en spesiell kommersiell opprinnelse. - Hva gjelder det visuelle inntrykk skiller merkene seg så vidt fra hverandre at det ikke foreligger fare for forveksling. - Både fonetisk og begrepsmessig skiller RUND OPP seg fra RUND OPP REDD BARNA. Klagers merke avhjelpes av Redd Barna-logoen som er en dominerende del av merket. - Redd Barna er blant landets tre mest kjente bistandsorganisasjoner, noe som i seg selv vesentlig begrenser faren for forveksling med RUND OPP. - De to merkene gir forskjellige helhetsinntrykk. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret. 9 Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt COSMEA og Annen avdelings avgjørelse 6747, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer. 10 Når det gjelder vare- og tjenestelikheten så er Klagenemnda enig med Patentstyret i deres vurdering. Det foreligger således tjenesteidentitet for annonse og reklamevirksomhet i klasse 35, jf. varemerkeloven 4 første ledd. 11 Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen er således hvorvidt det foreligger tilstrekkelig merkelikhet til at det vil foreligge en fare for forveksling. 12 Når det gjelder forvekslingsfare må denne vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt SØTT + SALT, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenester i klasse 35 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å 4

5 være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker og C-342/97 Lloyd v. Klijsen. 14 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. 15 Kjennetegnene som skal sammenliknes er: 16 Rettspraksis er klar på at forvekselbarhetsvurderingen er konkret og må skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsesfære enn et merke med mindre særpreg. Se EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel v Puma premiss 24 og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer premiss Det registrerte merke er et kombinert merke bestående av en pil som peker opp mot en linje med teksten RUND OPP. Selv om tekstelementet ikke er beskrivende for den aktuelle tjenesten i klasse 35, er Klagenemnda av den oppfatning av at RUND OPP i alminnelig språkbruk gir assosiasjoner til det å runde opp et beløp eller tall til nærmeste krone eller lignende slik at omsetningen øker. Tekstelementet vil derfor ikke ha en særlig høy grad av særpreg for tjenestene annonse- og reklamevirksomhet i klasse Klagers merke er et kombinert merke med teksten RUND OPP REDD BARNA. Merket er delt inn i fargene rødt og hvitt og i det hvite er tekst og logo til REDD BARNA plassert. Øverst i merket er det avbildet noen mynter. I klagers merke vil myntene som er avbildet forsterke inntrykket av at RUND OPP kun henspiller på det å runde opp summen slik at inntjeningen øker. 19 Felleselementet mellom merkene er teksten RUND OPP. Klagenemnda har konstatert over at RUND OPP vil fremstå som lite særpreget. 20 Klagenemda finner videre at merkedelen Redd Barna med Redd Barnas logo utgjør et sterkt merkeelement i klagers merke. Teksten og logoen er ikke beskrivende eller mangler særpreg i forhold til de aktuelle tjenestene. 5

6 21 Ved den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skal alle merkeelementer tas med i betraktning, enten disse er svake eller sterke eller endog mangler særpreg. Det er helhetsinntrykket av merkene som skal vurderes, og at elementer i og for seg ikke er omfattet av vernet, betyr ikke at de er uten innvirkning på helhetsinntrykket. 22 Siden REDD BARNA med Redd Barnas logo fremstår som et sterkt element i klagers merke, foreligger det etter Klagenemndas oppfatning klare visuelle og fonetiske forskjeller mellom de to merkene. Selv om begge merkene innehar merkeelementet RUND OPP, er Klagenemnda av den oppfatning av det vil være REDD BARNA som dominerer i oppfatningen av klagers merke. 23 Mot denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merket RUND OPP REDD BARNA, varemerkesøknad nr , ikke er egnet til å forveksles med det kombinerte merket RUND OPP, registrering nr , jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. 24 Patentstyrets avgjørelse blir dermed å oppheve. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 6

7 Slutning Patentstyrets avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret for innføring av merket i varemerkeregisteret og kunngjøring. Lill Anita Grimstad Thomas Strand-Utne Inger Berg Ørstavik (sign.) (sign.) (sign.) 7