AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge og Inger Berg Ørstavik Utreder: Morten Westlie har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. juni 2014, hvor ordmerket POWER POLISH, internasjonal registrering nr med norsk søknadsnummer , ble nektet virkning for følgende varer: Klasse 3: Nail care preparations; nail enamel; nail hardeners; nail polish; nail varnish. 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet registrert som følge av manglende særpreg etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, og 14 første ledd annet punktum jf. 70 tredje ledd. 4 Klagen innkom 20. august Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 14. oktober 2014, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Merket beskriver de søkte varene eller sentrale egenskaper ved dem og mangler det nødvendige særpreg. - Omsetningskretsen for varene er både næringsdrivende innen kosmetikkbransjen og alminnelige sluttforbrukere av kosmetikk - Merket består av de engelske ordene POWER og POLISH. Ordet POWER er engelsk og synonymt med strength. Ordet POLISH er et engelsk verb og substantiv. Substantivet betyr glans, poleringsmiddel, eller polermiddel på norsk. Polish er dessuten en kjent og alminnelig brukt betegnelse i kosmetikkmarkedet for en flytende substans eller lakk, som påføres neglene. - POLISH beskriver varenes art og formål. POWER er egnet til å oppfattes som en kvalitetsangivelse for varene, nemlig «kraftig» eller «sterk». POWER POLISH vil oppfattes som «sterk/kraftig lakk» og «sterk/kraftig polering». Merket har et klart og tydelig meningsinnhold og angir relevante egenskaper ved varene. - Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte merket som suggestivt, men direkte beskrivende. - Merket mangler også adskillende evne. 2

3 - Det legges ikke avgjørende vekt på tidligere registreringer vist til av fullmektigen. - Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner. - Den innsendte dokumentasjonen for at merket har oppnådd særpreg som følge av virkningene av bruk anses ikke tilstrekkelig. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Merket anses å ha tilstrekkelig særpreg og må registreres. - Både POWER og POLISH kan ha en rekke betydninger. Sammensetningen peker ikke ut de aktuelle varene eller sentrale egenskaper ved dem. POWER POLISH er ikke et uttrykk som befinner seg innenfor rammene for alminnelig språkbruk i handelen. - POWER brukes som oftest i forbindelse med elektrisk kraft og skaper assosiasjoner til et verktøy eller «power tools». - Uttrykket er ikke en alminnelig eller naturlig kombinasjon. Merket er suggestivt og forbrukeren må gjennom en kognitiv prosess før han når frem til Patentstyrets anførte betydning. - Merket har vært i bruk i lengre tid av søker som har vært en verdensledende aktør innen profesjonell hånd-, fot- og skjønnhetspleie i 30 år. - Det vises til en rekke registreringer som er gjort av Patentstyret som anses sammenlignbare. - Det vises til at merket er godtatt til registrering i andre jurisdiksjoner. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret. 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket POWER POLISH. 10 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 foreligge. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg til vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd må merket oppfylle kravet til særpreg. 11 Høyesterett har uttalt i Rt GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven 14 første og annet ledd skal det legges vekt på 3

4 varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EUdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer vil være både profesjonelle aktører i skjønnhetsbransjen og den vanlige sluttbruker. Gjennomsnittsforbrukeren vil således anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller deres egenskaper, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB premiss 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes, se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD, premiss 27, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN, premiss 25 og Merket består av en sammenstilling av de to engelske ordene POWER og POLISH. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at POWER POLISH som helhet vil oppfattes som «kraftig eller sterk neglelakk» og vil beskrive en egenskap og kvalitet ved varene i tillegg til å angi varenes art. Det må anses å være en meget sentral egenskap ved neglelakk at den skal være slitesterk. 17 Klagenemnda anser at ordene er såpass vanlige at de umiddelbart vil forstås av gjennomsnittsforbrukeren. Merketeksten fremstår ikke som uvanlig, verken semantisk eller syntaktisk. Selv om sammenstillingen ikke er tidligere kjent, kreves det etter Klagenemndas mening ikke at det startes en kognitiv prosess for å utlede en klar og direkte betydning av sammenstillingen. Det er også uvesentlig at ordene kan ha flere betydninger når det er tilstrekkelig at én betydning er beskrivende. 18 Klagenemnda er av den mening at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket POWER POLISH og varene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av varenes art og en egenskap og kvalitet ved varene, ikke som en suggestiv henvisning slik klager hevder. 4

5 19 Klager viser til en rekke varemerker som Patentstyret har godkjent for registrering og som anses å være parallelle med nærværende sak. Klagenemnda kan ikke se at det foreligger andre likheter enn at de alle inkluderer ordet «power». Det kan uansett ikke legges avgjørende vekt på de tidligere registreringene. Videre har Klagenemnda ikke hatt disse sakene til vurdering og kan derfor ikke ha en klar formening om hvorfor merkene har blitt ansett som registrerbare. 20 Klager viser til at de har vært en verdensledende aktør innen profesjonell hånd-, fot- og skjønnhetspleie i 30 år, og ber om at det tas hensyn til bruken ved vurderingen av merkets registrerbarhet, jf. varemerkeloven 14 tredje ledd. Til støtte for sitt argument har klager vedlagt annonser og redaksjonelt innhold fra diverse magasiner. Klagenemnda bemerker at det er et krav at bruken må ha inntruffet før søknadsdatoen, i dette tilfellet dato for utpekning av Norge av den internasjonale registreringen, 3. mai En del av dokumentasjonen er udatert og noe er fra etter notifikasjonsdatoen. Videre anser Klagenemnda at den resterende dokumentasjonen ikke underbygger at POWER POLISH vil oppfattes som et varemerke. I de fremlagte eksemplene fremstår CND og Shellac som varemerkene, mens POWER POLISH fremstår som en informasjon om neglelakkens langvarige holdbarhet, og dermed kun som en beskrivende opplysning. 21 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i flere land, blant annet EU og USA. Klagenemnda viser til at det ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til Rt GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel. Klagenemnda må vurdere forholdene i lys av hvordan den norske forbruker vil oppfatte merket. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan enkeltavgjørelser fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning. 22 For de aktuelle varene vil varemerket POWER POLISH, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. 23 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til samme resultat som Patentstyret, slik at den internasjonale registreringen POWER POLISH nektes virkning i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og 14 første ledd, jf. 70 første ledd. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 5

6 Slutning 1. Klagen forkastes. 2. Internasjonal registrering nr nektes virkning i Norge. Elisabeth Ohm Tove Aas Helge Inger Berg Ørstavik (sign.) (sign.) (sign.) 6