AVGJØRELSE 9. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 9. november 2016 Sak 16/00027 Klager: Natur DA Representert ved: Bryn Aarflot AS Innklaget: Norsk Rikskringkasting AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Amund Grimstad har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. januar 2016 for registreringsnummer , ordmerket YTRING. Varemerket ble den 18. september 2014 registrert for følgende varer og tjenester Klasse 9: Klasse 38: CD, video/dvd, dataspill, refleks, refleksvest. Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital- TV, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse 41: Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, blide, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. 3 Natur DA innleverte innsigelse basert på at ordmerket er beskrivende og mangler særpreg etter varemerkeloven Patentstyret opprettholdt etter innsigelsen registreringen for alle varene og tjenestene. 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 17. mars Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling 6. april 2016, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Det søkte merket er ikke beskrivende og har tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres etter varemerkeloven 14 første og andre ledd. Innsigelsen forkastes og registreringen opprettholdes. YTRING betyr et «utsagn» og brukes om det å ytre seg. Ordet har ingen beskrivende betydning for de aktuelle varene i klasse 9, nemlig «CD, video/dvd, dataspill, refleks, refleksvest». YTRING fungerer som varemerke for disse varene, og innsigeren har ikke argumenter for at dette skulle være problematisk. YTRING kan ikke være beskrivende for «telekommunikasjonsvirksomhet» i klasse 38. Dette er riktignok en tjeneste som muliggjør sending og overføring av «ytringer», og kan derfor ha et noe suggestivt preg. YTRING anses å inneha særpreg og vil oppfattes som varemerke for slike tjenester. Når det gjelder «utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, sportslige aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av 2

3 multimediale artikler i form av tekst, blide, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier» anses YTRING ikke å ha noen beskrivende betydning. For eksempel vil et kurs som markedsføres under varemerket YTRING kunne oppfattes suggestivt, at man skal lære seg argumentasjonsteknikk, debatteknikk eller bli bedre til å uttrykke seg. Det uttrykkes tvil når det gjelder vurderingen av om YTRING vil være egnet til å oppfattes som varemerke for «underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter». Dette vil kunne omfatte ulike former for arrangementer og TVprogrammer som debatter og foredrag. Ord som «debatt», «forelesning» eller «foredrag» vil være rent beskrivende for et slikt program/arrangement. Når det gjelder YTRING stiller seg noe annerledes. Det vil komme en rekke ytringer i for eksempel en debatt eller et foredrag, men entallsformen YTRING vil likvel fungere som varemerke for slike arrangementer. Innsiger har anført at de tok navnet YTRING i bruk før søkeren, og viser til sitt internettdomene, ytring.no. Dette har vært i bruk fra registrering , og har siden vært brukt som annonseportal og diskusjonsforum. Et domenenavn gir i utgangspunktet ikke noen juridisk enerett, bare en enerett til å bruke navnet som adresse på internett. Selv om innsigeren registrerte domenenavnet omtrent tre og et halvt år før søkeren sendte inn søknad om varemerkeregistrering til Patentstyret, er det ikke argumentert for eller dokumentert at innsigerens bruk har resultert i noen innarbeidet rettighet til YTRING som varemerke. Det er følgelig ingen hindringer i varemerkeloven som gjør at det søkte merket ikke kan registreres. 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Vilkårene for å registrere merket er ikke til stede i foreliggende sak. Det søkte merket innehar ikke det nødvendige særpreget for at kravene i varemerkeloven 14 første og annet ledd er oppfylt, og merket er således uregistrerbart. YTRING betyr et «utsagn» og brukes om det å ytre seg. Det som står mellom to store skilletegn (punktum, utropstegn og spørsmålstegn), kaller vi en ytring. En setning er en ytring som minimum inneholder subjekt og verb i finitt form (presens, preteritum eller imperativ). I Det store norske leksikon er ytring definert slik: «Ytring, noe som sies eller uttales. I språkvitenskapen brukes 'ytring' som en teknisk term for å beskrive et brukstilfelle av en setning eller sammensetninger av ord og/eller tegn til å uttrykke innhold i kommunikasjon.» YTRING har likhetstrekk med «forelesning» og «foredrag» i den forstand at det er tilstrekkelig med uttalelser fra én part eller kilde for at en ytring, en forelesning eller et foredrag kan finne sted. Ytring skiller seg heller ikke vesentlig fra «debatt», bortsett fra at det er tilstrekkelig med én part eller kilde for at en ytring skal kunne finne sted, mens «debatt» vanligvis betegner ytring fra mer enn én kilde. Ordet ytring er kanskje enda mer naturlig forekommende i det nynorske skriftspråket og nærliggende dialekter, enn i bokmål. 3

4 Innklagedes anførsel om at «ytring» er et ord som ikke brukes i dagligtale tilbakevises. Det vedlegges 9 bilag fra ulike medier som eksempler på at ordet er vanlig bruk. Ordene ytring er dessuten inntatt i bl.a. lovparagrafer. Merket er direkte beskrivelse for innholdet i varene og tjenestene, og andre næringsdrivende har behov å benytte det samme ordet til å beskrive sine egne varer og tjenester. Monopolisering av slike uttrykk vil hemme konkurransen. Det er i dag er flere næringsdrivende som benytter ytring som en beskrivende betegnelse for innholdet på deres nettsider, vi viser i den forbindelse til: Nordlys: Ytringen Avis AS: Sunnmørsposten: Merket er søkt registrert for «distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier» og mye av det som blir distribuert vil være ytringer. Merket er også registrert for «Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, blide, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier» og innholdet i disse tjenestene vil bestå av ytringer som berører bl.a. utdanning, opplæring, underholdning, sportslige og kulturelle aktiviteter. Ordet YTRING stiller seg på lik linje med ord som «debatt», «forelesning» eller «foredrag», ord som etter Patentstyrets vurdering vil være rent beskrivende for «underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter». Det foreligger et generelt friholdelsesbehov for andre aktører innenfor samme bransje til å benytte seg av betegnelsen for å angi innholdet på f.eks. program/arrangement, nettsider, debattforum, kommentarblogger og aviser. 8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Klagen ser ut til å gjelde hele registreringen, selv om argumentasjonen gjelder for klasse 38 og 41. Gjennomsnittsforbrukeren for tjenestene er både private forbrukere og profesjonelle. Ytringer kan sendes gjennom ulike kommunikasjonsplattformer, men ordet «ytring» brukes ikke om de registrerte tjenestene som sådan. Ordet er muligens suggestivt for tjenesten «telekommunikasjon», men det er ikke beskrivende. YTRING er verken beskrivende eller suggestivt for de registrerte tjenestene i klasse 41. 4

5 YTRING er ikke et ord som brukes i dagligtale. Begreper som mening, påstand, erklæring, utspill kunngjøring, bemerkning, formidling, samtale, setning eller uttrykk brukes mer i daglig tale enn «ytring». Registrering er heller ikke til hinder for at andre skal kunne bruke ordet i daglig tale for noe sies eller uttales, men kun til hinder for at andre aktører i næringsvirksomhet bruker YTRING som varemerke for tjenestene i klasse 38 og Klagenemnda skal uttale: 10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret. 11 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av ordet YTRING. Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt YTRING må anses beskrivende og/eller å mangle særpreg for de aktuelle varer og tjenester i klasse 9, 38 og 41 på en slik måte at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven 14 første og andre ledd. 12 I vurderingen av om ordet skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd. 13 Høyesterett har uttalt i Rt GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 14 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EUdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 15 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 16 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer og tjenester i klasse 9, 38 og 41 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 17 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen 5

6 umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt Klagen retter seg, slik Klagenemnda ser det, mot alle varer og tjenester omfattet av innklagedes registrering. Argumentasjonen derimot, retter seg fortrinnsvis mot tjenestene i klasse 38 og 41, og ikke mot varene i klasse 9. Sistnevnte varer strekker seg fra «CD, video/dvd, dataspill» i den ene enden til «refleks, refleksvest» i den andre enden. Klagenemnda kan ikke se at merketeksten direkte kan knyttes opp mot noen av disse varene, verken i form av egenskap eller innhold. Varene «CD, video/dvd» kan inneholde innspillinger av ytringer, men merketeksten anses uansett for vag og avledet til at den vil oppfattes som beskrivende eller mangle særpreg for noen av de omsøkte varene. 19 Klagenemnda finner heller ikke at det er en direkte forbindelse mellom telekommunikasjonstjenestene i klasse 38 og ordet YTRING. Tjenestene er utelukkende av teknisk art og tilrettelegger for at kommunikasjon kan finne sted. Tjenesteangivelsene omfatter således ikke selve innholdet som kringkastes. Merket kan bli oppfattet som suggestivt for de aktuelle tjenestene, men Klagenemnda kan ikke se at det foreligger noen direkte link mellom merketeksten og de omsøkte tjenestene som gjør at merketeksten beskriver eller mangler særpreg for disse tjenestene. 20 Klager hevder at ordet «ytring» er likeartet med ord som «debatt», «forelesning» eller «foredrag», bortsett fra at det er tilstrekkelig med én part når man snakker om en «ytring». Klagenemnda deler ikke dette synspunktet. Det er vanlig å arrangere og tilrettelegge for debatter, forelesninger og foredrag, men det samme kan ikke sies om en YTRING. De nevnte arrangementer kan inneholde en rekke ytringer eller uttalelser, men Klagenemnda anser at merket heller ikke for tjenestene i klasse 41 direkte og presist angir innholdet eller en egenskap ved disse. 21 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger et friholdelsesbehov for merketeksten. Merket anses ikke å være beskrivende eller mangle særpreg for de aktuelle varene og tjenestene og den varemerkerettslige beskyttelsen som gis, vil ikke forhindre bruk i dagligtale eller bruk på annen måte enn som varemerke for de angjeldende varer og tjenester. 22 Klagenemnda finner således at merket ikke er beskrivende da det ikke foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket YTRING og de varene og tjenestene merket er registrert for, jf. varemerkeloven 14 andre ledd. Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Det avsies slik 6

7 Slutning 1. Klagen forkastes 2. Registrering nr , ordmerket YTRING, opprettholdes i sin helhet. Elisabeth Ohm Martin Berggreen Rove Amund Grimstad (sign) (sign) (sign) 7