AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Anne Cathrine Haug-Hustad har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. februar 2016, hvor ordmerket NUTRITIOUS VITALITY 8 med søknadsnummer ble nektet registrert for følgende varer: Klasse 3: Kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater. 3 Varemerket ble nektet som følge av at merket mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. 4 Klage innkom 18. april 2016 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble den 27. april 2016 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Det søkte merket er et ordmerke i standard font med teksten NUTRITIOUS VITALITY 8. NUTRITIOUS betyr «nærende/næringsrik», mens VITALITY betyr «vitalitet» eller «livskraft». Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Betydningsinnholdet «nærende vitalitet nr. 8» kan ikke anses som direkte beskrivende for de aktuelle varene. Merket er imidlertid ikke egnet til å utpeke en bestemt kommersiell opprinnelse og mangler varemerkerettslig særpreg. Det er uklart om omsetningskretsen vil se sammenhengen mellom ordene, eller om merketeksten vil bli oppfattet som to separate egenskaper. Uavhengig av om ordene leses i sammenheng eller hver for seg, vil merketeksten oppfattes som et rosende budskap om at kosmetikkproduktene og hudpleiepreparatene er tilsatt styrkende og nærende virkestoffer. Tallet 8 tilfører ikke merket distinktiv evne. Gjennomsnittsforbrukeren er mindre vant til å oppfatte tall som varemerker. Det er vanlig å bruke tall for å skille mellom nyansene i en produktserie. Åttetallet kan også oppfattes som en referanse til «8 timer», for eksempel for nattkremer. Merket som helhet vil kun oppfattes som ren produktinformasjon. Merket er ikke egnet til å skille søkers varer fra andres, og oppfyller ikke garantifunksjonen. Merket mangler følgelig særpreg. Det vises til at ordmerket NUTRI-GRAIN TOASTY og ordmerket POWER INFUSION også er nektet for blant annet hudkrem. Vedrørende merker med tall vises det til at merkene «01» ble nektet for tobakksvarer, og merket CANAL 9 ble nektet for varer og tjenester i blant annet klasse 9, 16, 35 og 38. Tidligere registreringer vist til av søker tillegges ikke avgjørende vekt. 2

3 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Det aktuelle merket er ikke beskrivende, og innehar det nødvendige særpreg. Merket oppfyller varemerkets funksjon som en garanti for kommersiell opprinnelse. Patentstyret har lagt en for streng, og for teoretisk vurdering til grunn ved vurderingen av merket. Patentstyrets vurdering korresponderer ikke med gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket. Avgjørelsen vedrørende merket POWER INFUSION som Patentstyret viser til er relevant. Sammenstillingen POWER INFUSION innehar imidlertid et klart og direkte meningsinnhold. Det samme kan ikke sies om NUTRITIOUS VITALITY 8. For å komme frem til den beskrivende betydningen Patentstyret har lagt til grunn vil det være nødvendig med en inngående «skrivebordsstudie». Når merket ikke gir noen klar mening vil omsetningskretsen feste seg ved helheten av merket, og heller anse sammenstillingen som et varemerke. Det bestrides ikke at NUTRITIOUS betyr «nærende», mens VITALITY betyr «vitalitet». Sammenstillingen gir imidlertid ingen direkte eller indirekte beskrivelse av produktet. Merket vil vekke undring, og det vises til Rt s. 641 SUPERLEK, og Annen avdelings avgjørelse nr SONOWAND fra Patentstyret har ikke hensyntatt helhetsinntrykket som varemerket gir, men kun sett på merkets enkelte deler. En registrering av det aktuelle merket vil være i tråd med tidligere registreringspraksis. Det vises til NUTRITION ROYALE, reg. nr og i Int. reg. nr , NUTRITION BOOST, begge merkene er registrert for varer i klasse 3. Øvrige registreringsnektelser vist til av Patentstyret er ikke parallelle med nærværende sak, og kan ikke tillegges vekt. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men har i tillegg begrunnet nektelsen med hjemmel i varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av de engelske ordene NUTRITIOUS og VITALITY, samt tallet I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd. 3

4 11 Høyesterett har uttalt i Rt GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EUdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 3 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EUrettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og Klagenemnda tar først stilling til om gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merket NUTRITIOUS VITALITY 8 som beskrivende for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven 14 annet ledd. 17 Merket består av ordet NUTRITIOUS som betyr «næringsrik» eller «nærende», og ordet VITALITY som vil bli forstått som «vitalitet» eller «livsglede». Begge er ordinære engelske ord som umiddelbart vil bli forstått av gjennomsnittsforbrukeren. Etter Klagenemndas syn vil merket oppfattes som en angivelse av kvalitet og formål ved varene, nemlig at de tilfører næring og vitalitet, som igjen resulterer i frisk og sunn hud. Tillegget av tallet 8 vil ikke endre hvordan merket som helhet oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren. 18 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og de aktuelle varene i nærværende sak, og at merket som helhet oppfattes som beskrivende for kvalitet og formål ved varene, jf. varemerkeloven 14 bokstav a. 4

5 19 For de aktuelle varene vil merket på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse for ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 5

6 Slutning 1. Klagen forkastes. 2. Varemerkesøknad nr nektes registrert. Lill Anita Grimstad Amund Grimstad Anne Cathrine Haug- Hustad (sign) (sign) (sign) 6