AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ole-Andreas Rognstad og Arne Dag Hestnes Utreder: Margrethe Lunde har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. august 2013, hvor ordmerket RUSSIAN STANDARD, søknad nr , ble nektet vern som følge av manglende særpreg etter varemerkeloven 14 første og annet ledd, for nærmere bestemte varer og tjenester i klassene 25, 30, 32, 33, 35, 36 og Klagen innkom 28. oktober 2013 Patentstyret har den 13. desember 2013 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 4 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Patentstyret mener at sammensetningen RUSSIAN STANDARD vil forstås i betydningen russisk standard/kvalitet. Russland er kjent for produkter som for eksempel te i klasse 30 og alkoholdige drikker som for eksempel vodka, i klasse 33. For slike varer vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte RUSSIAN STANDARD som en angivelse av at produktene er av god russisk standard/kvalitet. RUSSIAN STANDARD kan imidlertid også spille på kvaliteter ved de øvrige varene og tjenestene som det søkte merket er søkt for. Når gjennomsnittsforbrukeren ser merket på eksempelvis kaffe, honning, brød og øl i klasse 30 og 32, eller forsikringsvirksomhet og vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning i klasse 42, vil RUSSIAN STANDARD like fullt angi at varene og tjenestene er av en kvalitet/standard som forventes av varer og tjenester som kommer fra Russland. - Det foreligger etter Patentstyrets syn et friholdelsesbehov for merket. - Patentstyret har ikke funnet å tillegge andre jurisdiksjoners registrering av merket avgjørende vekt. 5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Ifølge Norsk illustrert ordbok benyttes ordet standard som betegnelse for norm, mønster, målestokk. - Det er ikke noe som heter russisk kvalitet. - Det anses som uklart hva RUSSIAN STANDARD skulle tilkjennegi og merket kan således ikke anses for å beskrive kvalitetene på varene. Spesielt vil klager nevne at de aktuelle varer i klasse 30 og 32, og de aktuelle tjenester i klasse 42, ikke har noen særegen tilknytning til Russland. - RUSSIAN STANDARD er ikke et normalt brukt ord for de aktuelle varer og tjenester. 2

3 - RUSSIAN STANDARD er verken et begrep eller angir et bestemt meningsinnhold, og klager kan således ikke se at det foreligger et friholdelsesbehov for denne sammenstillingen. - Varemerket er registrert i EU, USA og Russland. 6 Klagenemnda skal uttale: 7 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret. 8 Det aktuelle varemerket er ordmerket RUSSIAN STANDARD. 9 Ved vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. Etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller med uvesentlige endringer/tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. 10 Høyesterett har uttalt i Rt s. 391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EUorganene knyttet til direktivet og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (opprinnelsesfunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EUdomstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 12 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer og tjenester i klassene 25, 30, 32, 33, 35, 36 og 42 vil være både profesjonelle næringsdrivende og den vanlige sluttbruker. Omsetningskretsen vil omfatte størstedelen av den norske befolkning. Gjennomsnittsforbrukeren vil således anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene for at 3

4 omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB premiss 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EUdomstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD, premiss 27 og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN premiss 25 og 26 og deres henvisninger. 15 Varemerket består av en kombinasjon av de to vanlige engelske ordene RUSSIAN og STANDARD som kan oversettes med russisk standard/kvalitet. Når merket RUSSIAN STANDARD brukes for de aktuelle varer og tjenester mener Klagenemnda at omsetningskretsen, både de profesjonelle aktørene og de alminnelige forbrukerne, umiddelbart vil oppfatte merket som informasjon om at varene eller tjenestene er av russisk kvalitet. 16 Etter Klagenemndas syn er uttrykket RUSSIAN STANDARD ikke egnet til å angi kommersielt opphav. Merket må antas å bli oppfattet som en kvalitetsangivelse knyttet til en geografisk opprinnelse, og ikke som et kjennetegn for en bestemt næringsdrivendes varer eller tjenester. 17 Det er tatt med i vurderingen at det aktuelle merket er registrert i EU, USA og Russland. Registreringene er imidlertid ikke blitt tillagt avgjørende vekt. Det vises bl.a. til Annen avdelings avgjørelse nr ICE MINT der det påpekes at det er den generelle distinktivitetsnormen som skal utledes av EU-domstolens praksis, jf. særlig C-191/01 P, DOUBLEMINT, som er retningsgivende for norske myndigheters vurdering, og ikke avgjørelser i enkeltsaker. 18 For de aktuelle varer og tjenester vil varemerket RUSSIAN STANDARD på grunn av meningsinnholdet heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. 19 Mot denne bakgrunn har Klagenemda kommet til at Patentstyrets avgjørelse må stadfestes, slik at varemerket RUSSIAN STANDARD nektes registrert for de aktuelle varer og tjenester i klasse 25, 30, 32, 33, 35, 36 og 42, jf. varemerkeloven 14 første ledd og annet ledd bokstav a. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 4

5 Slutning Patentstyrets avgjørelse stadfestes. Lill Anita Grimstad Ole-Andreas Rognstad Arne Dag Hestnes (sign.) (sign.) (sign.) 5