AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Kari Anne Lang-Ree Utreder: Margrethe Lunde har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. mars 2013, hvor ordmerket HOOVER PROFESSIONAL, internasjonal registrering nr ble nektet vern for nærmere bestemte varer i klasse 7, som følge av manglende særpreg etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og/eller b. 3 Klagen innkom 6. mai 2013 og Patentstyret har den 27. juni 2013 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 4 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Den internasjonale registreringen er et ordmerke og består av tekstelementene HOOVER PROFESSIONAL. Det er utpekt for varer i klasse 1, klasse 3, klasse 7 og klasse 9, herunder vaskemidler og husholdningsapparater av ulike slag, så som støvsugere og deler til dette, vaskemaskiner og lignende. - Ordet PROFESSIONAL vil i denne sammenhengen oppfattes som profesjonell eller profesjonelt og derfor som en rosende beskrivelse av varene. - I en særpregsvurdering må Patentstyret bygge på de resultater som fremgår av granskingen, herunder treff i ordbøker. HOOVER er referert til som et substantiv - en støvsuger - og som et verb - å støvsuge - i engelsk/norsk ordbok, som er basert på Engelsk blå ordbok. Tilsvarende treff fremgår av Stor Engelsk-Norsk ordbok, som er Kunnskapsforlagets ordbok for brukere som trenger engelsk i profesjonell sammenheng. Se treff på Videre gir et søk på treff på HOOVER både som varemerke og i den nevnte generiske betydningen. Treffene gir derfor ikke holdepunkter for at "to hoover" kun er et slanguttrykk i betydningen støvsuge eller støvsuger som bare benyttes i britisk uformell tale slik som fullmektigen har anført. - Patentstyret legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kan og forstår engelsk, og det skilles som utgangspunkt ikke mellom uformell eller formell engelsk, eller mellom amerikansk og britisk engelsk. - Det vil være opp til innehaver å fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på at merket i dag innehar nødvendig varemerkerettslig særpreg, jf. T-388/09, premiss 37. Vi kan ikke se at dette er godtgjort i nærværende sak. 2

3 - Patentstyret kan derfor ikke se at det beskrivende merket HOOVER PROFESSIONAL vil bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille innehaverens varer fra andres. - Tidligere registreringer, særlig av eldre dato, vil være av mindre relevant betydning. - Den internasjonale registreringen nektes virkning for følgende varer i klasse 7: Electrically operated commercial, domestic, household industrial and kitchen apparatus, instruments and machines; electrically operated commercial, domestic household and industrial apparatus, instruments and machines for abrading, cleaning, drying, polishing, scrubbing, sweeping and waxing floors and other surfaces; vacuum cleaning apparatus, instruments and machines; carpet cleaning apparatus, instruments and machines; apparatus, instruments and machines for extracting soil from carpets; dust bags, receptacles and filters for vacuum cleaners; filters and drive belts; parts, fittings and accessories of the aforesaid goods. 5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Elementet HOOVER er et varemerke og er ikke degenerert. - HOOVER er ikke det ordet som den norske omsetningskretsen vil bruke for "å støvsuge" eller "støvsuger". Oppslag i Ordnett på støvsuge eller støvsuger viser vacuum (som verb) og vacuum cleaner (vedlegg nr. 2 og nr. 3). Dette i tillegg til at HOOVER i samme ordbok viser treff på varemerke, bør tilsi at Patentstyret i sin saksbehandling i dag, bør komme til at elementet HOOVER i den internasjonale registreringen ikke er beskrivende og er tilstrekkelig særpreget, slik at merket som helhet, HOOVER PROFESSIONAL, gis virkning for alle varene i den internasjonale registreringen. - Merket er registrert i blant annet Sveits og på Island. I tillegg er basisen for den internasjonale registreringen en EU-registrering. - EU godkjente i 2011 ordmerket HOOVER TURBOPOWER. - Klager kan heller ikke se at det skal finnes noe friholdelsesbehov for andre næringsdrivende innenfor denne bransjen til å benytte seg av akkurat dette varemerket, da HOOVER er et varemerke blant annet for støvsugere. - Den samlede dokumentasjonen viser klart at både den profesjonelle delen av omsetningskretsen oppfatter HOOVER som et varemerke for de aktuelle varene, i tillegg til at også sluttbrukeren oppfatter HOOVER som et varemerke og ikke som en generisk betegnelse for produktene. Det faktum at man på de ulike hjemmesidene til elektronikk-kjeder faktisk kan finne HOOVER som et av merkene man kan velge fra, viser helt klart at HOOVER ikke har blitt degenerert i Norge, men faktisk fungerer som en kommersiell opprinnelse. 3

4 6 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret. 7 Det aktuelle varemerket er ordmerket HOOVER PROFESSIONAL. 8 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 foreligge. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller med uvesentlige endringer/tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg til vilkåret i varemerkeloven 14 annet ledd må merket oppfylle kravet til særpreg. 9 Høyesterett har uttalt i Rt s. 391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EUorganene knyttet til direktivet og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 10 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være en garantist for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 11 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 12 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 7 vil være både profesjonelle næringsdrivende og den vanlige sluttbruker. Siden de aktuelle varer er husholdningsprodukter, vil omsetningskretsen omfatte størstedelen av den norske befolkning. Gjennomsnittsforbrukeren vil således anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 13 Rettspraksis viser at det må det være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene for at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB premiss 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EUdomstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD, premiss 27 og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN premiss 25 og 26. 4

5 14 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merkedelen PROFESSIONAL er uten distinktiv evne i forhold til de aktuelle varer, da det kun vil beskrive en kvalitet ved varene. Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er altså om merkedelen HOOVER er særpreget, slik at sammensetningen HOOVER PROFESSIONAL vil fungere som et varemerke. 15 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil oppfatte merkedelen HOOVER som egnet til å angi kommersiell opprinnelse. Selv om Patentstyret har funnet treff i diverse ordbøker som viser at HOOVER i britisk tale er beskrivende i forhold til de aktuelle varer i klasse 7, mener Klagenemnda at omsetningskretsen ikke vil fange opp en klar og direkte forbindelse mellom merket og den beskrivende karakteren for varene. Det er ikke grunn til å anta at den relevante omsetningskretsen oppfatter at HOOVER har en generisk betydning i det norske språk. 16 Klagers vedlagte dokumentasjon underbygger at merkedelen HOOVER fungerer som et varemerke og vil bli oppfattet som et varemerke av den aktuelle omsetningskrets. 17 Klagenemnda er derfor av den oppfatning at merket HOOVER PROFESSIONAL vil bli oppfattet som et varemerke av den aktuelle omsetningskrets. 18 Mot denne bakgrunn har Klagenemda kommet til at Patentstyrets avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret for innføring av merket i varemerkeregisteret og kunngjøring. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 5

6 Slutning Patentstyrets avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret for innføring av merket i varemerkeregisteret og kunngjøring. Lill Anita Grimstad Tore Lunde Kari Anne Lang-Ree (sign.) (sign.) (sign.) 6