AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. august 2016, hvor det kombinerte merket A GREEN WAY, internasjonal registrering nr med søknadsnummer : ble nektet virkning for følgende varer og tjenester: Klasse 5: Preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Klasse 44: Vermin exterminating for agriculture, horticulture and forestry. 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at det ble ansett beskrivende, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a, samt at det manglet nødvendig særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd, jf. 70 tredje ledd. 4 Klage innkom 17. oktober Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 27. oktober 2016 jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Merket er et kombinert merke som består av den engelske teksten A GREEN WAY, som kan oversettes til «en grønn metode» eller «en grønn måte». Teksten er skrevet med store sorte bokstaver i en ordinær font og plassert over en tynn, grønn strek. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil bestå av både profesjonelle næringsdrivende og alminnelig sluttbrukere, mens tjenestene i hovedsak retter seg mot profesjonelle næringsdrivende. Ordet GREEN kan bety «miljøbevisst» eller «miljøvennlig», og er vanlig brukt for å angi at varer og tjenester er miljøvennlige. Når WAY kan bety «metode» eller «måte», er merketeksten som helhet egnet til å oppfattes som «en miljøvennlig metode» eller «en miljøvennlig måte». Når A GREEN WAY brukes for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 5 og 44, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av egenskaper ved disse, nemlig at varene er utviklet og produsert på en miljøvennlig måte og at tjenestene som tilbys utføres på en miljøvennlig måte. Merketeksten består av en sammensetning av vanlige engelske ord, som har et meningsinnhold som kan knyttes direkte til de aktuelle varene og tjenestene, og som ikke krever flere tankerekker for å forstå. Merketeksten er ikke suggestiv, men direkte beskrivende. 2

3 Merkets figurative elementer er enkle og ordinære, og vil ikke tilføre merket som helhet særpreg. Merketeksten er for det første gjengitt i en helt ordinær standard font i sort. Den enkle og rette grønne streken fremstår som en enkel understrek, som med sin grønne farge er med på å fremheve den beskrivende teksten, og dermed understreke at varene og tjenestene er henholdsvis utviklet eller utføres på en miljøvennlig måte. Det er ingenting ved merkets elementer som tilfører det noe mer enn de uregistrerbare elementene gjør hver for seg. På grunn av merkets beskrivende tekst og enkle utforming er det ikke egnet til å oppfattes som en kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen. Registreringene innehaver viser til er ikke parallelle med nærværende sak. Vurderingen strider ikke mot de forvaltningsrettslige prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet. Det er ikke avgjørende at merket er registrert som EU-varemerke. Merket beskriver de aktuelle varer og tjenester og mangler nødvendig særpreg. Den internasjonale registreringen kan ikke gis virkning i Norge. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: A GREEN WAY kan ikke sies å være direkte beskrivende for de aktuelle varer og tjenester. Merketeksten henspiller på egenskaper og er således suggestivt. Omsetningskretsen består av både profesjonelle og vanlige sluttbrukere. Patentstyrets foregående registreringspraksis tilsier at det søkte merket oppfyller registreringsvilkårene. Merket ble registrert i EU i 2014 og dette bør det legges vekt på ved særpregsvurderingen i Norge. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret. 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av de engelske ordene A GREEN WAY med en grønn strek under, slik det er gjengitt over under avsnitt I vurderingen av om det kombinerte merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd. 11 Høyesterett har uttalt i Rt GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene 3

4 knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EUdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer og tjenester vil være både private sluttbrukere som selv benytter seg av varene mot skadedyr, sopp og ugress, samt profesjonelle aktører som benytter seg av varene og utfører tjenestene i næringsvirksomhet. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene for at merket må nektes, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende. Se blant annet EUdomstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T- 486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og Merket som skal vurderes er et kombinert merke der teksten i merket består av ordene A GREEN WAY skrevet i sorte store bokstaver i en alminnelig font. Under merket er det trukket en tynn grønn strek. 17 Det er merket som helhet som skal vurderes, men Klagenemnda anser det likevel som hensiktsmessig å kommentere merkets enkelte elementer. 18 Teksten i merket, A GREEN WAY, er engelsk og kan direkte oversettes til «en grønn måte» eller «en grønn metode». Ordet «grønn» anses å være synonymt med «miljøvennlig» og anses ikke suggestivt. Dette er også i overensstemmelse med Klagenemndas tidligere avgjørelser i sakene VM 15/001 GREEN FREIGHT EUROPE, VM 13/067 GREENTECH, VM 13/060 GREEN & COOL og VM 13/037 GREENEXERGY. Merket vil derfor oppfattes av den gjennomsnittlige forbruker som «en miljøvennlig måte» eller «en miljøvennlig metode». Sammenstillingen består av enkle, forståelige ord som følger normale regler for grammatikk og syntaks, og beskriver derfor kun at det er snakk om miljøvennlige produkter/tjenester eller at produktene er fremstilt på en miljøvennlig måte. 4

5 19 Den grønne tynne streken under teksten er enkel og tar ikke oppmerksomheten bort fra merkets øvrige beskrivende betydning, men understreker at det er snakk om «grønne» eller «miljøvennlige» produkter og tjenester. 20 Etter en helhetlig vurdering er Klagenemnda av den oppfatning at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom det kombinerte merket A GREEN WAY og varene og tjenestene i klasse 5 og 44. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av kvalitet og egenskaper ved de aktuelle produkter og tjenester, og merket må anses beskrivende etter varemerkeloven 14 bokstav a. 21 For de aktuelle varene og tjenestene vil A GREEN WAY på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. 22 Klager har vist til at Patentstyrets foregående registreringspraksis tilsier at også det søkte merket må godtas til registrering. Klagenemnda er uenig i at de sakene klager har vist til er parallelle med nærværende sak. Under enhver omstendighet har Klagenemnda ikke hatt disse sakene oppe til vurdering og kan derfor ikke uttale seg om årsaken til at disse har blitt registrert. 23 Klager anfører også at merket er registrert i EU i 2014 og at dette bør tillegges vekt. Klagenemnda vil i denne sammenheng vise til at det ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner jf. Høyesteretts avgjørelse i Rt s. 391, GOD MORGON, EUdomstolens avgjørelse i sak C-128/01, HENKEL, og EU-rettens nyere avgjørelse i sak T-610/13, GREASECUTTER. Under enhver omstendighet er det den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av EU-domstolens praksis som er retningsangivende for norske myndigheters vurdering, og ikke OHIMs avgjørelser i enkeltsaker jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-191/01, DOUBLEMINT. 24 Klagenemda vil i tillegg understreke at ulike resultater i ulike land kan skyldes at den norske forbrukeren i mange tilfeller oppfatter ord og uttrykk annerledes enn for eksempel gjennomsnittsforbrukeren i EU. Klager har anført at forbrukeren i en rekke medlemsland, deriblant Storbritannia, har vesentlig bredere engelskkunnskaper enn forbrukeren i Norge og at det således ikke er noen grunn til at den norske forbruker skal oppfatte merket annerledes enn den engelske forbruker. Klagenemnda vil imidlertid presisere at forbrukeren i EU består av en langt mindre homogen gruppe enn den norske forbruker og med blant annet stor variasjon innen engelskkunnskaper. Klagenemnda legger etter dette til grunn at avgjørelser fra andre jurisdiksjoner, herunder EU, ikke kan tillegges avgjørende betydning ved særpregsvurderingen i Norge. Det avsies slik 5

6 Slutning 1. Klagen forkastes. 2. Internasjonal varemerkeregistrering nr gis ikke virkning i Norge. Lill Anita Grimstad Amund Grimstad Kari Anne Lang-Ree (sign) (sign) (sign) 6