AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og Tore Lunde Utreder: Morten Westlie har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. januar 2014, hvor det kombinerte merket BYBANEN BERGEN LIGHT RAIL, søknad nr , ble nektet registrert for nærmere bestemte varer og tjenester i klasse 12, 16, 37, 39 og Bakgrunnen for nektelsen er manglende særpreg etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og 14 annet ledd bokstav a. 4 Klagen innkom 31. mars 2014, og Patentstyret har den 9. april 2014 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Merket er et kombinert merke hvor elementet BYBANEN er dominerende. Ordet BANE kan blant annet bety skinnegang og fast rute, mens ordet BY angir at skinnegangen eller ruten befinner seg i en by. Underteksten BERGEN LIGHT RAIL kan oversettes til Bergen lett-tog. Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Sammensetningen BYBANEN BERGEN LIGHT RAIL er egnet til å oppfattes som en bane, for eksempel lokaltog, trikk eller t-bane, som er å finne i byen Bergen. Merket anses å være beskrivende for varene i klasse 12 og tjenestene i klasse 39, da teksten på en direkte og umiddelbar måte angir varene og tjenestenes art og stedet hvor de tilbys, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a. På grunn av sitt beskrivende meningsinnhold vil merket oppfattes informativt og mangle gjenkjennelseseffekt også for de resterende varene og tjenestene i varefortegnelsen. Merket har ikke tilstrekkelig figurmessig særpreg. Fonten fremstår som ordinær. Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren, som gjerne 2

3 møter merket i en flyktig omsetningssituasjon, vil legge merke til at bokstaven «e» avviker noe fra normal font. Den oransje fargen og bruken av store og små bokstaver anses ikke å være iøynefallende på en slik måte at forbrukerne fester seg ved det, og oppfatter merket som et kjennetegn. Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16, 37, og 41, jf. varemerkeloven 14 første ledd første punktum, og må dermed nektes registrert 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Patentstyret har lagt en for streng norm til grunn ved anvendelsen av bestemmelsen i varemerkelovens 14. Gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene som merket er søkt registrert for er i hovedsak en alminnelige forbruker. Patentstyret har ikke vurdert merket i tilknytning til hver og en av varene og tjenestene som søknaden gjelder. Merket er et kombinert merke, og i vurderingen av merkets registrerbarhet skal derfor helhetsinntrykket legges til grunn. Merket er en sammenstilling av ordene BYBANEN, BERGEN, LIGHT og RAIL. De fire ordene danner ikke en naturlig setning, men fremstår som sammenstilte enkeltord. Merket er utarbeidet i en bred og fet font. Ordet BYBANEN er i kontrast til ordene BERGEN LIGHT og RAIL utført i små bokstaver i en myk og buet font. Den finurlige roterte a-en videreføres i e-en i ordet BYBANEN, og dette gir merket et lekent uttrykk. I tillegg har bokstaven "y" en særpreget utforming som forsterker rytmen i logoen. Merkets uformelle uttrykk betones ved at det er utelatt å bruke stor forbokstav. Merket er videre utført i en særpreget oransje farge som er meget godt egnet til å fange gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet. Alle elementene i merket skaper sammen et helhetlig og særpreget uttrykk. Klager viser til tidligere registreringer i Patentstyret for å illustrere at søkers merke oppfyller registreringsvilkårene. Merket har vært brukt i en slik utstrekning at det ikke bare skal tas hensyn til bruken ved vurderingen under varemerkelovens 14, men også at søker har oppnådd en uregistrert enerett til kjennetegnet på grunn av innarbeidelse av merket, jf. varemerkelovens 3 tredje ledd. Det vises bl.a. til registrering av domenet bybanen.no, hyppig redaksjonell omtale i nasjonale medier, et antall artikler i lokalaviser, antall søk på Google, og omtale i nasjonal, regional og lokal presse. Selv om dokumentasjonen relaterer seg til tiden etter at søknaden for merket ble inngitt, er den relevant. Det er naturlig at en så omfattende og stigende popularitet er et resultat av en langvarig og bred markedsføring av søkers merke. 3

4 Klager har mottatt en rekke utmerkelser, nasjonalt og internasjonalt. Selv om det er ordmerket BYBANEN det blir referert til og ikke det søkte kombinerte merke, vil kjennskapen til ordmerket være med på å gjøre det kombinerte merket kjent. Angående den figurmessige utformingen, vises det til Patentstyrets Annen avdelings sak av 11. februar 2013, PS BEST IN TOWN. Søkers merke må anses for å være særpreget i mye større grad enn det registrerbare merket i ovennevnte sak. Sett i lys av denne saken, samt den fremlagte bruksdokumentasjonen, må det være klart at søkers merke er registrerbart. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret. 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket BYBANEN BERGEN LIGHT RAILWAY. 10 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. Etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller med uvesentlige endringer/tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. 11 Høyesterett har uttalt i Rt GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU- organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EUdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil fortrinnsvis være private sluttbrukere som benytter seg av kollektivtilbudet. 4

5 Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, se EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. 15 Rettspraksis viser at det må det være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene for at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i T- 19/04 PAPERLAB premiss 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD, premiss 27 og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN premiss 25 og Patentstyrets Annen avdeling har nektet registrering i en tilsvarende sak, PS , den 14. mai Saken gjaldt det kombinerte merket BYBANEN i samme oransje skrift og med samme font som merket i den forestående saken. 17 Det dominerende elementet i merket er ordet BYBANEN. Det angir at det er snakk om et kollektivt fremkomstmiddel som går til og fra byen eller i byen. Sammenstillingen gjenfinnes i andre land og på andre språk som det tyske «stadtbahn» og det engelske «city rail». BERGEN LIGHT RAIL fremstår som informasjon om at banen går i Bergen og at det er en såkalt «light rail». Gransking viser at en light rail bybane gjerne kjennetegnes ved at den har en egen trasé som den, i motsetning til f.eks. trikk, ikke deler med andre kjøretøyer. Videre at den er beregnet på passasjertransport, ikke godstransport, og at den således er «lett». I et av klagers vedlegg i saken, fremgår det at klager har vunnet en pris i konkurranse med bybaner rundt omkring i verden delt ut av Light Rail Transit Association. 18 Klagenemnda er av den oppfatning at teksten i merket umiddelbart gir gjennomsnittsforbrukeren informasjon om at varene og tjenestene er i tilknytning til transport med en bane som går i eller til/fra byen. Klagenemnda anser det som utvilsomt at teksten i merket er beskrivende når det søkte merket blir brukt på tjenester som «transportvirksomhet» «informasjon om transport»i klasse For de øvrige varer og tjenester må uttrykket anses som formålsangivende, i den forstand at varer eller tjenester som betegnes med det anmeldte merket vil bli oppfattet som forbundet med en bybane i Bergen. Kjøretøyene i klasse 12 kan være selve banen, papirvarene i klasse 16 kan være billetter, plastemballasje i klasse 16 kan være omslag til billetter og periodekort og opplæringsvirksomheten i klasse 41 kan være knyttet opp mot kjøreopplæring av førere til bybanen. Merket vil således også for disse varene og tjenestene bli oppfattet som beskrivende og ikke som noens særlige kjennetegn. 20 Visuelt består merket av ordet BYBANEN plassert over teksten BERGEN LIGHT RAIL med BYBANEN som det dominerende elementet. BYBANEN er skrevet i små bokstaver, og BERGEN LIGHT RAIL er skrevet i store bokstaver. Verken den grafiske oppstillingen med ulike skriftstørrelser i tynn og fet skrift, den aktuelle fonten som er brukt eller den oransje fargen er spesielt uvanlige, og er samlet ikke tilstrekkelig til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra merkets beskrivende innhold. Den figurmessige utformingen tilfører merket således som helhet ikke 5

6 tilstrekkelig særpreg. jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i T-559/10 NATURAL BEAUTY og ikke minst Annen avdelings avgjørelse nr BYBANEN. 21 Klager påberoper seg vern etter varemerkelovens 14 tredje ledd annet punktum da merket har vært i utstrakt bruk. Videre hevder klager at de har oppnådd en uregistrert enerett på grunn av innarbeidelse av merket etter varemerkelovens 3 tredje ledd. 22 Klager har dokumentert bruken gjennom en rekke avisartikler om bybanen, medieanalyse som viser hvor mange ganger bybanen er omtalt i medier fordelt på regioner, diverse priser bybanen har mottatt osv. Nesten all dokumentasjonen relaterer seg til tidspunkter etter søknadstidspunktet, og kan derfor ikke hensyntas i vurderingen. I tillegg gjelder dokumentasjonen i det alt vesentlige bruk av ordet «bybanen» og ikke det omsøkte figurmerket. Det foreligger derfor ikke noen dokumentert bruk av figurmerket som kan begrunne vern etter varemerkelovens 14 tredje ledd annet punktum eller 3 tredje ledd. 23 Klagenemnda har i denne vurderingen også tatt i betraktning tidligere varemerkeregistreringer som klager har vist til. I vurderingen av distinktivitet inngår betydelige elementer av skjønn, og praksis er i stadig utvikling. Når det gjelder de registreringene klager viser til, er de fleste fra tidsrommet mellom 1998 og Siden den tid har det skjedd en innstramming i praksis når det gjelder hva slags figurativ utforming som kreves av et i utgangspunktet beskrivende merke for at det skal anses distinktivt. Man kan derfor ikke se ukritisk på tidligere registreringer. Det bemerkes også at Klagenemnda ikke hatt disse merkene til behandling, og kan følgelig ikke uttale seg om registrerbarheten. 24 For de aktuelle varer og tjenester vil varemerket BYBANEN BERGEN LIGHT RAIL på grunn av meningsinnholdet, heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkelovens 14 første ledd annet punktum. 25 På dette grunnlag har Klagenemnda kommet til samme resultat som Patentstyret, slik at varemerket BYBANEN BERGEN LIGHT RAIL nektes registrert i henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og 14 første ledd. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 6

7 Slutning 1. Klagen tas ikke til følge. 2. Varemerkesøknad nr nektes registrert. Lill Anita Grimstad Inger Berg Ørstavik Tore Lunde (sign.) (sign.) (sign.) 7