AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tove Aas Helge og Toril Melander Stene Utreder: Margrethe Lunde har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. mai 2013 hvor ordmerket XCOMFORT, søknad nummer , ble nektet registrert for nærmere angitt varer og tjenester i klassene 9, 11, 37 og Varemerket ble av Patentstyret nektet registrert som følge av manglende særpreg etter varemerkeloven 14 første ledd og annet ledd bokstav a. Søker ble under sakens behandling tilbudt delregistrering av merket for enkelte av tjenestene i klasse 37 og 42, men siden søker ikke aksepterte dette tilbudet ble merket nektet registrert i sin helhet. 4 Klagen innkom 3. juli 2013 og Patentstyret har den 16. juli 2013 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Merket XCOMFORT er et ordmerke i standard font. - Bokstaven og merkedelen X brukes i følge Ordnett som betegnelse for en ukjent størrelse (matematikk) og som en forkorting for ekstra (xl=ekstra large). Det engelske ordet COMFORT brukes blant annet i betydningene bekvemhet, velbefinnende, velvære, føle komfort. - Sammensetningen XCOMFORT er egnet til å beskrive eller uttrykke at noe er ekstra behagelig eller skaper ytterligere velvære, og vil i denne saken kunne oppfattes som en formålsangivende og rosende/kvalitetsangivende betegnelse for enkeltkomponenter i eller et komplett system for full kontroll og fjernstyring av alt som er elektrisk i ditt private hjem. - Sammenstillingen av enkeltbokstaven X og substantivet COMFORT fremstår ikke som språklig overraskende eller uventet. - Engelske ord og uttrykk må normalt sidestilles med tilsvarende ord og uttrykk på norsk ved vurderingen av et merkes distinktivitet i Norge. - Ordmerket XCOMFORT anses uregistrerbart i medhold av varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a, for alle varer og tjenester merket er søkt registrert som kjennetegn for, med unntak av de tjenester i klassene 37 og 42 som søker tidligere har blitt tilbudt delregistrering for. - Det foreligger også et friholdelsesbehov for sammenstillingen XCOMFORT. - Det søkte merket XCOMFORT mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres som et særskilt kjennetegn for en næringsdrivende. 2

3 - Søkers internasjonalt registrerte kombinerte merke x comfort er gitt virkning i Norge fordi den figurative utformingen tilfører registreringen det fornødne særpreg. - Fullmektigen viser til at søker tidligere har fått registrert ordmerket XENERGY samt at hans internasjonalt registrerte varemerke xenergy tidligere er gitt virkning i Norge for akkurat de samme varer og tjenester som ordmerket XCOMFORT nå søkes registrert som kjennetegn for. Disse registreringene er vurdert, men ikke tillagt avgjørende vekt. - Patentstyret finner heller ikke å kunne legge avgjørende vekt på at merket er akseptert og registrert av OHIM. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Omsetningskretsen av varene og tjenestene som omsettes under XCOMFORT vil bestå av både næringsdrivende og sluttbrukere. - X i XCOMFORT vil ikke oppfattes som forkortelse for ekstra. - X vil oppfattes som ekstra i XXL eller XL for klær eller sko. Den samme betydning vil ikke følge av sammenstilling mellom et substantiv og bokstaven X. - Ekstra komfort vil uansett ikke beskrive de aktuelle varene og tjenestenes egenskaper. Det er irrasjonelt å tenke at de aktuelle varer i klasse 9 og 11 eller de aktuelle tjenester i klasse 42 kan skape velvære. - Ingen av varene eller tjenestene er egent til å gi brukerne en følelse av velvære eller ytterligere behag. - Forbud mot registrering av beskrivende merker forutsetter at egenskapene uttrykket, ordet eller sammenstillingen kan gi antydning til, faktisk er tilstede. Se i denne forbindelse T 334/03 EUROPREMIUM. - Merket er akseptert av OHIM. Merket har ikke blitt endelig registrert ennå på grunn av to innleverte innsigelser. OHIMs Opposition Division har fattet en avgjørelse i en av disse innsigelsene. Den er relevant i forhold til særpregsvurderingen i saken her fordi organet har foretatt en semantisk vurdering av kjennetegnet XCOMFORT i klasse Kjennetegnet består ikke av elementet X samt COMFORTABLE eller COMFORTING. - XCOMFORT er et særpreget kjennetegn for alle varene og tjenestene i søknaden. Merket fungerer som kommersiell opprinnelsesgaranti, og skiller klart søkers produkter og tjenester fra andres. - Det bes om at Patentstyrets avgjørelse oppheves. Subsidiært aksepteres det 3

4 delvise tilbudet fremsatt av Patentstyret. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda har under dissens kommet til et annet resultat enn Patentstyret. 9 Førstvoterende og annenvoterende i saken, Lill Anita Grimstad og Tove Aas Helge, har følgende syn på saken: 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av sammenstillingen av merkedelene X og COMFORT. 11 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. Etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller med uvesentlige endringer/tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd. 12 Høyesterett har uttalt i Rt GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EUorganene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være en garantist for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 14 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer og tjenester vil være profesjonelle næringsdrivende og den vanlige sluttbruker. Gjennomsnittsforbrukeren vil således anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene for at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel EU-rettens 4

5 avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB premiss 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EUdomstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD, premiss 27 og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN premiss 25 og Flertallet, Grimstad og Helge, anser det ikke som sannsynlig at den relevante omsetningskrets vil oppfatte merkedelen X som en forkortelse for ekstra i relasjon til de aktuelle varer og tjenester. Bokstaven X vil fremstå uten meningsinnhold i det relevante merket. Flertallet er oppmerksom på at X kan brukes som en betegnelse for ekstra i forhold til gitte størrelser. All den tid varefortegnelsen i det konkrete tilfellet omhandler varer og tjenester innenfor elektrisitet og elektronikk, vil ikke denne betydningen av X være relevant. 18 Bokstaven X i merket XCOMFORT tilfører merket det nødvendige særpreg som fører til at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne utlede en kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen som helhet. 19 Flertallet er av den oppfatning at merket XCOMFORT ikke vil fremstå som beskrivende i forhold til de aktuelle varer og tjenester. Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen, og merket vil oppfylle garantifunksjonen. 20 Mot denne bakgrunn har flertallet kommet til at Patentstyrets avgjørelse må oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret for innføring av merket i varemerkeregisteret og kunngjøring. 21 Tredjevoterende, Toril Melander Stene, har følgende syn på saken: 22 Mindretallet, Stene, har kommet til samme resultat som Patentstyret. Mindretallet legger til grunn at bokstaven X i det engelske språk er en vanlig brukt forkortelse for bl.a. ord som begynner med «ex», for eksempel «extra» og at denne forkortelsen ikke bare benyttes i forhold til gitte størrelser (XS, XXL osv.). Det fremgår av søk på at bokstaven X er en vanlig brukt forkortelse for ord som begynner med «ex» i forbindelse med «Software», for eksempel benyttes XR som forkortelse for «extended release». Det fremgår videre av søk på at XS benyttes som forkortelse for «extreme sport». Etter mindretallets syn vil sammenstillingen XCOMFORT umiddelbart og direkte bli oppfattet av gjennomsnittforbrukeren som «ekstra eller utvidet komfort/bekvemhet». 23 Etter mindretallets syn er ordet XCOMFORT nært knyttet til egenskaper eller formålet ved de aktuelle varene. Merket er søkt registrert for bl.a. «apparater og instrumenter for overvåking og kontroll av elektrisitet», samt for «utstyr for strømtransformasjon, fjernkontrollerte AV/PÅ-brytere posisjons-, overvåkings- og overflatebrytere, taster, dimmere, sentralovervåkningsenheter, overvåkningsutstyr, innbygningsenheter (housing), utstyr for måling og visning av strøm (elektrisitet)» i klasse 9 og for «utstyr for regulering av oppvarmingsapparater» i klasse 11. Mindretallet legger til grunn at det vil være en sentral egenskap/formål ved nevnte utstyr at 5

6 utstyret gir «ekstra eller utvidet komfort/bekvemhet». Sammensetningen XCOMFORT vil dermed bli oppfattet som en kvalitets- eller formålsangivelse eller generelt rosende uttrykk, som er egnet til å beskrive egenskaper/formål ved varer som omfattes av varefortegnelsen. Mindretallet legger til grunn at det foreligger et friholdelsesbehov for sammenstillingen XCOMFORT, idet andre næringsdrivende kan ha behov for å benytte sammenstillingen. 24 Mindretallet er også enig med Patentstyret i at varemerket mangler særpreg. Sammenstilt med COMFORT vil bokstaven X, plassert først i merket, bare bidra til å forsterke betydningsinnholdet av COMFORT, nemlig «ekstra eller utvidet komfort/bekvemhet». Det er således verken tale om noen leksikal nyvinning eller en ordkombinasjon som forskyver meningsinnholdet bort fra de enkelte ords opprinnelige betydning, med det resultat at særpreg oppstår. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 6

7 Slutning Patentstyrets avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret for innføring av merket i varemerkeregisteret og kunngjøring. Lill Anita Grimstad Tove Aas Helge Toril Melander Stene (sign.) (sign.) (sign.) 7