Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Innehaver: Wella AG, Berliner Allee 65, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 20. november 2008, hvorved ordmerket HYDRO SAFE ble nektet gitt virkning i Norge. Avgjørelsen ble sendt innehavers norske fullmektig samme dag. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 1: Klasse 3: Chemical preparations used in industry for the production of cosmetic preparations. Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. Under behandlingen i Patentstyrets første avdeling ble anført at ordmerket HYDRO SAFE er beskrivende og mangler særpreg for alle varene i klasse 1 og for varene "cosmetics" og "hair lotions" i klasse 3, og at merket således ikke kan gis full virkning i Norge, jf. bestemmelsen i varemerkelovens 13 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50 (ny varemerkelov 14 første ledd annet punktum, jf. 70 tredje ledd, jf. første ledd). Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av saken i Patentstyrets første avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det internasjonalt registrerte merket består av teksten HYDRO SAFE. HYDRO er ifølge Kunnskapsforlagets språk- og ordboktjeneste, ordnett.no, et prefiks som alene betyr "vann". SAFE betyr på sin side "sikker", "sikret" eller "beskyttet". Merket som helhet vil bli oppfattet som "vannsikker", "vannsikret" eller "vannbeskyttet". Sakens problemstilling er om merket skal nektes fordi det beskriver en sentral egenskap ved de aktuelle varene, og således mangler

2 Annen avd. sak nr varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven 50 første ledd jf. 49 annet ledd jf. 13 første ledd annet punktum. Innehavers merke må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de aktuelle varer. Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for kjøp av kjemiske preparater til bruk i kosmetikkindustrien først og fremst er profesjonelle aktører, mens gjennomsnittsforbrukeren for kosmetikk og hårkrem først og fremst er mer alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, både i form av en profesjonell aktør og en alminnelig sluttbruker, vil oppfatte merket på samme måte i denne saken. *** Fullmektigen anfører at verken HYDRO eller SAFE vil oppfattes med det konkrete betydningsinnholdet Patentstyret tillegger disse ordene, og at merket kun er suggestivt og således har varemerkerettslig særpreg. Patentstyret deler ikke denne oppfatningen. Etter vårt syn fremstår innehavers merke som en ordinær sammenstilling av to ord, hvor merkets meningsinnhold av omsetningskretsen umiddelbart vil bli oppfattet beskrivende i form av å være egenskapsangivende. At ordet HYDRO benyttes som prefiks, altså som et ord som settes foran et annet ord, endrer etter vårt syn ikke oppfattelsen av dette ordet som en direkte angivelse av "vann". HYDRO gjenfinnes i en rekke ordsammenstillinger som betegnelse på nettopp "vann". Vi nevner som eksempel ord som "hydrogen", "hydrofoil" og "hydrologi". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være godt kjent med ordets konkrete betydningsinnhold i form av "vann", og ikke bare som et ord som henspiller på denne betydningen. Når det gjelder ordet SAFE er vi enige med fullmektigen i at de engelske ordene "proof" eller "repellent" er mer vanlige ord for å indikere "sikker" eller "beskyttet" for de aktuelle varene. SAFE betyr likefullt "sikker" eller "beskyttet" på norsk, og det er vår oppfatning at selv om dette ordet ikke er vanlig brukt, gir det et klart meningsinnhold som omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte i form av en egenskapsangivelse når det brukes for de aktuelle varene. Merket fremstår som en sammensetning av to ord som til sammen gir et klart og tydelig meningsinnhold i form av "vannsikker" eller "vannbeskyttet". Sett hen til at de aktuelle varene er kjemiske preparater til bruk ved produksjon av kosmetiske preparater, kosmetikk og hårkrem, vil merket som helhet oppfattes beskrivende. En sentral egenskap ved et kjemisk preparat til bruk i kosmetikkindustrien vil kunne være at preparatet har egenskaper som gjør et produkt "vannsikkert". For maskara er det eksempelvis en sentral egenskap at produktet ikke renner når det blir utsatt for vann. Det samme gjelder for solkrem hvor det er en viktig egenskap at produktet er vannfast eller vannsikker, slik at det ikke mister sin virkning ved bading. Da merket består av ordene HYDRO og SAFE uten at det er gjort noen grammatikalsk eller semantisk endring av ordene, finner vi at det internasjonalt registrerte merket har et lett forståelig meningsinnhold som direkte og umiddelbart vil bli oppfattet av omsetningskretsen som egenskapsbeskrivende for de aktuelle varer. Det er ingenting ved sammenstillingen som etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se EF-domstolens sak C-363/99 Postkantoor.

3 Annen avd. sak nr *** Som følge av det ovennevnte er vi også kommet til at merket i den internasjonale registreringen ikke er egnet til å skille innehavers varer fra andre innehaveres varer, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Merket oppfattes kun som en informasjon om de aktuelle produktene, nemlig en nærmere bestemt egenskap. Dette gjør at merket ikke er egnet til å ivareta garantifunksjonen, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P BioID, premiss 27. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte merket som en identifikasjon av varenes kommersielle opprinnelse. *** Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket HYDRO SAFE mangler særpreg, og at det beskriver de aktuelle varene eller er en sentral egenskap ved disse, og må følgelig nektes i henhold til varemerkeloven 13 første ledd jf. 49 annet ledd for alle varene i klasse 1, samt "cosmetics" og "hair lotions" i klasse 3. Merket kan dermed ikke besluttes gjeldende i Norge for disse varene i henhold til varemerkeloven 50 første ledd. Beslutning: Det internasjonalt registrerte merket nektes vern i Norge for alle varene i klasse 1 samt "cosmetics" og "hair lotions" i klasse 3." Klage over Første avdelings avgjørelse innkom den 20. januar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 2. mars 2009, innen betalingsfristen utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler registreringsinnehavers fullmektig: "Med dette påklages Første Avdelings avgjørelse av 20. november 2008 der ovennevnte merke ble delvis nektet vern i Norge. Begrunnelsen for nektelsen er at Første Avdeling er av den oppfatning at merket HYDRO SAFE er beskrivende for søkte varer i klasse 1, nemlig kjemiske produkter til bruk i kosmetikkindustrien og for kosmetikk og hårlotions i klasse 3. Det fremgår av avgjørelsen at Første Avdeling er av den oppfatning at hydro vil bli oppfattet i betydningen vann og at satt sammen med det etterfølgende ordet safe, vil merket bli oppfattet i betydningen vannsikker, vannbeskyttet. Første Avdeling er på denne bakgrunn av den oppfatning at vml. 13 første ledd er til hindre for registrering av merket. Som tidligere fremholdt er hydro avledet av det greske ordet hydor som betyr vann. Hydro benyttes som prefiks i ulike substantiver i slik betydning, eksempelvis hydrogen, hydrologi, hydrofoil, hydroksyd etc.

4 Annen avd. sak nr I dette tilfellet opptrer ordet hydro som et selvstendig ord og ikke som et prefiks. I en slik sammenheng kan ordet ikke tillegges noe selvstendig meningsinnhold i betydningen vann. Ordet hydro alene oppfattes på engelsk tvert i mot som forkortelse for hydroelctric power i betydning elektrisitet basert på vannkraft og benyttes for eksempel i sammenhengen: I won t have lights until my house gets the hydro turned on, se vedlagte utskrift fra wiktionary.org, bilag 1. Det benyttes også som en forkortelse for eksempelvis et hydropathic establisment, som slang for hydroponisk dyrket cannabis eller som kjøretøy som drives med hydrogent brennstoff, se bilag 2. Det må antas at mange vil også oppfatte hydro som et kjennetegn for oljerelaterte produkter/virksomhet. Ordet hydro kan derfor ikke på noen måte sies å være ensbetydende med vann. Vi kan heller ikke se at det er grunnlag for si at den alminnelige omsetningskretsen i Norge vil oppfatte ordet slik Første Avdeling gjør seg til talsmann for. Ordet safe i den sammenheng det her opptrer, kan heller ikke ses å ha en slik betydning som Første Avdeling tillegger dette, nemlig i retning av (vann)bestandig, (vann)beskyttet. Det naturlige engelske ordet i en slik sammenheng ville være (water)proof eller (water)repellent. Ordet hydro alene ville etter vår oppfatning være tilstrekkelig særpreget som kjennetegn for de aktuelle produktene og vel også ordet safe. Dette i motsetning til det som var tilfellet i Efdomstolens sak C-363/99 POSTKANTOOR som vist til av Første Avdeling og denne saken er derfor ikke direkte relevant i vår sak. Vi kan vanskelig forstå at sammenstillingen av ordene hydro og safe er egnet til minske særpreget. Dette først og fremst fordi det altså ikke er mulig å tillegge HYDRO noe klart meningsinnhold som er dekkende for de produkter vi her står ovenfor og safe fremstår som nokså rart og fremmed slik det er satt sammen med hydro. Merket kan i høyden sies å være suggstivt for de aktuelle produkter. Vml. 13 første ledd er som kjent ikke til hinder for registrering av suggstive merker. Det vises i denne sammenheng til Rt s. 641 som gjaldt registrering av merket Superlek for spill og leketøy. Høyesterett kom her til at merket var registrerbart og uttaler på s. 4 i dommen: Mer enn å være beskrivende for leker av høy kvalitet, har ordet et litt utydelig meningsinnhold som like mye leder tanken hen på lek. Det utydelige ved ordet, er egnet til å skape en viss undring når det brukes som varekjennetegn for leker og leketøysvirksomhet. I en slik sammenheng er ordet så vidt virkningsfullt og derfor egnet til å feste seg i bevisstheten. Noe friholdelsesbehov for Superlek forelå derfor ikke. Det samme må i vel så høy grad kunne sies om merket HYDRO SAFE for de varer som omfattes av dette. Merket har åpenbart et utydelig preg som er egnet til å skape undring. Det kan vanskelig ses at andre skal ha behov for benytte den samme sammenstillingen ved markedsføring av sine varer. Merket fremstår derved som tilstrekkelig distinktivt for de aktuelle varer. Vi viser også til Annen Avdelings sak nr fra januar 2001 vedrørende merket MAXVUE for visuelt utstyr i klasse 9. Her uttaler Annen Avdeling følgende: Den unike kombinasjonen av to ordelementer i det foreliggende merket gjør det egnet til å skille søkers varer fra andres fordi merket ikke skaper noen generisk beskrivelse og heller ikke er et begrep som handlende automatisk vil gripe til for å beskrive tilsvarende varer. Merket er i høyden suggestivt for enkelte av varene, men dermed også registrerbart.

5 Annen avd. sak nr Det er vår oppfatning at et friholdelsesbehov om mulig i enda mindre grad kan sies å foreligge for merket HYDRO SAFE for de aktuelle varene enn det som var tilfellet for merket MAXVUE for varer i klasse 9. HYDRO SAFE er ikke på noen måte et begrep som omsetningskretsen vil gripe til for å beskrive eksempelvis vannbestandig mascara eller solkrem, slik Første Avdeling later til å legge til grunn. På bakgrunn av det ovenstående, kan vi vanskelig se at 13 første ledd annet punktum er anvendelig i dette tilfellet. Vi viser i denne sammenheng til sak C-329/02 fra EU domstolen vedrørende merket SAT.1 der det slås fast at merkets helhetsinntrykk vil være avgjørende. Mens hensynet bak deskriptivitetsvurderingen i vml. 13 første ledd annet punktum relaterer seg til hensynet til friholdelsesbehovet, er særpregkravet i 13 først ledd første punktum i første rekke begrunnet i garantifunksjonen. Det slås i dommen fast at selv om sammenstillingen ikke er uvanlig og heller ikke særlig oppfinnsom, er ikke det tilstrekkelig til å påvise manglende særpreg, jf. premiss 41. Videre fremgår det at det ikke er noe krav om at et merke innehar et visst nivå av lingvistisk eller artistisk kreativitet eller oppfinnsomhet. Etter vår oppfatning er merket HYDRO SAFE utvilsomt tilstrekkelig særpreget til å oppfylle garantifunksjonen. Heller ikke vml. 13 første ledd første punktum kan derfor komme til anvendelse i dette tilfellet. Avslutningsvis kan opplyses at merket HYDRO SAFE er godtatt til registrering i EU, jf. reg. nr , se bilag 3. Vi kan vanskelig se at det foreligger forhold i Norge som tilsier en strengere distinktivitetsvurdering enn den som gjelder ellers i EU. Det må for øvrig antas at flere i Norge vil få assosiasjoner til HYDRO som lenge har vært brukt innen oljeindustrien, enn det folk ellers på kontinentet vil gjøre. Merket er derfor egnet til å skape større grad av undring enn det som må antas å være tilfellet i Europa for øvrig, noe som i enda større grad tilsier at merket er registrerbart her. Det tas forbehold om behov for senere fremsettelse av ytterligere anførsler. Vi ber på denne bakgrunn om at klagen tas til følge." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter varemerkelovens 70 tredje ledd, jf. første ledd, kan et internasjonalt varemerke ikke gis virkning i Norge dersom det ikke oppfyller registreringsvilkårene etter 14 til 16. Ifølge varemerkelovens 14 første ledd annet punktum må et varemerke som skal registreres ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder. Ved tolkningen av varemerkelovens 14 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og

6 Annen avd. sak nr til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EU-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml s. I (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml s. I-2883, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml s. I Annen avdeling er enig med første avdeling i at ordelementene HYDRO og SAFE hver for seg kan bety henholdsvis vann og sikker, og at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte dem slik. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at merket som helhet vil bli forstått som vannsikker e.l. og slik sett bli oppfattet som egenskapsbeskrivende for de registrerte merkene. Det følger av EU-domstolens praksis at varemerker som består av flere ord eller andre elementer skal vurderes som en helhet, jf. bl.a. sak C-383/99 P, Sml s. I-6251 (BABY DRY) avsnitt 40 og sak C-363/99, Sml s. I-1619 (POSTKANTOOR) avsnitt 96. Annen avdeling legger til grunn at HYDRO SAFE ikke er en vanlig eller naturlig betegnelse på engelsk for vannsikker eller

7 Annen avd. sak nr liknende uttrykk, og at gjennomsnittsforbrukeren, som må antas å ha alminnelig gode engelskkunnskaper, heller ikke vil tro at det har en slik betydning. Ordet SAFE betyr sikker i en annen betydning på norsk enn beskyttet mot ytre påvirkninger og HYDRO er ingen dagligdags betegnelse for vann. I den situasjonen virker det lite plausibelt at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som egenskapsbetegnende. Slik Annen avdeling ser det er uttrykket HYDRO SAFE i høyden suggestivt, og det kan ikke ses at det gjør seg gjeldende noe friholdelsesbehov for uttrykket relatert til de varer merket er registrert for Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)