PROTOKOLL. Int. reg. nr ( ) Merket er internasjonalt registrert med følgende tjenestefortegnelse:

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Varemerkesøknad nr Innehaver: Compagnie Générale des Etablissements Michelin Michelin & Cie, Clermont-Ferrand Cedex, Frankrike Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, hvorved det internasjonalt registrerte ordmerket FLEET SOLUTIONS (inngitt som avtrykk i tilnærmet standard bokstaver) ble nektet virkning i Norge. Avgjørelsen ble sendt søkers norske fullmektig den 28. september Int. reg. nr ( ) Merket er internasjonalt registrert med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 35: Klasse 37: Klasse 39: Klasse 42: Information and consultancy in the field of vehicle fleet tyre management. Tyre and/or vehicle wheel maintenance; tyre and/or vehicle wheel repair; tyre retreading; tyre and/or vehicle wheel cleaning. Tyre and/or vehicle wheel delivery; tyre and/or vehicle wheel storage. Expertise services relating to tyre and/or vehicle wheel choice, condition, maintenance and/or repair. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for internasjonale varemerkeregistreringer, se varemerkelovens 58.

2 2. avd. sak nr Under saksbehandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket FLEET SOLUTIONS ikke kan gis virkning i Norge, da det mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkelovens 13 første ledd og 49 annet ledd. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Innehavers merke FLEET SOLUTIONS er internasjonalt registrert for ulike tjenester knyttet til bildekk. Spørsmålet er om registrering skal nektes i Norge fordi merket beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle tjenestene og således mangler varemerkerettslig særpreg jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 13 første ledd. Det skal først bemerkes at det er sikker rett at ord og uttrykk fra de store verdensspråkene i det vesentlige skal sidestilles med norske ord og uttrykk ved distinktivitetsvurderingen. Den internasjonale registreringen består altså av ordelementene "FLEET", som er engelsk for flåte, og "SOLUTIONS", som er engelsk for løsninger. Samlet har merket dermed meningsinnholdet "flåte-løsninger" eller "løsninger for flåter". Det er fra innehavers side i den forbindelse blitt anført at ordet "fleet" vil fremstå med et maritimt tilsnitt. Søk blant annet på Internett viser imidlertid at ordet også benyttes i forbindelse andre produkter enn båter og skip. Et svært nærliggende eksempel er uttrykket "fleet of cars", som er engelsk for vognpark (jf. også uttrykket "flåtepant" fra panteretten). Merket består av en grammatisk og semantisk korrekt sammenstilling bestående av to substantiver, som det ikke vil volde en gjennomsnittsforbruker av de aktuelle tjenestene besvær å forstå. Merket vurdert som helhet fremstår dermed som rent beskrivende for tjenester som har til formål å tilby løsninger for innehavere av vognparker i dette tilfellet i forbindelse med tjenester som dekker ethvert behov knyttet til bildekkservice. Det er etter behandlende medlems oppfatning sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker av slike tjenester umiddelbart vil oppfatte FLEET SOLUTIONS som en beskrivelse av hva slags virksomhet innehaveren driver, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det skal til slutt bemerkes at det er uten relevans at merket også har andre betydninger som ikke er beskrivende for de aktuelle tjenestene. Det fremgår blant annet av EF-domstolens avgjørelse i sak C-191/01, DOUBLEMINT. Behandlende medlem er dermed etter en helhetsvurdering kommet til at merket beskriver de aktuelle tjenestene i klasse 35, 37, 39 og 42 eller formålet dem jf. varemerkeloven 13 første ledd. Merket mangler således det nødvendige varemerkerettslige særpreg. Merket kan da ikke besluttes gjeldende i Norge for disse tjenestene i henhold til varemerkeloven 49 annet ledd. Beslutning: Det internasjonalt registrerte merket nektes vern i Norge." Innehaverens klage, med begrunnelse, innkom den 28. november Klageavgift er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 27. desember 2005, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

3 2. avd. sak nr I klagebegrunnelsen anfører innehaverens fullmektig: "Ovennevnte varemerke «FLEET SOLUTION» søkt registrert som internasjonal varemerkeregistrering nr , og hvor Norge ble utpekt 12. mars 2002, og behandlet som norsk varemerkesøknad nr ble nektet registrert ved Første Avdelings avgjørelse av 28. september 2005 med den begrunnelse at merket ble ansett beskrivende for de aktuelle tjenester i klassene 35, 37, 39 og 42, eller formålet for dem, jfr. varemerkelovens 13 første ledd. Med hjemmel i varemerkelovens 22 første ledd sammenhold med 22a og varemerkebestemelsen 12-1 påklages hermed denne avgjørelse til Patentstyrets Annen Avdeling. Patentstyrets underretning om frist for innbetaling av fastsatt klageavgift imøteses. Første avdeling har i sin avgjørelse lagt til grunn at merket som består av ordelementene FLEET og SOLUTIONS vil fremstå med betydningsinnholdet flåteløsninger eller løsninger for flåter og ordet FLEET (flåte) også brukes eksempelvis kjøretøyer. Merket vil derfor efter Første Avdelings oppfatning fremstå som rent beskrivende for tjenester som har til formål å tilby løsninger for innehavere av vognparker i dette tilfellet i forbindelse med tjenester som dekker ethvert behov knyttet til bildekkservice. Søkeren vil i denne klage hevde at Første Avdeling har lagt til grunn en altfor snever forståelse av ordet FLEET og har innsnevret de betydninger som den aktuelle omsetningskrets vil tillegge ordet. For den alt overveiende del av omsetningskretsen vil ordet efter søkerens oppfatning fremstå med et maritimt tilsnitt. Flåte vil for de aller fleste kun forbindes med skip og det som ordet opprinnelig betyr: en flatbunnet farkost til bruk for å bevege seg på vannet/havet; dvs. enten det er en tømmerflåte, en redningsflåte eller en flåte som eksempelvis Thor Heyderdahls Kon-Tiki. Selv om det vil kunne finnes annen bruk av ordet i enkelte oppslag på Internet, er det intet som tilsier at dette er den forståelse den alt overveiende del av omsetningskretsen vil ha av ordet. Første Avdeling har også ved sin tilnæring til det søkte merke og vurderingen av dette åpenbart bygget på de søkte merkets tjenestefortegnelse under klasse 35, og har trukket sine konklusjoner på grunnlag av dette. Fra søkerens side vil det her pekes på at den aktuelle omsetningskrets ikke vil kjenne den spesifikke vare- og/eller tjenestefortegnelse en varemerkeregistrering for merket vil ha, og vil således ikke ha noen slike iøynefallende ledetråder som Første Avdeling synes å ha funnet for en særskilt fortolkning av merkets betydningsinnhold. Omsetningskretsen vil møte merket med helt annerledes åpne øyne og vil efter søkerens oppfatning mest naturlig forstå merket som et rent fantasimerke for disse tjenester. Når ordet FLEET ikke naturlig knyttes til disse aktuelle tjenester, vil slike forestillingsbilder som Første Avdeling vektlegger i sin uttalelse, ikke komme i fokus og vil ikke styre omsetningskretsens oppfatning av merket. Og det er viktig å holde fast ved at det avgjørende ved vurderingen av merkets registrerbarhet alltid må være antakelsen av hvor omsetningskretsen vil oppfatte merket. Søkeren vil således hevde at Første Avdeling synes på enkelte stadier i behandlingen av denne sak å ha trukket for vidtgående konklusjoner av EF-domstolens avgjørelse i DOUBLEMINT -saken. De kan ikke ses at det i henhold til denne avgjørelse er uten relevans at merket også har andre betydninger som ikke er beskrivende for de aktuelle tjenester. Alle betydninger av merket er i seg selv relevante; det avgjørende vil våre om det må antas at den aktuelle omsetningskrets vil feste seg ved den eventuelt beskrivende betydning som merket eller det aktuelle element har. Et søkt merke kan ikke nektes registrert bare fordi det lar seg gjøre å konstruere en beskrivende betydning av merket. Det er først når det må antas at medlemmer i

4 2. avd. sak nr omsetningskretsen vil kjenne denne betydning og feste seg ved den, at en registreringsnektelse kan komme på tale. Sammenstillingen med SOLUTIONS er nydannet og har således ingen bakgrunn i allerede etablerte forestillinger, og det vil være galt å tro at medlemmene i omsetningskretsen alltid vil lete efter mulig beskrivende forståelser av et varemerke. I de fleste tilfeller vil merket bli oppfattet og erindret akkurat slik det fremstår uten at de eventuelle beskrivende tilsnitt ved det oppsøkes. Første Avdeling har erkjent at ordet fleet har flere betydninger, og det kan derfor ikke utelukkes at nettopp omsetningskretsen for de aktuelle tjenester vil knytte merket likeså gjerne til disse andre betydninger som den betydning Første Avdeling har lagt til grunn for sin vurdering. Første Avdeling har tidligere under behandlingen av denne sak uten at dette gjentas i avgjørelsen vist til bruken av fleet solution i tilknytning til leasing av firmabiler og tilsvarende bruk av uttrykket ved GPS-, satellitt- og annen trådløs overvåknings- og oppsporingstjenester. Dette viser bare at uttrykket har en rekke forskjellige anvendelsesområder og at det således vil fremtre som ganske mangetydig. Søkeren har tatt uttrykket i bruk på et nytt område og det kan fra søkerens side ikke ses at uttrykket her vil fremtre som beskrivende. Første Avdeling har i avgjørelsen på ny trukket frem uttrykket flåtepant fra panteretten som en ytterligere begrunnelse for sin antakelse av hvordan omsetningskretsen vil oppfatte merket. Søkeren vil stille seg sterkt tvilende til om den aktuelle omsetningskrets vil være kjent med dette spesialuttrykk fra panteretten. Og uansett om uttrykket og dets innhold skulle være mer kjent og utbredt brukt en det søkeren antar, vil dette neppe medvirke til at det søkte merket får en øket beskrivende karakter. Og selv om både FLEET og SOLUTION kan gjenfinnes brukt i tilknytning til kjøretøyer, og selv om ordene er satt sammen på en vanlig måte på engelsk, er det ikke påvist at det sammensatte, søkte merket er eller vil bli knyttet opp mot de særskilte tjenester som den internasjonale varemerkeregistrering dekker. I relasjon til disse tjenester vil det fra søkerens side hevdes at merket har den tilstrekkelige distinktivitet. Søkeren vil ikke bestride det utgangspunkt at ord og uttrykk på de store verdenssprogene Første Avdeling sier i sin avgjørelse i det vesentlige skal sidestilles med norske ord og uttrykk ved distinktivitetsvurderingen. Det ligger imidlertid her meget i nyanseringen i det vesentlige. Jeg viser her til Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik OVERSIKT OVER NORSK VAREMERKERETT (Annen utgave Revidert versjon) (2003) side 81 nederst hvor det uttales: Man må imidlertid være oppmerksom på muligheten for at de «tilsvarende» ord på et av verdensspråkene kanskje ikke er helt tilsvarende, men kan ha en annerledes valør, og derfor må vurderes annerledes når det gjelder spørsmålet om distinktivitet. Det vises derefter til Eidsivating lagmannsretts avgjørelse i dom av 9. juli 1987 vedrørende varemerket «always» som bl.a. la til grunn at et utenlandsk ord kan skape andre assosiasjoner enn det tilsvarende norske, og Stuevold Lassen/Stenvik bemerker at denne uttalelse rører ved et poeng som kan være viktig. Søkeren vil hevde at slike synspunkter må få vekt for denne foreliggende sak. Særlig ordet fleet er påvist å ha flere betydninger, og det samlede merke vil derfor lett få en rekke andre og mer vidtgående betydninger enn det norske flåteløsninger. Samlet på dette punkt vil det fra søkerens side hevdes at kunnskapen om bruken av ordene fra andre virksomhetsområder kun vil være egnet til å gjøre det søkte merket mer suggestivt og assosiasjonsskapende. En eventuell forbindelse mellom uttrykket slik det er i bruk, og søkerens tjenester vil kreve en assosiasjonsrekke, oppfinnsomhet, fantasi og særskilte forestillingsbilder før den tidligere

5 2. avd. sak nr kjente betydning er ved en veis ende og forankret i søkerens tjenester; den naturlige konklusjon bør være å oppfatte merket som et fantasifullt begrep og ikke som en beskrivelse av tjenestene. Det syn som søkeren har gitt uttrykk for med hensyn til det søkte merkets registrerbarhet, har vunnet gjenklang i andre land, og merket er blitt godtatt til registrering i eksempelvis Danmark efter at tilsvarende synspunkter som Første Avdelings uttalelser hadde fremkommet fra de danske registreringsmyndigheter. Når alle de omstendigheter som denne sak reiser og vekker, tas opp til vurdering, vil merket efter søkerens oppfatning stå tilbake som et nyskapt uttrykk hvor omsetningskretsen utvilsomt vil kunne får særskilte assosiasjoner, men disse vil ikke gå i en entydig beskrivende retning. Under henvisning til det ovenstående begjæres Første Avdelings avgjørelse av 28. september 2005 opphevet og det søkte merket akseptert som gjeldende registrert også i Norge." Annen avdeling skal uttale: Et flertall i 2. avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Etter varemerkelovens 49 annet ledd kan en internasjonal registrering ikke gis virkning i Norge dersom merket er uregistrerbart etter reglene i 13 eller 14. Ifølge 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EF-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml s. I-5475 (premiss 30).

6 2. avd. sak nr Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml s. I (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml s. I Etter EF-domstolens praksis skal et varemerke anses å ha tilstrekkelig særpreg («distinctive character»), jf. varemerkedirektivets art. 2 og 3(1)(b), hvis det «sætter den tilsigtede omsætningskreds i stand til at adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, fra dem med en anden oprindelse, og at konkludere, at alle varer eller tjenesteydelser, som varemærket identificerer, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der kan drages til ansvar for deres kvalitet», jf. sak C-299/99 Philips, Sml s. I-5475 (premiss 47). Et varemerke er beskrivende dersom det er egnet til å angi varens art, egenskaper etc. Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker omfatter ikke bare ord som «faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser», men alle tegn og betegnelser som «kan anvendes til sådanne formål» (DOUBLEMINT, premiss 32, kursivering tillagt). Det må vurderes om det anmeldte merket «kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskab ved deres varer og tjenesteydelser» (premiss 35). Annen avdeling hele utvalget er kommet til at 1. avdelings avgjørelse må stadfestes for så vidt den nekter ordmerket FLEET SOLUTIONS virkning i Norge for information and consultancy in the field of vehicle fleet tyre management i klasse 35, under henvisning til at merket er beskrivende for vesentlige egenskaper ved slike tjenester. Til dette har merkehaveren anført at 1. avdeling har lagt til grunn en for snever forståelse av ordet FLEET, og at dette kan ha flere betydninger, bl.a. flatbunnet farkost til bruk for å bevege seg på

7 2. avd. sak nr vannet. Hvis et ord må påregnes å bli oppfattet som beskrivende av gjennomsnittsforbrukeren, hjelper det imidlertid ikke at ordet også kan ha andre betydninger, som ikke er beskrivende for de varer eller tjenester det gjelder (jf. DOUBLEMINT, premiss 32). I det foreliggende tilfelle er merket registrert for tjenester i klasse 35 som primært vil rette seg mot bedrifter av en viss størrelse. Gjennomsnittsforbrukeren av slike tjenester vil typisk være den eller de personer som har ansvaret for å administrere bedriftens bilpark. Det må antas at slike personer vil ha relativt gode engelskkunnskaper, og at de vil vite at FLEET kan bety bl.a. vognpark. Når det skal avgjøres hvorledes gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet, kan man ikke slik søkeren synes å mene spørre hvorledes ordet vil bli oppfattet om gjennomsnittsforbrukeren møter det isolert, løsrevet fra de tjenestene i klasse 35 som registreringen gjelder. Man må spørre hvorledes gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet når han møter uttrykket FLEET SOLUTIONS i forbindelse med markedsføring av tjenester som gjelder information and consultancy in the field of vehicle fleet tyre management. I en slik situasjon kan det ikke anses synderlig tvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte uttrykket i betydningen løsninger for hele vognparken en betydning som har naturlig tilknytning til de frembudte tjenester og ikke i betydningen løsninger for flatbunnede farkoster til å bevege seg på vannet e.l. Mot denne bakgrunn må det registrerte merket anses som beskrivende for egenskaper ved de angjeldende tjenester i klasse 35, og det må derfor nektes virkning i Norge, jf. varemerkelovens 13 første ledd annet punktum. Av samme grunn må merket anses å mangle det for registrering nødvendige særpreg, jf. 13 første ledd første punktum. I bedømmelsen av merkets registrerbarhet for tjenester i klassene 37, 39 og 42, har utvalget delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet (Stenvik og Andrén) er kommet til at disse tjenestene henger så nært sammen med de nevnte tjenester i klasse 35, at de ikke kan ses å komme i noen annerledes stilling. Registreringen må følgelig etter flertallets oppfatning nektes virkning også for disse tjenestene. Utvalgets mindretall (Helge) er på dette punkt kommet til et annet resultat enn flertallet, og mener at merket oppfyller kravet til varemerkerettslig særpreg for de angjeldende tjenester i klassene 37, 39 og 42, og at det heller ikke kan anses som beskrivende for disse tjenestene, jf. varemerkelovens 13 første ledd og 49 annet ledd. De varer og tjenester som omfattes av registreringen i disse klassene, kan nok sies å henge nært sammen med tjenestene i klasse 35,

8 2. avd. sak nr men de retter seg i like stor grad mot den alminnelige bileier som har behov for eksempel for reparasjon og oppbevaring av bildekk. Slike tjenester tilbys gjennomsnittsforbrukeren i økende grad, blant annet i såkalte dekkhotell. Ordet fleet har mange betydninger på norsk, men slik mindretallet ser det, vil den alminnelige bileier først og fremst forbinde ordet med flåte eller flåtestyrke, altså et maritimt begrep. Mindretallet konkluderer derfor med at det sammensatte merket FLEET SOLUTIONS ikke kan anses beskrivende for varene og tjenestene i klassene 37, 39 og 42. Merkehaveren har vist til at merket er blitt godtatt til registrering i andre land. Verken flertallet eller mindretallet har tillagt dette avgjørende vekt. Patentstyret skal ved registrerbarhetsvurderingen utøve et lovbundet skjønn. Det er den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av bl.a. rettspraksis, som må legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som tidligere har vært utøvd i lignende men ikke nødvendigvis like registreringssaker. Dette gjelder også for avgjørelser fattet av utenlandske registreringsmyndigheter. Selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene skulle være i det vesentlige likt det som foreligger her i landet, kan de ikke tillegges avgjørende betydning, jf. EF-domstolens dom i sak C-218/01 Henkel, Sml s. I Ulike resultater i enkeltsaker kan ikke ses som uttrykk for manglende rettsenhet, jf. Rt s. 391 (GOD MORGON), hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets 2. avdeling, i sak 6922, NIR 2000 s. 293 (NO MORE TANGLES), om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land». Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste, i samsvar med flertallets standpunkt. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida M. Andrén (sign.)