PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 4. september 2009, hvorved innkommet søknad om registrering av ordmerket (etternavnet / slektsnavnet) BECKMANN som varekjennetegn ble avslått. Avgjørelsen ble sendt søkers norske fullmektig samme dag. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende varer: Klasse 33: Alkoholholdige drikker. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets første avdeling ble anført at ordmerket BECKMANN er egnet til å oppfattes som en annens navn / slektsnavn, og således er uregistrerbart som varekjennetegn i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 4 (ny varemerkelov 16 bokstav c). Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse av 4. september 2009 var begrunnet som følger: En avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr "I henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 4 kan et merke ikke registreres dersom det inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens persons navn. Et av formålene med bestemmelsen er å verne private interesser, ved å verne privatpersoner mot å bli identifisert med registrerte varemerker. Det søkte merket består av ordet BECKMANN. Et søk på nettsiden til Statistisk sentralbyrå, viser at det på dato for avgjørelsen er 125 personer i Norge som har BECKMANN som etternavn. I følge navneloven 3 annet ledd, er navn som 200 eller færre personer har som etternavn, beskyttet. Patentstyret er videre av den oppfatning at det fremstår som klart at BECKMANN er egnet til å oppfattes som en annen persons navn, herunder slektsnavn. Fullmektigen anfører at det ikke har vært lovens hensikt å beskytte navn i Norge som ikke er norske, men som i hjemlandet kanskje vil ha mange tusen bærere. Hvis man automatisk gir beskyttelse til utenlandske navn, vil dette innebære et særskilt vern. Det er i denne sammenheng vist til forarbeidene til navneloven, jf. Ot.prp. nr. 31 ( ). Patentstyret kan ikke se at fullmektigens anførsler kan føre frem. Det fremstår som klart at lovens ordlyd er nøytral ved å vise til en annen persons navn, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4, og navn, etternavn i navneloven 3 annet ledd. Videre er vi ikke enig i at forarbeidene taler for at det kun har vært meningen å verne norske navn. Henvisningen fullmektigen viser til er for det første en eksemplifisering. For det annet vises det ikke bare til gårdsnavn, men også til en forfader som tok et nylaget etternavn. Det fremgår heller ikke av forarbeidene til ny varemerkelov, NOU 2001:08, s. 79 eller Ot.prp. nr. 98, s. 53, at utenlandske navn skal utelates fra denne bestemmelsen. Fullmektigen har heller ikke presisert hva som skal anses som et norsk navn, og hva som skal anses som et utenlandsk navn. Dette kan både begrenses i forhold til om etternavnet fremstår som av utenlandsk opprinnelse på grunn av sitt innhold, eller i forhold til hvor lenge bærerne av navnet har oppholdt seg i Norge. Uansett blir grensedragningen vanskelig og vi kan ikke se at loven har lagt opp til en sådan vurdering. Det må fremstå som klart at etternavn ikke kan utelukkes som utenlandske, av den grunn at de ikke fremstår som tradisjonelle norsk navn. Mange etternavn av denne typen kan ha eksistert i Norge i flere hundre år og videreført gjennom mange generasjoner. For eksempel var det mange handelsmenn som slo seg ned i Norge i senmiddelalderen (Hansa-tiden), noe som medførte at flere utenlandske etternavn ble en del av de norske slektsnavnene. Det vil videre bli kunstig, og vanskelig, å skille mellom utenlandske navn, hvis bærere har vært i Norge i relativt kort tid, og de utenlandske navn, hvis bærere har bodd i Norge i generasjoner. Dette kan være noen av grunnen til at ingen av forarbeidene, eller ordlyden i loven, gir klart utrykk for et slikt kunstig skille. Patentstyret kan heller ikke se at denne praktiseringen av bestemmelsen setter utenlandske søkere i en svært dårlig posisjon i forhold til norske søkere. Utenlandske og norske søkere behandles likt i forhold til denne bestemmelsen. Videre vil bestemmelsen ikke være registreringshindrende i de tilfeller der det er den utenlandske søkers eget navn som ønskes registrert, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4 en annens. Det søkte merket vil etter dette inneholde noe som er egnet til oppfattes som en annen persons navn, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. ***

3 Annen avd. sak nr Fullmektigen har vist til at BECKMANN er registrert som varemerke i EU, Sveits og Mexico. Fullmektigen har ikke dokumentert at Sveits og Mexico har tilsvarende bestemmelser. Patentstyret kan derfor ikke se hvorfor disse registreringene bør være utslagsgivende. Vi kan heller ikke se at henvisningen til registreringen i EU er relevant og antar at denne må bero på en missforståelse. Vi kan uansett informere fullmektigen om at det verken i direktivet, eller i forordingen, eksisterer en tilsvarende bestemmelse om navn. Direktivets art. 4 nr. 4 bokstav c, åpner derimot for at statene kan la visse andre rettigheter enn kjennetegnsrettigheter, utgjøre registreringshindringer for varemerker. Fullmektigen har anført at Patentstyret tidligere har registrert merker som er sammenlignbare med det søkte merket. Patentstyret må vurdere hvert merkes registrer-barhet ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket. Det må videre regnes med en viss ustøhet i praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi viser til avgjørelsene nr. 6690, Voicewriter og nr. 6715, Multi shower, der Patentstyrets 2. avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer. Fullmektigen har til slutt anført at Egnetheten til å bli oppfattet som et varemerke må også ses på bakgrunn av hvor mye merket brukes. Det er åpenbart at dersom forbrukerne blir eksponert for merket i stor grad, så vil også merket bli oppfattet som et varemerke. Fullmektigen har ikke innlevert noe dokumentasjon som viser bruk av merket. Fullmektigen har heller ikke kommentert brukens eventuelle betydning i forhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 4, vedrørende navn. Patentstyret ser derfor ingen grunn til å kommentere denne anførselen. *** Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket inneholder noe som er egnet til oppfattes som en annen persons navn og må således nektes registrert, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. Beslutning: Det søkte merket nektes registrering." Søkers begrunnede klage, bl.a. vedlagt ny subsidiær varefortegnelse, innkom til Patentstyret den 4. november Klageavgiften er registrert innbetalt den 19. november, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 4. november 2009 uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Styrets avgjørelse datert 4. september 2009, hvor det fastholdes at søkers merke inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annen persons navn, og at merket således må nektes registrering, jf. varemerkeloven 14, 1. ledd nr. 4.

4 Annen avd. sak nr Så vidt oss bekjent, endret Patentstyret sin praksis ved innføringen av ny navnelov (lov av ) ved at grensen for bærere av et etternavn ble flyttet fra 500 til 200. Endringen av praksis innebar også at Patentstyret krevde samtykke fra alle bærere av navnet. Dette fordi man antok at det kunne være en like stor belastning for bærere av et navn at navnet ble belagt med kommersiell enerett, som at andre får bruke navnet som sitt etternavn. Når det gjelder varemerker som potensielt er egnet til å oppfattes som et etternavn, har altså varemerkeloven 14, 1. ledd nr. 4 en klar referanse til navnelovens 3, 1. ledd, 2. pkt. som lyder: "Navn som 200 eller færre personer her i riket har som etternavn, kan bare tas som etternavn dersom alle som allerede har det som etternavn samtykker." Formålet med denne regelen må være å beskytte navn som ikke tilhører "de vanlige". Dersom et varemerke består av et etternavn som oppfattes som norsk og man kan påvise at det eksisterer færre enn 200 personer med det aktuelle etternavn i Norge, så er konklusjonen klar. Vi har også forståelsen for at det kan være vanskelig å forestå en grensedragning mellom "typiske" norske etternavn og etternavn som stammer fra andre land. I nærværende sak mener vi likevel at merket "BECKMANN" ikke er egnet til å oppfattes som et norsk etternavn, heller det klart motsatte. Når man så kan påvise at etternavnet ikke kan sies å tilhøre de mer vanlige etternavn i andre land enn Norge, så mener vi Styret for denne saken kan gjøre en grensedragning og konkludere med at formålet med bestemmelsene ikke gjør seg gjeldende. Formålet er å verne mer uvanlige etternavn, og dette formålet gjør seg ikke gjeldende for nærværende sak. Hvor mange personer med utenlandske etternavn som etablerer seg i Norge, beror naturlig nok på tilfeldigheter. Det blir derfor lite forutberegnelig for utenlandske varemerkeinnehavere å forholde seg til denne reglen i tilfeller hvor det fremstår som åpenbart at navnet ikke anses som blant de mer "sjeldne etternavn". På bakgrunn av ovennevnte og tidligere innlevert argumentasjon ber vi derfor Patentstyrets Annen avdeling om å foreta en ny vurdering av saken." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling.

5 Annen avd. sak nr Varemerkeloven 16 bokstav c, jf. varemerkeloven første ledd nr. 4, inneholder regler om navnerettigheter som registreringshindre for varemerker. Bestemmelsen utnytter adgangen etter varemerkedirektivet (direktiv 2008/95/EF) artikkel 4 nr. 4 bokstav c til å la visse andre rettigheter enn kjennetegnsrettigheter utgjøre registreringshindre for varemerker. Etter den nye varemerkeloven 20 annet ledd skal Patentstyret ikke lenger av eget tiltak undersøke om det finnes registreringshindre for anmeldte varemerker i form av bl.a. eldre navnerettigheter. I den grad Patentstyret under saksbehandlingen blir oppmerksom på slike rettigheter, skal imidlertid det anmeldte merket prøves mot dem, jf. Ot.prp. nr. 98 ( ) s. 56. Ved den nye varemerkeloven er det dermed kun reglene for Patentstyrets saksbehandling som er endret. Rettstilstanden med hensyn til beskyttede etternavn som registreringshindre er uendret. For at et etternavn skal utgjøre registreringshinder for et varemerke, er det to vilkår som må være oppfylt. For det første må det aktuelle etternavnet være beskyttet etter reglene i navneloven, jf. Ot. prp. nr. 98 ( ) s. 53. Av navneloven 3 annet ledd første punktum, jf. første ledd, følger at et etternavn som innehas av 200 eller færre personer her i riket, er beskyttet etter loven. Andre kan bare benytte slike etternavn dersom det foreligger samtykke fra samtlige innehavere. Det er på det rene at BECKMANN er et etternavn som innehas av færre enn 200 personer i Norge. Navnet er dermed beskyttet etter navneloven 3 annet ledd. Beskyttelsen etter navneloven 3 gjelder etter lovens ordlyd likt for alle etternavn som innehas av 200 eller færre personer her i riket, uavhengig av navnets geografiske opprinnelse. For utenlandske etternavn vil bestemmelsene i navneloven 3 tredje ledd om registrering i Folkeregisteret kunne få betydning, men disse er ikke aktuelle i den foreliggende saken. I tillegg til at det må dreie seg om et etternavn som er beskyttet etter navneloven, er det et vilkår for å nekte registrering at det aktuelle navnet er "egnet til å oppfattes" som et etternavn, jf. varemerkeloven 16 bokstav c. I vurderingen av dette vilkåret er det avgjørende om det må antas at gjennomsnittsforbrukeren her i riket vil oppfatte navnet som et etternavn. Det er imidlertid ikke noe vilkår at det nødvendigvis vil oppfattes som et "typisk norsk" etternavn. Når det gjelder det anmeldte merket BECKMANN, er Annen avdeling er enig med Første avdeling i at det må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren her i landet vil oppfatte betydningen av dette som et etternavn. Det dreier seg om et navn av en type som ikke er uvanlig i bruk som etternavn her i landet. Annen avdeling kan ikke se at søkeren har pekt på

6 Annen avd. sak nr noen forhold eller fremlagt noe dokumentasjon som kunne underbygge at gjennomsnittsforbrukeren her i landet ikke vil oppfatte betydningen av BECKMANN som etternavn. Etter dette er Annen avdeling kommet til at registrering av det anmeldte merket må nektes på grunnlag av varemerkeloven 16 bokstav c, jf. varemerkeloven første ledd nr. 4. Det er ikke fremlagt samtykke fra alle innehavere av etternavnet BECKMANN. Klagen kan dermed ikke gis medhold, og Første avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) John Asland (sign.) Are Stenvik (sign.)