Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg.nr Søknadsnr Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks 6641 St. Olavs plass, 0129 Oslo) Innsiger: American Airlines Inc., Fort Worth, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 14. august 2008, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte merket "aa" ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Reg. nr ( ) Merket ble besluttet registrert den 20. februar 2006, og er kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 20/2006, med publiseringsdato mandag den 27. februar 2006, med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 39: Eskorte av reisende; organisering av cruisefart; organisering av reiser; passasjertransport; reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing (turistbesøk); turoperatører. Klasse 41: Museumstjenester (utstilling, fremvisning); organisering av kulturelle arrangement; kulturelle aktiviteter. Klasse 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hoteller; hotellreservering; reservering av innkvartering; restauranter.

2 2. avd. sak nr Innsigelsen var for det første begrunnet med at merket "aa" inneholder noe som er egnet til å forveksles med innsigerens eldre foretaksnavn American Airlines, herunder sammenstillingen AA AMERICAN AIRLINES, og forkortelsen AA, som er innarbeidet innen fly- og reisevirksomhet, og at merket "aa" således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 4, jf. 4 og 6. Innsigeren har for det annet anført at merket "aa" er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidede foretaksnavn og varemerker AMERICAN AIRLINES, AA AMERICAN AIRLINES og AA, og at merket "aa" således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6. Innsiger har endelig anført at søker ved innleveringen av søknaden var kjent med at innsiger hadde tatt i bruk bokstavkombinasjonen AA som kjennetegn for de samme eller lignende varer og/eller tjenester, og at merket "aa" således også er blitt registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 7, jf. 4 og 6. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt et varemerke og et foretaksnavn er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to kjennetegn er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket ønskes registrert for nærmere angitte tjenester i klasse 39 og blant annet "midlertidig innlosjering og "reservering av innkvartering i klasse 43. Innsigers foretaksnavn er registrert for "reisebyråvirksomhet" med næringskode Det foreligger således tjenesteoverlapping, jf. varemerkeloven 6 første ledd og 1 tredje ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte kjennetegnene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den

3 2. avd. sak nr oppfatning at det søkte og det registrerte kjennetegnet, sett i forhold til at de aktuelle tjenestene "reisevirksomhet", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger kjennetegnslikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at det foreligger fare for forveksling mellom det søkte merket og innsigers eldre foretaksnavn, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Det er videre anført at det søkte merke inneholder noe som er egnet til å oppfattes som innsigerens eldre foretaksnavn, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. Søkers fullmektig anfører at innsiger kun har registrert AMERICAN AIRLINES NORWAY som foretaksnavn og at AA ikke vil bli oppfattet som dette foretaksnavnet. AA er tydelig en forkortelse og kan være en forkortelse på et hvilket som helst navn eller sammensetning av ord. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. Patentstyret er enig i at det ikke er noen fare for at det søkte merket aa vil bli forvekslet med foretaksnavnet AMERICAN AIRLINES. Kjennetegnene er fonetisk og visuelt forskjellige. Videre er det klart at det søkte merket kan bli oppfattet som en forkortelse for en hvilket som helst sammensetning eller som en tilfeldig sammensetning av to bokstaver. Det faktum at innsiger har foretaksnavnet AMERICAN AIRLINES medfører ikke at innsiger også har oppnådd vern for bokstavene aa. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling selv om kjennetegnene omhandler samme eller lignende tjenester. Den manglende likheten mellom kjennetegnene medfører at det søkte merket heller ikke inneholder noe som er egnet til å oppfattes som innsigerens eldre foretaksnavn. Konklusjon: Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med foretaksnavnet AMERICAN AIRLINES. Merket er således registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Det søkte merke inneholder heller ikke noe som er egnet til å oppfattes som innsigerens registrerte foretaksnavn, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. *** Innsigers fullmektig har også anført at innsiger har innarbeidet både AMERICAN AIRLINES, AA AMERICAN AIRLINES, og AA, som foretaksnavn, varemerke og sekundært forretningskjennetegn. Søkers fullmektig anfører at det ikke foreligger noe dokumentasjon på innarbeidelse i Norge. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til spørsmålet om innarbeidete rettigheter. For at Patentstyret skal kunne vurdere om det foreligger innarbeidete rettigheter må det dokumenteres at kjennetegnet er innarbeidet eller brukt slik loven krever, jf. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 annet og tredje ledd. Dokumentasjonen må vise at kjennetegnet er alminnelig kjent blant den relevante omsetningskretsen her i riket for de aktuelle tjenester, og at det har vært brukt intensivt eller i en lengre periode før varemerkesøknaden ble innlevert. I denne saken har innsigers fullmektig levert inn dokumentasjon i form av utskrifter av et fordelsprogram AAdvantage og et nyhetsbrev AAdvantage esummaries. Denne

4 2. avd. sak nr dokumentasjonen er ikke datert, men det antas ut fra dokumentenes innhold at bruken er foretatt i 2008, jf. XX-XX-2008, Dates: Now-December 31, 2008, Welcome to the March 2008 issue og April 2008 AAdvantage esummaries. Denne dokumentasjonen viser bruk nesten tre år etter søknadens inngivelse og kan derfor ikke tas med i vurderingen. Konklusjon: Patentstyret kan ikke se at det er dokumentert at det foreligger registreringshindrende rettigheter på grunnlag av bruk eller innarbeidelse, jf. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 annet og tredje ledd. Anførselen om at det søkte merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som innsigerens eldre foretaksnavn American Airlines, herunder at AA AMERICAN AIRLINES, og forkortelsen AA, kan ikke føre frem, jf. 14 første ledd nr. 4. *** Innsigers fullmektig har også anført at søker var klar over at innsiger hadde tatt varemerkene i bruk før søknadens inngivelse, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Søkers fullmektig har anført at søker kun kjente til flyselskapet AMERICAN AIRLINES, ikke benevnelsene AA AMERICAN AIRLINES og AA. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til spørsmålet om ond tro. I denne saken har innsigers fullmektig ikke godgjort at søker var klar over at innsiger hadde tatt benevnelsene AA AMERICAN AIRLINES og AA i bruk ved søknadens inngivelse. Antagelsen om at søker må ha vært vidende om denne bruken er ikke tilstrekkelig for å kunne konstatere ond tro. Dette gjelder særlig i de tilfeller søker kan gi en plausibel begrunnelse for valget av varemerke. Bokstavene er initialene i søkers navn. Patentstyret har videre kommet til at det ikke foreligger noen fare for forveksling mellom det søkte merke aa og den rettigheten søker innrømmer å ha kjent til, AMERICAN AIRLINES. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er sannsynliggjort at søker på søknadstidspunktet var i ond tro, og at det søkte merket dermed ikke kan nektes registrert, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Registreringsbeslutningen blir etter dette å fastholde. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom den 14. oktober Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 30. oktober 2008, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: Vi viser til ovennevnte varemerkeregistrering nr , ordmerket aa, og Patentstyrets avgjørelse av 14. august På vegne av American Airlines Inc. (heretter kalt innsiger ) ankes saken inn for Annen avdeling, og det bes om en fornyet vurdering av hvorvidt det søkte merket inneholder noe som er

5 2. avd. sak nr egnet til å oppfattes som innsigerens eldre foretaksnavn American Airlines, herunder også AA AMERICAN AIRLINES og forkortelsen AA som er innarbeidet for varer og tjenester innenfor fly- og reisevirksomhet jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. Det bes også om en ny vurdering om hvorvidt det søkte merket er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidete foretaksnavn og varemerker AMERICAN AIRLINES, AA AMERICAN AIRLINES og AA jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, og til slutt hvorvidt det søkte merket er innlevert i ond tro, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Det skal først anføres at det registrerte merket aa er egnet til å oppfatte som vår klients foretaksnavn, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr 4. Både det fulle foretaksnavnet, American Airlines, og benevnelsen AA AMERICAN AIRLINES og forkortelsen AA må anses innarbeidet innenfor fly- og reisevirksomhet i Norge den siste betegnelsen som et sekundært forretningskjennetegn. Videre skal det anføres at merket aa er registrert i strid med varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Det skal fra innsigers side hevdes at både navnet AMERICAN AIRLINES og benevnelsen AA AMERICAN AIRLINES og AA må anses som innarbeidet i Norge, ikke bare som forretningskjennetegn, men også som varemerker for fly- og reisevirksomhet. Etter som motpartens aa-merke dekker samme og lignende tjenester, vil det foreligge fare for forveksling i markedet. Det vises i forbindelse med spørsmålet om innarbeidelse av innsigers forretningskjennetegn og varemerker i Norge til dokumentasjon som ble inngitt i forbindelse med saksbehandlingen i Første avdeling. Til sist skal det anføres at også varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 må komme til anvendelse idet det gjøres gjeldende at motparten, Anne Aamot, må ha vært vitende om innsigers bruk av merkene AMERICAN AIRLINES, AA AMERICAN AIRLINES og AA da hun innleverte sin søknad. Vi viser i den forbindelse til omfanget av innsigers bruk av sine merker i Norge og i utlandet for varer og tjenester i forbindelse med fly- og reisevirksomhet. Det tas forbehold om senere inngivelse av mer omfattende dokumentasjon for at innarbeidelse av innsigers merker har funnet sted i Norge, for at motparten har handlet i god tro, samt eventuelle ytterligere anførsler. I medhold av varemerkeloven 22 annet ledd bes det således om at Første avdelings avgjørelse omgjøres og at registreringen av det kombinerte merket aa oppheves, jf. varemerkeloven 21a første ledd. Med brev av 22. oktober 2008 oversendes innsigers klage til søker separat og til søkers fullmektig, med frist til 22. desember til å sende inn imøtegåelse av klagen. Ved svarfristens utløp er det ikke innkommet svar fra søker. Saken tas opp til behandling. Annen avdeling skal uttale:

6 2. avd. sak nr Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Ida M. Andrén (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)