Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Transkript

1 Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: Saksnr.: Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers fullmektig: Ro Sommernes Advokatfirma DA Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE 1 Lasse Røssland, Oslo, leverte 14. juli 2011 inn ordmerket The thief for registrering. Merket ble registrert 2. desember 2011 med registreringsnummer , og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 12. desember 2011 med følgende varefortegnelse: Klasse 36 Klasse 43 Klasse 44 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Nordic Choice Hotels AS, Oslo, med Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo, som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at det registrerte merket er egnet til å forveksles med et varemerke som innsiger hadde tatt i bruk før innehaver og at innehaver kjente til denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt, slik at leveringen må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven 16 bokstav b. På dette grunnlag har innsiger også krevet at registreringen skal overføres etter varemerkeloven Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven 49 og 50. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).

2 Innehaver har under innsigelsesbehandlingen oppnevnt Advokatfirma Ræder DA, Oslo, som fullmektig. Når det gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter. Patentstyrets vurderinger: For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven 16 bokstav b, må innsigers og innehavers merker for det første være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven 4 første ledd bokstav b. Videre må innsigers varemerke ha vært tatt i bruk før søkeren tok i bruk sitt varemerke, og fortsatt være i bruk, samt at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad. Det kreves til slutt at innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Egnet til å forveksles Innsiger hevder at merket The Thief er tatt i bruk for hotell- og restaurantvirksomhet. Kravet om at det må foreligge risiko for forveksling er dermed oppfylt for innehavers registrering for tjenestene i klasse 43. Tjenestene som er angitt i klasse 36 og 44 anses ikke som likeartet, og det foreligger dermed ikke risiko for forveksling for disse tjenestene, jf. varemerkeloven 4 første ledd bokstav b. Tatt i bruk som kjennetegn Hovedregelen i varemerkeloven er at rett til varemerke oppnås ved registrering i varemerkeregisteret eller ved innarbeidelse, jf. varemerkeloven 3. I så måte representerer varemerkeloven 16 bokstav b et unntak fra denne hovedregelen. Denne bestemmelsen handler om hensynet «til eldre varekjennetegn som verken er registrert eller innarbeidet og som dermed ikke har oppnådd rettsvern som varemerker etter 1 og 3 men som bare er tatt i bruk.», jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s Den sentrale problemstillingen blir om innsiger har tatt sitt merke «i bruk som et kjennetegn for varene eller tjenestene», jf. varemerkeloven 16 bokstav b. Innsigers fullmektig har anført at innsiger har tatt kjennetegnet i bruk i lovens forstand. De var forbi den interne utviklingsprosessen da de rettet seg mot markedet med navnetesten i juni Det er i denne sammenheng vist til forarbeidene til foretaksnavneloven, Ot.prp. nr. 50 ( ). Innehavers fullmektig har anført at innsiger ikke har tatt kjennetegnet i bruk og vist til at forberedelse til bruk ikke er tilstrekkelig, jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 165 flg. Ordlyden i varemerkeloven 16 bokstav b, «tatt i bruk som et kjennetegn for varer eller tjenester», tilsier at merkebruken må ha kommet til utrykk overfor markedet som tjenesteytelsen retter seg mot. Dette underbygges av varemerkeloven 4 tredje ledd som gir en eksemplifisering av hva som kan regnes som bruk. Her angis under bokstav b «å tilby eller levere tjenester under tegnet». Uttrykket «tatt i bruk» ble vurdert av Høyesterett i avgjørelsen inntatt i Rt s. 1473, Livbøye, premiss 30 flg. Det vises her til følgende uttalelse: «Det ligger da implisitt i begrepet at varemerket er ment å skulle virke i en markedssammenheng, det vil si overfor en relevant kundekrets. Når loven lar det være avgjørende hvem som først har tatt varemerket «i bruk», så er det bruk i en slik sammenheng som må være avgjørende.» Premiss 31. «Det kan neppe stilles særlige krav til hyppigheten av den førstnevnte bruken av symbolet som varemerke så lenge det kan påvises at det faktisk har vært benyttet i markedssammenheng som et identifikasjonskjennetegn for virksomhetens varer eller tjenester.» Premiss 33. Sentralt i premiss 33 er at kjennetegnet «faktisk har vært benyttet i markedssammenheng». Side 2

3 I premiss 37 og 38 fremgår det at bruk som i hovedsak gjelder interne forhold i selskapet ikke kan regnes som bruk i lovens forstand. I juridisk teori fremgår det i Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 165 flg: «Dette innebærer for det første at kjennetegnet må ha vært brukt som kommunikasjonsmiddel for innehaver overfor markedet. At det er gjort forberedelser til bruk er i utgangspunktet ikke nok» Dette rettskildebildet gir klart uttrykk for at unntaket i varemerkeloven 16 bokstav b, kun kommer til anvendelse der kjennetegnet er benyttet i markedssammenheng som et kommunikasjonsmiddel overfor den omsetningskretsen tjenesten retter seg mot. Det må med andre ord ha vært en utadrettet markedsføringsaktivitet for at bestemmelsens vilkår skal kunne anses som oppfylt. Patentstyret kan i denne saken ikke legge avgjørende vekt på uttalelsen i forarbeidene til foretaksnavneloven, jf. Ot.prp. nr. 50 ( ). Denne uttalelsen gjelder hensynene bak en utvidende tolkning av hovedregelen i foretaksnavneloven om at retten til foretaksnavn oppnås ved blant annet ibruktakelse. De samme hensynene vil ikke ha samme vekt når man skal vurdere å tolke en unntaksregel utvidende i varemerkeloven. I denne vurderingen er det også lagt vekt på at tilsvarende uttalelser ikke er tatt inn i forarbeidene til varemerkeloven og juridisk teori som er av nyere dato. Patentstyret kan imidlertid ikke utelukke at det rent unntaksvis kan foreligge sterke reelle hensyn som tilsier at bestemmelsen også skal få anvendelse før merket er tatt i bruk. Et slikt tilfelle kan tenkes der det er hevet over enhver tvil at en part har kjent til de omfattende forberedelsene og så tilegnet seg merket med den hensikt å skape en forhandlingssituasjon. Dette er derimot ikke tilfellet i denne saken hvor en eventuell ond tro må baseres på en sannsynlighetsanalyse av indisier. Når det gjelder omfanget av bruk etter varemerkeloven 16 bokstav b, kreves det ikke en omfattende bruk slik som ofte kreves for innarbeidete varemerker etter varemerkeloven 3 tredje ledd. Det er tilstrekkelig at det er foretatt et minimum av kjennetegnsbruk overfor omsetningskretsen. Forut for en slik ibruktakelse foreligger det derimot normalt ikke vern etter varemerkeloven. Dette innebærer at en part som er i en forberedende prosess har en risiko for at merket, ved å vente for lenge med å registrere merket i varemerkeregisteret, kan bli registrert av andre. Dette gjelder særlig i de tilfellene der man velger å foreta eksterne undersøkelser av navneforslaget til kontaktnett bestående av kunder, kontakter i reisemagasiner og journalister (brev av 13. mars 2013 bilag 1). I slike situasjoner øker faren for at andre, gjennom lekkasje av hemmelig informasjon, kan skaffe seg tilgang til varemerket ved å registrere det. Spørsmålet blir så om bruken som innsiger har vist til kan anses som «tatt i bruk» i lovens forstand. Innsigers fullmektig har vist til at innsiger i forbindelse med konseptutviklingen våren 2011 foretok flere markedsundersøkelser for å få respons på konsept og navnevalg. I denne forbindelse er det dokumentert at innsiger sendte en e-post 1. juli 2011 til et utvalg av Nordic Choice Club-medlemmer. Av emnefeltet og innholdet er det klart at det er snakk om en test av navn. Det fremgår videre av e-posten at arbeidet fremdeles var «på skissestadiet ennå» og at hotellnavnet ikke «er endelig avgjort og heller ikke offentlig ennå». Det fremgår videre at det forutsettes at testen er sendt ut til et begrenset nettverk og at det ikke er ment for andre, «og setter pris på om du ikke sprer dette videre». Pressemeldingen som viser utadrettet bruk er først sendt ut 2. desember 2011 (innsigelse av 12. mars 2012 bilag 1). Etter Patentstyrets syn kan ikke en navnetest sendt ut til et begrenset nettverk anses som anvendelse av et kjennetegn som et kommunikasjonsmiddel overfor omsetningskretsen. En test av et navn kan ikke anses som en markedsføring av hotell- og restauranttjenestene ovenfor markedet. Informasjonen i e-posten som er gjengitt i forrige avsnitt gir da også klare indikasjoner på at arbeidet fremdeles var på forberedelsesstadiet. I intervju til Dagens Næringsliv 29. desember 2012 uttaler innsigers advokat «Vi drømte ikke om at noen ville gå Side 3

4 å registrere det før vi hadde tatt den endelige beslutningen,» i. Når anførslene og dokumentasjonen vurderes i sin helhet kan vi ikke se at innsiger har tatt merket i bruk slik varemerkeloven 16 bokstav b forutsetter, før søknaden ble innlevert. Dokumentasjonen gir ganske klart utrykk for at innsiger fremdeles var i en utviklingsprosess forut for lanseringen av kjennetegnet på markedet. Da et av de kumulative vilkårene ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å foreta en vurdering av de øvrige vilkårene i bestemmelsen. Konklusjon: Innsiger har ikke dokumentert at kjennetegnet var tatt i bruk ved søknadens innlevering. *** Da kravet etter varemerkeloven 16 bokstav b ikke har ført frem, kan heller ikke kravet om overføring etter varemerkeloven 28 tas til følge. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det registrerte merket ikke krenker en annens rett ved at innsiger på søknadstidspunktet ikke har tatt merket i bruk i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven 16 bokstav b. Registreringen skal ikke overføres etter varemerkeloven 28. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Tord Hestenes Thomas Hvammen-Nicholson Siri Katrine Steudel Side 4

5 i Side 5