Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Advokatfirmaet Haakonsen & Haaland DA MNA, Rådhusgate 24, 0151 Oslo Begjæring inngitt av: Liz Benedicte Holm, Høgafjellsvegen 32, 5355 Knarrevik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 16. april 2010, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet AD FONTES MEDIER AS ble besluttet tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Endring av foretakets navn fra MENTOR MEDIER AS til AD FONTES MEDIER AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 10. august Foretaket er registrert under organisasjonsnummer , og med bransjeangivelse / næringskode: " Utgivelse av blader og tidsskrifter." Den innkomne begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet AD FONTES MEDIER AS er egnet til å forveksles med det registrerte kombinerte varemerket FONTES (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert den 26. juli 2004 for varene "trykksaker, tidsskrifter, bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell" i klasse 16 og tjenestene "utdannelses- og opplæringsvirksomhet, religionsundervisning, arrangere møter og seminarer; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker og tekster, andre I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets første avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 Annen avd. sak nr enn reklametekster; forannevnte virksomhet også i relasjon og tilknytning til kristent ungdomsarbeid" i klasse 42, og at foretaksnavnet AD FONTES MEDIER AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Reg. nr ( ) Med hensyn til partenes anførsler for Første avdeling vises til sakens dokumenter. Fra Første avdelings avgjørelse av 16. april 2010 hitsettes: Behandlende medlem skal bemerke: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt varemerke før registreringshaver navneendret sitt foretaksnavn. Innsiger har dermed bedre prioritet. Graden av bransjelikhet og kjennetegnslikhet vil være avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen.

3 Annen avd. sak nr Manglende virksomhet: Registreringshavers fullmektig påstår at det er krav om at man skal drive virksomhet for å ha vern for sin varemerkeregistrering. Patentstyret skal kommentere at det følger av varemerkeloven 17 at innehaver av et varemerke både kan være en person eller et firma, uavhengig om denne driver virksomhet eller ei. Det foreligger riktignok en bruksplikt ved at innehaver plikter å bruke varemerket for de registrerte varer og tjenester innen fem år fra registreringsdato, men dette er en problemstilling som etter gjeldende varemerkerett må tas ved domstolene. Vare- og tjenesteslagslikhet Registreringshavers fullmektig synes å mene at klasseinndelinger i varemerker ikke har betydning og at det skal foretas en konkret vurdering av hvilke varer/tjenester som innsiger bruker sitt varemerke for og ta utgangspunkt i denne ved vurderingen av vare og tjenesteslagslikhet. I varemerkeretten er det klart at man skal vurdere hva merkene rent faktisk er registrert for. Se varemerkeloven 16. Dersom en part mener at den andre parten ikke oppfyller bruksplikten for nærmere angitte varer/tjenester, er dette en vurdering som etter gjeldende regelverk må tas for domstolene. For foretak derimot, skal det vurderes hva slags virksomhet foretaket faktisk driver, og man er ikke bundet av bransjeangivelsen. Se Ot.prp nr. 43 ( ) s I denne saken er det imidlertid ingen tvil om at registreringshaver driver den virksomhet han er registrert for. Innsiger på sin side, har registrert et varemerke og vi må således ta utgangspunkt i denne registreringens varefortegnelse. Innsigers varemerke er blant annet registrert for utgivelse av bøker og tekster i klasse 41. Registreringshaver er oppført med bransjeangivelsen Utgivelse av blader og tidsskrifter. Dette vil være same type tjenester. Registreringshavers fullmektig har påpekt at registreringshaver ikke vil stå med navnet på noen av sine publikasjoner og at deres navn ikke brukes utad og dermed ikke vil krenke innsigers varemerkeregistrering. Til dette skal Patentstyret bemerke at hvordan registreringshaver rent praktisk bruker foretaksnavnet i dag ikke kan få avgjørende betydning. Det avgjørende må være hva slags rettigheter som knytter seg til registreringen og disse vil etter Patentstyrets oppfatning krenke innsigers varemerkeregistrering. Kravet om bransjelikhet er oppfylt og graden av kjennetegnslikhet er avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Kjennetegnslikhet Registreringshavers kjennetegn består av elementene AD, FONTES, MEDIER og AS. AS og MEDIER vil angi bransje og selskapsform og innehar ikke kjennetegnsrettslig særpreg. Elementet AD FONTES er latin og betyr til kildene. Dette vil henspille på at journalistikken går til kilden og således er korrekt og bra. AD FONTES vil likevel være distinktivt for de aktuelle tjenestene, da til kildene ikke kan anses å beskrive sentrale egenskaper ved utgivelse av magasiner og tidsskrifter. Innsigers varemerke består av en figur og ordelementet FONTES. I slike varemerker er det antatt at det er ordelementet omsetningskretsen først og fremst vil feste seg ved, også hvor den figurlige utformingen rent visuelt er større enn teksten. Dette er fordi omsetningskretsen tradisjonelt er vant til å forholde seg til skrevne varemerker fremfor figurer. Ordet FONTES i det registrerte varemerket må sies å være det dominerende elementet, da ordelementet vil

4 Annen avd. sak nr være det man fester seg ved og husker når man ser og leser merket som en helhet. I og med at ordet FONTES er det dominerende og distinktive i begge kjennetegnene, samt at tilleggene MEDIER og AS ikke tilfører særpreg, kan ikke tilføyelsen av ordet AD i registreringshavers kjennetegn være tilstrekkelig til at kjennetegnene kan registreres ved siden av hverandre. På bakgrunn av en helhetsvurdering er Patentstyret kommet frem til at AD FONTES MEDIER AS er egnet til å forveksles med reg. nr , det kombinerte merket FONTES. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet AD FONTES MEDIER AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas til følge." En begrunnet klage fra Ad Fontes Medier AS over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 16. april 2010 innkom den 10. juni 2010; innen klagefristens utløp. I klagen anfører Ad Fontes Medier AS: SAK KF KLAGE TIL PATENTSTYRETS ANNEN AVDELING Det vises til Patentstyrets vedtak av 16. april 2010 i ovenstående sak. Avgjørelsen på påklages herved til Patentstyrets annen avdeling. Klager er Ad Fontes Medier AS, Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo. Ad Fontes Medier AS mener at foretaksnavnet Ad Fontes Medier AS ikke er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr 4, og at det ikke er grunnlag for å foreta administrativ overprøving av vedtaket om registrering av foretaksnavnet. Klagen baserer seg i hovedsak på følgende to forhold: 1. Kjennetegnslikhet Det anføres at Patentstyret tar feil når det er konkludert med at det foreligger kjennetegnslikhet mellom foretaksnavnet Ad Fontes Medier AS og det registrerte varemerket Fontes. Patentstyret synes ikke å ha tatt inn over seg at "Ad Fontes" er et begrep. Det er liten grad av likhet mellom "Ad Fontes" ("Til Kildene") og "Fontes" ("Kilder" eller "Kildene") fordi betydningen og dermed assosiasjonene er helt forskjellige. Å sette likhetstegn mellom "Ad Fontes" og "Fontes" er etter vårt syn omtrent som å sette likhetstegn mellom "Carpe Diem" og "Diem". Både "Ad Fontes" og "Carpe Diem" er faste uttrykk som består av et substantiv og styringsord, og hvor betydningsinnholdet endres vesentlig dersom man tar bort styringsordet.

5 Annen avd. sak nr Ad Fontes Medier AS mener derfor det er feil å legge til grunn at ordet "Ad" i seg selv har liten adskillende effekt. Ordet "Ad" kan ikke vurderes isolert fra begrepet "Ad Fontes". Det fastholdes for øvrig at det verken fonetisk eller visuelt er nærliggende å anse Ad Fontes Medier AS som forvekselbart med Fontes enten sistnevnte settes alene, eller som figurmerke. 2. Aktuell forvekslingsfare Ad Fontes Medier AS fastholder dessuten at det ikke foreligger noen aktuell forvekslingsfare i den alminnelige omsetning. Så langt vi kan se, har Patentstyret i liten grad vurdert dette i sitt vedtak av 16. april Som nevnt i mitt brev av 10. mars 2010, må det legges til grunn at Liz Benedicte Holm ikke har noen omsetning, omsetningskrets eller produkter av betydning. Også av den grunn er det helt utenkelig at en alminnelig forbruker som hører navnet Ad Fontes Medier AS skal forveksle dette med Holms registrerte varemerke. Det forutsettes at mine brev av 18. januar 2010 og 10. mars 2010 fremlegges for Patentstyrets annen avdeling i forbindelse med behandlingen av klagen, da disse brevene inneholder utdypende synspunkter i forhold til det ovenstående. Den 17. juni 2010, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 16. april 2010 om at registreringen av foretaksnavnet Ad Fontes Medier AS må oppheves. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets annen avdeling for behandling av klagen. Ved brev av 21. juni 2010 er gjenpart av den innkomne klagen oversendt til Liz Benedicte Holm, med frist til 23. august 2010 for å inngi en eventuell imøtegåelse. Den 23. juni 2010 er faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) generert og sendt til Ad Fontes Medier AS, med betalingsfrist satt til 23. juli Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 5. juli I sin imøtegåelse av klagen, innkommet den 23. august 2010, uttaler Liz Benedicte Holm:

6 Annen avd. sak nr Det vises til mottatt klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse i overprøvingssak KF På vegne av Liz Benedikte Holm (innsiger) vil vi med dette imøtegå klagen. Registreringsinnehaverens anførsler i brev av avvises. Det skal bemerkes at klagen bærer preg av en manglende forståelse for vurderingstemaet i saken. Vi er enig i Patentstyrets første avdelings vurdering og konklusjon i deres avgjørelse datert Forøvrig vil vi gjenta hovedpunktene i våre tidligere anførsler i saken. Vare- og tjenesteslagslikhet Innsiger varemerkeregistrering omfatter følgende varer og tjenester: Klasse 16: Trykksaker, tidsskrifter, bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell. Klasse 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet, religionsundervisning, arrangere møter og seminarer; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker og tekster, andre enn reklametekster; forannevnte virksomhet også i relasjon og tilknytning til kristent ungdomsarbeid. Formålet til foretaket Ad Fontes Medier AS er: "Utgivelse av blader og tidsskrifter". Dette er samme eller lignende type varer/tjenester som de som omfattes av norsk varemerkeregistrering nr FONTES (logo) jf. varemerkeloven 6, jf. foretaksnavneloven 3-3. Det er ingen tvil om at kravet om bransjelikhet er oppfylt. Registreringsinnehaverens anførsler når det gjelder innsigers omsetning er ikke relevante i denne sammenheng. Det avgjørende i denne saken er hva varemerket FOTNES [skal være FONTES] faktisk er registrert for, og ikke innsigers bruk av merket. Kjennetegnslikhet Det fastholdes at foretaksnavnet Ad Fontes Medier AS er egnet til å kunne forveksles med innsigers varemerkeregistrering nr FONTES (logo), jf. foretaksnavneloven 2-6 nr.4. Ordet FONTES er det dominerende elementet i foretaksnavnet Ad Fontes Medier AS og i innsigers varemerkeregistrering FONTES (logo). Ordet Medier i foretaksnavnet Ad Fontes Medier AS er et beskrivende tilleggselement uten adskillende evne. Når omsetningskretsen for de angjeldende varer/tjenester møter de respektive kjennetegn, er det nærliggende at en "ikke ubetydelig del" av omsetningskretsen vil kunne tro at det er en forbindelse mellom klager og Ad Fontes Medier AS. Dette fordi kjennetegnene er registrert og brukes for identiske varer/tjenester, og fordi dominanten i de respektive kjennetegn er identiske. Det er ingen tvil om at kravet om kjennetegnslikheter oppfylt. Registreringsinnehaverens anførsler når det gjelder betydningen av "Ad Fontes" vs. "Fontes" er ikke relevante i denne sammenheng.

7 Annen avd. sak nr I likhet med Patentstyrets første avdeling, er vi av den bestemte oppfatning at foretaksnavnet Ad Fontes Medier AS er egnet til å forveksles med reg.nr , det kombinerte merket FONTES. På bakgrunn av det ovennevnte ber vi om at første avdelings beslutning om å oppheve registrering av foretaksnavnet Ad Fontes Medier AS fastholdes. I tilsvar av 13. september 2010 uttaler Ad Fontes Medier AS: Det vises til brev av 1. september 2010 fra Patentstyrets annen avdeling, med oversendelse av brev av 23. august 2010 fra Acapo AS. Så langt Ad Fontes Medier AS kan se, består brevet av 23. august 2010 stort sett av gjentagelser fra tidligere anførte synspunkter. Ad Fontes Medier AS ser ingen grunn til å gjenta sine egne anførsler i sakens anledning. Etter vår oppfatning er saken tilstrekkelig opplyst, og at det bes om at annen avdeling fatter vedtak i saken. Ved Patentstyrets annen avdelings brev av 14. september 2010 er gjenpart av registreringshavers siste brev oversendt Liz Benedicte Holm til orientering. Holm ble samtidig orientert om at saken er besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under en viss tvil, kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til Første avdelings begrunnelse. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at det ikke er et vilkår for å ha rett til et varemerke at man driver en bestemt virksomhet. Det er videre klart at ved vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet, skal man vurdere hva merkene rent faktisk er registrert for, jf. varemerkeloven 12. Av den grunn er omfanget av varemerkeinnehaverens omsetning av liten betydning. Hvorvidt forveksling faktisk har funnet sted, er også av liten betydning i forvekselbarhetsvurderingen. Annen avdeling kan etter dette ikke se at registreringshavers anførsel om at det ikke foreligger aktuell forvekslingsfare, kan føre frem.

8 Annen avd. sak nr Registreringshaver har videre anført at Første avdeling har tatt feil når den har konkludert med at det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet mellom foretaksnavnet AD FONTES MEDIER AS og det registrerte varemerket FONTES, til at risiko for forveksling vil oppstå. Annen avdeling er ikke enig i begrepet Ad Fontes gir andre assosiasjoner enn Fontes og at det dermed er liten grad av likhet mellom foretaksnavnet og varemerket. Det må antas å være en svært begrenset del av omsetningskretsen som er så bevandret i latin og renessansehistorie at de kjenner betydningen av ordene og forhistorien til uttrykket. Og selv om omsetningskretsen skulle kunne sin latin og sin historie, kan ikke Annen avdeling se at dette gir forskjellige assosiasjoner for omsetningskretsen av bøker, blader og tidsskrifter. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at tilføyelsen av preposisjonen AD ikke gir foretaksnavnet den nødvendige distanse til varemerket FONTES som er nødvendig for å unngå forvekslingsfare. Ordet som er tilføyd er kort, og dessuten langt mindre særpreget enn dominanten FONTES. Ordet Ad er også langt mindre særpreget enn ordet Carpe, som det vises til i klagen. Det gir dessuten heller ikke tilsvarende stor meningsforskjell å tilføye preposisjonen AD til FONTES, som det vil gjøre å tilføye verbet Carpe til Diem. Annen avdeling er også enig med Første avdeling når det gjelder betydningen av figurelementet i varemerket ved forvekselbarhetsvurderingen. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. John Asland (sign.) Are Stenvik (sign.) Jørgen Smith (sign.)