Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan, Utah, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo] Innsiger 2: Nordica SpA., Trevignano, Italia Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 30. april 2007, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte kombinerte merket NORDIC ble opprettholdt mot to innkomne innsigelser. Avgjørelsen ble sendt de tre partenes respektive fullmektiger samme dag. Reg. nr ( ) Merket er registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 28: Gymnastikk- og sportsartikler. Innsigelse nr. 1, fra Icon IP Inc., Logan, Utah, USA, med Zacco Norway AS, Oslo som fullmektig, var begrunnet med at det kombinerte merket NORDIC er egnet til å forveksles med innsigerens varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket NORDICTRACK, registrert for varene ski-simulatorer og treningsapparater i klasse 28, og at merket NORDIC

2 Annen avd. sak nr således er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Innsigelse nr. 2, fra Nordica Spa., Trevignano, Italia, med Oslo Patentkontor, Oslo som fullmektig, var begrunnet med at det kombinerte merket NORDIC er egnet til å forveksles med innsigerens norske varemerkeregistrering nr ( ), det kombinerte merket NORDICA registrert for nærmere angitte varer i klassene 9, 14, 18, 24, og 25, og varene skiovertrekk, skistaver, rackerter, skibindinger, ski, kjelker og sleder (sportsartikler), gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser i klasse 28, samt innsigers internasjonale varemerkeregistrering nr ( ), det kombinerte merket NORDICA, som er registrert for nærmere angitte varer i klasse 9, 18 og 25, og varene games, toys; gymnastics and sporting articles not included in other classes; Christmas tree decorations i klasse 28, og at merket NORDIC således er registrert i strid med bestemmelsene i varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og nr. 8, jf. 49 annet ledd, jf. 4 og 6 første ledd. Innsiger 2 s registrerte kombinerte merker er gjengitt nedenfor. Reg. nr ( ) Int. reg. nr ( ) Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8 og 6 første ledd. Innsigelse nr. 1:

3 Annen avd. sak nr Innsigers registrering nr , ordmerket NORDICTRACK, er registrert for ski-simulatorer og treningsapparater i klasse 28, mens det søkte merket er søkt registrert for gymnastikk- og sportsartikler i samme klasse. Det er følgelig vareoverlapping og vareslagslikhet, og graden av merkelikhet, samt merkenes distinktive karakter, blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Det søkte merket består av en figurativ utforming av teksten NORDIC, som er engelsk og betyr nordisk. NORDIC er også en betegnelse som brukes for eksempel sammen med "skiing", for å angi at det er snakk om nordiske skigrener, som for eksempel langrenn. Merket er på denne måten angivelse av varenes geografiske opprinnelse, men vil også for visse sportsartikler, som for eksempel staver og ski, også være en angivelse av varens art/bruksområde. Teksten i merket anses uten særpreg og kan ikke gis enerett til, jf. varemerkeloven 15 første ledd. Teksten i merket er skrevet med vanlige store bokstaver, men O-en ligger delvis over bokstavene N og R, og har en sirkel i midten. O-en kan på denne måten minne om en målskive/blink. Innsigerens ordmerket NORDICTRACK, består av de engelske ordene NORDIC og TRACK. Angående elementet NORDIC viser vi til behandlingen av søkers merke. TRACK kan i skisammenheng oversettes til løype, bane eller spor. Sammenstillingen vil kunne oppfattes som langrennsløype eller mer direkte nordisk spor eller bane. Merkene har følgelig det identiske elementet NORDIC felles. Innsigerens fullmektig anfører at dette elementet kommer først i det registrerte merket og at figurutformingen i det søkte merket er svak. Patentstyret anser at selv om elementet NORDIC er identisk i begge merker og kommer først i innsigerens merke, vil det ikke skape forvekslingsfare. Elementet har liten atskillende evne. Når det gjelder figurutformingen, er Patentstyret enig i at den ikke er spesielt sterk. Likevel har den et tydelig element, nemlig utformingen av O-en, som er iøynefallende og skaper et forestillingsbilde hos gjennomsnittsforbrukeren. Visuelt vil merkene fremstå som forskjellige ved at det søkte merket har dette figurelementet, mens innsigerens merke er nesten dobbelt så langt. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigerens registrering i den alminnelige omsetningen når de brukes for samme og liknede varer i klasse 28, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Innsigelse nr. 2: Innsigerens registrering nr er registrert for nærmere angitte varer i klassene 9, 14, 18, 24, og 25, og skiovertrekk, skistaver, rackerter, skibindinger, ski, kjelker og sleder (sportsartikler), gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Den internasjonale registreringen er besluttet gjeldende for nærmere angitte varer i klasse 9, 18 og 25, og games, toys; gymnastics and sporting articles not included in other classes; Christmas tree decorations i klasse 28. Det søkte merket er søkt registrert for gymnastikk- og sportsartikler i klasse 28. Det er følgelig full vareoverlapping, og graden av merkelikhet, samt merkenes distinktive karakter, blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Søkers fullmektig har anført at gjennomsnittsforbrukeren av sportsartikler har høy merkebevissthet, og varene selges gjennom faghandel. Til dette vil Patentstyret bemerke at

4 Annen avd. sak nr sportsartikler er en svært vid formulering, som dekker alt fra rimelig og enkelt utstyr solgt i matbutikker og bensinstasjoner, til profesjonelt utstyr til svært høy pris. Vurderingen av merkelikhet må derfor foretas for varene er merkebevisstheten er lavest. Det legges derfor til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke har spesielt høy merkebevissthet. Når det gjelder det søkte merket, vises det til behandlingen av dette under innsigelse nr. 1. Innsigerens to kombinerte merker er tilnærmet identiske visuelt og identiske fonetisk. Merkene kan derfor behandles under ett. Merkene består av teksten NORDICA skrevet med store kursiverte bokstaver. Bokstaven N er utformet slik at den høyre vertikale linjen danner en pil som peker oppover. Innsigerens fullmektig har anført at det eneste som skiller søkerens merke fra innsigerens er at innsigerens merker har A til slutt i merket. Søkerens fullmektig har på sin side anført at merkene har en ulik figurutforming, og at mens NORDIC vil være et kjent begrep for gjennomsnittsforbrukeren, vil NORDICA ikke gi samme assosiasjon til nordisk. Søkerens fullmektig har videre pekt på at NORDICA er såpass kjent at det vil forbindes med sportsartikler og ikke noe nordisk. Innsigeren har svart at innsiger ikke kan få et smalere vern fordi merket er kjent. Patentstyret viser til "Oversikt over norsk varemerkerett" av Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, andre utgave 2003 s Et varemerke kan få styrket sitt særpreg gjennom innarbeidelse, men det ville være uakseptabelt om et varemerkes verneområde ville skrumpe inn proporsjonalt med økningen av dets verdi. At varemerket NORDICA skulle være kjent, og dermed mindre forvekselbart med det kombinerte merket NORDIC, blir derfor ikke tillagt vekt i vurderingen. Patentstyret anser at begge merker har en relativt svak figurutforming, men at begge har et tydelig og iøynefallende element. Disse elementene er i seg selv ulike og skaper ingen felles assosiasjoner. Selv om teksten i merkene kun skilles med en bokstav, skaper det en klar fonetisk forskjell. Merkene har dessuten henholdsvis to og tre stavelser. Elementet NORDIC har et klart og tydelig meningsinnhold for gjennomsnittsforbrukeren, mens NORDICA vil fremstå som mer fantasipreget. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigerens merker i den alminnelige omsetningen når de brukes for samme varer i klasse 28, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Klage fra innsiger 2 over Første avdelings avgjørelse innkom den 28. juni Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 30. juli 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

5 Annen avd. sak nr I klagebegrunnelsen anfører fullmektigen til innsiger nr. 2 (heretter kalt innsiger, da det ikke er innkommet noen klage til 2. avdeling fra innsiger nr. 1): "Ved Første avdelings avgjørelse av 30. april 2007 ble innsigelsen mot registreringen av norsk varemerkesøknad nr , NORDIC (reg. nr ) avvist og registreringen opprettholdt. På vegne av innsiger, Nordica S.p.A., påklages herved avgjørelsen til Patentstyrets Annen avdeling. Vi ber om at det foretas en ny vurdering av innsigelsen, og at registreringen av varemerkesøknad nr oppheves. Vi er enige i de fleste av Første avdelings vurderinger i innsigelsessaken. Det er full vareoverlapping, og graden av merkelikhet, samt merkenes distinktive karakter, blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Dette medfører at det kreves større forskjell mellom det eldre og det yngre merket for å unngå forveksling mellom merkene, eller at gjennomsnittsforbrukeren feilaktig vil anta at det foreligger et kommersielt samarbeid mellom innehaverne av de to merkene. Omsetningskretsen for sportsartikler er svært variert, og det må derfor legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke har spesielt høy merkebevissthet. Også dette skjerper kravet til ulikhet mellom merkene. Det faktum at varemerket NORDICA skulle være kjent, og dermed mindre forvekselbart med det kombinerte merket NORDIC, kan ikke tillegges vekt, og det er i direkte motstrid med gjeldende juridisk teori og praksis. Begge merkene har en relativt svak figurutforming, men begge har et tydelig og iøynefallende element som i seg selv er ulike og ikke skaper felles assosiasjoner. Imidlertid er vi ikke enige i at den avsluttende A en i innsigers merker skaper en klar fonetisk forskjell. En viss forskjell i uttale vil det være, men denne forskjellen er liten og kan ikke sies å være klar. Det kan heller ikke legges vesentlig vekt på at innsigers merke består av tre stavelser, mens det søkte merket kun har to. Størst uenighet knytter det seg likevel til Første avdelings vurdering av ordelementenes meningsinnhold. Etter vår oppfatning vil elementene NORDIC og NORDICA gi omsetningskretsen de samme assosiasjonene, da de begge klart henspiller på noe nordisk. Det blir derfor ikke riktig å bruke som argument at NORDIC har et klart og tydelig meningsinnhold for gjennomsnittsforbrukeren, mens NORDICA vil fremstå som mer fantasipreget. Når en gjennomsnittsforbruker møter det ene merket, uten å ha også det andre foran seg, vil assosiasjonene merkene gir være de samme. Basert på det ovenstående er det vår oppfatning at det søkte merket er egnet til å forveksles med innsigerens merker i den alminnelige omsetning når de brukes for samme varer i klasse 28, jf varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8. Vi ber derfor Patentstyrets Annen avdeling omgjøre Første avdelings avgjørelse, ta innsigelsen til følge, og oppheve registreringen av varemerkesøknad nr , figurmerket NORDIC."

6 Annen avd. sak nr I sin imøtegåelse av 29. august 2007 uttaler søkers / innehavers fullmektig: "Vi henviser til Patentstyrets brev av den vedlagt klage fra Oslo Patentkontor AS av den 28.juni Nordic Fitness AS har frist til den 29. august 2007 for eventuelle bemerkninger. Vi er, trolig ikke overraskende, enig med Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av den Med hensyn til våre anførsler, henviser vi til våre tidligere skriv i forbindelse med 1. avdelings behandling av saken. Klager gjør gjeldende at det er direkte i strid med gjeldende juridisk teori og praksis å legge vekt på at NORDICA er kjent. Det samme la 1. avdeling til grunn i sin avgjørelse, så å angripe avgjørelsen på dette grunnlag, kan ikke være riktig. Klager mener videre at A en som endelse i merket NORDICA ikke skaper noen klar forskjell mellom merkene, samt at begge merkene henspiller på nordisk, og derfor gir de samme assosiasjoner. Vi er uenig i dette. Nordic eller nordisk er så veldig kjent i Norge at selv mindre endringer vil gjør at merket ikke lenger vil bli oppfattet som en geografisk betegnelse. 1. avdeling har derfor helt rett når de har lagt til grunn at NORDIC har et klart og tydelig meningsinnhold, mens NORDICA er mer fantasispreget. Når klager anfører at begge merker gir de samme assosiasjoner, hevder han samtidig at merket NORDICA har begrenset særpreg. Nordic er et svakt merkelement, og i en slik situasjon må det legges avgjørende vekt på selv små forskjeller i teksten og ulikheten i den visuelle utformingen av merkene. Vi på vår side fastholder at merkene gir såpass ulike assosiasjoner, særlig fordi angivelsen nordic er vel kjent i Norge, at kjøpere ikke vil ta feil av merkene eller tro at de har samme kommersielle opprinnelse." I tilsvar av 9. oktober 2007 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til brev av 30. august 2007, med oversendelse av tilsvar fra motparten i ovennevnte klage til Annen Avdeling. Nordic Fitness AS` norske fullmektige innleder sitt tilsvar med å poengtere at klager gjør det gjeldende at det er i direkte strid med gjeldende juridisk teori og praksis å legge vekt på at NORDICA er kjent. Videre sier fullmektigen at det samme la 1. avdeling til grunn i sin avgjørelse, så å angripe avgjørelsen på dette grunnlag kan ikke være riktig.

7 Annen avd. sak nr Vi bekrefter med dette at ovennevnte resonnement ikke er riktig, da vi i vår klage innleder med å poengtere at klager er enig i de fleste av Første Avdelings vurderinger i innsigelsessaken. Først og fremst viser vi til at det er full vareoverlapping, og at graden av merkelikehet samt merkenes distinktive karakter blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Videre sier vi oss enig i at det må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke har spesielt høy merkebevissthet. Deretter kommer vi til det punktet hvor motpartens fullmektig misforstår, nemlig at vi sier oss enig i at det faktum at varemerket NORDICA skulle være kjent, og dermed mindre forvekselbart med det kombinerte merket NORDIC, ikke kan tillegges vekt, og at det er i direkte motstrid med gjeldende juridisk teori og praksis. Til slutt sier vi oss enig i at begge merkene har en relativt svak figurutforming, men at begge merkene har et tydelig og iøynefallende element som i seg selv er ulike og ikke skaper felles assosiasjoner. Når det gjelder uenigheten vedrørende den avsluttende A ens fonetiske betydning, antall stavelser i de ulike merkene og ordelementenes meningsinnhold, kan vi ikke se at motpartens fullmektig har anført noen nye argumenter i diskusjonen. Vi viser derfor i denne forbindelse til våre tidligere anførte argumenter, og ber nå om at saken tas opp til avgjørelse. På bakgrunn av det ovennevnte opprettholder vi vårt standpunkt og ber Patentstyrets Annen Avdeling om å omgjøre Første Avdelings avgjørelse, ta innsigelsen til følge, og oppheve registreringen av varemerkesøknad nr , figurmerke NORDIC." I et siste innlegg av 9. november 2007 uttales følgende av søkers/innehavers fullmektig: "Vi henviser til Patentstyrets brev av den 10. oktober 2007 vedlagt bemerkninger fra Oslo Patentkontor AS av den 9.oktober Svarfrist er satt til den 10. november Vi opprettholder tidligere anførsler og spesielt det forhold at det semantiske innholdet av ordet NORDIC er såpass vel kjent at kun små endringer oppfattes av omsetningskretsen som et annet kjennetegn. Da vi føler at våre synspunkter er fremført tilstrekkelig i sakens anledning, har vi ikke noe ytterligere å tilføre, og imøteser annen avdelings avgjørelse." Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Annen avdeling legger til grunn at registreringen av innsigerens varemerker ikke omfatter orddelen NORDIC, idet NORDIC utvilsomt er deskriptivt og ikke registrerbart, jf.

8 Annen avd. sak nr varemerkeloven 15 første ledd. Når dette elementet er det eneste som er felles med det registrerte merket, kan det ikke foreligge forvekslingsfare etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Det vises til Annen avdelings tidligere avgjørelser, kj (PS ), kj (PS ) og kj (PS ). Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.) Ida M. Andrén (sign.)