Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg.nr Søknadsnr Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 Oslo Innsiger: Mindo AB, Box 1984, Uppsala, Sverige Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 11. mai 2009, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket "MIND TOO" ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Søknaden om registrering av det ordmerket "MIND TOO" ble innlevert den 3. juli Merket ble besluttet registrert den 11. oktober 2007, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 43/2007, med publiseringsdato mandag den 22. oktober 2007, med følgende kombinerte vareog tjenestefortegnelse: Klasse 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner for organisasjons- og forretningsledelse; rådgivning for forretningsledelse. Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer og konferanser; utgivelse av bøker; yrkesveiledning.

2 Annen avd. sak nr Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 21. desember 2007; rettidig. Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket "MIND TOO" er egnet til å forveksles med det internasjonalt registrerte ordmerket "MINDO", int. reg. nr ( ), som har virkning / nyter vern i Norge fra den 22. september 2005 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 16, 35 og 41 (hele vare- og tjenestefortegnelsen er gjengitt nedenfor), og at merket "MIND TOO" således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 første ledd). Vare- og tjenestefortegnelse for internasjonale varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 9: Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and pictures, such as video films, sound cassettes, overhead slides, slides, as well as data processing equipment and computers, including software, CD-ROM discs, apparatus for multislide presentations and multimedia production equipment. Klasse 16: Paper articles, printed matter, including books, instructional and teaching materials (not apparatus), teaching materials in the form of games. Klasse 35: Advertising and publicity activities, business management, business administration, personal advisory services regarding business management and business administration. Klasse 41: Teaching and educational services, arranging of guidance and instruction, personal advisory services regarding teaching and educational services. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse av 11. mai 2009 var begrunnet som følger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express.

3 Annen avd. sak nr Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og er derfor ikke nødvendigvis bare "sluttforbrukeren". Det må også tas hensyn til at denne personen normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne merkene, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av Annen avdelings avgjørelser nr (Handi) og nr (Kea!). Innsigerens fullmektig har anført at det er tjenesteoverlapping i klassene 35 og 41, da merkene gjelder samme tjenester i disse klassene. Søkers fullmektig bestrider ikke dette. Patentstyret er enige i at det foreligger tjenesteoverlapping, men vil i tillegg bemerke at det også er delvis vareoverlapping og vareslagslikhet mellom søkerens og innsigerens varer i klasse 16. Da det foreligger vare- og tjenestesalgslikhet og -overlapping, vil graden av merkelikhet bli avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Innsigerens merke består av teksten MINDO. Mindo er en liten by med omtrent 2000 innbyggere i Ecuador. Byen er neppe særlig kjent, og merket vil mest sannsynlig bli oppfattet som det fantasiord. Det søkte merket MIND TOO består av de engelske ordene mind og too. Mind har en rekke betydninger som sinn, sjel, vett, tanke, eller som verb, iaktta, ense, legge merke til, huske osv. Too kan oversette til blant annet altfor eller også. Merket som helhet vil mest sannsynlig oppfattes som sjel også eller tanke også. Det anføres fra innsigers side at merkene er fonetisk svært like, tilnærmet identiske, og vanskelig vil skilles fra hverandre ved omtale. Merkene skilles kun med en ekstra T og en O, og begrepet mind dominerer begge merker. Søkerens merke vil selv med engelsk uttale helle mot maindo, og er svært likt innsigerens som vil uttales på norsk min-do. Merkene har semantiske likhetstrekk på grunn av elementet mind. Til dette har søkers fullmektig svart at merkene er ulike fontisk. Søkers merke vil uttales på engelsk i to stavelser, mens innsigerens vil uttales naturlig på norsk i en stavelse. Det kan videre tenkes at noen vil uttale merket med to stavelser, slik at merket fremstår som asiatisk; Min-do, men dette vil bare skape en større forskjell mellom merkene. Det er heller ingen begrepsmessig likhet mellom merkene, da elementet mind vil oppfattes i søkerens merke, men ikke i innsigerens. Patentstyret vil for det første bemerke at fonetisk likhet kun er en av flere faktorer i den helhetsvurderingen som skal foretas. Det kan ikke utelukkes at fonetisk likhet alene kan skape risiko for forveksling. Visuelle og begrepsmessige forskjeller kan derimot oppveie den fonetiske likheten og medføre at man ikke kan konstatere fare for forveksling selv om fonetisk likhet foreligger, jf. EF-domstolens avgjørelse C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 22 og 35. Når det gjelder uttalen av merkene, anser vi det som mest sannsynlig at det søkte merket vil uttales på engelsk, enten korrekt som [maind tu:] eller mer slurvete som [main tu:]. Merket består av to ord og har som helhet to stavelser. Innsigerens merke MINDO vil uttales rett frem på norsk i ett ord med to stavelser: min-do. Dersom det skulle uttales på engelsk ville det være naturlig å si main-do eller min-do, der o-en uttales som vanlig o på engelsk som i no. Eventuelt

4 Annen avd. sak nr kan merket uttales maind-o eller mind-o med engelsk o-lyd. Merket vil også på engelsk uttales i ett ord med to stavelser. Første stavelse i begge merker vil kunne være identisk ved at denne i begge merker kan uttales enten main eller maind. Endelsene vil uansett uttalemåte være ulike, nemlig [tu:] på den ene siden og o med ren norsk uttale eller som i det engelske ordet no på den andre siden. Både merkenes ulikheter fonetisk og de visuelle forskjellene påvirker måten merkene vil oppfattes på. Vi kan ikke slutte oss til at man får noen assosiasjon til ordet mind i innsigers merke. Dette fremstår som en ren fantasibetegnelse. I søkerens merke er forestillingen åpenbar, og uttrykket består av kjente ord for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Vi anser etter dette at der forligger visse fonetiske likheter mellom merkene, men også forskjeller. Merkene er forskjellige visuelt og de gir ulike forestillingsbilder. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registrering i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16, 35, 41, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a andre ledd. Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 8. juli Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 4. august 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: "Ovennevnte varemerkeregistrering ble opprettholdt etter innsigelse ved Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 11. mai Med hjemmel i varemerkeloven 22 annet ledd, jfr. varemerkebestemmelsene 12-1, påklages med dette avgjørelsen på vegne av innsiger i saken, Mindo AB. Ordmerket MINDO ble søkt registrert for følgende varer og tjenester den 3. juli 2009: Klasse 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.

5 Annen avd. sak nr Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner for organisasjons- og forretningsledelse; rådgivning for forretningsledelse. Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer og konferanser; utgivelse av bøker; yrkesveiledning. Merket ble registrert den 11. oktober 2007, og kunngjort i Norsk Varemerketidende den 22. oktober Etter kunngjøring innga vi på vegne av det svenske foretaket Mindo AB, Uppsala, heretter referert til som innsiger, innsigelse mot registreringen på grunnlag av varemerkeloven 14 første ledd nr. 8, basert på innsigers internasjonale registrering nr , ordmerket MINDO, som ble besluttet gjeldende i Norge den 28. juni 2006, med beskyttelse for følgende varer og tjenester: Klasse 9: Klasse 16: Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and pictures, such as video films, sound cassettes, overhead slides, slides, as well as data processing equipment and computers, including software, CD-ROM discs, apparatus for multislide presentations and multimedia production equipment. Paper articles, printed matter, including books, instructional and teaching materials (not apparatus), teaching materials in the form of games. Klasse 35: Advertising and publicity activities, business management, business administration, personal advisory services regarding business management and business administration. Klasse 41: Teaching and educational services, arranging of guidance and instruction, personal advisory services regarding teaching and educational services. Innsiger vil hevde at det søkte merket er forvekselbart med innsigers merke, og således er uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Første avdelings konklusjon er at en helhetsvurdering av merkene tilsier at merkene ikke er forvekselbare. Avgjørelsen er basert på at den gjennomsnittlige forbruker vil oppfatte dem som helhet. Den sier at MIND TOO og MINDO er tilstrekkelig forskjellige fonetisk, visuelt og forestillingsmessig. Innsiger vil hevde at de fonetiske, visuelle og assosiasjonsmessige likheter mellom ordmerkene MINDO og MIND TOO er så store at merkene lett vil bli forvekslet med hensyn til kommersiell opprinnelse for tjenester innen annonse- og reklamevirksomhet, forretningsledelse mv i klasse 35, og utdannelsesvirksomhet, seminarer mv i klasse 41, som er de overlappende klassene mellom merkene. Omsetningskretsen for de aktuelle tjenester er svært vid man har å gjøre med hele spekteret av profesjonelle og ikke-profesjonelle aktører (store selskaper/bedrifter vs. privatpersoner / store oppdrag vs. enkeltstående mindre tjenester). Man kan således ikke gå ut fra at gjennomsnittsforbrukeren for tjenestene er spesialisert og svært merkebevisst. Første avdeling legger til grunn at det engelske uttrykket MIND TOO vil oppfattes som sjel også, tanke også. Innsiger vil hevde at den norske omsetningskretsen nok heller vil assosiere

6 Annen avd. sak nr merket til verbalmessige innholdet av mind, nemlig å huske / passe på, altså pass på også!, husk også og lignende. Innsigers merke MINDO, som av Første avdeling anses å være utelukkende et fantasimerke, har bestanddelen MIND som hoveddel, kun tilføyet endelsen O. MINDO gir åpenbare assosiasjoner til det velkjente engelske ordet mind, og assosiasjonsmessig er dermed merkene svært like. Fonetisk er merkene tilnærmet identiske, hvilket innsiger mener det må legges en betydelig vekt på i en helhetsvurdering. Fordi MINDO gir klare assosiasjoner til det engelske ordet mind, er det sannsynlig at det ofte vil kunne uttales deretter, dvs. som main-do, hvilket uten tvil er til forveksling likt uttalelsen av det engelske MIND TOO. Og selv om MINDO uttales etter norske prinsipper, vil det fremstå som svært likt MIND TOO. At man ved muntlig referanse til merke vil ha ubetydelige forskjeller, gjør merkene forvekselbare. At avtagerne ikke kan skille dem fra hverandre når de gjengis muntlig, må ha stor betydning for forvekselbarhetsvurderingen. Begge merkene har ordet MIND som en dominerende og iøyenfallende del. Man fester seg umiddelbart ved MIND-biten i innsigers merke, i det dette er det man kan trekke ut som et kjent ord. MINDO og MIND TOO vil sees som svært like når de forekommer i for eksempel reklamemateriale og annen omtale for de aktuelle tjenester. det visuelle erindringsbilde av de to er svært likt det er svært sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil sitte igjen med forestilingen om ett og samme merke selv om man har blitt presentert for begge. På denne bakgrunn vil innsiger hevde at merkene etter en helhetsvurdering er så like fonetisk, visuelt og semantisk et det er fare for at de vil forveksles innen den alminnelige omsetningskretsen, og at det søkte merket således er uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Innsiger ber med dette om Annen avdelings vurdering av saken, og anmoder om at registreringen oppheves." I sin imøtegåelse av 14. september 2009 uttaler registreringshavers fullmektig følgende: "Innledning Det vises til brev fra Patentstyret av 14. juli d.å. hvor det er satt frist til 14. september d.å. til å kommentere klage til Patentstyrets 2. avdeling i innsigelsessak vedrørende varemerket Mind Too, søknadsnr Søker fastholder sitt standpunkt om at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom merket Mind Too og innsigers merke MINDO. Søker har følgende kommentarer til innsigers klage: Omsetningskrets Søker benekter ikke at omsetningskretsen for de aktuelle tjenester er vid, men man må gå ut fra at gjennomsnittsforbrukeren av tjenestene det her dreier seg om er velinformert og setter seg godt inn i leverandørens tilbud før tjeneste blir kjøpt.

7 Annen avd. sak nr Betydningsinnhold Etter søkers oppfatning har MINDO og Mind Too ingen begrepsmessige likhetstrekk. MINDO består av ett ord, nærmere bestemt et fantasiord uten meningsinnhold. Mind Too består derimot av to alminnelige engelske ord med betydningsinnhold. Omsetningskretsen vil forstå søkers merke som sinn også, sjel også eller tanke også. Det bestrides at ordet MINDO gir assosiasjoner i denne retning. O -endelsen gir ordet særpreg, og gjør at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil assosiere det med ordet Mind. Fonetikk Mind Too består av to alminnelige engelske ord som gjennomsnittsforbrukeren vil uttale på engelsk og i to stavelser som Maind tu eller Main tu. MINDO er derimot et fantasiord som naturlig uttales rett frem på norsk slik det står skrevet. Det består av ett ord med to stavelser og gis uttalen Min-do. Første stavelse Min er klart ulik søkers Maind eller Main og andre stavelse do er klart ulik søkers tu. Merkene er således klart ulike fonetisk sett. Vi bestrider innsigers anførsel om at MINDO ofte vil kunne uttales main-do. Vi viser her til det som er sagt ovenfor om hvorfor gjennomsnittsforbrukeren ikke vil assosiere MINDO med det engelske ordet Mind. Dersom noen skulle uttale ordet på engelsk er den mest naturlige engelske uttale Min-do som skiller seg klart fra Maind Tu eller Main tu. Dersom innsiger skulle få medhold i at noen vil uttale ordet som main-do, så vil det likevel være klar forskjell i uttale mellom endelsene do (med vanlig engelsk o ) og tu. Visuelt Det bestrides at ordet MINDO har ordet MIND som noen dominerende og iøynefallende del som hevdet av innsiger. O -endelsen er derimot en fast bestanddel av ordet og gjør det unaturlig for leseren å foreta en visuell oppspalting. Dersom noen skulle gjøre en visuell oppspalting av ordet ville M-INDO eller MIN-DO være en like naturlig oppspalting. Det er videre markert visuell forskjell ved at MIND TOO består av to separate ord og har flere bokstaver enn innsigers MINDO. De to O -ene på slutten av søkers merke bidrar også til visuell forskjell til innsigers ene O på endelsen av sitt merke. Oppsummering Søker fastholder at det er ingen begrepsmessige likhetstrekk mellom merkene, og at de er klart ulike både fonetisk og visuelt. Av denne grunn vil ikke omsetningskretsen kunne komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger noen kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. De to merkene er således ikke forvekselbare, og søker anmoder derfor om at Patentstyrets første avdelings avgjørelse av opprettholdes." Ved Annen avdelings brev av 25. september 2009 ble gjenpart av registreringshavers imøtegåelse av 14. september 2009 oversendt innsigers fullmektig til uttalelse. Det var ikke innkommet noe svar fra registreringsinnehavers fullmektig ved svarfristens utløp den 25. november 2009.

8 Annen avd. sak nr I e-post av 24. juni 2010, foranlediget av telefonhenvendelse fra Annen avdelings sekretariat av samme dag, uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til dagens telefonsamtale med Karin Otterbeck, og bekrefter med dette at innsiger ikke ønsker å fremsette ytterligere innlegg i saken, men nå avventer Annen avdelings avgjørelse." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Patentstyrets Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Klagen inneholder ikke nye opplysninger eller argumenter som kan medføre en annen vurdering av saken, eller et annet utfall. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) John Asland (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)