Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Varemerkesøknad nr Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 24. oktober 2006, hvorved registreringen av det nedenfor gjengitte kombinerte varemerket med teksten "Lederrapporten" ble besluttet opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partenes fullmektiger samme dag. Reg. nr ( ) Merket er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);

2 2. avd. sak nr plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35: Arbeidsformidling; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; rådgivningstjenester for forretningsledelse; analyse av kostnadspriser; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; faglige konsultasjoner om forretninger; utarbeidelse av lønningslister; forretningsopplysninger; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; utarbeidelse av skatteberegning; fjernsynsreklame; public relation (PR-virksomhet); gallupundersøkelser. Innsigelsen var begrunnet med at det kombinerte merket "Lederrapporten" er egnet til å forveksles med innsigerens varemerkeregistrering nummer ( ), et kombinert merke i farger inneholdende teksten "OLYMPIA TOPPEN" bl.a. inneholdende "de olympiske ringer", registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42, samt egnet til å forveksles med varemerkeregistrering nummer ( ) et figurmerke i farger, bestående av et norsk flagg plassert over "de olympiske ringer", registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42, og at merket "Lederrapporten" således er blitt registrert i strid med bestemmelsen i varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Det er også blitt anført av innsiger at hans merker er så velkjente at de nyter et utvidet vern etter varemerkelovens 6 annet ledd ("Kodakregelen"). Innsigers registrering nr ( ), registrert den 23. juni 1994 er ikke fornyet innen respittfristen den 23. desember 2004, og registreringsvernet for nevnte merke er således opphørt ( ) opphørt pr. 23. juni 2004 Reg. nr ( )

3 2. avd. sak nr Innehavers fullmektig er blitt oversendt gjenpart av innsigelsen, men har ikke innlevert noen imøtegåelse av denne innen den meddelte svarfrist. Med hensyn til innsigers anførsler for Patentstyrets 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. De aktuelle merkene er begge registrert/søkt registrert for tjenester i klasse 35. I forhold til denne klassen foreligger det tjenesteidentitet/tjenesteoverlapping. Innsigers registrering er ikke registrert for varer i klassene 9 og 16. Innsigers merke er derimot registret for varer og tjenester som er likartet med flere av varene som søkers merke ønskes registrert for i disse klassene. Det foreligger for eksempel likeartethet mellom "apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder" i klasse 9 og "telekommunikasjonsvirksomhet" i klasse 38. Videre foreligger det vare- og tjenestelikartethet mellom "databehandlingsutstyr og datamaskiner" i klasse 9 og "EDBprogrammering" i klasse 42. Det foreligger også vare- og tjenestelikartethet mellom "instruksjons- og undervisningsmateriell" i klasse 16 og "utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet" i klasse 41. Innsiger fullmektig har vist til de olympiske ringers historie og innarbeidelse av dem, og anfører at merket har et utvidet vern, jf. varemerkeloven 6 annet ledd. Patentstyret legger på bakgrunn av dokumentasjonen til grunn at innsigers varemerke "olympia ringene" er et verdenskjent merke som nyter utvidet vern etter varemerkeloven 6 annet ledd. Det foreligger således delvis vareidentitet og delvis vare- og tjenestelikartethet, jf. varemerkeloven 6 første og annet ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er blant annet "apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, papir, papp og varer laget av disse materialer og bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter", vil henvende seg til både profesjonelle aktører og helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at ringsymbolet i søkers merke vil bli assosiert med de olympiske ringer og derved gi en klar og umiddelbar assosiasjon til OL, IOC og den olympiske bevegelse.

4 2. avd. sak nr Patentstyret kan ikke se at denne anførselen kan føre frem. Innsigers merke består av fem ringer, alle med forskjellige farger. Ringene er flettet sammen slik at det fremstår med tre ringer øverst og to ringer nederst. Vi er ikke enig i at det aktuelle merkeelementet i søkers merke fremstår som et "ringsymbol". Dette merkeelementet er ujevnt utformet ved at de sirkelformete figurene går fra å ha en tykk til en smal ytterkant. Denne utformingen medfører at dette figurelementet fremstår som en samling kuler, ikke ringer. Dette inntrykket forsterkes ved at disse kulene er samlet i et figurelement som gir assosiasjoner til en skål. Der de olympiske ringene er flettet sammen gir plasseringen av kulene inntrykk av at kulene ligger oppå hverandre. Videre foreligger det tre kuler nederst og to kuler øverst, noe som er det motsatt av plasseringen av de olympiske ringene. Disse klare forskjellene medfører at gjennomsnittsforbruker ikke vil assosiere dette merkeelementet med de olympiske ringer. Dette medfører også at dette merkeelementet ikke vil være det eneste elementet som vil dominere helhetsinntrykket av det søkte merket. Også de andre figurelementene, herunder "skålen" og de sløyfelignende figurene, vil påvirke helhetsinntrykket av det søkte merket og skape ytterligere avstand mellom merkene. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke vil utløse en assosiasjon til innsiger registrerte/innarbeidete merker. Det er kun i tilfellene der det søkte merket utløser en assosiasjon til det velkjente merket at varemerkeloven 6 annet ledd kommer til anvendelse, jf. EF-domstolen C-375/97, Chevy, premiss 23. Dette medfører at det ikke vil innebære en urimelig utnyttelse eller forringelse av innsigers merkes anseelse eller goodwill om det søkte merke blir brukt av en annen, jf. varemerkeloven 6 annet ledd. Dette medfører selvsagt også at det ikke foreligger fare for forveksling mellom merkene, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å assosieres med innsigers innarbeidete varemerke eller registrering nummer , (figurmerke), merket er således registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første og annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a første ledd." Innsigers klage innkom den 7. desember Klageavgiften ble innbetalt den 15. januar 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen anfører innsigerens fullmektig: "1 Generelt Patentstyrets Første Avdeling har i avgjørelse datert 24. desember 2006 avvist innsigelsen mot varemerkeregistrering nr LEDERRAPPORTEN. NIOK påklager avgjørelsen med påstand om at Første Avdeling har lagt for liten vekt på den visuelle likheten mellom det anmeldte merket og innsigers registrerte merker nr OLYMPIATOPPEN, nr (norsk flagg og de Olympiske Ringer) og innsigers innarbeidede merke De Olympiske Ringer. 2 De Olympiske Ringer

5 2. avd. sak nr De Olympiske Ringer er det moderne symbolet for De Olympiske Leker (OL), Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) og hele den olympiske bevegelse. Ringene ble først tatt i bruk under OL i Antwerpen i 1920 og har siden vært hovedsymbolet for OL, både under lekene og i tiden mellom lekene. Ringene symboliserer de fem kontinentene i verden, mens ringenes farger (blått, sort, rødt, gult og grønt) symboliserer alle nasjonale flagg i verden (alle nasjonale flagg inneholder en eller flere av de nevnte fargene). Overlappingen mellom ringene symboliserer grenseløsheten i den olympiske bevegelsen og samhørigheten mellom atletene under lekene. Alle land har Ringene med i logoene for sine nasjonale olympiske komiteer. Vedlagt følger en brosjyre fra det olympiske museum i Lausanne, hvor De Olympiske Ringer omtales, kfr. side 3 flg. Bilag 1: Brosjyre fra det olympiske museum i Lausanne Driften den olympiske organisasjonen er forbundet med store kostnader. Midlene skaffes i all hovedsak gjennom lisensiering av retten til å bruke de olympiske symbolene i kommersiell sammenheng. De bi-årlige lekene og særlig sommerlekene tiltrekker seg stor global oppmerksomhet gjennom mediedekningen, noe som gjør OL til en av verdens mest vidtrekkende og attraktive markedsføringskanaler. De Olympiske Ringer er ansett for å være et av de mektigste varemerkene i verden. En undersøkelse av Sponsorship Research International fra 1996 viste at 78 % av verdens befolkning gjenkjente Ringene og tilknytningen til den olympiske bevegelsen. Dette er en høyere gjenkjenning enn for super-brands som Shell, McDonalds, Mercedes og Røde Kors. Vedlagt følger en utskrift fra nettstedet som omtaler undersøkelsen. Bilag 2: Utskrift fra nettstedet OL i Salt Lake City i 2002 genererte lisensinntekter på ca USD 245 mill, med et overskudd på ca USD 20 mill til IOC. OL i Sidney 2000 genererte lisensinntekter på ca USD 500 mill, med et overskudd på ca USD 52 mill til IOC. Totalt i perioden 2001 til 2004 har OL og IOC hatt inntekter på cirka USD 4.2 milliarder. IOC har utviklet et omfattende program for lisensiering av rettighetene. Det lisensieres både rett til å bruke symbolene i forbindelse med markedsføring av tradisjonelle produkter og til produkter som lages spesielt i forbindelse med et OL. Under OL i Sidney 2002 ble det gitt 100 lisenser som omfattet ca produkter laget spesielt for OL. Når det gjelder lisens til mer generell bruk av symbolene, reguleres disse gjennom programmet Top Partners, som under OL i Sidney bl a omfattet selskaper som Coca Cola, Kodak, McDonalds, Panasonic, Samsung, Swatch, Sports Ilustrated, Visa og Xerox. Av denne grunn holdes det streng kontroll med bruken av symbolene. I det Olympiske Charter kapitel 7 paragraf 2 uttales:

6 2. avd. sak nr Bilag 3: Udrag fra det Olympiske Charter Ut fra det som er anført bør det legges til grunn at De Olympiske Ringer er innarbeidet i en slik utstrekning at de har krav på vern etter kodak-doktrinen. Det legges derfor til grunn at all bruk eller henvisning til De Olympiske Ringer eller liknende symboler vil bli assosiert med OL, NIOK, IOC og den olympiske bevegelsen. 3 Forvekselbarhetsvurderingen 3.1 Vareslagslikhet Det forligger full vareoverlapping mellom merkene i klasse 35. Videre er det vareslagslikhet mellom det anmeldte merkets klasse 9 og klagers klasser 10, 11, 12, 13, 14, 28 og 38. Enn videre er det vareslagslikhet mellom det anmeldte merkets klasse 16 og klagers klasser 8, 17 og 24. For øvrig antas det å være forvekslingsfare utover de vareområdene som følger direkte av registreringene, siden De Olympiske Ringer bør tilskrives status etter kodak-doktrinen. 3.2 Kjennetegnslikhet Det anmeldte merket har et element som består av fem ringer oppstilt på samme måte som De Olympiske Ringer, og på en slik måte at de delvis overlapper hverandre. Symbolet er dermed for alle praktiske formål nær identisk med De Olympiske Ringer. Klager mener Første avdeling ikke har lagt tilstrekkelig vekt på den sentrale plasseringen til ring-symbolet i det anmeldte merket, sammenholdt med likheten til De Olympiske Ringer. Symbolet i det anmeldte merket er riktignok opp-ned i forhold til De Olympiske Ringer, og merket inneholder også andre elementer og teksten LEDERRAPPORTEN. En nærmere gransking av merket gir også inntrykk av at figuren i helhet har en bibelsk allegori, nemlig to fisker og en kurv med fem brød. Dette forhindrer ikke at merkene kan forveksles i den alminnelige omsetning. Utgangspunktet for vurderingen må være det noenlunde overfladiske blikk omsetningskretsen antas å orientere seg med. Selv om det er helheten i merkene skal være gjenstand for vurdering, skal det tas hensyn til dominerende elementer som antas å særlig påvirke helhetsinntrykket. Ring-symbolet befinner seg midt i det anmeldte merket og vil være det elementet som blikket naturlig søker seg mot. Symbolet har dermed en sentral og dominerende plass i merket. Videre har symbolet samme oppstilling som De Olympiske Ringer. At ringene er opp-ned i forhold til De Olympiske Ringer, vil neppe ha særlig betydning. De fleste vil nøye seg med den refleksive oppfatningen av symbolet, og ikke innta en diskusjon med seg selv om den konkrete oppstillingen av De

7 2. avd. sak nr Olympiske Ringer. Ringene i det anmeldte merket vil derfor fange oppmerksomheten hos betrakterne og gi assosiasjoner til De Olympiske Ringer, og derved også gi assosiasjoner til OL, NIOK, IOC og den olympiske bevegelsen. Merket vil derfor kunne gi inntrykk av at søker samarbeider med, er kommersielt forbundet med eller utleder rettigheter fra NIOK eller IOC. Klager fastholder derfor at det anmeldte merket er egnet til å forveksles med klagers merker hos en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen. 5 Påstand Med bakgrunn i det anførte påstås Første Avdelings avgjørelse omgjort slik at varemerkeregistrering nr LEDERRAPPORTEN blir å oppheve." Det er ikke innkommet noen imøtegåelse fra innehaver innen svarfristens utløp den 30. mars Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Innsigers ringemblem må anses å være et godt innarbeidet og velkjent kjennetegn for bestemte internasjonale idrettsarrangementer som arrangeres hvert annet [fjerde] år, samt for sponsorvirksomhet innen idretten. Det må også anses som allment kjent at innsiger tillater at andre, f.eks. ulike samarbeidspartnere og leverandører, benytter ringemblemet i forbindelse med markedsføring av en lang rekke ulike produkter og tjenester herunder varer og tjenester som merket Lederrapporten i nærværende sak er søkt registrert som kjennetegn for. Hovedinntrykket 2. avdeling sitter igjen med etter å ha møtt merket Lederrapporten, er at figurelementet i merkets sentrum dog nokså stilisert forestiller et fat eller en kurv hvorpå det er plassert 5 frukter, eller lignende, i en påbegynt eller uferdig pyramideformasjon. Etter at det er blitt påpekt av innsigers fullmektig, ser også 2. avdeling at merkets figurelementer samlet sett nok av noen kan oppfattes som inneholdende en henvisning til et av de berømte bibelske måltider, som bestod av fem brød og to fisk. Annen avdeling har vanskelig for å se, og særlig hensett til de markant forskjellige assosiasjoner som fremkalles og de svært ulike erindringsbilder som det olympiske ringemblem og merket Lederrapporten etterlater seg, at noen representant for den eller de aktuelle omsetningskretser

8 2. avd. sak nr vil kunne forveksle merkene eller på annen måte kunne komme til å assosiere merket Lederrapporten, eller elementer i dette merket, med de olympiske ringer, eller med de velkjente nasjonale og internasjonale organisasjoner, eller de av deres samarbeidspartnere, som benytter ringemblemet som kjennetegn. Bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 2, 4 og 6 første og annet ledd, er således ikke til hinder for at registreringen av merket Lederrapporten opprettholdes. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.) Birger Stuevold Lassen (sign.)