PROTOKOLL. Int. reg. nr ( ) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Michigan, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 2. oktober 2006, hvorved tidligere beslutning om at nedenfor gjengitte internasjonalt registrerte kombinerte varemerke "M" kan gis virkning i Norge, ble besluttet delvis opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt de to partenes fullmektiger samme dato. Int. reg. nr ( ) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Helmets for sportsmen/women, goggles for sportsmen/women. Klasse 18: Bags included in this class, including bags for sports apparatus, garment bags, rucksacks. Klasse 25: Clothing, footwear, headgear for wear, gloves, sports gloves, sports and casual shoes; ski and snowboard boots, ski and snowboard gloves. Klasse 28: Sports articles and apparatus included in this class, skis, ski bindings, snowboards, snowboard bindings, sports articles in the form of protectors for shinbone, knee and/or elbow, ski bags. Klasse 41: Organisation of sporting events, also as joint organiser or sponsor.

2 2. avd. sak nr Innsigelsene var begrunnet med at det internasjonalt registrerte kombinerte merket "M" er egnet til å forveksles med innsigers nasjonalt registrerte kombinerte merker "M", reg. nr ( ), "M MERRELL", reg. nr ( ), og "M MERRELL", reg. nr ( ), alle registrert for varen "fottøy" i klasse 25, og at det internasjonalt registrerte kombinerte merket "M" således er blitt innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd. Avbildninger av de av innsiger anførte varemerkeregistreringer er gjengitt nedenfor. Reg nr ( ) Reg nr ( ) Reg. nr ( ) Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikhet og kjennetegnslikhet blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Vareslagslikheten Patentstyret finner det hensiktmessig å starte der vareslagslikheten er størst. Det forligger full vareidentitet mellom innsiger og innehaver, for henholdsvis "fottøy" og "footwear" i klasse 25. Det oppfattes også å være vareidentitet mellom "fottøy" og "sports and casual shoes" i nevnte klasse 25. "Ski and Snowboard boots" og fottøy er ikke nødvendigvis det samme, men oppfattes uansett som svært nærliggende vareslag. Større sportskjeder selger i dag både "fottøy", herunder sports- og fritidssko, samt ski- og snøbrettstøvler i en og samme butikk. I tillegg er det skistøvelprodusenter som også lager fritidssko. Patentstyret har derfor kommet til at det er vareslagslikhet mellom "fottøy" og "Ski and Snowboard boots" i klasse 25. Når det gjelder innehavers øvrige varer i klasse 9, 18, 25 og 28, fremstår ikke vareslagslikheten som like opplagt. Produksjonsmetoder og tilvirkningen av f.eks. klær, bagger, skiutstyr og skihjelmer m. m. skiller seg vesentlig fra "fottøy". I tillegg er bruksområdene nokså forskjellige. Når det er sagt, er det likevel et visst fellesskap mellom skotøy og sportsutstyr generelt, ved at

3 2. avd. sak nr enkelte produsenter og større utsalgsteder leverer og tilbyr denne typen varer under samme merke. Patentstyret har derfor kommet til at det er en viss vareslagslikhet mellom de ovennevnte klassene og innsigers "fottøy" i klasse 25, men at likheten ikke oppfattes nødvendigvis som like opplagt for omsetningskretsen. Patentstyret finner derimot at kravet til tjeneste og vareslagslikhet ikke er oppfylt i forhold innehavers tjenester i klasse 41. Merkelikheten Vurderingen av om det foreligger kjennetegnslikhet må baserer seg på hvilket helhetsintrykk merkene antas å etterlate seg i erindringsbildet hos forbrukerne. Det er her relevant å se på hvilke visuelle-, fonetiske- og assosiasjonsmessige likheter det er mellom innehavers merke og de motholdte registreringene. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og er derfor ikke nødvendigvis bare "sluttforbrukeren".det må også tas hensyn til at denne personen normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne merkene, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av Annen avdelings avgjørelser nr (Handi) og nr (Kea!). Patentstyret har funnet det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i innsigers registrering nr , der merkelikheten fremstår som størst. Både innsiger og innehavers merke er såkalte kombinerte merker, i sort og hvitt, der begge merkene inneholder bokstaven M. Innehavers merke fremstår med en sort M på hvit bakgrunn, mens innsigers bokstav er hvit og plassert i en sort runding. Patentstyret er også enig med innehavers fullmektig i at bokstaven M ikke i seg selv er distinktiv nok som kjennetegn for "fottøy" i klasse 25. Verken fonetisk eller visuelt kan innsiger innrømmes et særskilt vern for bokstaven M. Ved vurderingen av merkenes helhetsintrykk, kommer vi allikevel ikke utenom at begge merkene inneholder samme bokstav. Også ikke-distinktive elementer kan ha betydning for vurderingen av merkelikhet. Det fremgår bl. a. av 2. avdelings kjennelse 3974, se NIR 1982 s127 PLENTY. Det som imidlertid er karakteristisk for innsigers merke, og som har en viss distinktiv karakter, er at bokstaven M skråner innover i merket, fra venstre mot høyre, og gir en følelse av dybde. Den samme teknikken har innehaver benyttet seg av, og virkningen blir til en viss grad forsterket av den ellipseformede sirkelen rundt bokstaven. Denne sirkelen er heller ikke uten assosiasjonsmessige likheter med innsigers sorte runding. Det er den visuelle effekten som først og fremst blir utslagsgivende for vurderingen av kjennetegnslikheten, selv om merket ikke kan tilstås et like sterkt vern for alle vareslagene hos innehaver i klasse 9, 18, 25 og 18. Kravet til merkelikhet anses på denne bakgrunn for å være oppfylt, men hvor graden av kjennetegnslikhet er avhengig av hvilke varer vi står overfor. Andre forhold som må tillegges vekt Selv om vi, med unntak av innehavers tjenester i klasse 41, har kommet til at det foreligger vareslag- og kjennetegnslikhet, kan vi ikke umiddelbart fastslå at merkene er forvekslbare. I Rt side 1988 COSMICA, fremgår det at det er graden av vare- og merkelikhet som er avgjørende. Når det gjelder identiske og svært nærliggende vareslag for "fottwear, sports and

4 2. avd. sak nr casual shoes; ski and snowboard boots" i klasse 25, er det etter vår mening en fare for at merkene kan forveksles. Til det er likheten i vareslag så vidt åpenbar at gjennomsnittforbrukeren vil kunne tro det er et kommersielt felleskap mellom innehaver og innsiger. Når det gjelder innehavers øvrige varer fremstår derimot ikke merkelikheten som tilstrekkelig for å slå fast at merkene kan forveksles i den alminnelige omsetning. Patentstyret har lagt vekt på at merkebevisstheten for klær og sportsutstyr er relativt sterk. Vi står ikke overfor svært nærliggende vareslag som forsterker oppfatningen om et kommersielt fellesskap. Varemerkeregistrering nr fremstår ikke som utpreget distinktiv, og omsetningskretsen vil etter vår vurdering kunne forholde seg til de to kjennetegne uten at det er fare for at de forveksles. Innsigers fullmektig har lagt ved dokumentasjon på bruken av merket. Patentstyret er kjent med at bruken av et varemerke over tid kan styrke særpreget til et kjennetegn og således veie opp for manglende merkelikhet. Jf. Lassen og Stenviks Oversikt over norsk varemerkerett side 293. Vi kan imidlertid ikke se av dokumentasjonen at varemerket har tilegnet seg et sterkere særpreg som veier opp for manglende kjennetegnslikhet i forhold til andre varer enn "fottwear, sports and casual shoes; ski and snowboard boots" i klasse 25. Dokumentasjonen viser bl. a. til bruk som fraviker innsigers merke i denne saken og som har langt mindre til felles med innehavers merke. Det kan her vises til at deler av dokumentasjonen viser til ordmerket MERREL. Graden av vareslag- og merkelikhet anses etter dette ikke som tilstrekkelig for å for å slå fast at merkene vil kunne forveksles for varer i klasse 9, 18, 28, 42 samt klasse 25 for "Clothing, headgear for wear, gloves, sports gloves, ski and snowboard gloves", jf. 14 første ledd nr. og 6 første ledd. Patentstyret har også vurdert anførselen fra innsigers fullmektig om at innsigers merke nyter et særskilt vern etter varemerkeloven 6 annet ledd. Patentstyret kan heller ikke se at dokumentasjonen gir grunnlag for å anse innsigers merke som så velkjent og med en slik anseelse at det vil være en urimelig utnyttelse eller forringelse om innehavers merke får virkning i Norge. Salgstallene gir få holdepunkter for å slå fast at innsigers kombinerte merke M er et velkjent merke som nyter vern utover den alminnelige vurderingen av forvekslingsfare etter 14 første ledd nr. 6, jf. 6 første ledd. For øvrig vises det til kommentaren ovenfor vedrørende den innsendte dokumentasjonen. Varemerkeloven 6 annet ledd kommer derfor ikke til anvendelse. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at innehavers merke er egnet til å forveksles av gjennomsnittsforbrukeren med innsigers registrering Reg. nr Klasse 25: Fottøy i den alminnelige omsetningen når det brukes for "fottwear, sports and casual shoes; ski and snowboard boots" i klasse 25, jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 14 første ledd nr. 6. Innsigelsen er etter dette delvis tatt til følge. Beslutning: Registreringen oppheves for varene "fottwear, sports and casual shoes; ski and snowboard boots" i klasse 25. Registreringen opprettholdes for samtlige varer i klasse 9, 18, 28, 42 samt varene "Clothing, headgear for wear, gloves, sports gloves, ski and snowboard gloves" i klasse 25, jf. varemerkeloven 21 a første ledd."

5 2. avd. sak nr Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 4. desember Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 2. januar 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører innsigers fullmektig: "På vegne av vår klient, Wolverine Outdoors Inc. (heretter i det vesentlige benevnt Wolverine), 9341 Courtland Drive N.E., Rockford, MI 49351, USA, påklager vi Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 2. oktober 2006, hva gjelder beslutningen om å opprettholde registreringen i Norge av IR for kombinertmerket M for samtlige utpekte varer i klassene 9, 18, 28 og 42 og for clothing, headgear for wear, gloves, sports gloves, ski and snowboard gloves i klasse 25. Første avdelings ref. nr. er Wolverine fremsatte innsigelse mot registreringen den 12. juli I avgjørelse av 2. oktober 2006 ble innsigelsen tatt delvis til følge av Patentstyrets første avdeling ved at registreringen ble opphevet for varene footwear, sports and casual shoes; ski and snowboard boots i klasse 25. For de øvrige utpekte varer, jf. ovenfor, ble registreringen opprettholdt. Vi mener merket under IR må oppheves i sin helhet, under henvisning til risiko for forveksling med vår klients velkjente MERRELL- og figurative M-varemerker, og særlig merket beskyttet under reg. nr stilisert M. Som grunnlag for klagen viser vi til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 Patentstyrets første avdeling har i sine vurderinger valgt å ta utgangspunkt i Wolverine s norske varemerkeregistrering nr , som viser en stor hvit M (skråstilt) innsirklet i svart, under henvisning til at det er her merkelikheten fremstår som størst. Vi er enig i at det er merket under denne registreringen som isolert sett har størst grad av likhet med det søkte merket, men vi mener likevel det er viktig også å se hen til merkene under reg.nr (M-merket delvis overdekket av teksten MERRELL i hvitt) og (samme M delvis overdekket av teksten MERRELL og innsirklet i svart, men hvor den svarte bakgrunnen er oval) ettersom alle tre merker er deler av en og samme merkefamilie tilhørende klager. Avbildninger av merkene under de forskjellige registreringene som innehas av Wolverine fremgår i første avdelings avgjørelse. Spørsmålet er om merket under søkers internasjonale registrering, som består av en sort ellipseformet sirkel rundt en sort, stor, tykk og skråstilt M er egnet til å forveksles med Wolverines tidligere registrerte merker. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at

6 2. avd. sak nr det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling). Vi minner om at publikum normalt vil oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler, og de vil måtte stole på ufullstendige bilder av merkene i erindringen uten mulighet for direkte sammenlikning. Wolverines merker er alle registrert for fottøy i klasse 25, og det gjøres gjeldende at kjennetegnene i seg selv er så vidt særegne at de må anses som nokså sterke. Søkers merke under IR viser en skråstilt, stor M med konkret utforming som ligger meget nær de tre merkene som er dekket av vår klients tidligere registreringer, og det er vanskelig å se noen legitim eller beskyttelsesverdig interesse for motparten i å velge slik figurativ utforming av sitt merke. Som første avdeling har påpekt i sin avgjørelse er Wolverines merker karakterisert av at bokstaven M skråner innover i merkene og gir dybdefølelse. Søker har gjort bruk av samme teknikk i sitt merke, og virkningen forsterkes av ellipseformen. I lys av utgangspunktet om at publikum kun må stole på et ufullstendig bilde i erindringen, mener vi merkene som her skal vurderes mot hverandre innehar betydelig grad av likhet og det må påregnes at mange vil ta feil. Således foreligger det risiko for direkte forveksling. For det tilfelle at forbrukere skulle bli oppmerksomme på de nyanseforskjeller som foreligger, vil det under enhver omstendighet være en klar risiko for indirekte forveksling for eksempel ved at man lett vil tenke at søkers merke er en ny variant av Wolverines merkefamilie. På grunnlag av de betydelige kjennetegnslikheter som foreligger, anføres det at første avdelings vurderinger av vareslagslikhet er for streng, i den forstand at Wolverine må ha krav på et mer omfattende vern enn hva første avdeling har lagt til grunn. Søkers merke dekker gjennomgående sports- og fritidsutstyr og solbriller i tillegg til klær, hodeplagg og fottøy. Per i dag synes grensene mellom slike varer med hensyn til kommersiell opprinnelse å ha blitt utvisket, og i dagens samfunn er dette vareslag som i ikke ubetydelig grad tilbys av en og samme fabrikant under ett og samme merke. Slike varer omsettes gjerne også i de samme forretninger. Første avdelings avgjørelse tolkes dit hen at man for så vidt mener det er en viss varelikhet mellom fottøy og alle utpekte klasse 9, 18, 25 og 28 varer, men at forvekslingsrisiko kun foreligger for en relativt beskjeden del av de utpekte varer pga. at merkelikheten ellers ikke er tilstrekkelig. Merkelikheten ser her ut til å ha blitt undervurdert, og vi gjør gjeldende at det foreligger forvekslingsrisiko i forhold til alle utpekte varer i de nevnte klasser. Vi mener også at det foreligger vare/tjenesteslagslikhet i forhold til tjenestene utpekt i klasse 41, nemlig organisation of sporting events, also as joint organiser or sponsor. Dette vil ha en naturlig sammenheng med og kobling til forskjellige typer sportsutstyr og klær/fottøy, og publikum vil lett blande sammen de aktuelle merkene også ved møte av slike typer tjenester. Etter dette hevdes at den beskyttelse Wolverine har i kraft av sine registreringer er til hinder for godtakelse av søkers merke. Varemerkeloven 2 og 6 annet ledd Wolverines MERRELL- og figurative M-varemerker referert til ovenfor må i dag anses godt kjent her landet som særlig kjennetegn for noens varer, og det hevdes at det samme var tilfellet pr. 2. september 2002, som er prioritetstidspunktet for IR Fottøy som markedsføres og selges under merkene har etter hvert opparbeidet status som varer av høy kvalitet, se nærmere

7 2. avd. sak nr om produktene under Merkene er derfor ytterst sårbare i forhold til produkter fra konkurrenter som legges urimelig og unødvendig tett innpå. Til støtte for at Wolverine ikke bare nyter registreringsvern, men også innarbeidelsesvern, for varemerkene under registreringene som fremgår i bilag 1, viser vi til at deres totalomsetning og markedsføringsutgifter for skoprodukter under merkene har vært betydelige i Norge fra og med år 2000 og frem til i dag. Omsetningen i 2000 var på $US ,00 (i overkant av NOK 2,2 mill.), i 2002 var den på $US ,00 (ca. NOK 4,8 mill.), i 2003 på $US (dvs. nærmere NOK 10 mill.), og i 2005 på $US (i overkant av NOK 14 mill.). Når det gjelder markedsføringsutgifter var disse eksempelvis $US ,36 (dvs. ca. NOK ) i 2003, og $US (dvs. ca. NOK ) i Vedlagt følger fullstendig oversikt over de relevante tall for perioden Bilag 1: Oversikt over Wholesale Revenue og Advertising Expenditures utarbeidet av Wolverine for Norge for perioden 2000 til 2005 Ved forvekselbarhetsvurderingen må det tas hensyn til at vår klients merke har styrket sitt særpreg gjennom langvarig og intensiv bruk i Norge, og at det styrkede særpreget også var en realitet på prioritetstidspunktet for IR Skulle Patentstyrets annen avdeling komme til at det i en viss utstrekning ikke foreligger vareslagslikhet, anføres det at vml. 6 annet ledd uansett må være til hinder for at søkers merke kan godtas for noen av de utpekte varer/tjenester, da noe annet ville bety en urimelig utnyttelse og forringelse av Wolverines merkers anseelse. Vi tar forbehold om ytterligere anførsler og bevis. Etter dette bes Patentstyrets annen avdeling om å oppheve Patentstyrets første avdelings beslutning og nekte internasjonal varemerkeregistrering nr virkning i Norge." I sin imøtegåelse av 29. mars 2007 uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings brev av 30. januar 2007 vedlagt gjenpart av klage datert 4. desember 2006 fra Bryn Aarflot AS på vegne av innsigeren Wolverine Outdoors Inc. Vi vil i den anledning få bemerke følgende. Det er fortsatt innehavers syn at det ikke foreligger noen forvekslingsfare i dette tilfellet. Vi viser i så måte til våre anførsler overfor Første avdeling og for så vidt også til avgjørelsen av 2. oktober Viktig i denne sammenheng er det at bokstaven M i seg selv ikke er distinktiv som kjennetegn for noe vare- eller tjenesteslag. I relasjon til varer i klasse 25 brukes bokstaven som en størrelsesangivelse for Medium slik også bokstaven L gjør det for Large og S for Small. De angjeldende merkes særpreg er derfor hovedsakelig basert på deres grafiske utforming og/eller ytterligere elementer så som ordet MERRELL i innsigerens reg.nr og Merkehaverens varemerke inneholder ingen ord eller noe navn og kan derfor umulig sies å være egnet til å forveksles med noen av disse merkene. Innehavers merke kan heller ikke forstås å være egnet til å forveksles med innsigerens reg. nr fordi innehavers merke viser en sort bokstav M innenfor et hvitt elliptisk område der bokstaven M krysser den elliptiske innrammingen mens innsigeres varemerke på en måte er en invers derved at det består av en hvit

8 2. avd. sak nr bokstav M mot et sort, sirkulært område og der bokstaven M ikke krysser det sorte området. Etter en helhetsvurdering må det visuelle inntrykket av de angjeldende merkene anses for å være så forskjellig at noen forvekslingsfare umulig kan sies å foreligge. Dersom man skulle komme til en annen konklusjon enn ovenfor nevnt, ville det de facto bety at innsigeren har oppnådd en enerett til merker bestående av eller inneholdende bokstaven M noe som ville gi innsigeren en urimelig omfattende enerett. Vi kan heller ikke se at innsigeren har en innarbeidelse etter varemerkeloven 2 eller 6, 2. ledd. Dette gjelder særlig fordi bruken pr. prioritetsdatoen for innehaverens registrering 2. september 2002 var begrenset for så vidt som det kun foreligger opplysninger om omsetning og markedsføringsutgifter for Norge fra år Salg og markedsføringsutgifter etter nevnte dato har ingen relevans i denne sammenheng. Det vil for øvrig av bilag nr. 1 til innsigerens klage fremgå at det er tale om ganske beskjedne tall i årene 2000 og 2001 og at det særlig er fra 2003 at salg og markedsutgifter har økt betydelig. Tall av den typen innsigeren har fremlagt vil heller ikke alene kunne sies å være noe avgjørende bevis for en påstått innarbeidelse og langt mindre et utvidet vern etter 6, 2. ledd. Etter dette fastholder vi vårt syn at noen forvekslingsfare mellom innehavers merke og innsigerens merker på grunn av den foreliggende merkeforskjellen ikke kan anses for å foreligge. Subsidiært, dvs. for det tilfellet at Annen avdeling i likhet med Første avdeling skulle finne at kravet til merkelikhet er oppfylt og da særlig i relasjon til innsigerens reg. nr , vil vi si oss enige i den beslutning Første avdeling traff i sin avgjørelse av 2. oktober 2006, nemlig at registreringen oppheves for varene footwear, sports and casual shoes; ski and snowboard boots i klasse 25 hvorimot registreringen opprettholdes for samtlige varer i klasse 9, 18, 28, 42 samt varene clothing, headgear for wear, gloves, sport gloves, ski and snowboard gloves i klasse 25." I tilsvar av 4. juni 2007 uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til ovennevnte sak og senest tilsvaret fra Marker International GmbH av 29. mars Vi vil understreke at det vesentlige for saken er at de figurative innslagene i det søkte merket ligger svært nær de figurative innslagene i klagers tidligere registrerte merker, særlig hva gjelder Wolverine s merker som er varemerkebeskyttet under reg. nr og Patentstyrets første avdeling har korrekt konkludert med at merkene er forvekselbare for så vidt gjelder footwear, sports and casual shoes; ski and snowboard boots i klasse 25. For disse foreligger det vareidentitet når de sammenholdes med fottøy, som er angivelsen under Wolverines registreringer. Det gjøres imidlertid gjeldende at forvekslingsrisikoen strekker seg lenger enn bare disse produktene. Samtlige av de utpekte varene under det søkte merket i klassene 9, 18, 25 og 28 vil i ikke ubetydelig grad omsettes i samme type forretninger, og det er nær sammenheng mellom klær/fottøy og for eksempel solbriller, sportsbagger, snowboard og snowboardbindinger, samt sportsartikler for øvrig. Dette er mote- og livsstilsprodukter, ofte med tilknyttet image-faktor, og de kan gjerne tilbys fra en og samme kommersielle aktør. Dessuten kan det uansett gjerne være, og også av forbrukere bli antatt å være, en kommersiell forbindelse mellom tilbyder av sko og tilbyder av eksempelvis solbriller, sportsbagger etc.

9 2. avd. sak nr Det vises til annen avdelings uttalelser i kjennelse nr MANGO. Spørsmålet der gjaldt hvorvidt det var forvekslingsrisiko mellom MANGO (kombinertmerke) for klokker mv. i klasse 14 og MANGO (ord) for klær, fottøy mv. i klasse 25. Fra avgjørelsen siteres: Det er i det foreliggende tilfellet en viss, men ikke stor, avstand mellom vareslagene. Produksjon av klokker krever en annen kompetanse enn produksjon av klær og fottøy, og fremstillingen skjer vanligvis ikke i samme fabrikker. Det er heller ikke noe direkte konkurranseforhold mellom vareslagene. På den annen side er det et visst fellesskap i bruk, og både klær, fottøy og klokker må i dag anses som utpregede mote- og livsstilsprodukter. Produktene retter seg mot samme kundegruppe, og man har i praksis sett en større grad av fellesskap når det gjelder design og kjennetegnsbruk. Det må legges til grunn at en slik praksis har bidratt til å forme gjennomsnittsforbrukerens forventninger, slik at gjennomsnittsforbrukeren lett vil tro at slike varer har felles kommersiell opprinnelse dersom de selges under samme eller lignende varemerker. Det synes ikke som første avdeling har tatt tilstrekkelig hensyn til de betraktninger annen avdeling her har anlagt. Etter vår vurdering synes avstanden mellom vareslagene å være vel så liten i nærværende sak, og til dels mindre, enn hva tilfellet er mellom klokker og klær/fottøy. Søker har antydet at dersom innsigelsen skulle føre frem vil konsekvensen nærmest måtte bli at man innrømmer innsiger en enerett til bokstaven M. For ordens skyld understrekes at innsiger ikke påberoper noen enerett til bokstaven M, men til sine varemerker slik de er registrert. De figurative elementene i søkers og innsigers merker har slående likheter ved seg, og en helhetsbedømmelse må lede til at forvekslingsrisikoen ikke kun kan anses begrenset til produkter som er identiske med fottøy, men også til mote- og livstilsprodukter som har en nær sammenheng med fottøy. For øvrig viser vi til og fastholder de anførsler som er fremsatt i vår klage av 4. desember 2006." I et siste innlegg av 4. juli 2007 uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings brev av 11. juni 2007 vedlagt gjenpart av uttalelse/tilsvar av 4. juni 2007 fra Bryn Aarflot AS og anmoder med dette om avgjørelse på foreliggende grunnlag." Saken er deretter tatt opp til behandling.

10 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling for de vareslagene som den internasjonale registreringen ble nektet virkning for i Norge. For de øvrige vareslag er 2. avdeling kommet til samme resultat som 1. avdeling. Etter varemerkelovens 49 annet ledd skal et internasjonalt registrert varemerke ikke gis virkning i Norge dersom merket ikke kunne ha vært registrert her i riket på grunn av bestemmelsene i 14. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkeloven 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EFdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I nærværende sak er det internasjonale merket M registrert for bl.a. footwear, sports and casual shoes i klasse 25. Innsiger har registrert sine merker for fottøy i samme vareklasse. Det foreligger således vareidentitet, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten.

11 2. avd. sak nr Likheten mellom det internasjonale merket og innsigerens merker skyldes utelukkende den felles bokstaven M. Bokstaven M mangler imidlertid særpreg for de aktuelle varene, og omfattes derfor ikke av vernet for innsigerens merker, jf. varemerkelovens 15 første ledd. Den grafiske utforming er ulik, og etter 2. avdelings oppfatning er de helhetsinntrykk som merkene vil gi gjennomsnittsbrukeren, så ulike at noen risiko for forveksling ikke vil oppstå. Innsigerens anførsel om at hans merker har ervervet et styrket særpreg gjennom bruk, kan heller ikke føre frem. Det er fra innsigerens side ikke dokumentert en bruk som kan ha ledet til at bokstaven M, i seg selv, er blitt innarbeidet for ham. Det skal i utgangspunktet mye til for at et varemerke som helt mangler særpreg, gjennom bruk erverver det særpreg som kreves for varemerkevern, jf. avgjørelsen i Rt s (GULE SIDER): Det skal meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres. Dette skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntrer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering. Dette fremgår blant annet av EF-domstolens dom i sak i C-108/109/97 CHIEMSEE premiss 44 og 47 (avsnitt 48). Det skal også vises til 2. avd. kj (M) av 11. desember 2006 og 2. avd. kj (M) av 14. april 2008, som begge bygger på en tilsvarende rettsoppfatning. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse delvis å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves for varene "footwear, sports and casual shoes; ski and snowboard boots" i klasse 25. For øvrig stadfestes avgjørelsen. Are Stenvik (sign.) Ida Andrén (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)