PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr Søknad nr Int. reg. dato: Prioritet: ( BX) Registreringshaver: Naluji Holding BV, Burg. Amersfoordtlaan 34, 1171DP Badhoevedorp, Nederland (tidl. innehaver: No-Excess Holding BV, New Yorkstraat 70, 1175RD, Lijnden, Nederland) WIPO-fullmektig: Novagraaf Nederland BV, Hogehilweg 3 NL-1101 CA, Amsterdam-Zuidoost, Nederland Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Innsiger: Next Retail Limited, Desford Road, LE194AT Enderby, Leicester, Storbritannia Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 12. mai 2006, hvorved tidligere beslutning om å innføre det internasjonalt registrerte ordmerket "NXS" i det norske varemerkeregisteret, og derved gi merket virkning i Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt direkte til registreringshaver og til innsigers fullmektig samme dato. Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med, og utpekningen av Norge gjelder for, følgende vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 18: Klasse 25: Klasse 35: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; pocket wallets, purses; leather shoulder belts; bags and travelling bags, such as handbags, trunks and rucksacks. Clothing, footwear, headgear. Retail sale and commercial intermediary services in the field of wholesale trading of the aforementioned goods, as well as import and export services in the field of the aforementioned goods.

2 Annen avd. sak nr Merket ble besluttet innført i det norske varemerkeregisteret den 24. februar 2005, med ovennevnte varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 10/2005, på side 53, med publiseringsdato mandag den 7. mars Innsigelse mot at merket gis virkning i Norge innkom til Patentstyret den 9. mai 2005, innen innsigelsesperiodens utløp. Melding om innsigelsen er kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 21/2005, side 33, med publiseringsdato mandag den 23. mai Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket "NXS" er egnet til å forveksles med innsigerens tidligere nasjonalt registrerte ordmerke "NEXT", reg. nr ( ), innlevert 24. september 1984 og registrert den 12. juni 1986 for alle varer i klassene 3, 14, 18, 24 og 25, samt egnet til å forveksles med innsigerens tidligere nasjonalt registrerte kombinerte varemerke "NX" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), innlevert 26. april 1994 og registrert den 6. juli 1995 for "fottøy (ikke opptatt i andre klasser), klær og hodeplagg" i vareklasse 25, og at det internasjonalt registrerte merket således er blitt innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 og 49 annet ledd, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 og 71). Reg. nr ( ) Varemerkeinnehaver har ifølge det internasjonale registrer oppnevnt en nederlandsk fullmektig for å ivareta sine interesser i forhold til det Internasjonale Byrå, men har ikke oppnevnt noen norsk fullmektig for å ivareta sine interesser ved innsigelsesbehandlingen i Patentstyrets Første avdeling.

3 Annen avd. sak nr Ved svarfristens utløp var det ikke innkommet noen imøtegåelse eller kommentarer verken fra innehaveren eller dennes i det internasjonale register oppførte fullmektig, og saken er avgjort av Første avdeling på det ved svarfristens utløp foreliggende grunnlag. Med hensyn til innsigers anførsler for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. a) Registrering nr Ordmerket NEXT er registrert for hele klasse 3, 14, 18, 24 og 25, mens innehavers merke er registrert for angitte varer i klasse 18, 25 og 35. Det er dermed på det rene at kravet til vareslagslikhet er oppfylt for varene i klasse 18 og 25. Når tjenestene i klasse 35 omfatter salg av de angjeldende varene, kan det kort slås fast at kravet til vare- og tjenesteslagslikhet er oppfylt. Til spørsmålet om kjennetegnslikhet skal bemerkes at merkene er visuelt sett nokså ulike. Riktignok har de en X og en N til felles, men forskjellene er her betydelig større enn likhetene. De er videre fonetisk svært forskjellige, innehavers merke vil bli uttalt "enn-eksess", mens innsigers merke vil uttales "nekst" i én stavelse. Også begrepsmessig er forskjellene betydelige, innehavers merke har ingen kjent betydning, mens innsigers merke består av det velkjente engelske ordet for "neste". Patentstyret finner det derfor klart at kravet til kjennetegnslikhet ikke er oppfylt, og at merkene således ikke kan anses som egnet til å forveksles jf. varemerkeloven 14. b) Registrering nr Det kombinerte merke NX er registrert for fottøy, klær og hodeplagg i klasse 25. Det foreligger dermed full vareslagsidentitet. Innsigers merke består av de to bokstavene NX, skrevet slik at skrålinjen i N-en løper sammen med den ene aksen av X-en. Det skal først bemerkes at til tross for bokstavenes plassering i forhold til hverandre er det ordelementet NX som er det dominante i innsigers merke. Innehavers merke består altså av de tre bokstavene NXS. Ingen av merkene har noen kjent betydning, og fremstår som fantasimerker. Fonetisk og visuelt kan det pekes på både forskjeller og likheter. Visuelt består likhetstrekkene i at innehavers merke tar opp i seg innsigers merke, og at det har de to første bokstavene til felles. Ulikheten består i tillegg til figurutformingen til at et trebokstavsmerke generelt gir et helt annet inntrykk enn et tobokstavsmerke. Fonetisk uttales innsigers merke "enn-eks" mens innehavers merke altså uttales "enn-eks-ess", de to første lydene er like, men innehavers merke har én stavelse/lyd mer.

4 Annen avd. sak nr Ut fra en helhetsvurdering, der det også er tatt hensyn til at merkene er registrert for identiske varer, er Patentstyret kommet til at en gjennomsnittsforbruker av klær og fottøy ikke vil ta feil av de to merkene, og at han heller ikke vil anta at det foreligger et fellesskap i kommersielt opphav mellom dem. Avgjørende vekt er lagt på de visuelle forskjellene, og dessuten på det faktum at tobokstavsmerker, som tidligere ble betraktet som prinsipielt uregistrerbare, normalt bør tilstås et relativt snevert vern. I dette tilfellet er tillegget av bokstaven S tilstrekkelig til at merkene må kunne eksistere ved siden av hverandre. Patentstyret er dermed kommet til at innehavers ordmerke NXS verken er egnet til å forveksles med innsigers registrerte ordmerke NEXT eller kombinerte merke NX i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35, jf. varemerkeloven 49 annet ledd, jf. 14 første ledd nr. 6. Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven 52 første ledd, jf. 21 a annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes for varene i klasse 18, 25 og 35, jf. varemerkeloven 21 a første ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 11. juli Klageavgift (klagegebyr) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 14. august I klagen uttaler innsigers fullmektig: "Patentstyrets 1. avdeling har funnet at innsigers merker NEXT og NX (reg.nr og ) og søkers merke NXS (søkn.nr ) ikke er forvekselbare. Innsiger deler ikke 1. avdelings syn i saken og for 2. avdeling vil innsiger bemerke følgende: Det er først og fremst på det rene at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet, noe også 1. avdeling har konkludert med. Jeg går derfor over til å omtale merkelikheten. Forvekselbarhet med innsigers reg.nr NEXT: Innsigers merke er et ordmerke bestående av bokstavene NEXT. Søkers merke er også et ordmerke bestående av bokstavene NXS. Det blir likevel feil når det av 1. avdeling uttales at forskjellene er her betydelig større enn likhetene. Det vises ikke til hvilke eventuelle forskjeller man refererer til. Det uttales deretter at [D]e er videre fonetisk svært forskjellige, innehavers merke vil bli uttalt enn-eks-ess. Man kan ikke kategorisk uttale seg om hvordan søkers merke vil være å uttale. Det er vel så sannsynlig at søkers merke vil uttales enn-eks ettersom uttalen av bokstaven X slutter med s. Dette gjør at innsigers og søkers merke fonetisk fremstår som svært like.

5 Annen avd. sak nr Videre fremstår merkene som visuelt svært like, her tatt i betraktning at man har å gjøre med to ordmerker. Det er klart at forbokstaven N i tillegg til bokstaven X er de mest fremtredende i begge merker og sannsynligvis det som vil sitte igjen i bevisstheten hos forbrukeren. Dersom man forestiller seg at klesplagg fra de to produsentene henger ved siden av hverandre i en butikk er det svært sannsynlig at forbrukeren vil anta at plaggene har samme kommersielle opprinnelse. Enn mer gjelder dette dersom plaggene forekommer i forskjellige utsalg. Som kjent vil ikke forbrukeren da ha anledning til å sammenligne de to merkene, men står igjen med et uklart erindringsbilde av de to merkene. Basert på den visuelle, men også fonetiske likheten, er det da svært sannsynlig at forbrukeren vil kunne forveksle de to merkene. Det er da mindre vesentlig om innsigers merke kan oppfattes å ha en betydning. I forhold til forvekselbarheten fra forbrukerens ståsted vil ikke det semantiske ha stor betydning, da merkene vil kunne oppfattes å ha samme kommersielle opprinnelse basert på den visuelle og fonetiske likheten. Det kreves ikke at to merker har samme betydning for at de kan oppfattes å stamme fra samme innehaver. Søkers merke må på grunnlag av det forannevnte anses å være forvekselbart med innsigers registrering nr Forvekselbarhet med innsigers reg.nr NX: Innsiger ønsker her å bemerke at når Patentstyret først har valgt å følge den praksis at tobokstavmerker er registrerbare, kan man ikke anføre at tobokstavmerker, som tidligere ble betraktet som prinsipielt uregistrerbare, normalt bør tilstås et relativt snevert vern. Har man først tatt det standpunkt at to-bokstavmerker er registrerbare, har de også krav på vern mot forvekselbare merker. Innsigers merke er et kombinert merke, mens søkers merke er et ordmerke. Dette gir i utgangspunktet søker anledning til å gi merket den utformingen som han ønsker. Eventuelle forskjeller og ulikheter visuelt sett blir dermed vanskelig å vurdere. Søkers merke tar opp i seg hele innsigers merke. Det er visuelt og fonetisk kun bokstaven S som skiller merkene. Det synes dermed underlig når 1. avdeling uttaler at gjennomsnittsforbrukeren av klær og fottøy ikke vil ta feil av de to merkene, og at han heller ikke vil anta at det foreligger et fellesskap i kommersielt opphav mellom dem. Innsiger vil på det sterkeste bestride dette. Både dersom forbrukeren ser merkene ved siden av hverandre eller møter merkene i forskjellige utsalg og ikke har anledning til å vurdere forskjeller og likheter mellom merkene, er det stor risiko for at merkene vil oppfattes å ha samme kommersielle opphav. En motsatt konklusjon synes det vanskelig å komme frem til basert på merkenes åpenbare likheter fonetisk og visuelt sett. Som nevnt under punktet om forvekselbarhet med innsigers reg.nr , kan søkers merke også antas å uttales enn-eks. Dermed blir det fonetisk sett identisk med innsigers merke som også vil bli å uttale enn-eks. Søkers merkes evne til å forveksles med innsigers merke er dermed åpenbar. På det forannevnte grunnlag må søkers merke anses å være forvekselbart med innsigers merke, reg,nr På vegne av innsiger bes om at innsigelsen tas til følge og at søkers merke nektes endelig registrering."

6 Annen avd. sak nr Den 26. juli 2006 ble gjenparter av klagen, i mangel av norsk fullmektig, oversendt direkte til så vel registreringshaver som til dennes i det internasjonale register oppførte fullmektig, med frist for uttalelse satt til 29. september Ved brev av 29. september 2006 melder Zacco Norway AS seg som fullmektig for registreringshaver i Norge, og ber samtidig om å bli tilstått en ytterligere frist for innsendelse av en imøtegåelse av klagen, under henvisning til at partene i nærværende innsigelsessak for tiden er i forhandlinger om en minnelig løsning av merkekonflikten. Ved Annen avdelings brev av 4. oktober 2006 er begge parters respektive norske fullmektiger informert om at klagesaken er besluttet stilt i bero i 6 måneder, i påvente av en sluttføring av de forannevnte forhandlinger. Ved Annen avdelings brev av 16. april 2007, foranlediget fra registreringshavers fullmektigs forespørsel av 4. april 2007 om å bli tilstått en ytterligere fristforlengelse, er begge parters fullmektiger informert om at klagesaken er besluttet stilt i bero på ubestemt tid, i påvente av partenes tilbakemelding om det endelige resultatet av nevnte forhandlinger om en minnelig løsning. Den 29. oktober 2012 sender Annen avdelings sekretariat følgende brev til partenes fullmektiger: "Vi viser til vårt brev av 16. april 2007, hvorved partene ble orientert om at klagesaken var besluttet stilt i bero. Ettersom det nå har gått svært lang tid, og vi ikke har hørt noe fra noen av partene, er saken nå besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Patentstyrets Annen avdeling på det foreliggende grunnlag." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige også slutte seg til avdelingens begrunnelse.

7 Annen avd. sak nr Etter varemerkeloven fjerde ledd kan registreringer som er skjedd før lovens ikrafttreden bare oppheves etter innsigelse i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter varemerkeloven Da det ikke er materielle endringer i de lovbestemmelser som vil berøres i saken, vil henvisningene i det følgende være til bestemmelsene i varemerkeloven Etter varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 70 og 71 annet ledd, kan et internasjonalt registrert varemerke ikke gis virkning i Norge dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra en tidligere dato. Spørsmålet om to merker er forvekselbare, avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, 4 første ledd bokstav b og 1 første ledd. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf. varemerkeloven 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt , NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I- 5507). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. høyesterettsdommen i Rt søtt + salt, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.

8 Annen avd. sak nr I saken her foreligger vareslagsidentitet for begge de av innsiger påberopte merker. Dette tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Annen avdeling er likevel enig med Første avdeling i at det er tilstrekkelige forskjeller mellom merkene til at risiko for forveksling ikke foreligger. Når det gjelder forvekselbarhetsvurderingen for innsigerens anførte ordmerke NEXT, finner Annen avdeling i likhet med Første avdeling at det er visuelle forskjeller mellom merkene ved at NEXT inneholder både en "E" og en "T", mens NXS på sin side inneholder enn "S" som ikke gjenfinnes i NEXT. I merker som består av få bokstaver kan slike visuelle forskjeller få atskillig betydning ved forvekselbarhetsvurderingen. Det er videre klart at det er begrepsmessige forskjeller mellom merkene ved at NEXT naturlig vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren som et meningsbærende ord i form av det engelske ordet for "neste", mens det internasjonalt registrerte merket ikke vil oppfattes å ha noen bestemt betydning. Selv om det ikke kreves at to merker har samme betydning for at de skal anses egnet til å forveksles, utgjør forskjeller i betydning likevel et moment i forvekselbarhetsvurderingen, når betydningsforskjellen, som her, vil bli oppfattet av den helt overveiende del av de aktuelle omsetningskretser. Annen avdeling finner dessuten at det er fonetiske forskjeller mellom merkene ved at innsigerens merke ut fra sin betydning vil uttales "nekst", mens det internasjonalt registrerte merket vil oppfattes som en mer vilkårlig bokstavkombinasjon, og dermed også uttales med alle tre bokstavene dvs. som "enn-eksess". Samlet sett finner Annen avdeling det klart at ordmerket NXS ikke kan anses egnet til å forveksles med ordmerket NEXT selv om det foreligger vareslagsidentitet. Når det gjelder innsigerens kombinerte merke NX holdt opp mot ordmerket NXS, finner Annen avdeling at forskjellene mellom merkene i form av den figurative utforming av merket NX og tillegget av en "S" i det internasjonalt registrerte merket NXS er tilstrekkelige til å hindre risiko for forveksling. Annen avdeling presiserer at det er merkene i den form de er registrert som er til vurdering i saken her. Det er dermed ikke nødvendig for Annen avdeling å ta stilling til om bruk av NXS i en bestemt figurativ utforming ville krenke innsigerens varemerkerett. Annen avdeling vil imidlertid bemerke at en registrering av ordmerket NXS ikke nødvendigvis gir innehaveren rett til å benytte dette merket i enhver figurativ utforming, slik innsigeren synes å legge til grunn. Dette vil bero på en nærmere vurdering av om den valgte utformingen ville medføre at merket ble egnet til å forveksles med innsigerens eldre merke.

9 Annen avd. sak nr Etter dette blir Annen avdelings konklusjon at det internasjonalt registrerte ordmerket NXS ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre varemerker når det benyttes for de aktuelle varer og tjenester, jf. varemerkeloven 16 første ledd bokstav a. Klagen kan etter dette ikke gis medhold, og Første avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Midtbø Stadshaug (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)