Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg.nr Søknadsnr Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo Innsiger: General Nutrition Investment Co., 300 Sixth Street, PA15222, Pittsburgh, Pasadena, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 30. september 2009, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket (bokstavkombinasjonen) ONC ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Søknaden om registrering av ordmerket ONC ble innlevert den 29. februar Merket ble besluttet registrert den 12. juni 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 26/2008, på side 14, med publiseringsdato mandag den 23. juni 2008, med følgende varefortegnelse: Klasse 5: Fungerende ernæringstilsetninger, nemlig naturlige matekstrakter fra sjøorganismer, nemlig fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell; diettilskudd; ernæringstilskudd fra fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell i mikroinnkapslet form, eller i form av kapsler, piller, tyggeprodukter, granulat, væske eller smørepålegg. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 20. august 2008; rettidig. En avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 36/2008, på side 132, med publiseringsdato mandag den 1. september Innsigelsen er begrunnet med at det søkte ordmerket "ONC" er egnet til å forveksles med det nasjonalt registrerte ordmerket "GNC", reg. nr ( ), innlevert den 12. desember 2006 og registrert den 5. oktober 2006 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 5, 29 og 35 (hele vare- og tjenestefortegnelsen er gjengitt nedenfor), og egnet til å forveksles det nasjonalt registrerte ordmerket "GNC LIVE WELL", reg. nr ( ), innlevert den 12. desember 2006 og registrert den 5. oktober 2006 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 5, 29 og 35 (hele vare- og tjenestefortegnelsen er gjengitt nedenfor), og at merket "ONC" således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 første ledd). Vare- og tjenestefortegnelse [identiske] tilhørende norsk varemerkeregistrering nr ( ) og norsk varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 5: Kosttilskudd. Klasse 29: Drikke og smoothie, inkludert frukt- og grønnsakdrikker og -smoothies, og smakstilsatte drikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- eller grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothie, inneholdende soya, havreolje, soyaolje, kreatin, druesukker, myseprotein, skummetmelk, yoghurt, melk eller melkeprotein; soya, havreolje, kreatin, soyaolje, druesukker, proteiner, skummetmelk, melkeprotein eller myseproteinkonsentrat, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- eller grønnsakssmakstilsatt soya, havreolje, kreatin, soyaolje, druesukker, melk, yoghurt, myseprotein og skummetmelkkonsentrat; soya, havreolje, kreatin, soyaolje, druesukker, skummetmelk, yoghurt, melk, protein eller myseprotein matbit/mellommåltid, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt- eller grønnsakssmakstilsatt soya, havreolje, kreatin, soyaolje, druesukker, myseprotein og skummetmelk matbit/mellommåltid. Klasse 35: Bistand og tjenester vedrørende detaljhandel knyttet til salg av helsekost, kosttilskudd, sportsenergiprodukter som nevnt i varefortegnelsen i klasse 29, treningssprodukter i form av utstyr, apparater og andre hjelpemidler, treningsbekledning, kosmetikk, kroppspleiepreparater i form av kremer, oljer, såper, shampoo, balsam, diagnostisert trenings- og aromaterapiprodukter i form av organiske, aromatiske/velduftende, flytende planteoljer og andre -komponenter, samt utstyr knyttet til behandling med slike preparater. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter.

3 Annen avd. sak nr Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 30. september 2009 hitsettes: Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det søkte merket ønskes registrert for "fungerende ernæringstilsetninger, diettilskudd, ernæringstilskudd i klasse 5. Innsigers registrering er blant annet registrert for blant annet "kosttilskudd i klasse 5. Den generelle angivelsen kosttilskudd anses å omfatte ernæringstilsetninger, diettilskudd og ernæringstilskudd. Det foreligger således vareoverlapping, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene, både vil henvende seg til en spesialisert omsetningskrets og den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at merkene er like både visuelt og fonetisk, og de gir ikke ulike assosiasjoner. Bokstavene O og G har lignende utforming, og det foreligger ingen høy grad av merkebevissthet for de aktuelle varene. Det er i denne sammenheng vist til Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse nr. 6710, ACO v. APO. og Lagmannsrettens avgjørelse i samme sak. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. Begge merkene består av tre bokstaver der første bokstav er forskjellig, O og G, mens de to etterfølgende bokstavene, N og C er like. Visuelt ligner merkene på hverandre ved at to av tre bokstaver er identiske og i samme rekkefølge. Patentstyret er likevel av den oppfatning at merkene også har visuelle forskjeller ved at nettopp den første bokstaven er forskjellig. Vi er ikke enig i at bokstavene O og G er så like at denne forskjellen overses. I tilfeller av merker som består av kun tre bokstaver vil én forskjell i en bokstav være mer merkbar enn om merkene hadde bestått av et større antall bokstaver. Dette gjelder særlig i de tilfellene forskjellen fremkommer først i merket.

4 Annen avd. sak nr Det antas videre at bokstavsammensetningen i disse merkene medfører at de vil bli uttalt bokstav for bokstav, O_N_C og G_N_C. Den ulike uttalen av de innledende bokstavene O og G, gjør merkene fonetisk forskjellige. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger fare for forveksling, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Det er i denne saken lagt særlig vekt på at merkene kun består av tre bokstaver, der den første bokstaven er både visuelt og fonetisk forskjellig. Det faktum at det er den innledende bokstaven som er ulik, skiller denne saken fra vurderingen av merkene ACO v. APO. Patentstyret kan heller ikke se at merkebevisstheten for kosttilskudd er så lav, at denne forskjellen vil bli oversett. Da innsigers registrering nr , GNC LIVE WELL også inneholder ordene LIVE WELL, må utfallet bli det samme i forhold til denne registreringen. Konkusjon: Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med registreringer nr , ordmerket GNC og nr , ordmerket GNC LIVE WELL. Merket er således registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd. Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom 30. november Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto 8. desember 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til avgjørelse truffet av Patentstyrets første avdeling den 30. september Avgjørelsen klages med dette inn for Patentstyrets 2. avdeling i henhold til varemerkelovens 22. Klagen er dermed rettidig i henhold til varemerkelovens 22a. Det anmodes om oversendelse av faktura for klageavgiften. Klagen begrunnes som følger: Klager General Nutrition Investment Co fastholder at varemerket ONC er egnet til å forveksles med General Nutrition Investments eldre registrerte varemerker GNC og GNC LIVE WELL i Norge, reg. nr og Når det gjelder vare/tjenesteslag er det altså både likhet og identitet mellom varene i klasse 5. GNC og GNC LIVE WELL er bla. registrert i klasse 5 for det generelle Kosttilskudd, og ONC er registrert for en rekke kosttilskudd/ ernæringsmidler særlig laget av ulike typer sjømat. Dette tilsier en streng vurdering av kjennetegnslikheten. Jf. bl.a. 2. avd. sak nr ELLE/ELLA hvor tjenesteoverlapping tilsa en streng vurdering av kjennetegnslikheten, og hvor merkene på fire bokstaver ble ansett forvekselbare, til tross for siste bokstav var ulik. Det at ELLA i motsetning

5 Annen avd. sak nr til ELLE ville oppfattes som jentenavn, var ikke tilstrekkelig til å forhindre en fare for forveksling. Når det gjelder merkelikhet i denne saken er merkene ONC/GNC riktignok korte og har ulik første bokstav, men de bokstaver som skiller merkene ligner hverandre og skaper liten avstand mellom merkene. Forskjellen mellom merkene skaper heller ikke noen ulike assosiasjoner eller forestillingsbilder. Derimot fremtrer ONC/GNC som helhet som like; 2 av 3 bokstaver er identiske, og endelsen NC vil feste seg hos omsetningskretsen. Produktene selges blant annet i dagligvarehandelen til en helt alminnelig og bred omsetningskrets, uten høy merkebevissthet. Omsetningskretsens innkjøp i dagligvarehandelen vil gjerne foretas raskt, og samtidig med innkjøp av andre dagligvarer. I lys av dette, og at varene ikke er særlig kostbare, vil ikke omsetningskretsen fokusere på eller oppfatte mindre ulikheter mellom merkene. Spørsmålet er ikke om merkene vil forveksles når de er stilt opp ved siden av hverandre, men om forvekslingsfare foreligger i lys av det ufullstendige bildet kundene har av merket i erindringen. En kunde som en tid tilbake har hørt om et ONC helsekostprodukt, eller som har sett en annonse for et ONC helsekostprodukt, vil bare ha et ufullstendig erindringsbilde av merket ONC. Når kunden under dagligvarehandelen møter helsekostprodukter under merket GNC, vil kunden i lys av nevnte lave merkebevissthet, vareslagsidentiteten og likheten i helhetsinntrykket forveksle merkene, og enten anta at de har samme produsent eller at det er et kommersielt fellesskap bak produktene. Merkene har som nevnt ikke noe ulikt betydningsinnhold og skaper ikke noen ulike assosiasjoner som motvirker forvekselbarhet i denne situasjonen. Kunden vil derimot huske at det er snakk om et kort... NC navn på helsekostprodukter, og vil kunne forveksle ONC med GNC og motsatt. Dette er en tilsvarende situasjon som i Patentstyrets Annen adv. sak 6710 fra 1999, hvor merkene ACO/APO ble funnet egnet til å forveksles for varer i klasse 5, blant annet p.g.a. at merkebevisstheten ikke var spesielt høy, og pga. at omsetningsmåten ikke var egnet til å motvirke forveksling. ACO/APO ble brakt inn for domstolene, som sluttet seg til Patentstyrets vurdering, jf. RG 2001 s Vi viser også til annen avdelings avgjørelse nr av 12. oktober 2009, hvor CULINA/Cusina ble ansett forvekselbare, p.g.a. stor vare- og tjenestelikhet og fordi den vanlige gjennomsnittsforbruker ikke har stor merkebevissthet. I denne sak er det både identitet i vareslag, likhet mellom merkene og lav merkebevissthet. Sammenholdt med varenes omsetningskrets og omsetningsmåte er merkene derfor forvekselbare. Vi ber derfor om at varemerkeregistrering ONC, reg. nr , nektes registrering i sin helhet." Ved Annen avdelings brev av 10. desember 2009 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til 10. februar 2010 til innsendelse av en eventuell imøtegåelse.

6 Annen avd. sak nr Det var ikke innkommet noe svar fra registreringshaver ved svarfristens utløp 10. februar Den 20. september 2010, foranlediget av e-postforespørsel fra Annen avdelings sekretariat, innkom følgende uttalelse fra registreringshavers fullmektig: "Vi viser til fra dere datert 14. september 2010 angående ovennevnte sak og kan bekrefte at dette er en bevisst unnlatelse." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige også tiltre Første avdelings begrunnelse. Annen avdeling finner at de to merkene er visuelt forskjellige idet de første bokstavene, O og G, er visuelt ulike i en slik grad at dette ikke vil overses av gjennomsnittsforbrukeren. I tillegg gjør den ulike uttalen av disse innledende bokstavene at merkene også fonetisk er forskjellige. Selv om det til dels foreligger vareoverlapping, og det dreier seg om varer som selges til en omsetningskrets uten en høy grad av merkebevissthet, anses merkene på bakgrunn av de nevnte ulikheter likevel tilstrekkelig forskjellige til at forvekslingsfare ikke foreligger. Søkeren har vist til Annen avdelings avgjørelser i sakene 7715 ELLE/ELLA (PS ) og 6710 ACO/APO, jf. RG 2001 s. 897, samt til sak nr CULINA/CUSINA. Annen avdeling finner imidlertid at alle disse tre sakene dreide seg om merker som både visuelt og fonetisk var mer like enn i saken her. Varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 (jf. varemerkeloven første ledd nr. 6), er dermed ikke til hinder for registrering av merket ONC. Innsigerens klage kan etter dette ikke gis

7 Annen avd. sak nr medhold, jf. varemerkeloven 29 annet ledd (jf. varemerkeloven a annet ledd). Første avdelings avgjørelse om å forkaste innsigelsen og opprettholde registreringen blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)