PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, Postboks 1524 Vika, N-0117 Oslo Innsiger: Sprell AS, Aslakveien 20 E, 0753 Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 13. april 2010, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket SPRELL LEVENDE ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Søknaden om registrering av ordmerket ble innlevert til Patentstyret den 17. september Merket ble besluttet registrert den 18. november 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 48/2008, side 20, med publiseringsdato mandag den 24. november 2008, med følgende varefortegnelse: Klasse 28: Spill, leker, gymnastikk- og sportsartikler. Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige aktiviteter. Klasse 44: Medisinske tjenester, -fysioterapivirksomhet/behandling. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 7/2009, på side 128, med publiseringsdato mandag den 9. februar 2009.

2 Annen avd. sak nr Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket SPRELL LEVENDE er egnet til å forveksles med det nasjonalt registrerte ordmerket SPRELL, reg. nr ( ), registrert den 16. april 2003 for varene "spill og leketøy" i klasse 28, og at merket SPRELL LEVENDE således er blitt registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4). Registreringshaver innga for Første avdeling ingen imøtegåelse av innsigelsen. Med hensyn til innsigers anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 13. april 2010 hitsettes: Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EUdomstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket ønskes registrert for "spill, leker, gymnastikk- og sportsartikler i klasse 28. Innsigers registrering er registrert for "spill og leketøy i klasse 28. Det foreligger således varelikartethet og vareidentitet mellom disse varene. Videre er det søkte merket søkt for "utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige aktiviteter" i klasse 41 og "medisinske tjenester, -fysioterapivirksomhet/behandling" i klasse 44. Disse tjenestene anses ikke likeartet med innsigers varer "spill og leketøy" i klasse 28. Det foreligger etter dette vareslagsliket i klasse 28, og graden av merkelikhet blir derfor avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene sett i forhold til de aktuelle varene, først og fremst vil henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Innsigers fullmektig anfører at det søkte merket SPRELL LEVENDE tar opp i seg innsigers merke SPRELL i sin helhet. SPRELL er dessuten en i øynefallende og særpreget del av dette merket. Innsiger selv har videre anført at merket SPRELL er et godt innarbeidet navn.

3 Annen avd. sak nr Patentstyret vil for det første bemerke at det søkte merket SPRELL LEVENDE er et fast uttrykk på norsk som betyr blant annet vital, våken, frisk, livlig og pigg. For varer som spill og leker vil merket være suggestivt og kunne gi forestillinger som fysisk utfoldelse, friskhet, energi mv. Innsigerens merke består av ordet SPRELL alene, som betyr uventet bevegelse eller påfunn. Brukt i forbindelse med spill og leketøy er merket suggestivt og vil gi assosiasjoner som morsomme påfunn, tøys og tull, rampestreker eller triks. Det er riktig at det søkte merket tar opp i seg innsigers merke i sin helhet. Videre er det identiske elementet plassert først i innsigerens merke. Det er normalt slik at innledningen av et merke i størst grad fester seg i bevisstheten hos gjennomsnittsforbrukeren, og det første elementet vil også kunne dominere helhetsinntrykket. Likevel er det merkene som helhet som skal vurderes. De to merkene vil gi ulike assosiasjoner fordi betydningen av det felles elementet SPRELL endres når det forekommer i det faste uttrykket SPRELL LEVENDE. Patentstyret anser at begge merker er suggestive i forhold til de aktuelle varene, men at de gir tilstrekkelig ulike assosiasjoner til at de ikke vil forveksles. SPRELL alene peker mest mot tøys og moro, mens SPRELL LEVENDE mer til fysisk aktivitet og helse. Når det gjelder innsigers anførsel om at SPRELL er et godt innarbeidet navn, har vi ikke mottatt noen dokumentasjon for dette. Særlig sterk innarbeidelse av det eldste kjennetegnet vil kunne tillegges vekt ved vurdering av kjennetegnslikheten, ved at innarbeidelsen kan styrke merkets særpreg. Da det ikke foreligger dokumentasjon for dette i saken, kan det ikke foretas noen vurdering av dette. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene og tjenesten, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a andre ledd. Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom fredag den 11. juni 2010; rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: "På vegne av vår klient, Sprell AS, vil vi med dette innlevere klage på Patentstyrets første avdeling sin avgjørelse av innsigelse mot registrering av varemerket SPRELL LEVENDE, etter varemerkeloven (vml.) 22 annet ledd. Klagefristen er Vår klage er således rettidig innlevert. Vi gjør først oppmerksom på at Onsagers AS har overtatt fullmektigvervet i denne saken. Forskriftsmessig generalfullmakt er vedlagt dette brev. Sprell Levende AS, Fjellhamar, leverte sitt ordmerke SPRELL LEVENDE til registrering

4 Annen avd. sak nr Merket ble søkt registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 28 Spill, leker, gymnastikk- og sportsartikler. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige aktiviteter. Klasse 44 Medisinske tjenester, -fysioterapivirksomhet behandling. Merket ble besluttet registrert og fikk registreringsnummer Registreringen ble kunngjort i Norsk varemerketidende Sprell AS, Oslo, med Norsk Patentbyrå AS, Oslo, som fullmektig leverte i innsigelsesperioden inn innsigelse begrunnet med at merket var egnet til å forveksles med innsigers registrering nr , ordmerket SPRELL, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Innsigers registrering omfatter følgende varefortegnelse: Klasse 28: Spill og leketøy. Søker svarte ikke på innsigelsen, men saken ble likevel avgjort til søkers fordel basert på det grunnlag som var forelagt Patentstyrets første avdeling. Patentstyrets første avdeling har vurdert innsigelsen hva gjelder da aktuelle varene i klasse 28. Innsiger har ikke kommentarer til vurderingen av vareslagslikheten i saken. Patentstyrets første avdeling la i sin avgjørelse avgjørende vekt på at det søkte merket SPRELL LEVENDE er et fast uttrykk på norsk som betyr blant annet vital, våken, frisk, livlig og pigg. Det ble hevdet at for varer som spill og leker vil merket være suggestivt og kunne gi forestillinger som fysisk utfoldelse, friskhet, energi mv. Videre ble det trukket frem at innsigerens merke består av ordet SPRELL alene, som betyr uventet bevegelse eller påfunn. Brukt i forbindelse med spill og leketøy er merket suggestivt og vil gi assosiasjoner som morsomme påfunn, tøys og tull, rampestreker eller triks. Første avdeling anerkjente at det søkte merket tar opp i seg innsigers merke i sin helhet. Videre ble det kommentert at det identiske elementet plassert først i innsigerens merke. Første avdeling kommenterte videre at det er normalt slik at innledningen av et merke i størst grad fester seg i bevisstheten hos gjennomsnittsforbrukeren, og det første elementet vil også kunne dominere helhetsinntrykket. Likevel fant Første avdeling etter en helhetsvurdering at de to merkene vil gi ulike assosiasjoner fordi betydningen av det felles elementet SPRELL endres når det forekommer i det faste uttrykket SPRELL LEVENDE. Første avdeling anså begge merker som suggestive i forhold til de varer i klasse 28, men hevdet at de gir tilstrekkelig ulike assosiasjoner til at de ikke vil forveksles. Til dette ble det lagt til at SPRELL alene peker mest mot tøys og moro, mens SPRELL LEVENDE mer til fysisk aktivitet og helse. Etter dette fant Første avdeling at registreringen av det søkte merket skulle opprettholdes mot

5 Annen avd. sak nr innsigelsen. Vi kan ikke slutte oss til Første avdelings vurderinger i denne saken. Vi vil først knytte noen kommentarer til den vurdering Første avdeling har lagt til grunn i forhold til omsetningskretsens flyktighet. Det må i vurderingen av om to merker er egnet til å forveksles ikke legges til grunn den samme grundige og nyanserte vurdering som en saksbehandler har anledning til å foreta i saksbehandlingen av en varemerkesøknad. Det må legges til grunn at gjennomsnittforbrukeren ofte møter et varemerke i et flyktig øyeblikk, og at både uttale og erindringsbilde da kan fremstå som noe annerledes og mindre nyansert enn ved den grundigere vurdering man har anledning til å gjøre i søknadsbehandlingen. Vi viser i denne sammenhengen til EF domstolens avgjørelse C- 342/97, Lloyd v. Klijsen, premiss 26, hvor det bl.a. heter at "However, account should be taken of the fact that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his (rust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind. It should also be borne in mind that the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question. " Hva gjelder de aktuelle varene i denne saken, fines det ikke grunnlag for å hevde at det her er tale om varer hvor gjennomsnittsforbrukeren har et høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig, vi finner del derfor lite trolig at gjennomsnittsforbruker vil foreta en grundig språklig analyse av forskjellene mellom SPRELL og SPRELL LEVENDE i møtet med disse varemerkene i en flyktig kjøpssituasjon. Vi vil også understreke at det i praksis er slått fasl at fonetisk likhet alene kan være nok til å fastslå at merker er egnet til å forveksles. Dette er slått fast i den ovennevnte avgjørelse fra EFdomstolen (premiss 28), og i Annen avdelings avgjørelse nr denne saken er det fonetisk identitet mellom de felles elementer i de to merkene. Første avdeling har i denne saken lagt avgjørende vekt på de begrepsmessige forskjellene i merkene. Vi vil hevde at det her er lagt for stor betydning på meget små nyanser i assosiasjoner merkene vil kunne gi. Det er for eksempel hevdet at SPRELL vil kunne gi assosiasjoner til "tøys og moro", mens SPRELL LEVENDE vil kunne gi assosiasjoner til "fysisk aktivitet". Etter vårt skjønn er dette overlappende assosiasjoner. Videre vil vi hevde at det lagt altfor liten vekt på de åpenbare fonetiske og visuelle likhetene i merkene felles element. Vi skal også trekke frem at det søkte merket opptar det tidligere merket i sin helhet. Selv i vurderinger hvor det tidligere merket ikke utgjør et dominerende element i det søkte merket, vil det tidligere merkets iboende særpreg og plassering i det søkte merket medføre at det beholder sin selvstendige atskillelsesevne i det søkte merket. Dette må kunne sies å være tilfelle i denne saken hvor merket SPRELL LEVENDE i en flyktig omsetningssituasjon vil fremstå som en variant av det tidligere merket SPRELL. Første avdelings vurdering vil i denne saken medføre at det tidligere merket vil fratas det vern det har oppnådd ved registrering. Vi viser i denne sammenheng til EF-domstolens avgjørelse i C-120/04, premiss 30 flg. Etter dette mener vi at Første avdelings avgjørelse i denne saken må oppheves, og at registreringen av det søkte merket må oppheves etter vml. 21a.

6 Annen avd. sak nr Ved Annen avdelings brev av 21. juni 2010 er registreringshaver oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til 23. august 2010 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 1. juli 2010; innen fakturafristen. I sin imøtegåelse, innkommet den 19. august 2010, uttaler registreringshavers (Sprell Levende AS') fullmektig: "ANNEN AVD. SAK NR INNSIGELSESSAK I FORBINDELSE MED REGISTRERING AV VAREMERKE REG NR IMØTEGÅELSE AV KLAGE 1 INNLEDNING Vi representerer Sprell Levende AS ( innklagede ) i ovennevnte innsigelsessak. Det vises til Patentstyrets brev datert 21. juni 2010 med oversendelse av Sprell AS ( klager ) klage til Annen avdeling av 11. juni 2010, gjeldende Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 13. april i saken. Patentstyret har gitt innklagede frist til 23. august 2010 med å besvare klagen. Dette inngis herved innen nevnte frist. Innklagede opprettholder Første avdelings begrunnelse i avgjørelsen av 13. april 2010, og viser overordnet sett til denne. I dette innlegget ønsker innklagede derfor kun å komme med visse utfyllende kommentarer samt å imøtegå enkelte av klagers anførsler. 2 AVSTANDEN MELLOM MERKENE UTELUKKER FORVEKSLINGSFARE Klagen er begrunnet i påstått fare for forveksling mellom SPRELL og SPRELL LEVENDE. Første avdeling konkluderte med at avstanden mellom merkene er tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare. Dette er klager enig i. Som Første avdeling påpeker, er det merkenes helhetsinntrykk som skal sammenlignes, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-251/95 Sabel og C-342/97 Lloyd. Avgjørende for vurderingen er graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, jf. C-251/95 Sabel, C-342/97 Lloyd og C- 120/04 Thomson Life. SPRELL og SPRELL LEVENDE etterlater ulike helhetsinntrykk. Dette kommer av at det foreligger visuell, fonetisk og ikke minst en klar begrepsmessig forskjell mellom merkene, som gjør at de gir helt ulike forestillingsbilder og assosiasjoner. Det vises i denne sammenheng til Første avdelings avgjørelse side 2 sjette avsnitt flg. Innklagede legger for ordens skyld til at sprell, skrevet før levende, fungerer forsterkende på levende, på samme måte som spill levende, se bilag 1 fra Norsk riksmålsordbok. I Norske synonymer brukes sprell levende som en forklaring på ordet levende, se bilag 2. Betydningen av sprell levende er følgelig en helt annen enn sprell, som betyr løssluppen handling o.l., se Første avdelings avgjørelse. Innklagede er ikke enig med klager i at gjennomsnittsforbrukeren som må antas å være alminnelig opplyst, oppmerksom og med en alminnelig språkforståelse ikke vil være i stand til

7 Annen avd. sak nr å få med seg denne forskjellen. Forskjellen må antas å fanges opp relativt umiddelbart, uten behov for en forutgående grundig språklig analyse, slik klager hevder. EU-domstolen uttaler i blant annet C-334/05 P Shaker og C-120/04 Thomson Life, at gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg. Sprell levende er et velkjent begrep i det norske språk, og de to bestanddelene har samlet sett et annet betydningsinnhold enn SPRELL alene. I SPRELL LEVENDE inngår SPRELL som en integrert del av et helhetlig og sammenhengende språklig uttrykk, se sitatet fra Annen avd. sak nr nedenfor. Av denne grunn er det av underordnet betydning at innklagedes merke tar opp i seg klagers merke som en av to bestanddeler. Når det gjelder klagers henvisning til C-120/04 Thomson Life, følger det av avsnitt 29 i denne avgjørelsen at: I forbindelse med efterprøvelsen af, om der foreligger risiko for forveksling, betyder vurderingen af ligheden mellem to varemærker ikke, at der alene skal tages hensyn til en bestanddel i et sammensat varemærke, og at denne bestanddel skal sammenlignes med et andet varemærke, men at sammenligningen tværtimod skal foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed. Dette udelukker ikke, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele (jf. kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 32). (Uthevet her). Helhetsinntrykket til SPRELL LEVENDE domineres ikke av SPRELL. Siden sprell som nevnt forsterker levende, synes det uansett mer nærliggende å anse LEVENDE som dominant. SPRELL er ikke en spesielt særpreget, uavhengig del av innklagedes merke, det vises i denne sammenheng til Annen avdelings avgjørelse i sak nr (PS ), POLO / US POLO ASSOCIATION, der det forelå overlapping mellom vareslagene: Det anmeldte merket tar helt opp i seg det tidligere registrerte merket. Ordmerket U.S. POLO ASSOCIATION har imidlertid tillegg, utover merkeelementet POLO, som gjør at det skiller seg klart fra det motholdte merket både visuelt, fonetisk og begrepsmessig. Ordet POLO i det anmeldte merket kan ikke sies å innta an independent distinctive role in the composite sign, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMPSON LINE), premiss 35, og Høyesteretts avgjørelse i Rt ( Søtt + Salt ). Merkeelementet POLO inngår i stedet som en integrert del av et helhetlig og sammenhengende språklig uttrykk. Samlet sett er merkene så ulike at det, etter 2. avdelings syn, ikke foreligger forvekslingsfare. Det vises for øvrig til Annen avdelings saker nr (MAX / ISOMAX) og nr (ACTION / ACTIO). 3 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER På bakgrunn av den ovenstående mener innklagede at Første avdelings avgjørelse skal stadfestes og innsigelsen forkastes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Innklagede er, som Første avdeling, av den oppfatning at det ikke foreligger forvekslingsfare, selv om det er delvis vareoverlapping i klasse 28. Innklagede ber om at Annen avdeling gir

8 Annen avd. sak nr beskjed dersom den mot formodning anser en begrensning av varefortegnelsen i klasse 28 for å være nødvendig." I tilsvar, innkommet den 29. september 2010, uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til Styrets oversendelse av av motpartens tilsvar i denne saken, med frist til tilsvar/ kommentarer Vårt tilsvar er således rettidig. Vi viser først til de argumenter som fremkom av vår innsigelse i denne saken. Videre ønsker vår klient å knytte enkelte kommentarer til de argumenter som er fremsatt i motpartens tilsvar. Det hevdes at merkene SPRELL LEVENDE og SPRELL etterlater ulike helhetsinntrykk. Dette begrunnes hovedsakelig med at det foreligger en påstått klar begrepsmessig forskjell. Motparten ser altså bort fra at merkene i sitt første og dominerende element er fonetisk og visuelt identiske. Det legges til grunn at gjennomsnittforbrukere vil foreta en språklig analyse av merkene, og konkludere med at SPRELL betyr "løssluppen handling", mens SPRELL LEVENDE er synonymt med "spill levende" og videre at SPRELL i denne sammenheng kun fungerer som en forsterker av elementet LEVENDE. Dette påstås å være det dominerende element i motpartens merke. Vi kan ikke si oss enige i denne konklusjonen. For det første er merkene som nevnt identiske både visuelt og fonetisk i sitt første element. Vi mener videre at dette er det element som vil sitte igjen i gjennomsnittsforbrukernes erindring. Til dette skal det også legges til at vi er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren av leker neppe vil ha verken Norsk Riksmålsordbok eller ordnett tilgjengelig i den flyktige omsetningssituasjonen de aktuelle produktene presenteres. Vi viser i denne sammenheng igjen til C-342/97, Loyd v. Klysen, premiss 26, som ble sitert i vår innsigelse. Videre kan vi ikke se at det foreligger en slik klar begrepsmessig forskjell mellom merkene som det motparten ser ut til å hevde. Etter vårt syn vil de eventuelt subtile forskjeller i erindringsbildet til betydningen "spill levende" og "løssluppen handling" ikke være tilstrekkelig til å slå fast at en rimelig opplyst gjennomsnittsforbruker ikke vil forveksle merkene SPRELL og SPRELL LEVENDE, eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom merkene, for eksempel ved at SPRELL LEVENDE er en variant eller undergruppe av SPRELL. Dersom Annen Avdeling likevel skulle komme til at SPRELL ikke utgjør det dominerende element i det søkte merket, er vi av den oppfatning at dette ikke kan ha avgjørende betydning i denne saken. Det iboende særpreget og plasseringen av SPRELL i SPRELL LEVENDE medfører at det beholder sin selvstendige adskillelsesevne i SPRELL LEVENDE. Til dette kommer i tillegg at forskjellen i begrepsinnhold er subtil mellom merkene. En annen konklusjon vil frata SPRELL det vern det har oppnådd ved registrering. Vi viser i denne sammenheng igjen til C-120/04, premiss 30 flg., hvor det blant annet heter at "However, beyond the usual case where the average consumer perceives a mark as a whole, and notwithstanding that the overall impression may be dominated by one or more

9 Annen avd. sak nr components of a composite mark, it is quite possible that in aparticular case an earlier mark used by a third party in a composite sign including the name of the company of the third party still has an independent distinctive role in the composite sign, without necessarily constituting the dominant element. In such a case the overall impression produced by the composite sign may lead the public to believe that the goods or services at issue derive, at the very least, from companies which are linked economically, in which case the likelihood of confusion must be held to be established. The flnding that there is a likelihood of confusion should not be subject to the condition that the overall impression produced by the composite sign be dominated by the part of it which is represented by the earlier mark. If such a condition were imposed, the owner of the earlier mark would be deprived of the exclusive right conferred by Article 5(1) of the directive even where the mark retained an independent distinctive role in the composite sign but that role was not dominant. " Samlet sett er vi av den oppfatning at det ikke er tilstrekkelig for å konkludere med at det ikke foreligger fare for forveksling at merkene ved grundig analyse har nyanseforskjeller hva gjelder sin språklige betydning. Vi vil hevde at begge merkene vil etterlate et likt eller lignende erindringsbilde hos gjennomsnittsforbrukeren, og videre at det må legges avgjørende vekt på at merkene er identiske i sitt første og dominerende element, både fonetisk og visuelt. Etter dette er vi fortsatt av den oppfatning at Første avdelings avgjørelse i denne saken må oppheves, og at registreringen av det søkte merket må oppheves etter varemerkelovens (1961) 21 a." I et siste innlegg, innkommet den 17. mars 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets Annen avdelings brev av 19. januar 2011, med oversendelse av Sprell AS tilsvar av 29. september 2010 til Sprell Levende AS innlegg av 19. august I brevet fra Annen avdeling er Sprell Levende AS gitt frist til 21. mars 2011 for kommentarer. Sprell AS tilsvar er allerede tilstrekkelig imøtegått i Sprell Levende AS innlegg av 19. august 2010 samt Første avdelings avgjørelse av 13. april Vi bemerker derfor bare med henvisning til begrunnelsen i de to sistnevnte dokumentene at Sprell Levende AS ikke deler det syn som fremgår av argumentasjonen i Sprell AS siste tilsvar. Sprell Levende AS fastholder på denne bakgrunn at Første avdelings avgjørelse skal stadfestes og innsigelsen forkastes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Innklagede er, som Første avdeling, av den oppfatning at det ikke foreligger forvekslingsfare, selv om det er delvis vareoverlapping i klasse 28. Innklagede ber om at Annen avdeling gir beskjed dersom den mot formodning anser en begrensning av varefortegnelsen i klasse 28 for å være nødvendig."

10 Annen avd. sak nr Ved Annen avdelings brev av 24. mars 2011 er innsiger oversendt til orientering gjenpart av registreringshavers siste innlegg datert 16. mars Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige også slutte seg til Første avdelings begrunnelse. I innsigelsessaker gjelder fortsatt reglene i varemerkeloven av 1961 når det er reist innsigelse mot et varemerke som ble registrert før varemerkeloven av 2010 trådte i kraft. Slike registreringer kan oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig bare i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter varemerkeloven av 1961, jf. varemerkeloven av fjerde ledd første punktum. Etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 (ny lov 16 bokstav a) kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra en tidligere dato. Spørsmålet om to merker er forvekselbare, avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd (ny lov 16 bokstav a, 4 første ledd og 1 første ledd). Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf. varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd (ny lov 4 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt , NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507).

11 Annen avd. sak nr Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. høyesterettsdommen i Rt søtt + salt, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I saken her foreligger vareoverlapping for så vidt gjelder spill og leketøy i klasse 28. Dette tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det særlig legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det er for Annen avdeling ikke knyttet anførsler til innarbeidelse av innsigerens merke, og det er heller ikke innlevert noen dokumentasjon i den forbindelse. Annen avdeling går derfor ikke inn på hvilken betydning dette eventuelt kunne fått for vurderingen av kjennetegnslikheten. Registreringshavers merke tar i sin helhet opp i seg innsigerens eldre ordmerke, og følgelig foreligger visuell og fonetisk identitet hva gjelder dette merkeelementet. Ordmerket SPRELL LEVENDE har imidlertid et tillegg, som medfører at dette merket etterlater et annet helhetsinntrykk enn innsigerens merke både visuelt, fonetisk og begrepsmessig. Annen avdeling viser til at SPRELL skrevet før LEVENDE må anses å fungere forsterkende på LEVENDE. De to merkeelementene kan ikke ses adskilt fra hverandre, men inngår i et sammensatt språklig uttrykk som samlet sett gir assosiasjoner til en høy grad av vitalitet. Annen avdeling kan ikke se at SPRELL har noen selvstendig og uavhengig adskillende rolle i dette merket, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C120/04 Thomson Life premiss 35 og Høyesteretts avgjørelse i Rt søtt + salt avsnitt 64. I stedet inngår SPRELL som en integrert del av et helhetlig og sammenhengende språklig uttrykk, jf. Annen avdelings avgjørelse i PS I innsigerens merke derimot, står SPRELL alene. Det får da en annen betydning enn i registreringshaverens merke, ved å gi assosiasjoner til morsomme påfunn, spillopper og rampestreker. Annen avdeling er enig med innsigeren i at det ikke er tale om varer hvor gjennomsnittsforbrukeren har et høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig. Annen avdeling finner imidlertid at

12 Annen avd. sak nr de ovennevnte begrepsmessige forskjellene mellom merkene er klare og vil fanges opp av gjennomsnittsforbrukeren relativt umiddelbart. Etter dette finner Annen avdeling at kjennetegnene samlet sett er så ulike at det ikke foreligger forvekslingsfare for spill og leketøy i klasse 28. Det foreligger dermed heller ikke forvekslingsfare for de øvrige varer og tjenester som registreringshavers merke er registrert for, der det ikke foreligger vareslagslikhet. Klagen kan etter dette ikke gis medhold. Første avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Ida Andrén (sign.)