PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines System - Denmark-Norway-Sweden, Stockholm, Sverige Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 13. mars 2007, hvorved tidligere beslutning om å innføre det internasjonalt registrerte ordmerket EB EUROPE BONUS i varemerkeregisteret ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes respektive fullmektiger samme dag. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Klasse 35: Klasse 36: Klasse 39: Klasse 41: Klasse 43: Klasse 44: Cash registers; calculators; data processing equipment and computers; magnetic recording carriers; bank or customer cards with chips and/or magnetic stripes, in particular withdrawal, cheque and credit cards; data processing equipment for cashless monetary transactions. Advertising; public relations; business management consultancy; business management and organization consultancy; office work. Financing; money transactions; insurance; real estate; electronic money transfer in particular through telebanking, online banking and internet banking; carrying out banking transactions through EDP networks. Services of travel agencies and travel agents, not included in other classes. Entertainment; sporting and cultural activities. Accommodating and catering of guests; hotel booking. Health and beauty care. Under saksbehandlingen ble varefortegnelsen i klasse 9 (øvrige klasser ikke berørt) begrenset til: Klasse 9: Cash registers; calculators; bank or customer cards with chips and/or magnetic stripes, in particular withdrawal, cheque and credit cards; data processing equipment for cashless monetary transactions. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for internasjonale registreringer, se varemerkelovens 58.

2 2. avd. sak nr Innsigelsene var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket EB EUROPE BONUS er egnet til å forveksles med innsigers registrerte og innarbeidede ordmerke SAS EUROBONUS, reg. nr ( ), bl.a. registrert for forsikrings- og kredittjenester i klasse 36, transportvirksomhet i tjenesteklasse 39 og tjenester knyttet til restauranter, kaféer og hoteller i klasse 42 (hele tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), samt egnet til å forveksles med innsigers innarbeidede varemerker SAS EUROBONUS og EUROBONUS, og at merket EB EUROPE BONUS således er blitt innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 2, 4 og 6 første ledd, jf. varemerkelovens 49 annet ledd. Komplett liste over de tjenester ordmerket SAS EUROBONUS er registrert for: Klasse 36: Klasse 39: Klasse 42: Forsikringsagenturvirksomhet; kreditt-tjenester; utstedelse og innløsing av reisesjekker; valutaveksling; kredittkorttjenester. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Restauranter, kaféer, hoteller, reservering av innlosjering, informasjonstjenester gitt av et flyselskap. Med hensyn til partenes anførsler og dokumentasjon fremlagt for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Innsigers registrerte merke har en varefortegnelse som omfatter forsikrings- og kredittjenester i klasse 36, transportvirksomhet i klasse 39 og tjenester knyttet til restauranter, kaféer og hoteller i klasse 42. Det foreligger dermed vareslagslikhet i det innehavers merke er internasjonalt registrert for blant annet de samme tjenestene som innsigers merke. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer,

3 2. avd. sak nr premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Spørsmålet om kjennetegnslikhet mellom merkene EB EUROPE BONUS og SAS EUROBONUS må tas på bakgrunn av merkenes helhetsinntrykk. Innehavers merke består av bokstavene EB og tillegget EUROPE BONUS, mens innsigers merke består av bokstavene SAS og tillegget EUROBONUS. Når det gjelder bokstavkombinasjonene EB og SAS er disse åpenbart ikke egnet til å forveksles alene. Når det gjelder teksten EUROPE BONUS/EUROBONUS, angir denne opprinnelses- eller anvendelsessted og innhold i de aktuelle tjenestene. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merkeelementene EUROPE BONUS og EUROBONUS som særskilte kjennetegn, men som beskrivende tillegg til elementene SAS og EB. Merkenes helhetsinntrykk skilles ytterligere ved at innehavers merke har ordene EUROPE BONUS som to ord, mens innsigers merke er dratt sammen til EUROBONUS. Selv om disse elementene er uregistrerbare hver for seg, vil merkenes helhetsinntrykk påvirkes av dette faktum. Patentstyret finner at det ikke foreligger kjennetegnslikhet mellom innehavers merke og innsigers registrering Med hensyn til anførselen om at det innsigers merke EUROBONUS har vunnet særpreg gjennom bruk, er Patentstyret enige i at det innsendte materialet dokumenterer at merket er innarbeidet slik loven krever, jf. varemerkeloven 2 og 13 første ledd. Dokumentasjonen viser at merket er alminnelig kjent blant den relevante omsetningskretsen her i riket som bonusprogram for flyreiser. Vi legger til grunn at innarbeidelsen kun referer seg til disse tjenestene, da det må stilles strenge krav til innarbeidelse av et deskriptivt merke, jf. Høyesteretts avgjørelse av merket, Gule Sider, Rt s. 1601, premiss 47 og 48. Når det gjelder vareslagslikheten er disse tjenestene liknende varer som "services of travel agencies and travel agents" i klasse 39 i det internasjonalt registrerte merkets varefortegnelse. Hva angår spørsmålet om kjennetegnslikhet mellom det internasjonalt registrerte merket EB EUROPE BONUS og det innarbeidede merket EUROBONUS vises til drøftelsen ovenfor. Vi legger til at det er den sammenstilte formen EUROBONUS som er innarbeidet, og at gjennomsnittsforbrukeren kjenner igjen merket nettopp i denne formen, brukt på de meget spesifikke tjenestene. Det vil derfor ikke være naturlig å assosiere til dette merket i møte med merket EB EUROPE BONUS brukt på andre, om enn beslektede, tjenester. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at innehavers merke ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering , ordmerket SAS EUROBONUS, eller innsigers innarbeidede merke EUROBONUS i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 14 første ledd nr. 6. Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21 a annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes for varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 35, 36, 39, 41, 43 og 44, jf. varemerkeloven 21 a annet ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 14. mai Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 25. mai 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

4 2. avd. sak nr I klagebegrunnelsen anfører innsigers fullmektig: "Vi viser til Patentstyret avgjørelse av 13. mars 2007 hvoretter internasjonal reg.nr , ordm. EB EUROPE BONUS ble opprettholdt etter innsigelse fra Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden på grunnlag av reg.nr , ordm. SAS EUROBONUS samt innarbeidelse av varemerkene SAS EUROBONUS og EUROBONUS. Med dette tillater vi oss å påklage avgjørelsen til Patentstyrets Annen avdeling, jfr. varemerkeloven 22. Faktura for klageavgift kr imøteses. Klagen er basert på det syn at Patentstyret har utøvet feil skjønn i dette tilfellet. Etter innsigerens oppfatning er søkerens merke EB EUROPE BONUS egnet til å forveksles med innsigerens registrerte varemerke SAS EUROBONUS. Det faktum at Patentstyret anser EUROBONUS som et innarbeidet varemerke for innsigeren, burde også lede til at søkerens merke nektes registrering i det minste for så vidt gjelder den internasjonale registreringens klasse 39. Når det gjelder vårt syn på merkelikheten, vises til innsigelsen av 20. desember 2004 og vårt kompletterende brev av 14. januar 2005 med dokumentasjon for innarbeidelsen av varemerkene SAS EUROBONUS og EUROBONUS for et såkalt frequent flyers/travellers program. Den omstendighet at søkerens merke inneholder elementet EB og innsigeren også bruker sitt innarbeidede varemerke EUROBONUS i kombinasjon med elementet SAS kan ikke forhindre forvekslingsfare. Det forhold at et varemerke inneholder et eldre registrert eller innarbeidet varemerke har aldri vært ansett for å skape tilstrekkelig avstand når merkene gjelder samme eller likeartede varer eller tjenester. Vi minner også om at forvekslingsfare vil måtte statueres allerede i det tilfellet søkerens merke kan gi assosiasjoner til det registrerte merket eller dets innehaver noe som åpenbart vil være tilfelle i denne saken. Den omstendighet at EUROPE BONUS skrives i to ord i søkerens merke mens innsigeren skriver det i ett ord som EUROBONUS kan ikke være avgjørende da det må anses som en uvesentlig endring som ikke endrer ved omtalen av merkene. Selv om det skulle være slik som Patentstyret anfører, nemlig at gjennomsnittsforbrukeren kjenner igjen innsigerens merker nettopp i formen EUROBONUS brukt på de meget spesifikke tjenestene, nemlig bonusprogram for flyreiser, er vi uenige med Patentstyret i at det ikke vil være naturlig å assosiere til dette merket i møte med merket EB EUROPE BONUS brukt på andre, om enn beslektede, tjenester. Vi er tvert i mot av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukerens tanker når man møter merket EB EUROPE BONUS vil gå til innsigerens kjente varemerke EUROBONUS. Etter dette tillater vi oss på vegne av innsigeren å anmode om opphevelse av Patentstyrets avgjørelse og kjennelse for endelig registrering av internasjonal reg.nr EB EUROPE BONUS, jfr. varemerkeloven 21a, 1. ledd sammenholdt med 14, 1. ledd nr. 6 og 2." Ved svarfristens utløp, 27. august 2007, forelå det ingen imøtegåelse fra innehaver, og saken blir tatt opp til utvalgsbehandling. Annen avdeling skal uttale:

5 2. avd. sak nr Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling for enkelte av de tjenester som er omfattet av den internasjonale registreringen. Etter varemerkelovens 49 annet ledd skal et internasjonalt registrert varemerke ikke gis virkning i Norge dersom merket ikke kunne ha vært registrert her i riket på grunn av bestemmelsene i 14. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkeloven 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EFdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnitts-forbrukeren vil normalt ikke undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, men oppfatte merkene som en helhet, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C- 334/05 P Shaker. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I den foreliggende sak er EB EUROPE BONUS registrert for bl.a. forsikringsvirksomhet i klasse 36 og reisebyråtjenester i klasse 39. Innsigers registrerte varemerke, SAS EUROBONUS, er vernet for bl.a. de samme tjenestene. I tråd med det som ble lagt til grunn av 1. avdeling, legger 2. avdeling videre til grunn at innsigers varemerke EUROBONUS er innarbeidet for et «fordelsprogram» i tilknytning til passasjertransport med fly.

6 2. avd. sak nr Ordene EUROPE, EURO og BONUS er i seg selv deskriptive, og mangler varemerkerettslig særpreg. De omfattes derfor ikke av det vern som en varemerkeregistrering gir, jf. varemerkelovens 15 første ledd. Også kombinasjonen EUROBONUS må i utgangspunktet anses som deskriptiv, og for å mangle særpreg, for de fleste varer og tjenester, herunder for dem som omfattes av de foreliggende registreringer, smnl. EF-domstolens avgjørelse i sak C-304/06 P (EUROHYPO). Som påpekt av 1. avdeling, vil deskriptive kjennetegnselementer ha begrenset betydning ved helhetsvurderingen av om det foreligger risiko for forveksling. Innsiger har imidlertid, som nevnt, innarbeidet ordet EUROBONUS for tjenester i forbindelse med flypassasjertransport. Ordet har derved ervervet særpreg, og det oppfattes som innsigerens særmerke for slike tjenester. Passasjertransport har nær forbindelse med forsikringsvirksomhet (reiseforsikring) og med reisebyråtjenester, og 2. avdeling er derfor kommet til at det vil foreligge risiko for forveksling om EB EUROPE BONUS brukes for slike tjenester. De øvrige varer og tjenester som omfattes av den internasjonale registreringen, ligger lenger fra de tjenestene som EUROBONUS er innarbeidet for, og det kan for disse ikke ses å foreligge noen risiko for forveksling. Innsigerens registrerte varemerke, SAS EUROBONUS, er vernet for flere tjenesteslag, bl.a. for «kredittjenester». Det internasjonale varemerket er registrert for bl.a. «online banking», og det foreligger dermed identitet mellom tjenestene. Annen avdeling er likevel, etter en helhetsvurdering, kommet til at det her ikke foreligger risiko for forveksling. Det er ikke dokumentert at EUROBONUS er innarbeidet for slike tjenester, og det særpregede elementet SAS vil derfor ha stor betydning for det helhetsinntrykket varemerket formidler. Mot denne bakgrunn kan det ikke legges til grunn at den gjennomsnittsforbruker som møter varemerket EB EUROPE BONUS i forbindelse med bankvirksomhet, vil tro at tjenestene har noen forbindelse med innsigerens virksomhet. Etter dette blir den internasjonale registreringen å oppheve for «insurance» i klasse 36 og «services of travel agencies and travel agents» i klasse 39. For øvrig stadfestes 1. avdelings avgjørelse. Det avsies slik kjennelse: Registreringen oppheves for «insurance» i klasse 36 og «services of travel agencies

7 2. avd. sak nr and travel agents» i klasse 39. For øvrig stadfestes 1. avdelings avgjørelse. Are Stenvik (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) B. Stuevold Lassen (sign.)