PROTOKOLL. Reg. nr ( )

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr Søknads nr Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger: KiMs Norge AS, Sandakerveien 56, 0401 Oslo Fullmektig: Advokat Helen Engebrigtsen, Postboks 423 Skøyen, 0213 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 22. mars 2011, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte kombinerte merket PALLY BISCUITS ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Reg. nr ( ) Søknaden om registrering av det kombinerte merket PALLY BISCUITS som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 11. juli 2008, med følgende varefortegnelse: Klasse 30: Kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Merket ble besluttet registrert den 1. oktober 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 41/2008, på side 62, med publiseringsdato mandag den 6. oktober 2008, med ovennevnte varefortegnelse. Innsigelse fra KiMs Norge AS innkom rettidig til Patentstyret torsdag den 4. desember Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 51/2008, på side 142, med publiseringsdato mandag den 15. desember Innsiger nedla påstand om at registreringen av det kombinerte merket PALLY BISCUITS må oppheves, da merket er egnet til å forveksles med hans eldre varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket POLLY, innlevert den 6. mai 1997 og registrert den 27. januar 1999 for nærmere angitte varer i klassene 29 og 30, og at merket PALLY BISCUITS således er registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jfr. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a). Innehaveren av varemerket POLLY er boet etter Jan H. Ramberg. KiMs har en avtale med Ramberg som gir KiMs enerett til å bruke varemerket. Innsigers varemerkeregistrering nr ( ) har følgende varefortegnelse: Klasse 29: Klasse 30: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; preparerte peanøtter; potetbasert snacks. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; peanøtter (konditorvarer); maisbasert snacks. Innsigelsen var videre begrunnet med at registrering nr er et velkjent varemerke som nyter et utvidet vern etter varemerkelovens 6 annet ledd (ny varemerkelov 4 andre ledd). * * * Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * *

3 Annen avd. sak nr Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 22. mars 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EU-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04 P, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets Annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det søkte merket ønskes registrert for "kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer" i klasse 30. Registreringen innsiger har vist til, er blant annet registrert for "bakverk og konditorvarer" i klasse 30. Her foreligger vareoverlapping. Videre må formuleringene "kjeks" og "kaker" kunne sies å falle inn under "bakverk og konditorvarer", og er dermed også samme type varer, eventuelt sterkt likeartede varer. Det foreligger følgelig full vareoverlapping, jf. varemerkeloven 4 første ledd. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene, sett i forhold til at de aktuelle varene, i første rekke vil henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Det søkte merket [PALLY BISCUITS] er et etikettliknende bilde med en tegning av en bondegård i midten. Over med store bokstaver står teksten PALLY, og under står teksten "BISCUITS". Sistnevnte ord er engelsk og betyr kjeks

4 Annen avd. sak nr og vil være rent beskrivende for enkelte av varene, og ha en lav grad av særpreg for de resterende. PALLY er engelsk for kameratslig, vennlig, men vil i denne sammenhengen også kunne oppfattes som et navn. Merket innsigeren har anført, er et rent ordmerke med teksten POLLY. Polly er et jentenavn. Innsiger har anført at merkene kun skilles ved én bokstav, og at den fonetiske uttalen er svært lik. Det beskrivende tillegget BISCUITS er ikke tilstrekkelig til at merkene ikke vil forveksles. Søkers fullmektig har for det første vist til at søker har en eldre registrering, registrering nr , ordmerket PALLY, som i tilfelle forvekselbarhet, skulle vært til hinder for merket innsigeren bruker. Innsiger har etter dette opplyst at registrering nr på grunn av innsigelse ble registrert med en begrenset varefortegnelse, nettopp fordi merkene ble ansett forvekselbare. Patentstyret vil bemerke at innsigers opplysninger her er riktige. Søkerens registrering nr , ordmerket PALLY ble av Patentstyret funnet forvekselbart med to eldre merker som inneholdt elementet POLLY. I avgjørelse ble merket funnet registrerbart for en begrenset varefortegnelse, der det kun forelå varelikeartethet og ikke samme varer. For ordens skyld bemerkes at denne registreringen i ettertid er slettet av innehaver. Når det gjelder vurderingen av merkelikhet, har søkers fullmektig anført at merkene verken vil være visuelt, fonetisk eller semantisk forvekselbare. Det pekes på det figurative i søkers merke, at teksten her er PALLY BISCUITS og at POLLY vil oppfattes som et papegøyenavn. Patentstyret mener at siden elementet BISCUITS vil oppfattes beskrivende for de aktuelle varene, samt at elementet PALLY er mer fremtredende i merket, vil gjennomsnittsforbrukeren kunne omtale dette merket bare som PALLY. Det er derfor en fonetisk likhet med merket POLLY, da merkene innledes med samme bokstav, avsluttes likt og vil ha like mange stavelser. På den annen side er vokalene A og O ulike, enten merkene uttales på norsk eller engelsk. På samme må vil det visuelt være noe likhet ved at elementet PALLY vil oppfattes som dominerende i det søkte merket. Bokstavene A og O er imidlertid også visuelt ulike, og skaper en forskjell mellom merkene. Videre vil bildet være dominerende for det visuelle inntrykket av søkers merke. Vi anser derfor at merkene helhetlig sett er ulike visuelt. Når det gjelder forestillingsbildet, er vi enige med søkers fullmektig i at mange vil tenke på Polly som et papegøyenavn. For øvrig vil det oppfattes som et jentenavn. Innsigerens merke vil på grunn av figurelementet gi assosiasjoner til noe landlig eller hjemmelaget i motsetning til fabrikklaget. Merkene gir følgelig ulike forestillingsbilder. Patentstyrets fattet i 1985 ovennevnte avgjørelse i registrering nr , ordmerket PALLY. Dette merket ble ikke funnet forvekselbart med to ordmerker, POLLY SNAKK OM SNACKS og POLLY PEANUTS, for likeartede varer. Det ble lagt vekt på at det ikke var identiske varer og at det var en viss merkeforskjell. I vår sak er det identiske og sterkt likeartede varer. Vi er imidlertid av den oppfatningen at merkeforskjellen her er noe større på grunn av forestillingsbildet figuren gir. Vi anser at det søkte merket er tilstrekkelig ulikt POLLY som innsigeren bruker til at de ikke vil bli forvekslet selv når begge brukes på bakverk og konditorvarer.

5 Annen avd. sak nr Innsiger har anført at registrering nr er et velkjent varemerke som nyter et utvidet vern etter varemerkeloven 4 andre ledd. Det vises til at POLLY er det klart største nøttemerket i Norge, og er velkjent for snacks. Innsiger fremhever at sortimentet under dette merket er i stadig utvikling. Det må være åpenbart at innehaver av et sterkt og godt innarbeidet merke reserveres et visst rom for utvidelse av sitt sortiment, se for eksempel Lassen Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utgave s 319. Patentstyret vil til dette bemerke at det søkte merket er søkt for identiske og sterkt likeartede varer som varene registreringen omfatter. Patentstyrets forvekelbarhetsvurdering er derfor foretatt på denne bakgrunn, og det vil ikke ha betydning om varemerket POLLY skulle ha vern også for et større uvalg av varer. Vi tar derfor ikke stilling til om dokumentasjonen viser at merker skulle nyte et slikt utvidet vern at det også skulle ha beskyttelse mot merker brukt for andre varer etter varemerkeloven 4 andre ledd. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med registreringen innsiger bruker i den alminnelige omsetningen når merkene brukes for de aktuelle varene i klasse 30, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 andre ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 20. mai I klagen uttaler innsigers fullmektig: "Klage til Patentstyrets annen avdeling over første avdelings avgjørelse i innsigelsessak vedr. varemerke med reg nr Innledning og prosessualia Jeg representerer KiMs Norge AS ("KiMs"), et datterselskap i Orkla ASA. KiMs vil herved klage på Patentstyrets første avdelings avgjørelse i sak vedr. varemerke med reg nr For ordens skyld vedlegges fullmakt (vedlegg 1). Pally Holland BV har registrert figurmerket Pally Biscuits, reg nr (vedlegg 2).

6 Annen avd. sak nr KiMs leverte innsigelse mot registreringen den 4. desember Den 22. mars 2011 fattet Patentstyret avgjørelse i innsigelsessaken, hvoretter registreringen av figurmerket opprettholdes. Avgjørelsen har gått KiMs imot, og KiMs har følgelig anledning til å klage, jf varemerkeloven 49, 2 ledd. Klagefristen er 22. mai og klagen er derfor rettidig. Om KiMs og Polly KiMs er Norges nest største merkevareselskap innen snacksbransjen. KiMs markedsfører og selger produkter under varemerkene KiMs, Cheez Doodles og Polly. POLLY er registrert som ordmerke (reg. nr , vedlegg 3). Innehaveren av varemerket POLLY er boet etter Jan H Ramberg. Jan H Ramberg har også registrert andre varemerker tilknyttet Polly: POLLY PEANØTTER (reg nr ), POLLY PEANUTS (reg nr 49404), samt POLLY (reg nr ) i klassene og 33, se vedlegg 4. KiMs har en avtale med Ramberg som gir KiMs enerett til å bruke varemerket Polly. Dokumentasjon for avtalen ble innsendt i innsigelsessaken, men vedlegges for ordens skyld på nytt (vedlegg 5). KiMs anfører at Polly er godt kjent som varemerke, og innarbeidet i markedet. Polly er det klart største nøttemerket i Norge med en markedsandel på 33 % av snacksnøttemarkedet i 2010 (Kilde AC Nielsen, vedlegg 6). Polly omsatte (salg i forbrukerkroner) for 257 millioner kr i 2010 (Kilde: AC Nielsen, varegruppe snacksnøtter vedlegg 6). KiMs brukte i 2010 kr 12,7 mill på markedsføring av Polly og har siden merket ble lansert i 1957 investert vesentlig i merket. Investeringer i Polly i media de siste fem årene beløper seg til nærmere 50 millioner kroner (Kilde: AC Nielsen, vedlegg 7). KiMs fremlegger også historikk knyttet til varemerket Polly, samt eksempler på reklame for Polly, se vedlegg 8. Dagens Polly- sortiment omfavner 16 varianter, som fremgår av vedlegg 9. Sortimentet er under stadig utvikling, i takt med konsumentenes etterspørsel og preferanser. Polly er et svært kjent og godt etablert merke i Norge. En undersøkelse gjennomført av Synovate i uke (vedlegg 10) viser at hjulpen kjennskap blant et tilfeldig utvalg generelle forbrukere ("Hvilke av følgende merkenavn har du hørt om?") ligger mellom 93 % og 100 %. Uhjulpen kjennskap er naturlig nok lavere, men på spørsmål om "Hvilke merkenavn innenfor salt snacks kjenner du til eller har du hørt om? " svarer 53 % at de har hørt om Polly for øvrig på delt tredjeplass med Sørlandschips, og bak Maarud og KiMs, men langt foran f eks Pringles og Cheez Doodles. KiMs er av den oppfatning at det er dokumentert at Polly er et godt innarbeidet og velkjent varemerke i Norge. Dersom Patentstyrets annen avdeling skulle være av en annen oppfatning, ber KiMs om anledning til å eventuelt innlevere ytterligere dokumentasjon for innarbeidelse. Forvekslingsfare Det er KiMs' klare oppfatning at Pally er registrert i strid med KiMs rettigheter til varemerket Polly, jf varemerkeloven 16, litra a, ettersom det er fare for forveksling mellom de to merkene. Det er på det rene at Pally og Polly er registrert for de samme varer og tjenester i klasse 30. Det foreligger derfor full vareslagslikhet.

7 Annen avd. sak nr Ved vurderingen av om merkene er kjennetegnsmessig forvekselbare, skal Patentstyrets annen avdeling legge vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Utgangspunktet for vurderingen er fare for forveksling i den alminnelige omsetning. Produktene som Polly og Pally representerer vil henvende seg til en gjennomsnittforbruker i dagligvarehandelen. I dagligvarehandelen bombarderes forbruker med inntrykk og budskap, som alle konkurrerer om oppmerksomhet og plass i handlekurven. Vi vet at forbruker tar kjøpsbeslutning på snacks på i gjennomsnitt 31 sekunder (Kilde: Synovate, 2007, vedlegg 11). Det lanseres mange tusen nye produkter i norsk dagligvare per år. Polly er et sterkt og særpreget merke. Patentstyrets første avdeling har konkludert med at merkene ikke er forvekselbare, og har blant annet lagt vekt på at Polly er et jentenavn og et papegøyenavn og at varemerkene for øvrig etterlater ulike forestillingsbilder. Til dette vil KiMs for det første anføre at Polly ikke er et vanlig jentenavn i Norge og at gjennomsnittsforbrukers eventuelle assosiasjoner til et jentenavn derfor ikke er sterke. Videre anfører KiMs at Patentstyret ikke har lagt tilstrekkelig vekt på at Polly er et svært godt innarbeidet og velkjent merke som har vært etablert i det norske markedet helt siden Når et merke har den graden av kjennskap som Polly har, slik det er vist over, så styrkes merkets særpreg og merket vil stå sterkere i en vurdering av forvekselbarhet (jf C-251/95 Sabel). I den grad merket Polly i utgangspunktet var egnet til å oppfattes som et jentenavn eller et papegøyenavn, så er sjansene for at en gjennomsnittsforbruker vil assosiere på denne måten redusert gjennom innarbeidelsen av merkenavnet Polly og posisjonen innenfor nøtter. Mellom 93 % og 100 % av befolkningen har hørt om Polly. De vil assosiere med peanøtter, og følgelig varemerket Polly, og ikke med jentenavn. Det er samtidig helt klart, og i tråd med varemerkerettslige prinsipper, at det faktum at Polly er velkjent ikke skal holdes mot Polly ved vurderingen av om Polly og Pally er forvekselbare merker. At ett av merkene er et velkjent varemerke, hvilket evt. kunne tale mot at det foreligger forvekslingsfare, skal man ikke ta hensyn til i forvekselbarhetsvurderingen. Selv om det registrerte merket er et figurmerke, er det Pally som er det klart dominerende elementet i merket. Tillegget biscuits er et rent beskrivende tillegg, og ikke tilstrekkelig til å hindre forvekslingsfare. Illustrasjonen i logoen er heller ikke egnet til å forhindre forvekslingsfare. Det er en illustrasjon av landlige omgivelser som gir assosiasjoner til landbruk og naturlighet. Ettersom nøtter også er et landbruksprodukt, er assosiasjonene knyttet til landbruk er like aktuelle for begge merkene og derved ikke egnet til å skille det ene merket fra det andre i forbrukers oppfatning av merket. Pally og Polly har like mange bokstaver og stavelser, både visuelt og fonetisk er merkene svært like. Det er bare én bokstav som skiller O er byttet ut med A. Vokalen som er byttet ut representerer en kort lyd og forskjellen er derfor mindre for ordet som helhet enn om bokstavforskjellen hadde ligget på en lang lyd. Det anføres at i Norge vil gjennomsnittsforbrukeren uttale merket på norsk pally med normal a-lyd. Det er mindre sannsynlig at noen vil uttale dette på engelsk pælly. Pally har ingen alminnelig kjent betydning i Norge. Ordet pally er riktignok oppført i ordbøker (for eksempel Clue med betydningen kameratslig/vennlig (vedlegg 12) og Cappelens store engelsk norsk ordbok med betydningen gode busser (vedlegg 13)), men dette er ikke noe alminnelig brukt ord med en alminnelig kjent betydning, i hvert fall ikke i Norge. Ettersom Pally ikke har noen alminnelig kjent betydning, så er det heller ikke noe klart forestillingsbilde knyttet til Pally.

8 Annen avd. sak nr Når man har figurmerket Pally og ordmerket Polly foran seg, så kan man selvfølgelig se ulikheter mellom de to. Det er imidlertid ikke dét som er temaet spørsmålet er om det er fare for forveksling i alminnelig omsetning. En gjennomsnittsforbruker har ikke de to foran seg og kan sammenligne. Kjeks og snacks står for eksempel ikke på samme steder i dagligvarebutikken. Gjennomsnittsforbrukeren vil tro at Pally er Pollys variant for kjeks. Man kan heller ikke se bort fra muntlig omtale av de to merkene. Pally er det klart dominerende elementet i merket og muntlig vil merket bli omtalt som Pally. Muntlig er det, som nevnt over, liten forskjell på pålly og pally. Det er KiMs klare oppfatning at de to merkene er forvekselbare og at en gjennomsnittsforbruker vil tro at Polly har utvidet sitt sortiment til også å omfatte kjeks. Selv om utgangspunktet for forvekselbarhetsvurderingen som Patentstyrets annen avdeling skal foreta er om Polly, slik det er registrert, er forvekselbart med Pally, så mener KiMs at man ikke kan se bort fra den reelle situasjonen på markedet. Når gjennomsnittsforbrukeren oppfatter Pally som kjeks varianten av Polly, så vil Pally uberettiget nyte godt av den sterke goodwillen som er knyttet til Polly og som KiMs har investert tungt i. Det vil videre skape en uholdbar situasjon for KiMs den dagen KiMs eventuelt bestemmer seg for å selv lansere kjeks. Som kjent må man reservere et visst ekspansjonsrom for innehaveren av sterke og velkjente merker. KiMs finner også grunn til å minne om at ordmerket PALLY i 1985 var forvekselbart med POLLY PEANØTTER og POLLY SNAKK OM SNACKS. Merket ble dog funnet registrerbart for en begrenset varefortegnelse (hermetisk syltetøy) som ikke var overlappende med Pollys beskyttelse (vedlegg 14). Samtidig som Pally Holland BV søkte om det figurmerket denne saken gjelder, søkte de også om registrering av ordmerket PALLY (reg. nr , vedlegg 15). Etter protester fra KiMs valgte Pally Holland å trekke søknaden om registrering av ordmerket PALLY. KiMs kan ikke forstå det på annen måte enn at Pally Holland var enig i at merkene var forvekselbare. Forvekslingsfaren mellom POLLY og PALLY elimineres ikke at av søker isteden registrerer et figurmerke, hvor Pally er det dominerende elementet i merket. Som nevnt over, vil merket i dagligtale bli omtalt kun som Pally. KiMs har vist over at merkene er svært like. Å registrere figurmerket Pally biscuits for kjeks uhindret av ordmerket POLLY, registrert for de samme produkter, vil være sammenlignbart med å registrere figurmerket 'Valvo cars' med et bilde av en vei og hvor Valvo er det dominerende elementet i merket. Det er selvfølgelig KiMs klare oppfatning at ordmerket VOLVO åpenbart vil være til hinder for en slik registrering, til tross for at man selvfølgelig ser forskjell på merkene når man holder dem ved siden av hverandre. Som i tilfellet med Polly og Pally, så er det bare én vokal som er byttet ut. KiMs Norge AS ber på denne bakgrunn om at registreringen av figurmerket Pally biscuits, reg nr kjennes ugyldig." Ved brev av 26. mai 2011 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til fredag den 26. august 2011 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt på Patentstyrets konto den 24. juni 2011.

9 Annen avd. sak nr I sin imøtegåelse, innkommet den 19. august 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til klagers brev datert 22/ Klager hevder at varemerket Pally Biscuits er registrert i strid med KIMs rettigheter til varemerket Polly, jf varemerkeloven 16, litra a, ettersom det er fare for forveksling mellom de to merkene. Innehaver av det registrerte figurmerket Pally Biscuits er sterkt uenig i dette og første avdelings avgjørelse understøtter innklagedes synspunkter. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16. Ved vurderingen av om forvekslingsfare foreligger, må det foretas en vurdering av merkenes begrepsmessige, visuelle og fonetiske likhetstrekk. Denne sammenligningen må baseres på et helhetsinntrykk, der særlig merkenes distinktive og dominante elementer vektlegges, jf. EFdomstolens dom i sak C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport 22 ff. Faren for forveksling skal vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet. De aktuelle varene vil i første rekke henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker som må antas å være rimelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Klager anfører at forbruker tar kjøpsbeslutning på snacks på i gjennomsnitt 31 sekunder. Til dette skal det bemerkes at å stå foran en snackshylle i et halvt minutt er relativt lang tid. I løpet av denne tiden har forbrukeren god tid til å merke seg de ulike merkevarene og ta et veloverveid valg. Den jevne forbruker av denne typen varer er merkebevist, hvilket i tillegg til de øvrige ulikhetene mellom merkene, ytterligere minimerer faren for forveksling. Klager anfører at Polly ikke er et vanlig jentenavn i Norge og at gjennomsnittsforbrukerens eventuelle assosiasjoner til et jentenavn ikke er sterke. Til dette skal det bemerkes at selv om det ikke er veldig mange kvinner som heter Polly i Norge i dag, er det like fullt et jentenavn, i kontrast til søkers merke pally biscuits som på ingen måte er et egennavn, og følgelig ikke vil bli assosiert med det heller. Klagers anførsel om at Polly i utgangspunktet var egnet til å oppfattes som et papegøyenavn medfører ikke riktighet. Gjennom klassikeren Folk og røvere i Kardemomme by blir de aller fleste barn, og også voksne, godt kjent med papegøyen Polly, kanskje særlig gjennom sangen Jeg er en papegøye fra Amerika. Folk og røvere i Kardemomme by er en klassiker som er kjent over hele Norge, og er høyst aktuell så vel nå som tidligere. De aller fleste assosierer fortsatt Polly med en papegøye, og anser det som et papegøyenavn. At merket Polly i følge klager er et godt kjent merke for peanøtter endrer ikke på dette. Videre anfører klager at selv om søkers merke er et figurmerke, er det pally som er det klart dominerende elementet i merket. Søker er ikke enig i dette. Søkers merke er et svært utpreget figurmerke, og det er bildet som vil være dominerende for det visuelle inntrykket. Merket består

10 Annen avd. sak nr av en oval sirkel med bilde av en gård, med et hus og en mølle. Ordelementet pally biscuits fremkommer i merkets øvre og nedre del. Selv om elementet biscuits i søkers merke er beskrivende, er det en del av figurmerket som en helhet, og må derfor vektlegges i denne sammenhengen. Søkers merke vil på grunn av figurelementet gi assosiasjoner til noe landlig eller hjemmelaget i motsetning til fabrikklaget. Det er klart at helhetlig sett er det visuell ulikhet mellom søkers figurmerke og klagers ordmerke, og at dette forhindrer forvekslingsfare. Klager anfører at det muntlig er liten forskjell på de to merkene. Søker er ikke enig i dette. Søkers merke inneholder ordelementene pally biscuits mens klagers merke består av navnet Polly. Ordelementet pally biscuits vil vanskelig kunne høres ut som Polly, og merkene er således ikke muntlig forvekselbare. Selv om gjennomsnittsforbrukeren skulle omtale søkers merke bare som pally uttales vokalene A og O svært ulikt både på norsk og engelsk, og skaper således uttalemessig ulikhet mellom de to merkene. Dette forhindrer forvekslingsfare også når merkene uttales muntlig. Søker kan si seg enig med klagers anførsel om at ordet pally ikke har noen alminnelig kjent betydning i Norge, og at det i utgangspunktet ikke knytter seg et klart forestillingsbilde til ordet. Imidlertid er søkers merke et figurmerke, slik at forbrukeren vil se ordet pally i sammenheng med det landlige bildet i merke. Forestillingsbildet vil bli deretter. Ordmerket Polly har imidlertid et klart forestillingsbilde, da det henviser til et navn, ofte et papegøyenavn, eller til peanøtter, som anført av klager. Klager anfører at Polly er et velkjent varemerke som utnytter et utvidet vern, og at merket må reserveres et visst rom for utvidelse av sitt sortiment. Til dette bemerkes det at søkers merke er søkt for likeartede varer som merket Polly er registrert for. Det vil derfor ikke ha noen betydning om merket Polly skulle ha vern for også et større utvalg varer. Det ovennevnte viser at søkers merke ikke er forvekselbart med klagers merke. Følgelig har søker ingen hensikter om å utnytte den goodwillen som er knyttet til merket Polly, som anført av klager. Klager anfører at det ikke kan forstås på annen måte enn at Pally Holland var enig i at merkene var forvekselbare og derfor trakk tilbake søknaden om ordmerket pally i Dette er kun en antagelse fra klagers side, og kan følgelig ikke tillegges vekt. I forbindelse med denne henvisningen fra klager har også Patentstyret uttalt i avgjørelsen av 22/ at Styret er av den oppfatning at merkeforskjellen i nærværende sak er noe større på grunn av forestillingsbildet figuren gir. Styret uttaler at merkene er tilstrekkelig ulike til at de ikke blir forvekslet når begge brukes på bakverk og konditorvarer. Den tidligere saken tjener følgelig ikke som et sammenligningsgrunnlag for nærværende sak. Klager avslutter med en hypotetisk registreringssituasjon. Det tenkte eksempelet tilfører ikke nærværende saken noe av verdi, da potensielle registreringer og mothold skal vurderes konkret i den enkelte sak. Det ovennevnte viser at det er ingen fare for at omsetningskretsen vil komme til å ta feil av søkers figurmerke og klagers ordmerke, eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Avslutningsvis vil søkers også poengtere at ingen av klagers merker ble motholdt i søknadsomgangen ex officio, samt at første avdeling fant at det ikke forelå forvekslingsfare. Dette skulle dermed tale for at merkene ikke er forvekselbare.

11 Annen avd. sak nr Vi ber på dette grunnlag om at innsigelsen avvises og at søkers merke fremmes for endelig registrering." Ved brev av 24. august 2011 er innsigers fullmektig oversendt gjenpart av registreringshavers imøtegåelse med frist til mandag den 24. oktober 2011 med innsendelse av eventuelle kommentarer. Ved brev av 30. august 2011 opplyser innsigers fullmektig om at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer på KiMs Norge As` vegne. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys både av den innkomne klage og motpartens imøtegåelse av 19. august Den 27. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 22. mars Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. I innsigelsessaker gjelder fortsatt reglene i varemerkeloven av 1961 når det er reist innsigelse mot et varemerke som ble registrert før varemerkeloven av 2010 trådte i kraft. Slike registreringer kan oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldige bare i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter varemerkeloven av 1961, jf. varemerkeloven av fjerde ledd første punktum. Etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 (ny lov 16 bokstav a) kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra en tidligere dato. Spørsmålet om to merker er forvekselbare avgjøres ut fra en helhetsvurdering,

12 Annen avd. sak nr der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd (ny lov 16 bokstav a, 4 første ledd og 1 første ledd). Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf. varemerkeloven 4, jf. 6 første ledd (ny lov 4 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt , NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Ved vurderingen av kjennetegnslikhet skal det legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det skal særlig tas hensyn til de delene av kjennetegnet som har høy grad av særpreg eller er dominerende, jf. EU-domstolens dom i sak C-120/04 Thomson Life, premiss 28. Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. høyesterettsdommen i Rt søtt + salt, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I saken her foreligger vareoverlapping som redegjort for av Første avdeling. Det dreier seg altså om identiske, eventuelt sterkt likeartede varer, idet "bakverk og konditorvarer" i klasse 30 også vil kunne omfatte "kjeks" og "kaker". Dette tilsier i seg selv en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. I tillegg kommer at innsigerens ordmerke POLLY (registreringsnummer ) utvilsomt gjennom flere år har vært godt kjent som varemerke innen snacksmarkedet i Norge en varekategori som ligger nært opp til kjeks og bakervarer. Annen avdeling viser til den dokumentasjon som innsigeren har innlevert og som viser at POLLY hadde 33 prosent

13 Annen avd. sak nr markedsandel av snacksnøttemarkedet her i landet i Videre viser Annen avdeling til den fremlagte markedsundersøkelsen fra 2011, som dokumenterer at norske forbrukere av salt snacks har god kjennskap til merket POLLY. Denne dokumentasjonen er riktignok av nyere dato enn registreringen av merket PALLY BISCUITS, men den dokumentasjon innsigeren har fremlagt i form av eksempler på reklame for POLLY som ble lansert i 1957 viser at merket utvilsomt må ha vært velkjent også før dette tidspunktet. Endelig viser Annen avdeling til den dokumentasjon innsigeren har fremlagt for sine betydelige investeringer i merket. At POLLY er et velkjent merke medfører at det må anses å ha styrket sitt særpreg gjennom bruk, og dermed har et noe bredere vern ved forvekselbarhetsvurderingen, jf. Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer premiss 18. Dette styrkede særpreg medfører etter Annen avdelings syn også at en eventuell opprinnelig assosiasjon til et jente- eller papegøyenavn må anses noe redusert gjennom innarbeidelsen av merket. Annen avdeling er enig med innsiger i at gjennomsnittsforbrukeren av snacks i dagligvarehandelen nok først og fremst vil assosiere POLLY med peanøtter, og ikke med et jente- eller papegøyenavn. Ved den konkrete vurderingen av kjennetegnslikheten legger Annen avdeling vekt på at ordelementet PALLY er det klart dominerende i registreringshaverens merke. Dette ordet fremstår i større font og mer uthevet skrift enn det beskrivende tillegget BISCUITS. Annen avdeling legger videre vekt på at ordene PALLY og POLLY må anses som både visuelt og fonetisk svært like. Etter Annen avdelings syn er det heller ikke sannsynlig at ordet PALLY vil ha noe klart forestillingsbilde knyttet til seg blant norske gjennomsnittsforbrukere i dagligvarehandelen. Kjøpsbeslutninger innen dette segmentet tas som dokumentert av innsiger meget raskt. Under slike omstendigheter finner Annen avdeling det mer sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere PALLY med det velkjente varemerket POLLY enn med den engelske betydningen kameratslig/vennlig. Annen avdeling kan heller ikke se at det figurative elementet i det kombinerte merket er egnet til å forhindre forvekslingsfare. Elementet er ikke særlig dominerende i helhetsinntrykket av merket, og det fremstår som en alminnelig illustrasjon av landlige omgivelser som gir assosiasjon til landbruk. Denne assosiasjonen vil være aktuell også for merket POLLY. Etter Annen avdelings syn er det mest sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det kombinerte merket PALLY BISCUITS som en variant av POLLY for kjeks og bakervarer. Det foreligger dermed risiko for forveksling for de varene i klasse 30 som merket PALLY BISCUITS er registrert for.

14 Annen avd. sak nr Klagen blir etter dette å ta til følge, og registreringen av merket PALLY BISCUITS blir å oppheve i sin helhet, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 21 a første ledd. Det avsies slik kjennelse: Registreringen av det kombinerte merket PALLY BISCUITS oppheves. Kaja Midtbø Stadshaug (sign.) Ida M. Andrén (sign.) John Asland (sign.)