Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Brækhus Dege Advokatfirma ANS v/ Ole Garborg, Postboks 1369 Vika, N-0114 Oslo Begjæring inngitt av: Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 22. desember 2008, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet AKER MUR OG TRE AS ble besluttet tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket AKER MUR OG TRE AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 17. oktober 2007, med følgende næringskoden / bransjeangivelsen: " Oppføring av bygninger" Begjæringen om opphevelse av registreringen (kravet om administrativ overprøving) av foretaksnavnet "AKER MUR OG TRE AS", org. nr , var begrunnet med at det er egnet til å forveksles med følgende tidligere registrerte og anmeldte varemerker: Det kombinerte merket "AKER" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 12 og 37, herunder tjenesten "byggevirksomhet innen skips- og offshoreindustrien", det kombinerte merket "aker yards" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte tjenester i klasse 37, herunder tjenesten "byggevirksomhet", I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr ordmerket "AKER YARDS", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte tjenester i klasse 37, herunder tjenesten "byggevirksomhet", ordmerket "AKER MARITIME", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 6, 7, 9, 11, 12, 36, 37, 39 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet", ordmerket "AKER KVÆRNER", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet", ordmerket "AKER KVÆRNER GLOBAL EXECUTION EXCELLENCE", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet", ordmerket "AKER KVÆRNER GXX", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet", det kombinerte merket "Aker American Shipping" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 12, 37, 39 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet", ordmerket "AKER KVÆRNER JUST CARE", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet", det kombinerte merket "Aker Exploration" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet", det kombinerte merket "Aker Drilling" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 6, 12, 37, 39 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet", det kombinerte merket "AKER Oilfield Services" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte tjenester i klassene 37, 40 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet",

3 2. avd. sak nr det kombinerte merket "Aker Material Handling A part of the Aker Group" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 20, 37 og 40, herunder tjenesten "byggevirksomhet", ordmerket "AKER - The Preferred Partner" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet", ordmerket "AKER", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet", samt det anmeldte ordmerket "AKER MATERIAL HANDLING", søknad nummer , søkt registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 20, 37 og 40, herunder tjenesten "byggevirksomhet", og at foretaksnavnet "AKER MUR OG TRE AS" således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-3 og 2-6 nr. 4 og nr. 5. Avbildninger av de anførte registrerte kombinerte varemerker: Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( )

4 2. avd. sak nr Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: 2-3: Innsigers fullmektig anfører at registreringen av AKER MUR OG TRE AS strider mot foretaksnavneloven 2-3. Det følger imidlertid av foretaksnavneloven 3-6 at Patentstyret ikke har hjemmel til å vurdere anførsler om villedelse etter 2-3. Denne påstanden blir dermed ikke tatt opp til videre behandling. 2-6 nr. 4: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsigers registrerte varemerker har bedre prioritet enn motpartens foretaksnavneregistrering. Når det gjelder innsigers varemerkesøknad nr holdes denne utenfor følgende vurdering, da den fremdeles er under behandling og dermed ikke utgjør en gyldig rettighet. Hvorvidt kjennetegnet AKER MUR OG TRE AS er egnet til å forveksles med varemerkene inneholdende elementet AKER, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Registreringsinnehavers fullmektig fremhever at AKER er en gammel geografisk betegnelse, som er vanlig brukt. Det hevdes derfor at AKER ikke er et distinktivt element som innsiger har enerett til. Patentstyret er enig i at AKER er en gammel geografisk

5 2. avd. sak nr angivelse, og at innsiger ikke har en generell enerett til å benytte denne termen i en hver sammenheng. Når det gjelder kravet om særpreg har imidlertid innsiger registrert ordmerke AKER i varemerkeregistrering nr I og med at dette merket har gått til registrering har Patentstyret allerede vurdert at AKER oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, for tjenester i klasse 37. For enkelhets skyld vil vi i det følgende ta utgangspunkt i ordmerket AKER med reg. nr , da vurderingen av de to merkene AKER og AKER MUR OG TRE AS også vil dekke vurderingen av innsigers øvrige påberopte registrerte varemerker. Samtlige av innsigers påberopte varemerker er, blant annet, registrert i klasse 37 for "Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet". Foretaksnavnet AKER MUR OG TRE AS er registrert med bransjeangivelsen " Oppføring av bygninger". Det er heller ikke omtvistet at registreringsinnehaver driver med hyttebygging for private forbrukere. Registreringsinnehavers fullmektig hevder at innsigers varemerker ikke er registrert for hyttebygging, og at det dermed ikke foreligger bransjelikhet. Til dette vil Patentstyret bemerke at varemerkeregistreringer i utgangspunktet omfatter kjennetegnsrettigheter til de varene og tjenestene de er registrert for. Står man ovenfor varemerkerettigheter skal det tas utgangspunkt i varefortegnelsen, slik den står oppført i registreringen, når registreringens omfang skal vurderes. Patentstyret finner det lite tvilsomt at de vide begrepene "Byggevirksomhet reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" omfatter tjenester som oppføring av bygninger, og den mer spesifiserte betegnelsen hyttebygging. På bakgrunn av dette foreligger det bransjelikhet i saken, jf. foretaksnavneloven 3-3. Spørsmålet blir etter dette om de to kjennetegnene AKER og AKER MUR OG TRE AS må sies å være forvekselbare i omsetningen. Omsetningskretsen av byggerelaterte tjenester, installasjons- og reparasjonstjenester kan være både alminnelige forbrukere, og profesjonelle aktører. Den aktuelle omsetningskretsen kan forventes å være alminnelig opplyst, med varierende oppmerksomhetsnivå. Ordelementene MUR OG TRE, i registreringsinnehavers foretaksnavn, angir to vanlig brukte materialer i en byggeprosess. MUR OG TRE er således beskrivende for hva slags materialer et byggefirma har som sin spesialitet, eller hva slags materialer de utfører byggingen med. MUR OG TRE beskriver vesentlige egenskaper ved et byggefirma, og er derfor heller ikke egnet til å skille en tilbyder fra en annen, jf varemerkeloven 13. I tillegg foreligger det et reelt friholdelsesbehov for andre i byggebransjen til å benytte seg av begrepene MUR og TRE. Ordet AKER er dermed det dominerende og bærende elementet i foretaksnavnet AKER MUR OG TRE AS, når det gjelder byggerelatert virksomhet. Ordet AKER er det plassert først i registreingsinnehavers foretaksnavn, og er det elementet som har distinktiv evne. Elementet er identisk med innsigers varemerke, og det foreligger dermed en sterk grad av kjennetegnslikhet, jf foretaksnavneloven 3-2. Etter en helhetsvurdering anses det i foreliggende tilfellet å være fare for at kjennetegnene AKER og AKER MUR OG TRE AS kan forveksles i den alminnelige omsetning, med hensyn til tjenestenes kommersielle opprinnelse. * * *

6 2. avd. sak nr Registreringen av AKER MUR OG TRE AS er dermed i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet AKER MUR OG TRE AS er ugyldig. Registreringsinnehavers klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, innkom til Patentstyret mandag den 23. februar Klagen er innkommet rettidig. Den 26. februar 2009, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 22. desember 2008 om at registreringen av foretaksnavnet AKER MUR OG TRE AS må oppheves. Deretter ble saksdokumentene overlevert til Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 8. mai I klagen anfører Aker mur og tre AS: Det vises til Patentstyrets avgjørelse av i klagesak KF , hvor beslutningen lød "Registrering av foretaksnavnet AKER MUR OG TRE AS er ugyldig". Denne avgjørelsen påklages herved til Patentstyrets annen avdeling i medhold av foretaksnavneloven 3-7. Klagers navn er AKER MUR OG TRE AS - org. nr Søndre vei 62, 1397 Nesøya. Klager ønsker at avgjørelsen om å kjenne foretaksnavnet ugyldig oppheves. Avgjørelsen om å kjenne foretaksnavnet ugyldig bygger etter klagers oppfatning på en uriktig forståelse av foretaksregisterloven. Den rettslige begrunnelsen for endringen vil således i stor grad basere seg på de samme argumenter som i klagesaken for Patentstyrets første avdeling. 2-6 nr. 4 Patentstyret har vist til at det allerede foreligger varemerkeregistreringer for foretaksnavnene i Aker gruppen, og at prinsippet "først i tid best i rett" gjelder i saker som den foreliggende. Det er vist til at varemerkene bl.a. er registrert for tjenester i klasse 37. Tjenester som omfattes av klasse 37 (Nice klassifikasjonen 9. utg.) spenner meget vidt. Listen omfatter ca. 160 betegnelser på ulike tjenester. I denne klassen er bl.a. følgende tjenester spesifisert: asfaltering, rustbehandling, byggeledelse, skipsbygning, desinfisering,

7 2. avd. sak nr reparasjon av dresser, fly, fornyelse av klær, reparasjon av paraplyer, byggevirksomhet, reparasjon av fotografiapparater, brønnboring mv. Aker Mur og Tre AS er et lite firma som driver med hyttebygning for private forbrukere, hovedsakelig i Akershus fylke, derav navnet Aker Mur og Tre AS. Så vidt vi kan se er det ingen av opprinnelige klagers foretaksnavn og registrerte varemerker som driver med hyttebygning for private forbrukere. Etter denne sides oppfatning foreligger det ikke bransjelikhet. Ved vurderingen av om Aker Mur og Tre AS er egnet til å forveksles med foretaksnavn/varemerkeregistreringer som faller inn under Aker gruppen skal det legges vekt på om det foreligger bransjelikhet, samt hvorvidt det foreligger kjennetegns/navnelikhet. Patentstyret har vist til at Aker er det distinktive registrerbare elementet i alle de nevnte Aker gruppens foretaksnavn. Patentstyret har videre vist til at så også er tilfelle for Aker Mur og Tre AS. Etter denne sides oppfatning er ikke "Aker "noe distinktivt registrerbart element. "Aker" er en gammel geografisk betegnelse, som det er svært vanlig å bruke i dag. I henhold til opplysninger fra Enhetsregisteret er det 598 treff på registrerte navn som inneholder "Aker". Vi er selvfølgelig klar over at noen av disse navnene er opprinnelige klagers foretaksnavn, men dette gjelder langt fra alle. Etter vår oppfatning er et eventuelt distinktivt element ved "Aker" blitt utvannet. Det vises i tillegg til at vi er blitt gjort kjent med at foretaksnavnet, Aker Kulde AS, org nr tidligere er akseptert registrert. Som ovenfor nevnt er foretaksnavnet Aker Mur og Tre AS valgt fordi firmaet driver sin hyttebyggingsvirksomhet hovedsaklig i Akershus fylke. Mur og Tre viser til at firmaet arbeider innenfor mur og tre, noe de også gjør. Etter vår oppfatning foreligger det således ikke noen navnelikhet mellom Aker gruppens ulike foretaksnavn og Aker Mur og Tre AS. Hvorvidt Aker Mur og Tre AS er egnet til å forveksles med Aker gruppens ulike foretaksnavn/registrerte varemerker må baseres på om det foreligger en fare for forveksling i den i den alminnelige omsetning. Utgangspunktet må således tas i en kjøpsituasjon. Etter denne sides oppfatning fremstår det som særdeles lite trolig at en forbruker som ønsker å bygge en hytte i Akershus området vil tro at Aker Mur og Tre AS har det samme kommersielle opphav som for eksempel Aker Yards eller Aker Drilling. Etter denne sides oppfatning er registreringen av Aker Mur og Tre AS en registrering som ikke er i strid med foretaksnavneloven 3-6, jf. 2-6 nr. 4. Patentstyrets avgjørelse må følgelig oppheves. Ved Patentstyrets 2. avdelings brev av 12. februar 2009 er Intellectual Property Holdings AS meddelt frist til 11. mars 2009 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen.

8 2. avd. sak nr I sin imøtegåelse av 25. mars 2009 uttaler Intellectual Property Holdings AS: Det vises til Patentstyrets brev datert vedlagt brev fra Brækhus Dege Advokatfirma datert På vegne av Klager vil vi anføre følgende: Foretaksnavneloven 3-3 Foretaksnavn anses kun egnet til å forveksles dersom de benyttes for virksomhet av samme eller lignende slag. Aker Mur og Tre er registrert i foretaksregisteret under næringskode Oppføring av bygninger. Intellectual Property Holding har registrert sine AKER varemerker for blant annet tjenester i klasse 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Det kan derfor neppe være tvil om at de tjenester som utføres av de to firma er av samme eller lignende slag og at betingelsen for forvekslingsfare er oppfylt. Foretaksnavneloven 2-6, nr. 4 I foretaksnavneregistreringen for AKER MUR OG TRE er elementene MUR og TRE beskrivende for virksomhetens art og har derfor ingen atskillende evne, i motsetning til AKER. Ordet AKER er imidlertid identisk og derved egnet til å forveksles med kjennetegn som allerede er beskyttet av en annen, og derfor uregistrerbart i henhold til foretaksnavneloven 2-6, nr. 4. Vi viser for øvrig til vår argumentasjon for Første Avdeling med nærmere redegjørelse av Klagers varemerkerettigheter. Spesielt vil vi henlede Patentstyrets oppmerksomhet på det faktum at klager har oppnådd enerett til ordmerket AKER for blant annet tjenester i klasse 37, jfr. vedlagte kopi av varemerkereg. nr På klagers vegne fastholdes påstand om at foretaksnavneregistrering AKER MUR og TRE AS er ugyldig og må slettes fra registeret. Gjenpart av imøtegåelsen fra Intellectual Property Holdings AS av 25. mars 2009 ble samme dag oversendt Aker mur og tre AS, ved fullmektigen, som samtidig ble meddelt frist til 24. april 2009 med å innsende et tilsvar. Det var ikke innkommet noen uttalelse fra registreringsinnehavers fullmektig ved svarfristens utløp den 24. april Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag.

9 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdelings utvalg er enig i 1. avdelings beslutning om at registreringen av foretaksnavnet AKER MUR OG TRE AS må oppheves, og kan også slutte seg til den begrunnelse 1. avdeling har gitt. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)