PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations.

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00090 Int. reg. nr Nasj. ref. nr Int. reg. dato: Registreringshaver: BeautyBank Inc, 767 Fifth Avenue, NY10153, New York, USA WIPO fullm.: Rita M. OdinThe Estee Lauder Companies Inc., 767 Fifth Avenue 42nd Floor, NY 10153, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger: Les Laboratoires Asepta société anonyme monégasque, 1 3, avenue Albert II, "La Ruche", Monaco, Monaco Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. januar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 16. november 2010, hvorved tidligere beslutning om å innføre det internasjonalt registrerte ordmerket TRI- AKTILINE inn i det norske varemerkeregisteret (og derved gi merket vern i Norge) ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt til partenes respektive norske fullmektiger. Notifikasjonen fra WIPO av 12. februar 2009 med informasjon om etterfølgende utpekning av Norge, med virkning fra og med den 18. desember 2008, omfattet følgende varer: Klasse 3: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. Merket ble besluttet innført i det norske varemerkeregisteret den 30. april 2009, og er deretter kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 20/2009, på side 57, med publiseringsdato mandag den 11. mai 2009, og med ovennevnte varefortegnelse. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd, jf. 49 og 70 til 72.

2 Annen avd. sak nr Innsigelse mot at merket gis virkning i Norge innkom rettidig den 10. juli Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 31/2009, på side 75, med publiseringsdato mandag den 27. juli Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket TRI-AKTILINE er egnet til å forveksles med det tidligere nasjonalt registrerte ordmerket AKILEINE, reg. nr ( ), innlevert den 15. mai 2007 og registrert den 31. oktober 2008 for varene "blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, fotpleieprodukter" i klasse 3 og varene "farmasøytiske, veterinære og hygieniske produkter; dietetiske produkter for barn og syke; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til bekjempelse av ugress og skadedyr; fotpleieprodukter" i klasse 5, og at merket TRI-AKTILINE således er blitt godtatt og innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 16 bokstav a), jf. 4 første ledd, jf. 70 (tidl. varemerkelovs 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50 første ledd). * * * Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 16. november 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to kjennetegn er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 70 tredje ledd, jf. 70 første ledd, 16 bokstav a og 4 første ledd. Ved avgjørelsen av om to kjennetegn er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EU-

3 Annen avd. sak nr domstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, og nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Partene er enige om at det foreligger vareslagslikhet mellom varene i klasse 3. Etter Patentstyrets syn er "kosmetikk" som er omfattet av klasse 3 i innsigers eldre registrering en vid betegnelse som også omfatter "non-medicated skin care preparations" i den internasjonale registreringens klasse 3. Det foreligger dermed full vareoverlapping, og vi kan være enige med innsigers fullmektig som hevder at det da som utgangspunkt kreves en klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås enn der det er større forskjell på varene. Se blant annet Rt s. 1268, PASCAL søtt & salt, premiss 50. Ettersom det foreligger vareslagslikhet, vil graden av kjennetegnslikhet være avgjørende for om det foreligger fare for forveksling. Innsiger anfører at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen for de aktuelle varer vil være menn som har fått beskjed fra sine kvinner om hvilket merke de skal kjøpe. Dette tas til inntekt for at forveksling fort vil kunne finne sted hvis denne delen av omsetningskretsen møter på merker som likner hverandre. Det kan synes som om innsigers fullmektig med dette tar til orde for at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen har en nokså lav grad av merkebevissthet. Patentstyret er i likhet med innehavers fullmektig av den oppfatning at denne anførselen ikke kan føre frem. Vi finner ingen holdepunkter for at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen har en spesielt lav grad av merkebevissthet som kan føre til at merkene lettere vil bli forvekslet med hensyn til kommersiell opprinnelse. Varer som kosmetikk og hudpleieprodukter vil kunne rette seg mot både kvinner og menn, både næringsdrivende detaljister og alminnelige gjennomsnittsforbrukere, som ikke anses som en særlig spesialisert gruppe med spesielt høy eller spesielt lav merkebevissthet. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Innsiger anfører at merkene er så like både visuelt og fonetisk at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å ta feil med hensyn til kommersiell opprinnelse. I denne sammenheng peker innsigers fullmektig også på at innsigers eldre registrering består av et fantasiord, og at merket dermed har stor grad av særpreg med dertil vid beskyttelsessfære. Innehaver av den internasjonale registreringen anfører på sin side at merkene har ulikheter både visuelt, fonetisk og semantisk, som er av en slik grad at fare for forveksling ikke foreligger. Innehavers merke består av sammenstillingen TRI-AKTILINE, mens innsigers merke består av ett ord, AKILEINE. Visuelt er merkene forskjellige først og fremst ved at innehavers merke har prefikset TRI som settes sammen med AKTILINE ved bruk av en bindestrek. Innsigers merke mangler et slikt prefiks og en bindestrek. Når det gjelder den andre delen av innehavers merke, AKTILINE, har dette elementet like mange bokstaver som det innsigers merke AKILEINE består av. De to første og de tre siste bokstavene av totalt åtte bokstaver i disse elementene er identiske, mens tredje til femte bokstav er ulike. Det foreligger dermed enkelte visuelle likheter mellom merkene ved at det siste elementet AKTILINE i innehavers merke og innsigers merke AKILEINE består av like mange bokstaver, og at fem av disse bokstavene er identisk plassert. For øvrig er merkene visuelt ulike, og merkene som helhet fremstår derfor som noe ulike visuelt sett selv om de også har visse likhetstrekk. Når det gjelder måten merkene vil bli uttalt på er vi enige med innehavers fullmektig. Innehavers merke vil bli uttalt med fire stavelser, enten som TRAI_AK_TI_LAIN eller TRI_AK_TI_LAIN. Innsigers merke vil uttales med fire stavelser, AK_I_LAI_NE. De fire stavelsene som de to merkene består av fremstår som så ulike at merkene må sies å være nokså forskjellige fonetisk sett.

4 Annen avd. sak nr Innehavers merke TRI-AKTILINE vil av omsetningskretsen kunne bli oppfattet som en sammenstilling av de tre ordelementene TRI, AKTI og LINE. Prefikset TRI vil alene kunne lede tankene hen mot tallet "tre" eller at noe er "tredobbelt" slik som innsiger er inne på, men dette elementet vil ikke bli oppfattet direkte beskrivende for de aktuelle varer på en slik måte at man ser bort i fra dette elementet i vurderingen av merkelikheten. Prefikset er satt sammen med elementet AKTI ved hjelp av en bindestrek, og omsetningskretsen vil muligens kunne få assosiasjoner i retning av at produktet har tre ganger så stor virkning som normalt, men vi kan ikke se at det vil være direkte beskrivende for egenskaper ved produktene. Ordelementet LINE vil kunne oppfattes som det engelske ordet for "linje". Som helhet vil innehavers merke oppfattes som en engelskklingende ordsammenstilling som vil kunne oppfattes å spille på egenskaper ved produktene og at produktene er del av en produktlinje. Innsigers merke AKILEINE vil på sin side kun oppfattes som et fantasiord, uten noen bestemt betydning. Semantisk og assosiasjonsmessig vil merkene derfor fremstå som ulike. På tross av at det foreligger vareidentitet, og på tross av at det eldste merket har stor grad av særpreg, er vi etter en helhetsvurdering kommet til at omsetningskretsen for de varer det gjelder ikke vil kunne ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Det er i denne vurderingen lagt vekt på at elementet TRI i innehavers merke påvirker helhetsinntrykket av dette merket, og at merkene for øvrig også har visuelle, uttalemessige og betydningsmessige ulikheter. Dette gjør at merkene som helhet fremstår som så ulike at forvekslingsfare med hensyn til kommersiell opprinnelse ikke er til stede. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket i den internasjonale registreringen ikke krenker en annens rett når merket brukes for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd. Beslutning: Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd." Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av innsigelsessaken innkom rettidig mandag den 17. januar 2011 (pr. e-post søndag den 16. januar 2011). I klagen uttaler innsigers fullmektig: "KLAGE TIL ANNEN AVDELING Vi viser til ovennevnte innsigelse inngitt på vegne av vår klient den 10. juli Etter å ha inngitt innsigelsen, mottok vi brev fra Patentstyret 8. februar 2010 med følgende entydige ordlyd: "Da det ikke er kommet inn svar på innsigelsen innen fristen, vil saken bli tatt opp til formell avgjørelse på det foreliggende grunnlag om ca. 4 8 måneder."

5 Annen avd. sak nr Den 16. november 2010 mottok vi en avgjørelse fra Patentstyret der innsigelsen ble forkastet. En nærmere lesning av avgjørelsen gjorde det imidlertid klart at behandlende medlem refererte til argumenter innkommet fra innehaver av den internasjonale registreringen. Vi kontaktet da Patentstyret i brev av 14. desember der vi gjorde oppmerksom på at vi ikke hadde mottatt, og således heller ikke hadde fått imøtegått, innehavers tilsvar. Ettersom dette fremsto som en åpenbar og grov saksbehandlingsfeil, ba vi om at første avdeling omgjorde sin avgjørelse av eget tiltak og gjenopptok saksbehandlingen slik at vi fikk oversendt tilsvaret og ble gitt en alminnelig svarfrist. Vi mottok 5. januar 2011 brev fra Patentstyret der det heter følgende: "Etter varemerkeloven 51 første ledd har Patentstyrets første avdeling en anledning til selv å oppheve eller endre avgjørelsen. Første avdeling kan selv oppheve/endre på denne måten bare hvis den finner det klart at klagen vil føre frem." Videre uttaler Styret: "Vi vil i denne sammenheng bemerke at det ikke er noen automatikk i at manglende oversendelse av innehavers tilsvar i innsigelsessaken fører til at avgjørelsen vil kunne oppheves eller endres. [...] Vi anser forestående innsigelsessak for å være relativt godt opplyst ved at Patentstyret i sin avgjørelse har sett hen til nokså grundig argumentasjon fra begge parters side. Det er i denne saken også tale om en vanlig forvekselbarhetsvurdering mellom to varemerkeregistreringer. Slik sett vil vi allerede nå kunne signalisere at spørsmålet om eventuell omgjøring trolig er best egnet for behandling i Patentstyrets annen avdeling." Vi reagerte relativt skarpt på det siterte den 7. januar i e-posts form fordi ankefristen da nærmet seg raskt. Vi påpekte at det forelå et eklatant brudd på kontradiksjonsprinsippet, ettersom innsiger ikke var blitt gitt anledning til å imøtegå motpartens argumenter. Vi gjorde det også klart at når første avdeling bare kan oppheve/endre en avgjørelse "bare dersom den finner det klart at klagen vil føre frem" så kan ikke dette rette seg mot sakens realiteter, bare mot spørsmålet om hvorvidt klagen i seg selv (i dette tilfellet gjaldt den altså en etter vårt syn grov saksbehandlingsfeil) vil føre frem. Vi ble samme dag kontaktet av Styret per telefon der vi ble gjort oppmerksom på at 51 første ledd var å oppfatte som en "silingsregel", men at den ikke innebar at første avdeling kunne oppheve eller endre avgjørelsen på eget initiativ etter å ha blitt gjort oppmerksom på en saksbehandlingsfeil uten at det var inngitt formell klage til annen avdeling. Vi ber om at annen avdeling bekrefter denne tolkningen av regelen, da det her åpenbart er behov for en avklaring. Vi mottok senere samme dag en e-post fra Patentstyret der det heter: "Intensjonen med det som sies i avsnitt fire i vårt brev [som ovenfor sitert, vår bemerkning] var å forsikre innsiger om at Patentstyret har foretatt en grundig behandling av saken selv om vi ikke har tatt stilling til eventuelle kommentarer som innsiger måtte ha til innehavers tilsvar. Intensjonen var ikke å forhåndskonkludere rundt en eventuell klage til Annen avdeling eller å undergrave kontradiksjons-prinsippets betydning."

6 Annen avd. sak nr Vi kan ikke se at denne redegjørelsen endrer bildet i noen grad. Det går fortsatt klart frem at Patentstyret mener seg kompetent til å treffe en avgjørelse i en tvist uten å ha hørt den ene sidens syn på den andres argumenter. Om intensjonen ikke var å undergrave kontradiksjonsprinsippets betydning, så er det etter vårt syn likevel hevet over tvil at prinsippet er satt ettertrykkelig til side. Dersom tilsvaret for eksempel inneholdt referanser til irrelevant rettspraksis, benyttet tvilsomme rettskilder, eller benyttet uholdbare argumenter, så har det altså fått stå uimotsagt. Vi betviler i utgangspunkt ikke Styrets generelle kompetanse i varemerkesaker, men det må være relativt klart at dette er en feil som meget vel kunne fått betydning for resultatet. Vi minner også om at det under enhver omstendighet er kutyme at hver side får uttale seg (minst) to ganger hver i innsigelsessaker. Når dette ikke har skjedd i denne saken, innebærer det også et klart brudd på forvaltningens likebehandlingsprinsipp. Vi ber i lys av det som er sagt, om at Første avdelings avgjørelse kjennes ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Vi antar da at saksbehandlingen vil bli gjenopptatt og at vi vil bli gitt en alminnelig frist til å imøtegå argumentene i motpartens tilsvar. Dersom klagen basert på vår prinsipale påstand om saksbehandlingsfeil ikke skulle føre frem, ber vi om at dette brev subsidiært betraktes som en rettidig inngitt klage på resultatet. Vi mener at første avdeling har truffet en gal avgjørelse når den er kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling mellom de to merkene som omfattes av innsigelsen. Dersom annen avdeling skulle avvise vårt prinsipale krav og ta saken opp til alminnelig klagebehandling i henhold til vårt subsidiære krav forbeholder vi oss retten til å inngi ytterligere dokumentasjon og argumenter, og vi ber i så fall om at det gis en frist for inngivelsen." Den 18. januar 2011 ble faktura pålydende gjeldende gebyr (avgift) for klage til Patentstyrets Annen avdeling utstedt og sendt til innsigers fullmektig, med betalingsfrist 21. februar Ved Annen avdelings brev av 19. januar 2011 er registreringshavers norske fullmektig oversendt gjenpart av innsigers klage, og med frist til den 19. mars 2011 for innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 8. februar 2011; innen fakturafristens utløp. I sin imøtegåelse av klagen, innkommet den 9. mars 2011, uttaler registreringshavers norske fullmektig:

7 Annen avd. sak nr "Vi viser til oversendelse av innkommet klage den 19. januar Så vidt vi kan se inneholder ikke klagen noe materielt i forhold til selve innholdet i avgjørelsen fra første avdeling. Det eneste som sies om det materielle, er at "første avdeling har truffet en gal avgjørelse når den er kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling mellom de to merkene som omfattes av innsigelsen". Til dette vil innklagede svare at man mener at første avdeling har truffet en riktig avgjørelse hva gjelder forvekselbarhet. Dermed fastholdes tidligere anførsler og argumentasjon. Semantisk ulikhet. Når det gjelder kjennetegnslikhet, er innklagede ikke uenig i vurderingstemaet for dette. Det fremstår imidlertid som spekulativt å hevde at "[E]n ikke uvesentlig del av innkjøpene foretas av menn som har fått beskjed fra sine kvinner om hvilket merke de skal kjøpe, og når de da møter et merke som er så likt det andre, vil forveksling for kunne finne sted." Det finnes overhodet ingen holdepunkter for å legge vekt på det ovenfor nevnte, herunder er dette heller ikke en del av den rettslige vurderingen for hvorvidt to merker er forvekselbare. I tilfelle ville det ha like stor vekt å si at dette vil føre til en skjerpet oppmerksomhet fordi disse mennene er redde for å kjøpe gale produkter. Søkers merke består av de to ordene TRI-AKTILINE, med bindestrek mellom. Søkers merke er et engelsk ord; innsigers merke er ikke et ord på noe som helst språk så vidt vites. Innsigers merke består av ordet AKILEINE. Prefikset i søkers merke, kan muligens lede tankene hen på tallet "tre". Innsigers prefiks AKI- leder ikke tankene hen på noe som helst. Prefikset i søkers merke har altså ingen likheter med innsigers merke. Dersom man ser på ord nummer to i søkers merke AKTILINE mot innsigers merke AKILEINE, har heller ikke disse store likheter. Søkers annet merkeelement kan deles opp i AKTI- og -LINE. Elementet AKTIkan muligens være en forkortelse fro "aktiv", "aktiverende", "aktivitet" eller lignende. Innsigers prefiks AKI- har ingen lik betydning. Videre har søkers prefiks TRI ingen beskrivende karakter i forhold til elementet AKTILINE. Dermed vil det komme inn som en adskillende faktor semantisk sett. Det andre elementet -LINE leder selvsagt tankene hen til en "linje". Innsigers suffiks -LEINE har ingen lik betydning. Følgelig er merkene ulike semantisk sett. Visuell ulikhet. TRI-AKTILINE mot AKILEINE vil ikke være å forveksle visuelt sett. Dette skyldes både prefikset i søkers merke TRI, samt det forhold at søkers merke inneholder flere bokstaver og ulik sammensetning av disse i det andre elementet AKTILINE. Det er ikke korrekt slik innsigers fullmektig hevder at "begge ordene har åtte bokstaver" søkers merke har 12 elementer prefikset TRI, bindestrek og AKTILINE. Selv om elementet TRI kan være noe svakt, er det likevel et visuelt trekk ved merket som vil komme inn og skille merkene ad. Elementet TRI har ingen beskrivende karakter i forhold til elementet AKTILINE.

8 Annen avd. sak nr Fonetisk ulikhet. Merkene er svært ulike fonetisk sett. Søkers merke vil uttales "trai akti lain" eventuelt "tri akti lain". Derimot vil innsigers merke uttales "aki leine" slik det også er skrevet. Ettersom det ikke er et engelsk ord, i motsetning til søkers merke, vil man heller ikke forsøke å uttale det på noen annen måte. Det foreligger etter det ovenfor nevnte ikke risiko for forveksling blant den gjennomsnittlig velinformerte forbruker. Søkers registrering må dermed opprettholdes. Det tas forbehold om ytterligere anførsler og argumentasjon." Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys både av den innkomne klagen av 16. januar 2011 og motpartens imøtegåelse av 9. mars Den 6. mai 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 16. november I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling utaler Første avdeling følgende: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum. Når det gjelder klagers prinsipale påstand om saksbehandlingsfeil vil vi bemerke at Patentstyret har sett hen til argumenter fra begge parters side i sin avgjørelse. Både innsigers argumenter i innsigelsen datert og argumenter i tilsvaret fra innehaver datert er vurdert. Vi viser i denne forbindelse til varemerkeforskriften 24 hvor det heter at dersom merkehaveren gir tilsvar til innsigelsen avgjør Patentstyret om ytterligere skriftveksling mellom partene er nødvendig før saken tas opp til avgjørelse. Selv om det er vanlig praksis at partene får uttale seg to ganger hver i innsigelsessaker fremstod saken som godt opplyst da avgjørelse ble fattet, selv om avgjørelsen kun er basert på én uttalelse fra hver av partene. At innehavers tilsvar til innsigelsen ikke ble oversendt til innsiger for uttalelse før avgjørelse ble fattet, anses ikke som tilstrekkelig til at Patentstyrets første avdeling selv kan oppheve eller endre avgjørelsen etter bestemmelsen i varemerkeloven 51 annet ledd første punktum."

9 Annen avd. sak nr Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Registreringshavers uttalelse av 9. mars 2011 ble den 11. mars 2011 oversendt innsigers fullmektig til uttalelse, med svarfrist satt til torsdag den 12. mai Denne svarfristen ble senere suspendert i påvente av Første avdelings vurdering av klagen, og om denne må medføre at den tidligere beslutning av 16. november 2010 må oppheves eller må fastholdes. Registreringshavers uttalelse av 9. mars 2011, samt utskrift av Første avdelings notat av 6. mai 2011, er den 29. februar 2012 oversendt innsigers fullmektig til uttalelse, med svarfrist satt til onsdag den 4. april Den 30. mars 2012 innkommer følgende uttalelse fra innsigers fullmektig: "Vi viser til klage inngitt til Annen avdeling 16. januar 2011 samt til oversendelse av imøtegåelse/tilsvar fra Annen avdeling den 29. februar 2012 med svarfrist 4. april Som Annen avdeling vil huske ble klagen primært inngitt mot Første avdelings saksbehandlingsfeil. Vi er fortsatt av den oppfatning at Første avdelings vedtak skulle vært omgjort etter varemerkeloven 51 første ledd som anført i klagen, og vi ber nok en gang Annen avdeling ta stilling til spørsmålet ettersom det er behov for en avklaring. Vi gjentar for ordens skyld at Første avdelings avgjørelse prinsipielt er truffet på et sviktende grunnlag ettersom vi ikke ble gitt anledning til å kommentere motpartens tilsvar. Vi mener også at Første avdelings forsikring av at avgjørelsen er truffet på et tilstrekkelig godt grunnlag ikke er fyllestgjørende. Vi nevner i den forbindelse at det i Patentstyrets standardbrev i innsigelsessaker står uttrykkelig at hver part får anledning til å uttale seg to ganger. Saksbehandlingsfeilen har altså vært grov både i lys av hensynet til sakens opplysning og i lys av likhetsprinsippet. Det måtte derfor etter vårt syn være klart at klagen ville føre frem i henhold til varemerkeloven 51. Når det gjelder sakens realitet spørsmålet om fare for forveksling mellom TRI-AKTILINE og AKILEINE, viser vi til de argumenter som ble fremført i innsigelsen. Vi mener at Første avdeling har foretatt en gal vurdering av om hvorvidt merkene er egnet til å forveksles. Vi minner for ordens skyld om at det foreligger vareslagsidentitet, og at dette etter fast og sikker rett må få betydning for hvilken avstand som kan aksepteres merkene imellom. Det skal mot denne bakgrunn anføres at Patentstyret har lagt altfor stor vekt på forekomsten av orddelen TRI i søkers merke. TRI er som kjent et svært alminnelig prefiks som betyr "tre", og det gjenfinnes i ord som for eksempel trigonometri (som altså gjelder trekanter), triatlon (tre øvelser), trifokal og ikke minst trippel. Dette elementet er altså rent beskrivende for varer som for eksempel kan inneholde tre virkestoffer, tre ingredienser eller som kan ha tre ulike virkninger.

10 Annen avd. sak nr Selv om merker skal vurderes som en helhet er det sikker rett at man skal se bort fra et merkes beskrivende og ikke-distinktive elementer, eller at de i det minste skal tillegges helt underordnet vekt. Sammenligningen av ordelementene AKTILINE og AKILEINE er det redegjort for tideligere, det skal bare kort konstateres at både prefiks og suffiks er identiske, at begge består av 8 bokstaver og at de ulikhetene som foreligger således er "gjemt" i midten av et lengre ord. Det følger at merkene oppviser en høy grad av likhet både visuelt og fonetisk. Varene er identiske, det eldste merket nær er opptatt i det yngre, og når det eldste merket besitter i tillegg en høy grad av distinktivitet. Det anføres således at det foreligger en klar fare for forveksling. En forbruker som kjenner ord merket AKILEINE og støter på merket TRI- AKTILINE vil anta at dette er en variant av et AKILEINE-produkt med tilføyelsen TRI som beskrevet ovenfor. Han vil derfor legge til grunn enten at produktene stammer fra samme produsent eller i det minste at det foreligger et kommersielt felleskap mellom produsentene. Dette synet har også kommet til uttrykk i avgjørelsen truffet av OHIMs opposition division i tilsvarene sak mellom de samme aktører. Vedlagt følger en kopi av avgjørelsen oversatt til engelsk. Vi henleder spesielt Annen avdelings oppmerksomhet på vurderingen av merkelikheten. Vi nevner også at innsigelsesprosessene i OHIM er omfattende og at forvekselbarhetsspørsmålet underkastes en grundig vurdering. Vi ber således om at det søkte merket nektes registrering i Norge jf varemerkeloven 71 andre ledd jf 16 a. Dette brev i elektronisk til annen.avdeling@patentstyret.no samt i tre eksemplarer ved ordinær styrepost." I sitt tilsvar, datert 30. april 2012, uttaler registreringshavers fullmektig: Vi viser til Patentstyrets brev av 2. april 2012 med oversendelse av imøtegåelse/tilsvar fra innsiger datert 30. mars For det første har vi ingen tilleggskommentarer vedrørende spørsmålet om saksbehandlingsfeil i Patentstyrets Første avdeling. Når det gjelder sakens realitet, vil vi på vegne av vår klient komme med våre avsluttende kommentarer og vedlegg. I spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare mellom TRI-AKTILINE og AKILEINE, fastholdes det fra vår side at merkene ikke er til forveksling like og at Patentstyrets Første avdelings avgjørelse er korrekt. Når det gjelder innsigers anførsler vedrørende merkelementet «TRI», fastholder vi at

11 Annen avd. sak nr prefikset TRI i vår klients merke ikke har beskrivende karakter i forhold til elementet AKTILINE. I en forvekselbarhetsvurdering kan man derfor ikke se bort fra dette elementet i vurderingen av merket TRI-AKTILINE. Det er med interesse vi kan opplyse at det nylig er avsagt dom i en sak mellom de to partene i Frankrike, der blant annet spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare mellom TRI-AKTILINE og AKILEINE ble berørt. Avgjørelse fra Cour D appel de Paris datert 11. april 2012 følger vedlagt. Når det gjelder visuelle og fonetiske forskjeller mellom merkene, kommenter retten oppsummeringsvis at likheter mellom merkene TRI-AKTILINE og AKILEINE på grunn av de felles syv bokstavene A, K, I, L, I, N og E i samme rekkefølge, overgås av følgende forskjeller: Visuelt: Merket AKILEINE består av 8 bokstaver mens merket TRI-AKTILINE består av to ord med henholdsvis 3 og 8 bokstaver. Prefikset TRI i merket TRI-AKTILINE gjenfinnes ikke i merket AKILEINE. Fonetisk: De første stavelsene A og TRI i merkene er forskjellige. Dette i tillegg til andre forskjeller bidrar til at merkene uttales forskjellig. Rytmen i merkene er også forskjellig, særlig grunnet tilstedeværelsen av bokstaven T i AKTILINE. De nevnte forskjellene vurderes til å oppfattes umiddelbart, og domstolen konkluderer med at merket TRI-AKTILINE ikke gjør inngrep i merket AKILEINE. Under henvisning til ovenstående og det som tidligere er anført i saken ber vi om at Annen avdeling fatter en avgjørelse der Første avdelings avgjørelse av 16. november 2010 stadfestes, slik at den internasjonale registreringen med virkning i Norge opprettholdes, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd. Ved Annen avdelings brev av 7. mai 2012 er registreringshavers innlegg av 30. april 2012 oversendt innsigers fullmektig til orientering. Fullmektigen ble samtidig orientert om at saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. I foreliggende sak anfører innsigeren i sin klage prinsipalt at Første avdelings avgjørelse må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil. Saksbehandlingsfeilen skulle bestå i at innsigeren

12 Annen avd. sak nr ikke fikk anledning til å uttale seg om registreringshaverens tilsvar før Første avdeling traff sin avgjørelse. Annen avdeling er enig med innsigeren i at det ble begått en saksbehandlingsfeil, men ser det ikke som nødvendig av den grunn å oppheve avgjørelsen. Innsigeren har i forbindelse med klagebehandlingen fått anledning til å imøtegå registreringshaverens synspunkter, og Annen avdeling har derfor et tilstrekkelig grunnlag for å treffe realitetsavgjørelse i saken. Til innsigerens synspunkter på tolkningen av varemerkelovens 51 annet ledd, som gir Første avdeling kompetanse til å oppheve eller endre sin avgjørelse hvis den finner det klart at klagen vil føre frem, vil Annen avdeling bemerke at denne bestemmelsen ikke åpner for en fornyet og fullstendig realitetsvurdering av saken. Hensikten med bestemmelsen er at Første avdeling skal kunne sile ut en del opplagte saker før Annen avdeling begynner sin behandling av klagen, se Ot. prp. nr. 98 ( ) side 78. Det er heller ikke adgang til å påklage en avgjørelse etter 51 annet ledd særskilt, se den uttømmende listen over klagegrunnlag i 49, jf. paragrafens siste ledd. Bestemmelsen i 49 annet ledd retter seg åpenbart mot Første avdelings materielle avgjørelse av en innsigelsessak. Når det gjelder innsigelsessakens realitet, er Annen avdeling kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter varemerkelovens 70 første ledd, jf. tredje ledd, skal et internasjonalt registrert varemerke ikke gis virkning i Norge dersom merket ikke kunne ha vært registrert her i riket på grunn av bestemmelsene i 16. Etter 16 bokstav a), jf. 4 første ledd bokstav b), kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som har vern eller virkning i Norge fra en tidligere dag. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslagsog kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn- Mayer (Sml s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml s. I-3569). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller

13 Annen avd. sak nr komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s («pascal søtt & salt»), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I den foreliggende sak er begge varemerkene registrert for blant annet kosmetikk. Vareidentitet tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det kreves større avstand mellom kjennetegnene enn om vareslagene hadde vært ulike. Varene omsettes bl.a. til alminnelige sluttbrukere, og det kan ikke legges til grunn at det foreligger en høy grad av merkebevissthet som i nevneverdig grad kan bidra til å motvirke forvekslingsrisiko. Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Selv om det skal foretas en helhetsvurdering, kan det være tilstrekkelig med likhet i ett element, hvis dette utgjør en selvstendig og særpreget del av merkene, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMSON LIFE), premiss 35, se også Høyesteretts avgjørelse i Rt s («pascal søtt & salt»), særlig avsnitt 64. Gjenstand for vurderingen er ordmerkene TRI-AKTILINE og AKILEINE. Etter Annen avdelings oppfatning ligger elementet AKTILINE i det internasjonalt registrerte merke, meget nær AKILEINE, såvel fonetisk som visuelt, og dette skaper et klart likhetstrekk mellom merkene. Annen avdeling er uenig i at det er grunnlag for å dele opp ordene slik Første avdeling har gjort. AKTILINE og AKILEINE er etter Annen avdelings syn svært like og fremstår begge som fantasiord. Spørsmålet er da om AKTILINE utgjør et selvstendig element i det registrerte merket, og om tilføyelsen av TRI skaper tilstrekkelig avstand mellom merkene. Etter Annen avdelings syn fremstår AKTILINE som et selvstendig element. TRI har et visst deskriptivt preg og kan gi inntrykk av at produktet består av tre ingredienser, har tredobbelt effekt e.l. Det antas derfor at

14 Annen avd. sak nr gjennomsnittsforbrukeren lett vil oppfatte TRI-AKTILINE som en variant av AKILEINE. Forvekslingsrisiko etter varemerkelovens 16 bokstav a), jf. 4 første ledd bokstav b) og 70, anses således å foreligge, og registreringen må derfor oppheves. Det avsies slik kjennelse: Den internasjonale varemerkeregistreringen skal ikke ha virkning i Norge. Jørgen Smith (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)