PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn Aarflot AS, Oslo) Annen avdelings avgjørelse av 26. oktober 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 25. oktober 2006, hvorved ordmerket TIPPINGA ble nektet registrert under henvisning til at merket mangler den nødvendige grad av varemerkerettslig særpreg, jfr. varemerkelovens 13 første ledd. Gjenpart av avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 35: Klasse 38: Klasse 41: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet herunder fjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; elektroniske oppslagstavler. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter herunder lotterier og organisering av lotterier; pengespillvirksomhet; spilltjenester tilbudt online. Søkers fullmektig klaget Patentstyrets første avdelings avgjørelse inn for Patentstyrets annen avdeling den 20. desember 2006; rettidig. Ved kjennelse av 12. september 2008 (sak nr. 7720) besluttet Patentstyrets annen avdeling å stadfeste Første avdelings registreringsnektelse av 25. oktober Gjenparter av Annen avdelings avgjørelsesprotokoll ble sendt til søkers fullmektig samme dag.

2 Annen avd. sak nr Med hensyn til Første og Annen avdelings begrunnelse for å nekte merket registrert, samt søkers anførsler og argumentasjon for de to avdelinger, vises til Første avdelings avgjørelse 25. oktober 2006 og Annen avdelings avgjørelse 12. september Annen avdelings avgjørelse ble av søker rettidig bragt inn for Oslo tingrett (sak nr TVI-OTIR/08), som den 17. april 2009 avsa dom med slik slutning: Staten v/ Nærings- og handelsdepartementet frifinnes. Oslo tingretts dom ble av søker rettidig anket inn for Borgarting lagmannsrett (sak nr ASD-BORG/01), som den 15. desember 2009 avsa dom med slik slutning: Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse nr av 12. september 2008 kjennes ugyldig. I siste avsnitt på side 10 i dommen, som fortsetter øverst på side 11, konkluderer lagmannsretten som følger: "Da Patentstyrets 2. avdeling nektet å registrere Norsk Tippings søknad i sin helhet til tross for at deler av søknaden ble vurdert registrerbar, og det på forhånd ikke var gitt underretning om dette, ble det begått en feil. Denne feilen kan ha virket inn på saksutfallet i det Norsk Tipping ikke fikk anledning til å disponere over søknaden slik at delregistrering kunne finne sted. Annen avdelings avgjørelse må derfor kjennes ugyldig." Saken er ikke blitt påanket av Staten innen ankefristens utløp den 28. januar 2010, og er nå rettskraftig. Saken foreligger således igjen til prøving i Annen avdeling, under nytt saksnummer. Ved den fornyede behandling av klagesaken i Patentstyrets annen avdeling må Borgarting lagmannsretts føringer for den videre saksbehandling, samt rettens vurdering av merkets registrerbarhet, legges til grunn. Den 10. februar 2010 sender Annen avdeling følgende brev til søkers fullmektig: "Etter at Borgarting lagmannsrett ved dom av 15. desember 2009 i sak nr ASD- BORG/01 kjente Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse nr av 12. september 2008

3 Annen avd. sak nr ugyldig, er saken behandlet på nytt i 2. avdelings møte mandag den 8. februar 2010, under nytt klagenummer. Annen avdeling er kommet til at merket TIPPINGA kan registreres for de aktuelle tjenestene i klassene 35 og 38, men finner å måtte fastholde at registrering må nektes for tjenestene i klasse 41, med den begrunnelse som fremgår av kjennelsen i sak nr av 12. september Vi gjør oppmerksom på at alternativet til helt å fjerne tjenesteklasse 41 fra søknaden, er å inngi anmodning om deling etter bestemmelsene i varemerkeforskriftens kapittel 4, slik at søknaden med tjenesteklassene 35 og 38 kan gå tilbake til 1. avdeling for registrering og søknaden med tjenesteklasse 41 behandles videre i 2. avdeling. Slik anmodning om deling må inngis direkte til Patentstyrets design- og varemerkeavdeling. Til å besvare dette brevet, herunder å inngi ny begrenset varefortegnelse eller orientering om at det er inngitt begjæring om deling av søknaden etter varemerkeforskriftens kap. 4, innrømmes frist til mandag den 12. april Dersom nåværende tjenestefortegnelse opprettholdes uendret, må det påregnes at saken ved fristutløp tas opp til avgjørelse med innstilling om full registreringsnektelse." Ved Annen avdelings brev av 12. april 2010, ble søkers fullmektig etter anmodning medelt forlengelse av svarfristen til 12. mai I svarbrev av 10. mai 2010, vedlagt separat brev inneholdende besvarelse av Annen avdelings brev av 10. februar 2010 og brev til Første avdeling med begjæring om deling av nærværende varemerkesøknad, uttaler søkers fullmektig: "BREV VEDRØRENDE VAREMERKESØKNAD TIPPINGA NORSK TIPPING AS Vedlagt følger brev vedrørende varemerkesøknad som har fått saksnr (tidl. 7720) i annen avdeling. I brevet anmodes det om deling av søknaden en anmodning som skal behandles av Patentstyrets varemerkeavdeling. Videre er brevet et svar på annen avdelings uttalelse, hvor vi har svarfrist 12.5, som skal behandles av Patentstyrets annen avdeling. Jeg vedlegger derfor brevet i to eksemplarer, slik at anmodningen om deling kan gå til varemerkeavdelingen og svaret for så vidt gjelder annen avdelings uttalelse kan gå til annen avdeling.

4 Annen avd. sak nr Vennligst ta kontakt med undertegnede per telefon eller e-post dersom det oppstår praktiske spørsmål knyttet til dette." I det vedlagte brevet til Første avdeling uttaler søkers fullmektig: "ANNEN AVD SAK NR 8033 REGISTRERING AV VAREMERKE TIPPINGA Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak. Vi har overtatt som fullmektig etter Bryn Aarflot for Norsk Tippings varemerkesøknad. Vedlagt følger kopi av generalfullmakt fra Norsk Tipping AS og Leogriff AS. Vi viser til Patentstyrets brev av 12.4 hvor svarfrist er satt til Dette svar er dermed rettidig. 1 ANMODNING OM DELING PATENTSTYRETS VAREMERKEAVDELING Norsk Tipping AS har besluttet [å] anmode om deling av søknaden (søknad nr ) som foreslått av Patentstyret annen avdeling i uttalelse datert Norsk Tipping har søkt registrert varemerket TIPPINGA for klassene 35, 38 og 41: Klasse Varer/tjenester 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet herunder fjernsynssendinger, kommunikasjon ved dataterminaler, elektroniske oppslagstavler. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter herunder lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. Vi anmoder nå om slik deling av søknaden hvor klassene 35 og 38 er videreføringen: Klasse Varer/tjenester 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet herunder fjernsynssendinger, kommunikasjon ved dataterminaler, elektroniske oppslagstavler. Denne delen av søknaden går dermed tilbake til første avdeling for registrering, jf Patentstyret annen avdelings uttalelse av

5 Annen avd. sak nr For så vidt gjelder klasse 41, vil Norsk Tipping opprettholde søknaden for kun to av de omsøkte tjenesteslagene på denne måten: Klasse Varer/tjenester 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Vi forstår Patentstyret annen avdelings uttalelse av dit hen at denne delen av søknaden dermed vil bli gjenstand for ny vurdering i annen avdeling. Årsaken til at vi opprettholder søknaden for disse to tjenesteslagene er at vi mener at merket er distinktivt for disse. Det følger også av en tolkning av lagmannsrettens dom, som vi skal redegjøre nærmere for i det følgende. 2 NÆRMERE OM LAGMANNSRETTENS DOM Lagmannsretten gikk grundig til verks og konkluderte med at ordmerket TIPPINGA mangler distinktivitet og særpreg for så vidt gjelder de fleste av de omsøkte tjenesteslag i klasse 41. Nærmere bestemt drøftet lagmannsretten de ulike tjenesteslagene i klasse 41 og konkluderte eksplisitt med at ordmerket mangler distinktivitet og særpreg for følgende tjenesteslag i klasse 41; underholdningsvirksomhet sportslige og kulturelle aktiviteter lotterier og organisering av lotterier pengespillvirksomhet spilltjenester tilbudt online Videre uttalte lagmannsretten at når Patentstyret annen avdeling også nektet registrering for de tjenesteslag som styret mente at merket var registrerbart for, ble det begått en feil. Registreringsnektelse skal ikke omfatte annet enn de varer og tjenester som nektelsesgrunnen omfatter. (Annen avdeling uttalte: "Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, idet utvalget finner at søknaden omfatter tjenesteslag som ordmerket TIPPINGA er beskrivende for, og mangler varemerkerettslig særpreg for. At søknaden også omfatter atskillige tjenester som TIPPINGA vil være registrerbart for, kan da ikke begrunne registrering" (vår utheving).) Det er derfor naturlig å tolke lagmannsrettens dom dit hen at TIPPINGA er registrerbart for de to tjenesteslagene i klasse 41 som lagmannsretten ikke konkluderer med at mangler særpreg. Det er slik at lagmannsretten ikke nevner de to tjenesteslagene "utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet" i klasse 41 når lagmannsretten regner opp de tjenester som mangler distinktivitet. I og med at lagmannsretten er grundig på dette punktet, er det all grunn til tro at lagmannsretten plukker ut og eksplisitt nevner de tjenester i klasse 41 som TIPPINGA ikke er distinktivt for. Det er derfor naturlig å tolke lagmannsretten slik at TIPPINGA har distinktiv evne for de tjenestene som ikke ble nevnt. I motsatt fall, dersom lagmannsretten hadde ment at TIPPINGA manglet distinktivitet for hele klasse 41, ville det vært enklere si det. Til støtte for denne tolkningen kommer også regjeringsadvokatens uttalelse i lagmannsretten. Regjeringsadvokaten fremhevet også bare tjenesteslagene underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, lotterier og organisering av lotterier og pengespillvirksomhet og spilltjenester tilbudt online som beskrivende. Tjenesteslagene utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet i klasse 41 ble ikke nevnt. Dessuten

6 Annen avd. sak nr innrømmet regjeringsadvokaten at det ikke kunne utelukkes at merket har det nødvendige særpreg og dermed er registrerbart for enkelte av de andre tjenesteslagene det er søkt registrert for. Slik vi forstår dette har lagmannsretten ikke funnet at TIPPINGA mangler særpreg for tjenestene "utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet" i klasse NÆRMERE OM TIPPINGAS DISTINKTIVE EVNE FOR DE TO GJENVÆRENDE TJENESTESLAGENE I KLASSE 41 Lagmannsrettens dom tar ikke med "utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet" i oppregningen av tjenesteslag i klasse 41 som lagmannsretten mener at ikke har distinktiv evne. Dette skyldes at TIPPINGA er egnet til skille søkerens tjenester fra andres, jf varemerkeloven 13, for så vidt gjelder "utdannelsesvirksomhet" og "opplæringsvirksomhet" og derfor kan registreres som varemerke for disse tjenesteslagene. På samme måte som for "annonse- og reklamevirksomhet" (klasse 35) og "telekommunikasjonsvirksomhet" (klasse 38), vil TIPPINGA ha det nødvendige særpreg for disse tjenesteslagene. Merket TIPPINGA vil helt klart kunne sette den relevante omsetningskretsen i stand til uten fare for at det oppstår en forveksling å skille tjenester med en bestemt kommersiell opprinnelse fra tjenester med annen kommersiell opprinnelse. Varemerket oppfyller med andre ord garantifunksjonen. TIPPINGA vil ikke på noen måte være deskriptiv for tjenesteslagene "utdannelsesvirksomhet" og "opplæringsvirksomhet" eller kunne oppfattes som en angivelse av tjenestens art eller egenskaper. Dette kan også sammenlignes med "annonse- og reklamevirksomhet" og "telekommunikasjonsvirksomhet", hvor TIPPINGA oppfyller garantifunksjonen. Det vil heller ikke foreligge noe legitimt behov for friholdelse for ordet TIPPINGA for så vidt gjelder "utdannelsesvirksomhet" og "opplæringsvirksomhet". Det er ikke slik at andre næringsdrivende innen "utdannelsesvirksomhet" og "opplæringsvirksomhet" kan tenkes anvende TIPPINGA for å betegne en egenskap ved deres tjenesteytelser. På denne bakgrunn konkluderer vi med at TIPPINGA kan registreres som varemerke for tjenestene "utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet" i klasse ØVRIGE SØKNADER VEDRØRENDE TIPPING Norsk Tipping har inngitt ytterligere to varemerkesøknader for ordmerke TIPPINGA. Søknad nr og søknad nr Begge søknader er stilt i bero. Vi kommenterer derfor ikke disse søknadene nå. Vi har dessuten lagt merke til at Winstone AS har inngitt søknad om registrering av ordmerke TIPPINGA (søknad nr ). Også denne søknaden (som er den siste i prioritet) er stilt i bero i påvente av behandling av de øvrige søknadene. Vi kommenterer derfor ikke denne søknaden nå, men ber vennligst om bli holdt orientert." Den 27. mai 2010 ble faktura pålydende gjeldende avgift for deling av varemerkesøknad utstedt av Patentstyret og sendt til søkers fullmektig, jf. avgiftsforskriftens 7. Betalingsfristen var i fakturaen satt til 29. juni Avgift for deling er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 2. juni 2010; innen den meddelte betalingsfristens utløp.

7 Annen avd. sak nr Den 23. juni 2010 ble deling av søknaden nr gjennomført av Patentstyret, og tjenestefortegnelsen for den opprinnelige (videreførte) søknaden samtidig begrenset, i samsvar med begjæringen fremsatt i søkers brev av 10. mai Den avdelte søknaden fikk det nye søknadsnummeret A, og gikk deretter rett tilbake til Første avdeling for alminnelig søknadsbehandling. Den 24. juni 2010 ble den avdelte varemerkesøknad A besluttet registrert av Patentstyret, og samtidig gitt registreringsnummer Registreringen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 27/2010, på side 6, med publiseringsdato mandag den 5. juli 2010, og med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet herunder fjernsynssendinger, kommunikasjon ved dataterminaler, elektroniske oppslagstavler. Patentstyrets annen avdelings behandling av klagen over Første avdelings avslag i den opprinnelige (videreførte) varemerkesøknad nr er deretter gjenopptatt, men med tjenestefortegnelsen begrenset til: Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til at varemerket kan registreres med den begrensede varefortegnelsen. Ved brev 10. mai 2010 begrenset søkeren varefortegnelsen for den foreliggende søknaden til tjenestene «utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet» i klasse 41. Annen avdeling er kommet til at søknaden for disse tjenestene oppfyller kravene i varemerkelovens 14 første

8 Annen avd. sak nr og annet ledd. Varemerket TIPPINGA er ikke beskrivende for noen av de nevnte tjenestene, og kan heller ikke anses å mangle tilstrekkelig særpreg for noen av dem. Da det heller ikke for øvrig foreligger omstendigheter som er til hinder for imøtekommelse av søknaden, blir varemerket TIPPINGA å registrere for nevnte tjenester. Det avsies slik kjennelse: Saken sendes tilbake til Første avdeling for registrering med varefortegnelsen inngitt 10. mai Are Stenvik (sign.) Ida M. Andrén (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)