Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Varemerkesøknad nr Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 20. september 2006, hvorved registreringen av nedenfor gjengitte kombinerte varemerke en etikett inneholdende teksten "MOSELLA VINBASERT LESKEDRIKK" ble besluttet opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partene samme dato. Reg. nr ( ) Merkets varefortegnelse omfattet ved innleveringen av søknaden hele vareklasse 33, men er under behandlingen i 1. avdeling begjært begrenset til: Klasse 33: Alkoholholdige drikker, unntatt vin og brennevin. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren.

2 2. avd. sak nr Innsigelsen var for det første begrunnet med at det kombinerte merket "MOSELLA VINBASERT LESKEDRIKK" er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 2, da det fremstår som villedende for varer hvis geografiske opprinnelse ikke er moseldistriktet/moseldalen i Tyskland. For det annet ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 14 tredje ledd, jf. TRIPS-avtalens art. 23 nr. 2, fordi det inneholder en geografiske vin- eller brennevinsbetegnelse, uten at varene har den geografiske opprinnelsen som betegnelsen i merket utpeker. Endelig er det anført at merket er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 13 første ledd, da det bare gir uttrykk for eller tilkjennegir varenes art og deres geografiske opprinnelse. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket er et kombinert merke som består av teksten MOSELLA med store gule bokstaver over et bilde, og teksten VINBASERT LESKEDRIKK med mindre gule bokstaver under bildet. Nederst står en nærmest uleselig hvit skrift. Bildet viser en romerskliknende bygning med noen mennesker i forkant. Innsigerens fullmektig har anført at MOSELLA er en historisk geografisk betegnelse på Mosel, og viser til et dikt av den romerske dikteren Ausonius. Videre ligger MOSELLA nært opptil dagens betegnelse Mosel og særlig den franske og engelske betegnelsen, Moselle. Det hevdes at MOSELLA derfor vil være villedende som betegnelse på produkter uten opprinnelse i Moseldalen, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 2. Patentstyret vil bemerke at MOSELLA er det italienske og latinske navnet på elven Mosel. Moseldalen har gunstige forhold for vinproduksjon, og området er kjent for vin. Merket er søkt registrert for "alkoholholdige drikker, unntatt vin og brennevin" i klasse 33 uten at dette er begrenset til drikker med Mosel som opprinnelsessted. Spørsmålet er om gjennomsnittsforbrukeren i omsetningskretsen for alkoholholdige drikker kan komme til å få uriktige oppfatninger om varenes opprinnelsessted og om disse uriktige, geografiske opplysningene antas å ville påvirke forbrukeren i kjøpssituasjonen. Dette avhenger for det første av om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte MOSELLA som en stedsangivelse. I Mosell-dommen, Rt s. 1908, som blant annet vurderte om ordmerket Mozell var villedende for ikke-alkoholholdige drikker i klasse 32, ble det uttalt at Mozell nok kan "skape visse assosiasjoner i retning av Mosel og moselvin" men at dette ikke kan være tilstrekkelig til å rammes av 14 første ledd nr. 2. Patentstyret anser at det er større fonetisk forskjell mellom MOSELLA og Mosel enn det er mellom Mozell og Mosel. MOSELLA skilles fra Mosel med boksavene LA på slutten. Likevel er det slik at MOSELLA, til forskjell fra fantasibetegnelsen Mozell, er en korrekt angivelse av Mosel på italiensk og latin. Det avgjørende må imidlertid være om gjennomsnittsforbrukeren oppfatter dette. Figurelementet i merket trekker i retning av noe romersk. MOSELLA vil kunne lyde italiensk/latin, selv om forbrukeren ikke kjenner betydningen. Dette trekker forestillingen bort fra tysk og Mosel, snarere enn å styrke assosiasjonene til dette. Videre kan MOSELLA oppfattes mer som et navn.

3 2. avd. sak nr Merket er søkt registrert for "alkoholholdige drikker, unntatt vin og brennevin" i klasse 33. Det er følgelig ikke snakk om vin, men varer som kan tenkes å inneholde vin eller druesaft med opprinnelse i Moseldalen. Patentstyret anser etter dette at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil tro at drikkevarene har opprinnelse i Moseldalen. Det vil derfor ikke foreligge uriktige forestillinger som kan påvirke kjøperen. Innsigerens fullmektig har videre anført at registrering av det kombinerte merket MOSELLA er i strid med varemerkeloven 14 tredje ledd når det gjelder vin og brennevin som ikke har tilknytning til Moseldalen. Patenstyret kan ikke se at denne anførselen kan føre frem, da merket ikke er registrert for slike varer, men for varefortegnelsen "alkoholholdige drikker, unntatt vin og brennevin" i klasse 33. Til slutt har innsigerens fullmektig anført at registreringen vil være i strid med varemerkeloven 13 første ledd når det gjelder varer som har opprinnelsesmessig tilknytning til Moseldalen. Patentstyret vil bemerke at siden merket er et kombinert merke med et særpreget figurelement, vil det ikke kunne nektes etter varemerkeloven 13 første ledd. Spørsmålet må isteden være om elementet MOSELLA er omfattet av eneretten som erverves etter registreringen, jf. varemerkeloven 15 første ledd. Det følger av varemerkeloven 13 første ledd at et "varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må således ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for stedet for tilvirkningen. "Et stedsangivende varemerke kan ikke registreres, hvis stedsnavnet for gjennomsnittsforbrukeren er kjent for de aktuelle varene. Det er på det rene at Mosel er kjent for vin for den norske omsetningskretsen. Her er det imidlertid ikke Mosel som skal vurderes, men den italienske/latinske varianten MOSELLA. Som drøftet over, vil ikke den norske gjennomsnittsforbrukeren være kjent med betegnelsen MOSELLA. Dette vil isteden oppfattes som et navn eller en fantasibetegnelse. Patentstyret finner det derfor ikke sannsynlig at MOSELLA vil oppfattes som stedsangivende og uten særpreg. Vi kan heller ikke se at det skulle foreligge noe friholdelsesbehov for en italiensk opprinnelsesbetegnelse på et tysk produkt i Norge. MOSELLA er følgelig omfattet av eneretten, da det ville være adgang til å registrere dette særskilt, se varemerkeloven 15 første ledd jf. 13 første ledd. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det registrerte merket verken er egnet til å villede etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 2, er i strid med varemerkeloven 14 tredje ledd eller er i strid med varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a første ledd." Innsigers klage innkom den 20. november Klageavgiften ble innbetalt den 22. desember 2006, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen anfører innsigeren: "Etter vår oppfatning er det ikke grunnlag for å opprettholde varemerkeregistreringen, da denne er i strid med varemerkelovens 13, første ledd og 14, første ledd nummer 2, noe vi skal redegjøre nærmere for i det følgende.

4 2. avd. sak nr Deutcher Weinfonds er en tysk stiftelse som representerer vindyrkere, blant annet i Mosel-dalen. Vindyrkerne i Mosel-dalen er kjent for å produsere hvitvin av en særegen karakter. Moselvinen er internasjonalt kjent og utgjør en betydelig del av vinomsetningen i Norge. Det søkte merket er et kombinert merke som består av teksten Mosella med store gule bokstaver over et bilde, og teksten vinbasert leskedrikk med mindre gule bokstaver under bildet. Nederst står en nærmest uleselig hvit skrift. Bildet viser en bygning med noen mennesker i forkant. Omsetningskretsen for produktet vil være hele den voksne delen av befolkningen. Det avgjørende er derfor hvordan gjennomsnittsforbrukeren i denne omsetningskretsen vil oppfatte varemerket. Det er grunn til å understreke at varemerkelovens 13, første ledd er å forstå slik at et merke ikke skal registreres hvis det utelukkende består av noe som er egnet til å oppfattes som et stedsnavn. Videre følger det av Patentstyrets 2. avd. kj (NIR 2001 s. 279) at dersom en gjennomsnittsforbruker her i landet vil anta at det eksisterer en forbindelse mellom den geografiske betegnelse og de varer søknaden gjelder, eller dersom en slik antagelse om en forbindelse kan forutses å ville oppstå i fremtiden, skal merket nektes registrert. Vi viser også til at Patentstyrets 2. avdeling (2.avd. kj (1960), se Lassen s 76) har påpekt at: For anførsel av varemerkelovens 13, første ledd, som registreringshindring kan [det] være nok at i hvert fall en del av det publikum som kjøper vedkommende vare, kan oppfatte den geografiske betegnelse som varens opprinnelsessted. Ordet Mosella er dominanten i det aktuelle merket. Det er på det rene at Mosel er kjent for vin for gjennomsnittsforbrukeren. Mosella er det italienske og latinske navnet på elven Mosel. Vi påpeker at Mosella også ligger tett opp til den franske og den engelske betegnelsen på Mosel, Moselle, både i lyd- og skriftbilde. Et ord mister ikke uten videre sin beskrivende karakter ved å være hentet fra et fremmed språk. Ord fra de gamle verdensspråkene må normalt sidestilles med det tilsvarende ord på norsk, jfr. Borgarting lagmannsretts dom i RG 1997 s. 258 GEOSERVICE (på s. 258) og Frostating lagmannsretts dom 21. desember 1999 BIG BITE, utrykt, se Lassen s 80. Videre rammer ikke forbudet mot å registrere varemerker som utelukkende gir uttrykk for varens tilvirkningssted bare de korrekte geografiske navn, men for eksempel også kjælenavn på byer eller steder, og forkortelser av stedsnavn, se Lassen s. 76. Vi nevner i den forbindelse at Mosella kan oppfattes som dimunitiv-formen for Mosell. Det er grunn til å tro at bransjefolk i landet og den ellers språkkyndige del av omsetningskretsen har kjennskap til betegnelsen Mosella. Dette er også et forhold som bør tillegges vekt, jfr. Lassen s 81. Faren for at gjennomsnittsforbrukeren kan oppfatte det omsøkte varemerket som en betegnelse på området Mosel, gjør seg særlig gjeldende for alkoholholdige drikker. Vi nevner at nærværende sak på dette punktet skiller seg fra avgjørelsen knyttet til bruk av varemerket Mozell, inntatt i Rt s Vi er også av den oppfatning at bildet på etiketten vil bidra til at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at produktet har noe med Mosel-distriktet å gjøre. At bildet egentlig forestiller en romansk bygning og ikke en bygning fra Mosel-distriktet er en forskjell som gjennomsnittsforbrukeren

5 2. avd. sak nr ikke vil oppfatte. For ham/henne er det avgjørende at motivet peker mot et område sydover i Europa som kan forbindes med vinproduksjon. Produsenten oppgir også at det er brukt moselvin som basis for det aktuelle produktet. Det er derfor klart at Mosel-distriktet har vært i tankene da etiketten ble utformet. Produktet har blitt solgt og skal selges i dagligvarehandelen. I dagligvarehandelen vil produktet stå fremme i butikken, og etiketten vil være det forbrukeren legger merke til og eventuelt velger ut i fra. Dette til forskjell fra utsalg ved vinmonopol, hvor kundene veiledes i forhold til opprinnelsessted og lignende. Dette bidrar til at etiketten med navnet Mosella og teksten vinbasert leskedrikk vil oppfattes som et produkt fra Mosel-distriktet av gjennomsnittsforbrukeren. Siden produktet har lav alkoholprosent vil Mosella lettere oppfattes som diminutiv-formen for Mosel. Endelig må betegnelsens historiske bakgrunn og betydning ha vekt, særlig når søkerens hensikt med valget av Mosella som kjennetegn nettopp har vært å utnytte disse forhold. For varer som har opprinnelsesmessig tilknytning til Mosel-dalen, vil registreringen av varemerket Mosella derfor være i strid med varemerkeloven 13, første ledd. Varefortegnelsen til det omsøkte merket er ikke begrenset til alkoholholdige drikker basert på vinråstoff fra Mosel-dalen. For så vidt som registreringen omfatter varer uten opprinnelsesmessig tilknytning til Mosel-dalen, anføres det at registreringen er villedende i hht. varemerkelovens 14, første ledd nummer 2. Det vises for så vidt til det som er sagt ovenfor om hvorledes gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte varemerket. Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake med ytterligere anførsler og dokumentasjon." Det var ikke innkommet noen imøtegåelse fra innehaver eller dennes fullmektig innen svarfristens utløp 26. januar 2007, og foranlediget av muntlig forespørsel fra 2. avdelings sekretariat per telefon den 7. februar 2007, uttaler innehavers fullmektig i e-post av samme dag: "Viser til telefonsamtale i dag, og kan bekrefte at vi ikke har mottatt noen form for instruksjoner fra vår klient vedrørende anken, og tilsvar til denne." Ved brev av 4. mai 2007 er begge parters respektive fullmektiger orientert om at saken går til utvalgsbehandling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale:

6 2. avd. sak nr Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Etter varemerkeloven 14 nr. 2 må et varemerke som skal registreres ikke være «egnet til å villede». Det kombinerte merket MOSELLA er søkt registrert for alkoholholdige drikkevarer, unntatt vin og brennevin, i klasse 33. Første avdeling har lagt til grunn at merket ikke vil gi gjennomsnittsforbrukeren i omsetningskretsen for alkoholholdige drikkevarer uriktige oppfatninger om varenes opprinnelsessted. Det vises bl.a. til Rt s (Mozell), der Høyesterett kom til at merket MOZELL ikke var villedende for ikke-alkoholholdige drikker i klasse 32. Annen avdeling vil bemerke at når Høyesterett kom til at ordmerket MOZELL ikke var villedende, skyldtes det at assosiasjonen med området Mosel og moselvin ikke kunne påregnes å fremkalle uriktige forestillinger. Førstvoterende uttalte (Rt på s ): «Etter min mening må det alminnelige publikum oppfatte ordmerket som et fantasimerke, som riktignok kan skape visse assosiasjoner i retning av Mosel og moselvin. Jeg har også vanskelig for å se hvilke uriktige forestillinger ordmerket skulle kunne fremkalle. Uriktige forestillinger om at produktet skulle være moselvin, kan det ses bort fra. Forestillingene måtte i tilfelle gå ut på slik byretten har lagt til grunn at drikken inneholder druesaft fra Moseldistriktet, at den er fremstilt etter resepter derfra eller at den på annen måte har en opprinnelsesmessig tilknytning dit. Men jeg kan ikke se annet enn at risikoen for at merket kan skape slike forestillinger, må være meget fjern.» Slik 2. avdeling ser det, stiller den foreliggende sak seg meget annerledes. På samme måte som i Mozell-saken, må det legges til grunn at merkeelementet MOSELLA kan skape assosiasjoner i retning av Mosel og moselvin, selv om det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke vet at ordet er den latinske og italienske betegnelsen for Mosel. Men i motsetning til i Mozell-saken, inneholder det omsøkte merket et element som klart forsterker denne assosiasjonen påskriften Vinbasert leskedrikk, som er godt synlig i det kombinerte merket. Når varene i den foreliggende sak dessuten retter seg mot omsetningskretsen for alkoholholdige drikkevarer, kan det ikke legges til grunn at risikoen for at merket skaper forestillinger om at produktet har en opprinnelsesmessig tilknytning til Moseldistriktet, er meget fjern. Tvert imot må disse forholdene innebære at risikoen for slike forestillinger er svært nærliggende. Billedelementet i merket bidrar heller til å forsterke enn å svekke slike forestillinger. Annen avdeling finner på den

7 2. avd. sak nr bakgrunn at merket er egnet til å villede ved å gi gjennomsnittsforbrukeren uriktige oppfatninger om opprinnelsessted, og at registreringshindring etter 14 nr. 2 foreligger. Det anses derfor ikke nødvendig å ta stilling til om det også foreligger andre registreringshindringer. Det avsies slik kjennelse: Registreringen oppheves. Ole-A. Rognstad (sign.) B. Stuevold Lassen (sign.) Are Stenvik (sign.)