DOK somsenter.no

Transkript

1 DOK somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: DOKNR/PUBLISERT: DOK STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt og vedlegg H pkt SAMMENDRAG: Saken gjelder krav om overføring av domenenavn på bakgrunn av rett til registrert foretaksnavn. Klagemotparten kom med tilsvar. Det skal mye til å fastslå ond tro når navnet er generisk. Klager fikk avslag. SAKSGANG: PARTER: Klager: Sømsenteret AS v/ advokat Lasse Ødegaard (advokatfirmaet Berngaard Sandbek AS) Klagemotpart: Tonje-West Design AS v/ daglig leder Stein Frode Dagsvik FORFATTER: Sarah Wennberg Svendsen, Frode Bergland Bjørnstad, Sondre Graasvoll 1. Sakshistorikk og formelle krav Domenenavnet somsenter.no ble registrert 19. desember 2014 av Tonje Brodering AS. Klager, Sømsenteret AS, sendte klage til Domeneklagenemndas sekretariat den 14. desember Klager krever domenenavnet overført. Klagen er gjort kjent for Tonje-West Design AS ved oversendelse den 6. januar Klagesaken ble oversendt Domeneklagenemnda den 4. februar 2016.

2 Klagemotparten har inngitt tilsvar 3. februar Frivillig mekling er ikke gjennomført. Klagefristen er 3 år fra domenenavnet ble registrert, jf. regelverket punkt 17.3, og klagen er dermed innenfor fristen. De formelle kravene for å ta klagen til realitetsbehandling er oppfylt, og Sekretariatet har sendt saken over til Domeneklagenemnda. Klager har sendt inn ytterligere tilsvar etter fristens utløp. Domeneklagenemnda har derfor ikke tatt denne informasjonen i betraktning ved behandlingen av saken. 2. Partenes anførsler 2.1 Klagers anførsler Nettsiden «somsenteret.no» er eid av Sømsenteret AS (klager) og profilerer klagers butikker i Oslo og på Gjøvik. Profileringen av butikklokalene (logoer og skilt) fremgår av vedlagte bilder. I tillegg har nettsiden en nettbutikk der det selges artikler innenfor symaskiner, stoffer, garn og sytilbehør m.m. Sømsenteret AS (klager) registrerte nettsiden somsenteret.no den 9. september Eieren av «somsenter.no» er Tonje Brodering AS. Daglig leder og styreleder i Tonje Brodering AS er Stein Frode Dagsvik. Det er lagt inn automatisk videresending fra somsenter.no til tonje.no. Dette innebærer at aktører som skriver inn «somsenter.no» i en nettleser, automatisk vil bli videresendt til tonje.no. Domenet tonje.no er eid av Tonje-West Design AS. Det er samme person (Stein Frode Dagsvik) som er daglig leder og styreleder i Tonje-West Design AS og Tonje Brodering AS. Nettsiden tonje.no selger varer innenfor akkurat det samme produktspekteret som somsenteret.no, og retter seg således mot det samme kundesegmentet. Sømsenteret AS har tidligere varslet Tonje Brodering AS angående deres anvendelse av domenenavnet «sømsenteret.no». Sømsenteret AS kontaktet Tonje Brodering AS per telefon den 25. august 2015 og ba om at bruken av domenenavnet «sømsenteret.no» skulle opphøre. Dagsvik responderte med å be om dokumentasjon på at Nye Sømsenteret AS hadde enerett til navnet «sømsenteret». I ettertid har Sømsenteret AS blitt oppmerksom på at Tonje Brodering AS også har registrert domenene «somsenter.no» og «sømsenter.no», begge med den direkte viderekoblingen til tonje.no. Sømsenteret AS ba Tonje Brodering AS, via

3 e-post datert 10. desember 2015, om at bruken av domenenavnene skulle opphøre. Sømsenteret AS ga uttrykk for at en frivillig løsning var ønskelig. Tonje Brodering AS responderte med en oppfordring om å sende informasjonen videre til Domeneklagenemnda. Sømsenteret AS vil med dette benytte seg av sin klagerett. Klager har fremsatt en tilsvarende klage på domenenavnet somsenteret.no, med samme begrunnelse. Klager anfører prinsipalt brudd på klagers rettigheter etter markedsføringsloven 30, og subsidiært brudd på god forretningsskikk etter markedsføringsloven 25, jf 1. Det anføres også at innklagede ikke under noen omstendighet var i god tro ved registreringen av domenet. Tonje Brodering AS visste eller burde ha visst at registreringen av domenenavnet «somsenter.no» kunne krenke klagers rettigheter. Ordet «sømsenter» er et sammensatt ord som ikke normalt brukes i dagligtalen. Til sammenlikning er ordet «sysenter» allment benyttet i bransjen. At et firma dermed velger et domenenavn med sammensetningen «sømsenter», uten at det inngår i ens eget firmanavn, taler for at vedkommende må ha hørt navnet i bransjen. Dette tilsier at Tonje Brodering AS har hatt en sterk oppfordring til å undersøke andres bruk av navnet. Det må også tillegges betydning at Tonje Brodering AS ved forrige domeneklage vedrørende «sømsenteret.no» ikke opplyste om at de også hadde registrert domenenenavnene «sømsenter.no» og «somsenter.no». Forrige domeneklage ga Tonje Brodering AS en sterk oppfordring til opplyse om disse domenenavnene, ettersom det er tilnærmet identisk med det innklagede domenet «sømsenteret.no». 2.2 Klagemotpart anførsler Det er ikke korrekt at klagers foretaksnavn hele tiden har vært «Sømsenteret AS». Selskapets foretaksnavn frem til 28. september 2015 var «Nye Sømsenteret AS». Det er heller ikke korrekt at selskapet er 50 år; det ble stiftet i Brønnøysund 15. juli Tonje Brodering AS overførte i september 2015 domenet sømsenteret.no til Nye Sømsenteret, og oppfordret dem til å registrere varemerket SØMSENTERET. Patentstyret avslo søknaden. Kunder vil ikke tro at de har kommet til sømsenteret.no ved bruk av adressene sømsenter.no og somsenter.no. Klagemotpartens domene tonje.no vises i adresselinjen, i tillegg til TONJE logo.

4 Tonje Brodering AS registrerte domenene sømsenter.no og somsenter.no til eget bruk, da foretaket i praksis er et sømsenter. Klagemotparten broderer logoer/navn på diverse tekstilvarer, reparerer klær og selger stoffer og produkter innen søm. Valg av domener er på ingen måte brudd på markedsføringsloven, og domenene er ikke registrert i ond tro. Ved søk på «sømsenter» på Gule Sider får man 3 treff, og søk i Brønnøysund gir seks treff på selskaper, som alle er registrert før Sømsenteret AS. Tonje Brodering AS med tilhørende selskaper har registrert en rekke domener som de mener passer inn i sin virksomhet. Dette er også en mulighet for Sømsenteret AS, som de ikke har benyttet seg av. Da klagemotparten registrerte domenene, var det ingen hindrende varemerker ved søk hos Patentstyret. Den 1. september 2015 ble det sendt inn en søknad om registrering av SØMSENTERET, men merket ble nektet registrert på grunn av manglende særpreg. Klagemotparten er også av den oppfatning at ordene SØMSENTER og SØMSENTERET er generiske ord uten særpreg. 3. Domeneklagenemndas vurdering 3.1 Innledning materielle krav Ifølge regelverkets vedlegg H punkt skal en klage tas til følge dersom følgende vilkår er oppfylt: (1) Ifølge bokstav a må klager dokumentere at han har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med det registrerte domenenavnet. (2) Ifølge bokstav b må klager også dokumentere at registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro. Begrepet ond tro skal tolkes slik at abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter. Noen eksempler på relevante momenter er: at registreringen har skjedd i den hensikt å selge eller leie ut domenenavnet til klager eller til en av klagers konkurrenter i økonomisk øyemed, at domenet er registrert for å hindre klager i å registrere et navn klager har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for klagers virksomhet på andre måter, for eksempel for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter, at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet klager eller klagers virksomhet, at navnet brukes på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, og at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro.

5 Dersom klagen gjelder domenenavn som uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse behøver klager ikke dokumentere ond tro, jf. Regelverkets vedlegg H punkt Rett til navn eller merke samt forvekslingsfare Innledningsvis vil vi bemerke at Domeneklagenemnda ikke avgjør hvorvidt registrering av domenenavn er foretatt i strid med markedsføringslovens bestemmelser. Nemnda behandler klager som fremmes i henhold til gjeldende regelverk for.no med vedlegg. Sømsenteret AS ble stiftet 15. juli 2011 (ifølge Enhetsregisteret). Foretaket het en periode Nye Sømsenteret AS, før det igjen 28. sept 2015 byttet navn til Sømsenteret AS. Innsendte bilder av butikkfasader viser navnet SØMSENTERET AS, og underbygger en rettighet til dette navnet. Klagers domenenavn sømsenteret.no kan ikke i seg selv gi rettighet til navnet SØMSENTER. Mange foretaksnavn inneholder elementet SØMSENTER(ET). Nemnda legger til grunn at ordsammenstillingen mangler varemerkerettslig særpreg. Det er ikke dokumentert noen langvarig eller konsekvent bruk av navnet. Den nylige registreringen (navneendringen) i Foretaksregisteret gir en svak rettighet, i og med at navnet er beskrivende. Vi finner under en viss tvil at klager har en rettighet til navnet. Vi har videre kommet til at navnet SØMSENTER er forvekselbart med det registrerte domenenavnet somsenter.no. Det er kun bokstavene ø og o som er ulike, og bokstaven o brukes ofte som erstatning for den norske/danske bokstaven ø i domenenavn. Kravene i Vedlegg H pkt a) er dermed oppfylt. 3.3 Bruk eller registrering i ond tro Partene opererer i samme bransje. Det vil nok være en risiko for forveksling blant kundene, men dette er etter nemndas syn en konsekvens av å velge et foretaksnavn uten særpreg. Det er ikke unaturlig at klagemotparten ønsker å beskytte domener som beskriver virksomheten. Det skal mer til for å konstatere ond tro for en generisk ordsammenstilling. Ordet sømsenter(et) er i bruk av flere, og «førstemann til mølla»-prinsippet må gjelde. På tidspunktet da det omtvistede domenenavnet ble registrert, ville klagemotparten hverken fått treff på teksten SØMSENTER (alene) ved søk i Foretaksregisteret eller hos Patentstyret. Nemnda har dermed kommet til at klagemotparten ikke var i ond tro ved registreringen av domenenavnet, jf. Vedlegg H pkt b). Domeneklagenemnda fattet etter dette slikt

6 V E D T A K Klagers krav om overføring av domenenavnet somsenter.no tas ikke til følge, jfr. regelverket for.no vedlegg H punkt 1.5 Oslo, Sarah Wennberg Svendsen Frode Bergland Bjørnstad Sondre Graasvoll