Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2016 administrativ overprøving

Transkript

1 Oslo, 7. desember 2016 Vår ref.: OP2016/00250 Registreringsnr.: Søknadsnr.: Varemerke: SKAGEN Innehaver: SKAGEN AS Innehavers fullmektig: Bryn Aarflot AS Kravstiller: Skagen Eiendomsforvaltning AS Kravstillers fullmektig: Kluge Advokatfirma AS Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2016 administrativ overprøving Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE 1 Stavanger Fondsforvaltning AS, Stavanger, leverte 6. mars 2006 inn ordmerket SKAGEN for registrering, med Bryn Aarflot AS, Oslo, som fullmektig. Merket ble registrert 25. september 2006 med registreringsnummer , og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 2. oktober 2006 med følgende varefortegnelse: Klasse 36 Klasse 41 Finansielle tjenester; finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; økonomisk rådgivning;. Kurs- og opplæringsvirksomhet vedrørende finansielle tjenester, finansiell virksomhet, forretninger med fast eiendom, økonomisk rådgivning og fondsforvaltning. Den 5. juli 2007 ble Skagen AS, Stavanger, registrert i Varemerkeregisteret som innehaver av registreringen. Den 15. juni 2016 leverte Skagen Eiendomsforvaltning AS, Sandnes (heretter: kravstiller), inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering, med Kluge Advokatfirma AS, Stavanger, som fullmektig. I kravet anføres det at registreringen skal slettes for tjenesten forretninger med fast eiendom i klasse 36 på grunn av manglende bruk av varemerket for denne tjenesten, jf. varemerkeloven 37. Kravstiller har rettslig interesse, jf. varemerkeloven 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven 40 tredje ledd annet punktum. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven 40 og varemerkeforskriften 27 som Sandakerveien 64, Oslo Postboks 8160 Dep, 0033 OSLO Infosenter: post@patentstyret.no patentstyret.no Org. nr.: MVA

2 oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. betalingsforskriften 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven 41. Fullmektig anmerket i Varemerkeregistret for innehavers registrering er Bryn Aarflot AS, Oslo. Patentstyrets vurderinger: En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved administrativ overprøving etter 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven 37. Som bruk av varemerke etter første ledd regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg. I de tilfellene hvor det ikke har blitt levert inn noen innsigelse mot registreringen, anses registreringsavgjørelsen som endelig når innsigelsesfristen utløper, jf. Ot. prp. nr. 98 ( ) s. 68. Det ble ikke levert inn noen innsigelse mot registreringen i nærværende sak. Derfor regnes avgjørelsen som endelig 2. desember Dette innebærer at innehaver kan tape registreringsvernet på grunn av krav om sletting på grunn av manglende bruk tidligst 5 år etter, nemlig etter 2. desember Kravet om sletting på grunn av manglende bruk er dermed innlevert rettidig. Registreringen kan slettes hvis bruken har vært avbrutt i 5 år før kravet kom inn til Patentstyret, det vil si i perioden 15. juni 2011 til 15. juni Anførsler Ifølge kravstiller er innehavers fondsforvaltning og interne disponering av egen eiendom ikke å regne som forretninger med fast eiendom. Det vises til at det ikke har foregått markedsføringsaktivitet eller annen aktivitet der merkebruken har kommet til uttrykk overfor gjennomsnittsforbrukeren innenfor bransjen for forretninger med fast eiendom. Ifølge kravstiller kan man gjennom fondsvirksomhet komme i berøring med nær sagt enhver virksomhetstype. Innehaver anfører på sin side at registreringen ikke kan slettes for forretninger med fast eiendom i klasse 36, fordi merket har vært tatt i reell bruk for denne tjenesten. Innehaver viser til dokumentasjon for bruk av merket gjennom verdipapirfondet SKAGEN m2, som investerer i fast eiendom. Innehaver opplyser at fondet markedsføres mot en ekstern omsetningskrets av privatkunder og profesjonelle/institusjonelle investorer. Et verdipapirfond er ifølge innehaver en selvstendig formuesmasse og har ikke ansatte. Verdipapirfondloven pålegger at alle verdipapirfond forvaltes av et forvaltningsselskap, som treffer alle disposisjoner over fondet og utøver rettigheter knyttet til fondets investeringer. Merket SKAGEN er brukt som kjennetegn for de tjenestene som utøves både i forvaltningsselskapet og i verdipapirfondet. Det kan ikke settes opp et kunstig skille mellom den aktivitet som utøves [under merket SKAGEN] på vegne av verdipapirfondet og de investeringer som skjer i verdipapirfondet. Innehaver markedsfører og selger fondet, og står for all kommunikasjon med potensielle og eksisterende kunder. Ifølge innehaver utøver SKAGEN aktivitet på vegne av eiendomsfondet SKAGEN m2 som blant annet inkluderer å identifisere aktuelle eiendommer/eiendomsselskaper, analysere og evaluere disse, arbeid knyttet til selve investeringen, samt løpende og aktiv oppfølging av investeringene i fondet, herunder beslutning om salg. Kjøp og salg av aksjer i fast eiendom treffer ifølge innehaver i selve kjernen av begrepet forretninger med fast eiendom. Ifølge innehaver er det vanlig at eiendommer er organisert som egne aksjeselskaper som investorer kan investere i, eller at de er organisert som Side 2 av 5

3 datterselskaper i et eiendomskonsern hvor investorene kjøper aksjer i morselskapet. I begge situasjoner er det ifølge innehaver utvilsomt at slike investeringer faller under en normal forståelse av begrepet forretninger med fast eiendom. Innehaver viser også til at de generelle bemerkningene til Nice- klassifikasjonslistens klasse 36 angir at rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i prinsippet skal klassifiseres i samme klasse som de tjenester rådgivningen, konsultasjonen etc. omhandler, og at dette taler for at kjøp og salg av aksjer i fast eiendom på vegne av fond, må omfattes at begrepet «fast eiendom». Innehaver viser også til at Skagen i 2006 kjøpte den historiske eiendommen Bergeland i Stavanger, og har gjennom de siste 10 årene utviklet og oppgradert denne betydelig. Ifølge innehaver har eiendommen møte og konferansefasiliteter og benyttes til arrangementer for kunder og i noen grad til utleie. Innehaver har levert inn følgende dokumentasjon på bruk: Vedlegg 1: Vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon for eiendomsfondet SKAGEN m2 fra etableringen i 2012 Vedlegg 2: De någjeldende vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon for fondet Vedlegg 3: Eksempler på markedsføringsmateriell knyttet til lanseringen Vedlegg 4: Utdrag av presentasjonen som brukes til markedsføring på SKAGENmøte Vedlegg 5: Medieomtale, blant annet Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Finansavisen og Nettavisen Vedlegg 6: Markedsrapporten for oktober 2012 Vedlegg 7: Forside av statusrapport for SKAGEN m2 fra november 2012 Vedlegg 8: Forside av statusrapport for SKAGEN m2 fra juli 2016 Når det gjelder partenes øvrige anførsler, vises det til sakens dokumenter. Bruken av merket Vurderingen av om vilkåret «reell bruk» i varemerkeloven 37 er oppfylt beror på en helhetlig vurdering hvor det tas hensyn til det geografiske området for bruken, tidsperioden, omfanget av bruken og hvordan merket er brukt, og hvorvidt merket er dokumentert brukt for de aktuelle varer og/eller tjenester. Se Klagenemda for industrielle rettigheter sin avgjørelse av 28. november 2016, sak 16/00020, Zento, premiss 14 til 16, med henvisninger til rettspraksis fra EU-domstolen. I dette ligger det et krav om at merket er tatt i bruk for de varer og/eller tjenester i varefortegnelsen som kravet retter seg mot. I dette tilfellet retter kravet seg mot tjenesten forretninger med fast eiendom i klasse 36. Det synes å være enighet mellom partene om at innehaver har brukt merket SKAGEN for kjøp og salg av aksjer i fast eiendom gjennom verdipapirfond. Uenigheten mellom partene går på om innehaver gjennom dette har tatt merket i bruk for tjenesten forretninger med fast eiendom. Ifølge veiledningen til Nice-klassifikasjonslisten angir klasseoverskriftene «in a general manner the fields to which the goods and services in principle belong». Forretninger med fast eiendom er i overskriften til klasse 36 skilt ut som et eget område (på engelsk: real estate affairs), ved siden av områdene forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet og monetær virksomhet. Det er den naturlige språklige betydningen av ordlyden som etter praksis ligger til grunn for tolkningen av varefortegnelsen i en registrering, men denne ses i lys av det internasjonale systemet for klassifikasjon av varer og tjenester som Norge er en del av (Nice-klassifikasjonen). Om de tjenester som innehaver har brukt merket for omfattes av forretninger med fast eiendom, må etter Patentstyrets vurdering ses i lys av Side 3 av 5

4 oppdelingen mot finansiell virksomhet i samme klasse. De generelle bemerkningene til Nice-klassifikasjonslisten bokstav c, som innehaver viser til, gir kun veiledning om hvilken klasse en tjeneste skal plasseres i, og ikke veiledning om grensedragningen mellom disse to. Oppdelingen av områdene forretninger med fast eiendom og finansiell virksomhet indikerer at det går et skille mellom tjenester i klasse 36 som dekker behov for rådgivning og/eller tilgang til finansielle instrumenter (f. eks. hjelp til å investere i aksjer) og tjenester som dekker et behov for å bygge, drifte, leie, leie ut eller handle med fast eiendom. Forretninger med fast eiendom omfatter typisk tjenester som tilbys av utleiere, utleiemeglere og eiendomsmeglere, -utviklere, -forvaltere, og utbyggere. Den tjeneste som innehaver har brukt merket for er imidlertid av rent finansiell art, nemlig å tilby private investorer og selskapsinvestorer å kjøpe andeler i et verdipapirfond og derigjennom tilgang til selskapets kunnskap om og adgang til finansielle instrumenter som kan gi avkastning. Det å identifisere aktuelle eiendommer/eiendomsselskaper, analysere og evaluere disse, og ha tilgang til å investere i aksjeselskaper, er uløselig knyttet til det å kunne tilby verdipapirfondsandeler til investorer. Vi er derfor enig med innehaver i at det ikke er naturlig å skille mellom de aktiviteter som gjøres i verdipapirfondet og de aktiviteter som knytter seg til forvaltningen av fondet. Etter Patentstyrets oppfatning er det nettopp derfor også unaturlig å anse denne delen av fondsforvaltning som forretninger med fast eiendom, selv om fondet kjøper og selger aksjer utstedt av selskaper med virksomhet tilknyttet fast eiendom. Når det gjelder innehavers kjøp og drift av bygningen Bergeland i Stavanger omfattes dette heller ikke av forretninger med fast eiendom, fordi kjøp og drift av egne eiendommer ikke er å tilby en tjeneste i markedet for tredjemann. Se lignende vurdering i EU-rettens avgjørelse T-510/14, Staywell Hospitality Group Pty. Ltd., premiss 54. Heller ikke den beskjedne utleievirksomhet som er omtalt, er tilstrekkelig til å opprettholde registreringen for tjenesten forretninger med fast eiendom. Patentstyret kan ikke legge vekt på at Norges Bank Investment Management har registrert merket for forretninger med fast eiendom, da dette ikke indikerer noe om bruken av merket i registreringen. På denne bakgrunn har Patentstyret kommet til at det ikke er dokumentert at merket SKAGEN har vært tatt i reell bruk for tjenesten som kravet retter seg mot, nemlig forretninger med fast eiendom. Konsekvensen er at Patentstyret sletter registreringen for denne tjenesten, jf. varemerkeloven 37. Virkningstidspunkt En endelig avgjørelse om å slette en registrering har virkning fra tidspunktet da krav om sletting ble innlevert til Patentstyret, jf. varemerkeloven 44 annet ledd. I denne saken vil endelig avgjørelse ha virkning fra 16. juni Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven 47. Sakskostnader I henhold til patentstyrelova 9 kan Patentstyret i en sak om administrativ overprøving tilkjenne en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, nødvendige sakskostnader fra motparten. Om sakskostnader skal tilkjennes må avgjøres ut fra en rimelighetsvurdering. Dette er en kan-regel, slik at parten som vinner saken fullt ut eller i det vesentlige, ikke automatisk har krav på dekning av sakskostnadene, se Ot. prp. 94 L ( ). I rimelighetsvurderingen skal Patentstyret blant annet legge vekt på om det har vært god grunn å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forholdene hos motparten å tilkjenne sakskostnader. Ved fastsetting av kostnadsansvaret må Patentstyret ha øye for at administrativ overprøving skal være et Side 4 av 5

5 enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, se KFIR sak VM 14/068, Blendex, premiss 27. Kravstiller har i denne saken fått medhold fullt ut. Kravstiller har krevet dekket sakskostnader på kroner ,-. Det er rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes i denne saken. Saken gjelder spørsmål om det registrerte merket er tatt i reell bruk etter varemerkeloven 37. Når man tar i betraktning sakens art og karakter, samt at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, er de totale kostnadene som er krevet dekket, rimelige. Konklusjon: Patentstyret har kommet til at registrering nr. varemerkeregistrering nr , ordmerket SKAGEN, skal slettes for forretninger med fast eiendom i klasse 36, på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven 37. Patentstyret tilkjenner også sakskostnader til parten som fikk medhold, jf. patentstyrelova 9. Beslutning: Registreringen slettes for forretninger med fast eiendom i klasse 36, jf. varemerkeloven 37. I sakskostnader betaler Skagen AS kr ,- til Skagen Eiendomsforvaltning AS innen 2 uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova 9. Ingeborg Alme Råsberg 1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven 49 og 50. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014). Side 5 av 5