Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Int. reg. dato: Innehaver: Tantowel Inc, 7747 West Lake Mead Boulevard, NV89128 Las Vegas, Nevada, USA Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 23. mars 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 14. september 2009, hvorved det internasjonalt registrerte ordmerket TANTOWEL ble nektet gitt virkning i Norge. Avgjørelsen ble sendt registreringsinnehavers norske fullmektig samme dag. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 9. mars 2006 omfattet alle varene merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 3: Pre-moistened self-tanning preparations contained in a towelette and self-tanning lotions, creams and gels. Under behandlingen i Patentstyrets Første avdeling ble anført at ordmerket TANTOWEL både fremstår som varebeskrivende og som manglende den grad av særpreg som skal til for å kunne skille en produsents varer fra en annens, og at den internasjonale varemerkeregistreringen derfor må nektes gitt virkning i Norge i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 13 første ledds første og annet punktum, jf. 49 annet ledd og 50 (ny varemerkelov 14 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav a, jf. 70). Med hensyn til søkers fullmektigs argumentasjon under behandlingen av saken i Første avdeling, vises til sakens dokumenter. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd, jf. 49 og 70 til 72.

2 Annen avd. sak nr Første avdelings avgjørelse av 14. september 2009 var begrunnet som følger: "Den internasjonale registreringen består av sammenstillingen TANTOWEL. Spørsmålet er om den internasjonale registreringen skal nektes vern i Norge fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene, og at det ikke er egnet til å skille innehaverens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 13 første ledd første og annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klassene 3 vil kunne være både næringsdrivende detaljister og private forbrukere, og anses derfor ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Den internasjonale registreringen ønskes besluttet gjeldende for selvbruningsservietter, -kremer, -lotioner og -geler i klasse 3. Spørsmålet i saken er hvorvidt innehaver kan få en enerett til sammensetningen TANTOWEL. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte TANTOWEL som et særskilt kjennetegn for denne type varer. Fullmektigen har anført at sammensetningen TANTOWEL er en nyskapning, som selv om den er sterkt suggestiv, har en rytme og alliterasjon som gjør merket særpreget og egnet til å ivareta garantifunksjonen. Merket er etter fullmektigens mening derfor ikke beskrivende og det er heller ikke er friholdelsesbehov for sammensetningen TANTOWEL. Det er også argumentert med at merket har fått stykret særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven 13 annet ledd og 2. Patentstyret er ikke enige i disse anførslene. Merket er sammensatt av det engelske ordet TAN, som både er et verb, et substantiv og et adjektiv, og i lys av hvilke varer merket gjelder vil oppfattes i betydningen "å bli brun", "brunhet"/"brunfarge"/"gyllenbrun farge" eller (sol)brun/solbrent/gyllenbrun. Ordet TOWEL kan bety både "håndkle" og "serviett", og sammenstillingen av merket er derfor egnet til å oppfattes som "solbruningsserviett" eller "en serviett som gir brunfarge". Det er varer med denne effekten som omfattes av varefortegnelsen, og merket TANTOWEL er dermed helt egenskaps- og formålsangivende med en rent beskrivende betydning i forhold til varene det ønskes besluttet gjeldende for, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum, da varefortegnelsen gjelder blant annet servietter som tilfører huden brunfarge ved selvbruning. Det foreligger videre et friholdelsesbehov for sammenstillingen TANTOWEL. Selv om det skulle være riktig at merket for tiden i hovedsak brukes av søker, vil det foreligge et fremtidig friholdelsesbehov for en slik beskrivende betegnelse. Vi kan ikke tiltre fullmektigens anførsel om at merket må kunne besluttes gjeldende fordi det er en neologisme. Sammenstillingen TANTOWEL avviker ikke fra en vanlig grammatikalsk oppbygning. Et merke som består av to (eller flere) beskrivende ord, er som hovedregel også beskrivende som helhet. Det er bare hvis det er en tydelig forskjell mellom ordet som helhet og summen av de enkelte elementene, at merket vil anses å ha tilstrekkelig særpreg. Se EFdomstolens saker C-363/99 Postkantoor og C-265/00 Biomild. Kombinasjonen av to beskrivende elementer vil også være beskrivende når det sammensatte ordet er en neologisme (nydannelse),

3 Annen avd. sak nr jf. Biomild-saken premiss 39. En slik neologisme vil kun være distinktiv dersom det er et merkbart avvik mellom neologismen og de bestanddeler den er satt sammen av, jf. premiss 43. Vi kan ikke se at betydningsinnholdet i sammenstillingen TANTOWEL innebærer noe merkbart avvik fra ordelementenes betydning hver for seg. At merket kan være et nydannet ord som ikke er definert i ordbøker og som ikke brukes på norsk for å beskrive de varene som er omfattet av varefortegnelsen, er ikke avgjørende når sammenstillingen direkte oversatt har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen. Se til dette EF-domstolens avgjørelse i sak C-191/01, Doublemint. Det er videre fra fullmektigen fremhevet at merkets rytme og alliterasjon forsterker særpreget. Vi antar at fullmektigen med dette viser til at både TAN og TOWEL begynner på T, men vi kan ikke se at denne anførselen kan føre frem, da dette ikke er tilstrekkelig til at merkets beskrivende betydning blir overskygget. På grunn av denne sterke beskrivende karakteren vil merket dessuten være uegnet til å fungere som et varemerke og oppfylle garantifunksjonen som opprinnelsesangivende for varenes kommersielle opphav, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Fullmektigen har anført at merket har fått styrket særpreg gjennom innarbeidelse, jf. varemerkeloven 13 annet ledd, jf. 2. Til støtte for dette har fullmektigen for det første vist til at søk på ordet TANTOWEL på Google gir over treff, og at de første hundre treffene refererer seg til søkers varemerke. Slike treff viser imidlertid kun at merket er i bruk i markedet, men kan ikke i seg selv være et argument for at det skal oppnås varemerkerettslig enerett til merket eller tjene som dokumentasjon for innarbeidelse av merket i Norge. Det er mange beskrivende varemerker i bruk som ikke har vern eller kan oppnå vern. Fullmektigen har som ytterligere dokumentasjon vist til at TANTOWEL markedsføres i Norge av selskapet Validus, som etter fullmektigens opplysning kontrollerer majoriteten av det norske kosmetikkmarkedet. Det vises til at totalt salg for Norge av innehavers produkter gjennom dette selskapet i 2005 var på ca. NOK ,- eks. mva. Det er også vist til hvilke reklameinvesteringer produktet har hatt i Norge. Det opplyses imidlertid ikke om merkets markedsandel, bortsett fra at det da produktet kom på markedet i motsetning til i dag ikke fantes konkurrenter. Det opplyses heller ikke når produktet kom på markedet. Det er videre innlevert annonser fra omtale og reklame i pressen, blant annet KK og ELLE. TANTOWEL brukes i omtalen for det meste sammen med en figurativ utforming av en slags sol eller stjerne, og ikke i sin rene form slik det er søkt. Opplysningen fra fullmektigen i denne forbindelse om at TANTOWEL i november 2008 ble kåret til "best i test", finner vi for øvrig ikke er et avgjørende argument for at ordet TANTOWEL ble oppfattet som en kommersiell opprinnelse, og ikke en beskrivende angivelse da merket ble utpekt for Norge i Vi finner samlet sett at denne dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å vise slik bruk som kreves etter varemerkeloven 2 og 13 første ledd tredje punktum. Merket må ha vært brukt intensivt eller i en lengre periode før varemerkesøknaden ble innlevert. Dokumentasjonen må vise at merket er alminnelig kjent blant gjennomsnittsforbrukere i Norge, som et kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene. Vi kan ikke se at det er tilstrekkelig dokumentert at dette er tilfellet her. Det skal dessuten mye til for å innarbeide et merke som er beskrivende. Dette følger blant annet av Høyesterettsavgjørelsen Gule Sider, inntatt i Rt s. 1601, premiss 48. Fullmektigen har vist til et avsnitt i Lassen/Stenvik "Oversikt over norsk varemerkerett" side 56, hvor det skrives at for " merker som til tross for et deskriptivt innhold i seg selv er noe mer distinktive, kan en kortvarig og mindre intens bruk få avgjørende betydning." Patentstyret er imidlertid av den oppfatning at det foreliggende merket ikke hører til kategorien merker som er "noe mer distinktive", men at det er rent beskrivende, og dette "unntaket" kan derfor ikke få noen relevans for vår vurdering.

4 Annen avd. sak nr Fullmektigen har anført at det bør legges vekt på at merket er registrert i flere engelsktalende land og i EU. Det foreliggende merket er imidlertid kun utpekt for Norge og Japan, og det har ikke blitt innlevert dokumentasjon som viser at det er det identiske merket som er blitt registrert i landene fullmektigen anfører. Patentstyret har videre redegjort for hvorfor merket anses uregistrerbart i Norge, jf. drøftelsen over. Vi kan imidlertid ikke gi noen forklaring på hvorfor merket er vurdert annerledes i landene fullmektigen nevner. Hvis merket er blitt registrert uten forutgående uttalelse vil det normalt ikke foreligge noen begrunnelse for vurderingen. Hvis det skulle foreligge uttalelser om merkets registrerbarhet, så har ikke fullmektigen fremlagt dokumentasjon for dette. Det faktum at merket er registrert gir lite informasjon om bakgrunnen for beslutningen. Patentstyret har derfor ikke grunnlag for å gi en forklaring på hvorfor merket er blitt vurdert forskjellig. Når det gjelder anførselen om at merket er registrert i EU, viser vi dessuten til at den europeiske varemerkemyndigheten OHIM foretar distinktivitetsvurderingen kun én gang. Det er dermed ikke et så tungtveiende argument som om alle EU-landene hadde kommet frem til samme resultat hver for seg. Selv om en slik registrering kan ha relevans i vår vurdering av merket, kan et annet utfall hos oss ikke ses på som uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnorm som skal praktiseres på en måte som harmonerer med europeisk praksis. Det kan ikke uten videre være noe mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Dette fremgår av flere Annen avdelings avgjørelser, blant annet nr (tredimensjonalt merke), nr (SERVERNET) og nr (NO MORE TANGLES). Om et konkret merke er registrerbart skal videre vurderes ut fra gjeldende regelverk og ikke ut fra hvilke merker som er registrert tidligere. Dette støttes av en uttalelse fra Førsteinstansretten i EU i de forente sakene T-324/01 og T-110/02, Axion SA og Belce, premiss 51. Domstolen fastslo at søknader om EF-varemerker skal vurderes etter EUs varemerkeforordning, og at det ikke er OHIMs tidligere praksis som er utslagsgivende for å fastlegge et merkes registrerbarhet. Førsteinstansretten har tidligere uttrykt det samme i avgjørelsen T-106/00 Streamserve, premiss 66. Vi minner også om det vi tidligere har bemerket om at registreringen i EU ble foretatt år 2000, og altså før EF-domstolens føringer om sammensatte merker i avgjørelsene fra 12. februar 2004, C-363/99 Postkantoor og C-265/00 Biomild. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket TANTOWEL mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven 13 første ledd jf. 49 annet ledd, og merket må dermed nektes besluttet gjeldende i Norge, jf. 50 første ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen nektes vern i Norge." Klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 16. november Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 11. desember 2009, innen betalingsfristen utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 16. november 2009 uttaler registreringsinnehavers norske fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 14. september 2009 i ovennevnte sak, hvor Patentstyret nekter det søkte merket registrert for varer i klasse 3. På vegne av vår klient Tantowel Inc., påklager vi med dette avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling. Klagefrist er 14. november 2009, og denne klage er således rettidig inngitt.

5 Annen avd. sak nr Patentstyret er av den oppfatning at vår klients merke er egenskaps- og formålsangivende med en rent beskrivende betydning for de aktuelle varer, samt at det forligger et friholdelsesbehov. Det hevdes at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en informasjon om egenskaper ved varene, og at merket ikke vil oppfylle sin funksjon som en garanti for varens kommersielle opprinnelse. Patentstyret har videre hevdet at det ikke er dokumentert at merket har fått styrket sitt særpreg tilstrekkelig gjennom bruk, jf varemerkelovens 13 første ledd tredje punktum, evt. innarbeidelse, jf. varemerkeloven 2. Når det gjelder den dokumentasjon det vises til i klagen, er denne tidligere innlevert for første avdeling, og vi viser til dette. Distinktivitetsspørsmålet Vi viser til at ordet TANTOWEL er en nyskapning som ikke forefinnes i noe oppslagsverk. Slike neologismer vil typisk oppfattes som varemerker lettere av gjennomsnittsforbrukeren, fordi det oppstår en undring i møte med det ukjente ordet, og fordi det av samme årsak lengre vil huskes. Sammenstillingen er suggestiv for varefortegnelsen, derom hersker det neppe tvil, men det er som kjent ikke i seg selv noe problem. Det suggestive ved varemerket er også noe av det som øker gjenkjennelseseffekten i dette tilfellet, fordi det etterlater gjennomsnittsforbrukeren med en viss undring. Det er ikke godt å si akkurat hva en TANTOWEL er, men man vil både lure litt på det, og huske merket når man ser det igjen. Slik gjenkjennelse av et nyord skaper forventning hos forbrukeren om at det dreier seg om en angivelse av et kommersielt opphav, altså et varemerke. Dette forsterkes ytterligere av merkets rytme og allitterasjon. Garantifunksjonen er således godt ivaretatt. Friholdelsesbehovet Et søk på ordet TANTOWEL på søkemotoren Google gir i overkant av treff. Vi har selvsagt ikke gått gjennom alle disse, men vi har gått gjennom de første 100 treffene, og det viste seg at samtlige gjaldt vår klients varemerke. Dette innebærer to ting: for det første at vår klients varemerke nødvendigvis må ha opparbeidet seg et visst ry, noe som vil styrke særpreget. For det andre påviser det at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov. Utenlandsk praksis Vi gjør videre oppmerksom på at merket er registrert i en lang rekke land. Her skal særlig trekkes frem de engelskspråklige landene USA, Canada, Australia og Storbritannia, som alle har innvilget vår klients merke vern. Når så mange engelskspråklige land finner merket registrerbart, fremstår det som pussig at situasjonen skal være så annerledes i Norge. I tillegg er merket registrert i EU, og altså direkte i medlemsland av EU. Det vises i denne sammenheng til målsetningen om europeisk rettsenhet, jf. Ot. prp. nr. 72 (199192) s. 80. Ved praktiseringen av varemerkeloven skal det tas hensyn til varemerkedirektivets ordlyd, og til praksis knyttet til direktivet. Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normene skal legges til grunn i vurderingen av et merkes distinktive evne. Innarbeidelse Patentstyrets første avdeling har anført at den innleverte dokumentasjon på innarbeidelse ikke kan anses tilstrekkelig, og det sies at en ting er at det opplyses om at merket ikke hadde

6 Annen avd. sak nr konkurrenter i 2005, men det er et problem at det ikke nevnes noe om situasjonen i dag. Vi finner denne argumentasjonen pussig, da det jo er situasjonen på søknadstidspunktet som er vurderingstema. Den internasjonale registreringen ble søkt gjeldende i Norge 12. januar TANTOWEL ble markedsført i Norge av Validus fra og med 19. mai Validus er hovedeier og grossist for riksdekkende kjeder som Vita, Parfymelle, Esthetique og Fagkjøpringen. Validus kontrollerer majoriteten av det norske kosmetikkmarkedet. Sortimentet på denne tiden var alle serviettvarianter (5 typer) i både 5, 10 og 50 packs varianter. Totalt salg for Norge gjennom Validus-systemet endte på ca. NOK ,- eks. mva. i Som nevnt ovenfor viser vi til at dette på søknadstidspunktet var en markedsandel på 100 %. Reklameinvesteringer for Norge gikk i hovedsak på 4 poster: a) samannonsering med kjeder, i hovedsak Vitaposten ca ,- eks. mva. b) marketing pool på ca ,- eks. mva. c) ekstern annonsering og PR aktiviteter, bl.a. Elle Norge (se vedlegg), ca ,- d) materiell (se vedlegg), ca ,- Da TANTOWEL kom på markedet fantes det ikke konkurrenter dette var en nyhet i Norge/Sverige. Derfor fikk det svært god distribusjon. Denne distribusjonen har gradvis forbedret seg over årene, samtidig som kategorien har vokst kraftig. Vi mener dette er mer enn tilstrekkelig til å vise at merket er brukt tilstrekkelig til å møte kravet i varemerkelovens 13 første ledd tredje punktum. Vi viser til Lassen/Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett s. 56: Gjelder det derimot merker som til tross for et deskriptivt innhold i seg selv er noe mer distinktive, kan en kortvarig og mindre intens bruk få avgjørende betydning. For slike merker kreves det ikke innarbeidelse i egentlig forstand, men alt etter omstendighetene en viss innarbeidelse, eller at merket synes å være godt på vei mot innarbeidelse, eller endog at merket har vært brukt i ikke ubetydelig utstrekning, for å nevne noen formuleringer fra avgjørelser i registreringssaker. At merket har vært brukt i ikke ubetydelig utstrekning må anses dokumentert, det samme gjelder uttrykkene en viss innarbeidelse, eller at merket synes å være godt på vei mot innarbeidelse. Sammenholdt med det ovenstående angående merkets distinktivitet, vil dette være tilstrekkelig til at merket må kunne besluttes gjeldende for Norge. Vi forbeholder oss retten til å innlevere ytterligere argumentasjon og dokumentasjon knyttet til innarbeidelsen av vår klients merke på et senere tidspunkt. Vi ber på denne bakgrunn annen avdeling omgjøre første avdelings avgjørelse om å nekte vår klients vern i Norge, og sende saken tilbake for å besluttes gjeldende og kunngjøres." Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag.

7 Annen avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og viser til Første avdelings begrunnelse for sin avgjørelse. Innsiger har anført at merket TANTOWEL er et merke som, til tross for et beskrivende innhold, i seg selv er noe mer distinktivt, og at merket på søknadstidspunktet har vært brukt på en slik måte at det må anses å ha ervervet nødvendig særpreg. Dokumentasjonen som foreligger i saken gir, etter Annen avdelings syn, ikke grunn til å konkludere med at merket har oppnådd slikt særpreg som er nødvendig for registrering, selv når det tas i betrakting at en mer kortvarig og intensiv bruk i visse tilfeller kan være tilstrekklig for et merke som ikke regnes som rent beskrivende. Søkerens anførsler for Annen avdeling bringer ikke noe vesentlig nytt, og saken står i tilsvarende stilling som for Første avdeling. Første avdelings avgjørelse blir dermed å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ida M. Andrén (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)