Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknad nr Innehaver: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 Mountain View, California, USA Fullmektig: Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St. Olavs plass, 0130 Oslo (tidl. innehaver: Daniel Giersch, Harvestehuder Weg 16 A, Hamburg, Tyskland) (tidl. fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo) Innsiger: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 Mountain View, California, USA Fullmektig: Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St. Olavs plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 24. oktober 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. november 2008, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket GMAIL ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes fullmektiger samme dag. Merket ble søkt registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 35: Klasse 38: Klasse 39: Klasse 42: Annonse- og reklamevirksomhet, markedsføring; tilby markedsføring og annonsering via elektronisk nettverk; formidling av reklame- og annonseplass i elektroniske nettverk, i søkemotorer og på internettsider. Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt elektronisk nettverk; fremskaffelse av internett-telefoni; elektronisk postoverføring; spredning av informasjon gjennom elektroniske nettverk. Transport, spesielt posttjenester; innsamling, frankering og levering av alle typer post; kurertjenester; pakkeposttjenester. Utvikling av datamaskinprogrammer, spesielt for elektroniske nettverk, som Internet eller World Wide Web, og for elektronisk post; tjenester tilknyttet design, produksjon, gjesting (hosting) og vedlikehold av internettsider og internett-plattformer. Merket ble besluttet registrert den 20. mars 2006, med ovennevnte varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 13/2006, med publiseringsdato mandag den 27. mars 2006.

2 Annen avd. sak nr Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig den 11. mai Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 22/2006, med publiseringsdato mandag den 29. mai Innsigelsen var begrunnet med at det registrerte ordmerket GMAIL er egnet til å forveksles med innsigers varemerke GMAIL, som hevdes innarbeidet som kjennetegn for tjenesten "internettbasert e-postservice", og at merket GMAIL således er blitt registrert og innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 2, 4 og 6 (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 3 tredje ledd og 4). Innsigelsen er videre begrunnet med at det registrerte ordmerket GMAIL er egnet til å forveksles med et varemerke som innsiger hadde tatt i bruk før søkeren, og at registreringshaver var vitende om denne bruken da søknaden om registrering ble inngitt, og at merket GMAIL således er blitt registrert og innført i det norske varemerkeregisteret i strid også med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 7 (ny varemerkelov 16 bokstav b). Innsiger i saken har tidligere innlevert protest mot registrering av ordmerket GMAIL. Med hensyn til partenes argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Første avdeling, vises til sakens dokumenter Første avdelings avgjørelse av 18. november 2008 var begrunnet som følger: "Et varemerke kan ikke registreres hvis det er egnet til å forveksles med et varemerke som var innarbeidet for en annen da søknaden om registrering ble inngitt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 2 og 1 tredje ledd. Innsigers fullmektig har anført at innsiger hadde innarbeidet GMAIL som varemerke på tidspunktet for søknadens innlevering. Fullmektigen har i denne forbindelse anført at siden GMAIL må anses å være distinktivt, medfører dette at det ikke kan stilles like strenge krav til innarbeidelsens omfang. Søkers fullmektig har ikke kommentert denne anførselen. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til spørsmålet om innarbeidelse. Vi er enig i at kravet til innarbeidelsenes omfang vil variere avhengig av merkets distinktivitet og at GMAIL som utgangspunkt er særpreget. Kravet om at merket må være godt kjent som et særlig

3 Annen avd. sak nr kjennetegn må uansett være oppfylt. Patentstyret legger videre til grunn at den relevante omsetningskretsen for internettbasert e-postservice omfatter alle sluttbrukere, og er ikke begrenset til mer spesielt interesserte. Vi kan dessverre ikke se at den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise slik innarbeidelse som kreves etter varemerkeloven 2. Merket må ha vært brukt intensivt eller i en lengre periode før innlevering av det søkte merket. Dokumentasjonen må vise at merket er alminnelig kjent blant gjennomsnittsforbrukere i Norge, som et kjennetegn for de aktuelle tjenestene. Som dokumentasjon for innarbeidelse har vi blant annet fått tilsendt utskrifter fra nettleksikon, nettartikler fra Smart Money og Techcrunch, utskrifter fra norske chatte-fora og norske nettmedier, og en internasjonal innsigelsessak. Dokumentasjonen viser at GMAIL ble lansert 1. april 2004 som en Private Beta -versjon, noe som innebærer at tjenesten kun er tilgjengelig i et lukket fora, der man får tilgang gjennom invitasjon. Av artikkelen i SmartMoney.com fremgår det at en lansering av en beta versjon betyr at tjenesten fremdeles testes av innehaver og at den er under utvikling. Tjenesten ble først tilgjengelig for hele omsetningskretsen i Europa 7. februar Den ovenfor nevnte artikkel antar at det foreligger 4,9 millioner brukere globalt i juli februar 2007 anslår Techcrunch at tjenesten brukes av 51 millioner brukere. Angivelsen av 4,9 millioner brukere er gitt syv måneder etter søknadens inngivelse og spesifiserer ikke hvor mange av disse som er norske. Dokumentasjonen fra Techcrunch viser et langt større antall brukere, men er datert, 8. februar 2007, to år og to måneder etter at søker leverte inn sitt merket for registrering. Denne dokumentasjonen viser i liten grad brukens utstrekning i Norge. Utskriftene fra chatte-fora viser at tjenesten kun i liten grad var tilgjengelig for norske brukere. De fleste av sidene viser at forskjellige personer har seks invitasjoner som de tilbyr til andre. Dette tyder etter vårt syn på at tilgangen til tjenesten i Norge var sterkt begrenset. Av vedlegg nr. 6,7 som viser chatting 28. september 2004, fremgår det at en av chatterene lurer på hva dette er, jf. Hva er dette forno?. Videre antas det at deltakerne i disse chatte-foraene representerer kun en liten del av den relevante omsetningskretsen. Det er først og fremst omtalen i norske nettmedier som viser bruk i Norge av GMAIL i den relevante perioden, for en noe større del av omsetningskretsen. De fleste utskriftene viser til nettsiden digi.no og itavisen.no, men også uskrifter fra nettsidene aftenposten.no, dagbladet.no, dinside.no og vg.no. Det antas allikevel at andelen av omsetningskretsen som leser IT-nettsider eller IT-relaterte artikler på generelle nettsider er begrenset. Vedlegg nr. 10 viser en oversikt over vinnere og tapere i Her anses Google Inc. som en vinner, på grunn av børsnotering og lansering av en rekke tjenester, der GMAIL er kun en av disse tjenestene. Når denne dokumentasjonen ses i sammenheng med den sterkt begrensete tilgangen til selve tjenesten, er Patentstyret, dog under tvil, kommet til at innsiger ikke har dokumentert at innsigers merke GMAIL var godt kjent som et særlig kjennetegn her i riket, jf. varemerkeloven 2. Konklusjon: Innsiger har ikke dokumentert at det forelå en registreringshindrende rettighet på tidspunktet for søknadens inngivelse. Registrering av det søkte merket kan således ikke oppheves etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og nr. 2. *** For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 7, må innsigers og søkers merker for det første være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningskretsen, jf. varemerkeloven 4 og 6. Videre må innsigers merke ha vært tatt i bruk

4 Annen avd. sak nr før søkeren tok i bruk sitt eget merke, samt at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad. Patentstyret ser ingen grunn til å drøfte vilkåret om at merkene må være egnet til å forveksles. De aktuelle merkene er identiske og gjelder samme eller lignende tjenester i klassene 35, 38 og 42. Innsigers fullmektig har anført at søker var klar over innsigers bruk av merket GMAIL og at søker leverte inn søknaden i ond tro, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Fullmektigen viser til kontakt mellom partene forut for innlevering av nærværende søknad og at søkers tyske registrering ikke har relevans i denne saken. Søkers fullmektig avviser anførselen og viser til at søker var først ute med å registrere merket G-mail und die post geht richtig ab i Tyskland. Virksomheten ble startet opp tidlig i 2000, der G-mail und die post geht richtig ab ble valgt, og tatt i bruk, som merke. Registrering av merket ble gjennomført 3. april Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til spørsmålet om ond tro. Denne bestemmelsen tar sikte på å verne den første brukeren av det aktuelle merket. Innsiger må derfor ha tatt merket i bruk før registreringssøker begynte å bruke det, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s Det er derfor uten betydning om partene har hatt kontakt med hverandre før søknaden ble innlevert, hvis en eller begge partene, allerede før denne kontakten, hadde tatt merkene i bruk. Videre kan ikke søker utlede noen rett fra den tyske registreringen i forhold til denne bestemmelsen. En registrering av en rettighet er ikke i seg selv dokumentasjon på at merket er tatt i bruk. Spørsmålet blir derfor om søker har tatt merket i bruk før innsiger lanserte GMAIL av 1. april I denne saken har søker anført at det kombinerte merket G-mail und die post geht richtig ab er tatt i bruk siden Selv om det vises til bruk av et kombinert merke, er det etter vårt syn teksten G-mail som er det mest fremtredende merkeelementet i det helhetsinntrykket merket skaper. G-mail fremstår som selve varemerkeangivelsen, mens und die post geht richtig ab fremstår som en beskrivende undertekst, jf. en lignende vurdering av Board of Appeal, R 252/2007-2, GMAIL v G-mail... und die Post geht richtig ab!. Patentstyret legger til grunn at hvis søker var først ute med å ta det kombinerte merket i bruk, så vil dette få avgjørende betydning for spørsmålet om hvem som var først ute med å bruke betegnelsen GMAIL. Søkers fullmektig har i denne saken vist til avgjørelser fra Tyskland, Landgericht Hamburgs kjennelse 13. mai 2005, fra Sveits, Zürich handelsretts avgjørelse HG050235/U/dz og fra OHIM, Opposition No , 23. januar Avgjørelsen fra Tyskland var en midlertidig forføyning der Google Inc. ble ilagt et forbud mot markedsføring av e-posttjenester under varemerke Gmail i Tyskland. Avgjørelsen fra Sveits var også mellom de samme partene, der innsiger hadde anført en tilsvarende bestemmelse om ond tro. Kravet til Google Inc., ble avvist. Avgjørelsen fra OHIM var en innsigelsessak mellom parten vedrørende de samme merkene, der innsigers merkeregistrering ble opphevet. Verken i avgjørelsen fra Tyskland eller i avgjørelsen OHIM tas det stilling til om søker hadde tatt merket i bruk. I OHIM`s avgjørelse ble dette begrunnet med at brukspliktsperioden ikke var utløpt, jf. Preliminary Remarks, annet avsnitt. Denne avgjørelsen ble påklaget til Board of Appeal, som i avgjørelse av 26. februar 2008 opprettholdt denne avgjørelsen, jf. R 252/ I avgjørelsen fra Sveits under punkt IV. Judgment, nr. 2 bokstav b, fremgår det at det også i denne saken fortsatt løp en periode der søker ikke trengte å bevise bruk av merket. Likevel fremgår det

5 Annen avd. sak nr at også innsiger erkjente at søker senest i august 2004 hadde innledet foretningsaktiviteter. Avgjørelsene får derfor ikke avgjørende betydning for sakens utfall. Søkers fullmektig har videre vist til utskrifter av tyske tidsskrifter der merket er omtalt. Av artikkelen i nettmagasinet vises det til konflikten mellom Google Inc. og Daniel Giersch, who runs an electronic postal delivery business in Germany and Switzerland that goes by the name G-mail. Da denne artikkelen er fra februar 2007 vil den ikke tillegges vekt ved spørsmålet om bruk. Søkers egen hjemmeside viser at søker har opplyst at tjenesten er blitt forbedret mellom datoene 4. mai 2004 og 25. september 2004, jf. vedlegg i brev av 25. januar 2006, Giersch improves Service G-mail.. Dette tyder på at det forelå en tjeneste før dette tidspunktet. Utskriftene fra faksimilen fra Hamburger Abendblatt, 1. april 2000, GELDidee Politikk & Wirtschaft, september 2000 og Focus, 2000, viser at det forelå forretningsaktiviteter og bruk av det kombinerte merket G-mail und die post geht richtig ab allerede i Artikkelen i Hamburger Abendblatt, omtaler opphøret av monopolsituasjonen til Posten i Tyskland og at søker har startet en posttjeneste der det kombinerte merket G-mail und die post geht richtig ab, settes på brevene mot betaling, jf. første og tredje avsnitt. Artikkelen fra GELDidee Politikk & Wirtschaft viser at hver kunde som bruker tjenesten og tillater bruk av firmalogo på brevene mottar betaling for dette, jf. første og annet avsnitt. Lengre ned i artikkelen fremgår det at søker til nå (2000) bare har drevet virksomhet i Hamburg, jf. Bislang ist G-mail nur in Hamburg vertreten. Artikkelen i Focus viser innledningsvis at søker har startet postvirksomhet. I det avsluttende avsnittet fremgår det at tjenesten er i bruk av 31 foretak for et stort antall brev, jf. G-mail wickelt täglich Briefe von 31 Unternehmen ab. Denne dokumentasjonen tyder på at søker tok i bruk merket allerede i Det foreligger således etter vårt syn dokumentasjon som viser at søker har brukt merket før innsiger lanserte GMAIL 1. april Innsigers anførsel om at søker ikke har brukt merket i Tyskland, eller noen andre steder, fremstår som udokumentert. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det er sannsynelig at søker har tatt det aktuelle merket i bruk før 1. april Da søker antas å ha vært først ute med å bruke merket, kan registreringen ikke oppheves etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det er sannsynliggjort at søker var først ute med å ta merket i bruk, og at det søkte merket dermed ikke kan nektes registrert, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 19. januar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 2. mars Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig:

6 Annen avd. sak nr "Viser til avgjørelse av Patentstyrets 1. avdeling i innsigelsessak , hvor 1. avdeling har avslått Google Inc.'s innsigelse mot registreringen av ordmerket GMAIL for Daniel Giersch, Hamburg, Tyskland. Registreringssøknaden ble levert inn 1. desember Varemerket ble registrert 20. mars 2006 med registreringsnummer og for vareklassene 35, 38, 39 og 42. Innsigelsene som ble anført for Patentstyrets 1. avdeling opprettholdes, idet vi vil hevde at 1. avdelings avgjørelse er uriktig. For den faktiske side av saken vises det til tidligere innlevert dokumentasjon. Prinsipalt anføres at Giersch's registrering av ordmerket GMAIL må oppheves fordi merket allerede var innarbeidet for Google Inc. da søknaden om registrering ble inngitt, jf. varemerkeloven (vml.) 21a første ledd, 14 første ledd nr. 6, 2 og 1 tredje ledd. Med grunnlag i den foreliggende dokumentasjon bør det være utvilsomt at GMAIL i den relevante omsetningskrets her i riket var godt kjent som særlig kjennetegn for Google Inc.'s internettbaserte e-posttjeneste på søknadstidspunktet, 1. desember Google Inc. hadde således oppnådd innarbeidelsesvern for merket etter vml. 2. Det første det må tas stilling til ved innarbeidelsesvurderingen er hvilken krets av personer som utgjør den relevante omsetningskrets i dette tilfellet. 1. avdeling legger til grunn at den relevante omsetningskretsen omfatter gjennomsnittsforbrukere av tjenesten i Norge, dvs. alle sluttbrukere og ikke bare mer spesielt interesserte. Det bør imidlertid presiseres at kretsen bare vil omfatte aktuelle og potensielle brukere av nettopp Internett-basert e-post-service. Patentstyrets 1. avdeling har operert med en for vid omsetningskrets når den har kommet til at GMAIL ikke var innarbeidet for Google Inc.'s e-posttjenste innen 1. desember Som 1. avdeling er inne på, må den innarbeidelse som kreves vurderes i lys av at GMAIL i utgangspunktet er et distinktivt merke. Det skal derfor mindre til for at merket må anses innarbeidet enn om det hadde dreiet seg om et i utgangspunktet deskriptivt merke, jf. Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett (2003) s. 214 flg. Det gjør seg ikke gjeldende noe friholdelsesbehov i dette tilfellet. Som dokumentasjonen viser, ble GMAIL lansert 1. april 2004 som en "Private Beta"-versjon. Etter lanseringen oppnådde GMAIL raskt en sterk posisjon i markedet blant Internett-basert e- posttjeneste. I juli 2005, syv måneder etter Giersch's søknad om registrering ble inngitt, hadde tjenesten 4,9 millioner brukere på verdensbasis. Det må på denne bakgrunn legges til grunn at tjenesten per 1. desember 2004, som er det relevante tidspunktet for vurderingen, allerede da hadde flere millioner brukere globalt. 1. avdeling påpeker at det er vanskelig å anslå hvor mange av disse brukerne som var norske, og at tilgangen til tjenesten for norske brukere var begrenset. Til dette er å si at antallet brukere av tjenesten i Norge ikke er avgjørende, all den tid det i lys av de foreliggende fakta må legges til grunn at merket på det aktuelle tidspunktet hadde oppnådd et betydelig renommé som Google Inc.'s særmerke blant brukere av Internett-baserte e- posttjenester i alminnelighet, også blant forbrukere i Norge. Dette må ses i lys av at det er et begrenset antall store leverandører på det globale markedet for Internett-baserte e-posttjenester. Ved vurderingen må det også tas hensyn til den utvikling som har funnet sted innenfor digital teknologi, som har medført at kjennskapet til globale markedsaktørers varemerker spres raskt over landegrenser og gjør det mulig å innarbeide et varemerke i løpet av meget kort tid. 1. avdeling anfører at merket for å bli ansett innarbeidet må være brukt intensivt eller i en lengre periode. Dette er imidlertid bare bevismomenter, og det bør påminnes at det er resultatet av innarbeidelsen som er avgjørende, jf. Lassen og Stenvik s I

7 Annen avd. sak nr dette tilfellet hadde GMAIL i løpet av åtte måneder før søknadstidspunktet opparbeidet seg en på verdensbasis solid status som Internettbasert e-posttjeneste for Google Inc. At tjenesten i begynnelsen kun var tilgjengelig gjennom invitasjon fra eksisterende brukere var ikke til hinder for at merket som sådant oppnådde et betydelig renommé i omsetningskretsen, også i Norge. Det kan ikke være tvilsomt at Google Inc. innen 1. desember 2004 hadde oppnådd en påtakelig goodwill-verdi i tilknytning til GMAIL-merket, jf. Ot.prp.nr. 59( ) s. 94 og Lassen og Stenvik s. 220, og således oppnådd vern for varemerket. Resultatet må bli at Giersch's registrering oppheves på dette grunnlaget. Subsidiært opprettholdes anførselen for 1. avdeling om at Giersch's registrering må oppheves på grunnlag av at han må anses å ha vært i ond tro mht. registreringssøknaden på søknadstidspunktet, jf. vml. 21a, 14 første ledd nr. 7. På bakgrunn av dokumentasjonen i saken må det legges til grunn at han var vitende om Google Inc.'s bruk av GMAIL som varemerke på søknadstidspunktet og at Google Inc. var først ute med å ta merket i bruk. Vedrørende spørsmålet om ond tro vises det til den kontakt som forelå mellom partene forut for innleveringen av den aktuelle søknaden. 1. avdeling legger imidlertid til grunn at Giersch brukte merket i Tyskland før Google Inc. lanserte sin tjeneste 1. april Prinsipalt vil vi hevde at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon i saken til å bevise at søkeren har brukt merket, verken i Tyskland eller noe annet sted, før 1. april Registreringen må derfor bli å oppheve på dette grunnlaget. Giersh har uansett ikke opparbeidet seg rettigheter til å få registrert GMAIL i god tro ved å ha registrert eller benyttet varemerket "G-mail...und die Post geht richtig ab" i Tyskland. Merkene er under enhver omstendighet for ulike til å kunne forveksles. Dersom 2. avdeling i likhet med 1. avdeling likevel skulle komme til at søkeren tok merket i bruk i Tyskland før det aktuelle tidspunkt, må det bero på en feilaktig lovforståelse når 1. avdeling har tillagt dette betydning for sin avgjørelse. Selv om søkeren skulle ha tatt merket i bruk i Tyskland før 1. april 2004, bør han i alle tilfeller ikke kunne ha noen legitim interesse i å registrere merket i Norge etter at han var blitt klar over Google Inc.'s bruk av varemerket, all den tid det ikke kan bevises at søkeren noen gang verken har brukt eller har hatt noen reell intensjon om å bruke varemerket i Norge. Det er nettopp slike situasjoner som denne vml. 14 første ledd nr. 7 må antas å være ment for å ramme. Giersch's registrering må derfor oppheves også på dette grunnlaget. Uansett hvilket av de nevnte grunnlag 2. avdeling skulle anse som avgjørende, må resultatet bli at Daniel Giersch's registrering av ordmerket GMAIL oppheves." I sin imøtegåelse av 27. mars 2009 uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til annen avdelings oversendelse av 28. januar 2009, av klage fra Føyen Advokatfirma på vegne av Google Inc. i innsigelsessak mot varemerkeregistrering , med svarfrist 27. mars Denne imøtegåelsen er således rettidig. Vi viser til og fastholder den argumentasjon som ble ført fra vår side i innsigelsessaken i 1. avdeling, og vi slutter oss i all hovedsak til avgjørelsen fra 1. avdeling.

8 Annen avd. sak nr Klager hevder prinsipalt at Google Inc. allerede hadde innarbeidet varemerket GMAIL på søknadstidspunktet for vår klients registrering, det vil si før 1. desember Patentstyrets 1. avdeling fastslår at klageren ikke har dokumentert dette, og at Gmail på det tidspunkt i høyden var kjent av en gruppe spesielt interesserte i Norge. Vi slutter oss til dette, og kan ikke se at klageren bringer nye opplysninger i sin klage. Når det gjelder klagers subsidiære påstand om at Giersch var i ond tro da han innleverte søknad om sitt merke i Norge, mener vi dette faller på sin egen urimelighet. Vi påpeker at det bærende prinsipp i varemerkeloven er først i tid, best i rett, og i den forbindelse vises til at vår klient, slik Patentstyrets 1. avdeling legger til grunn i sin avgjørelse, både søkte sitt merke registrert og tok det i bruk i Tyskland i løpet av år Vi viser i denne forbindelse til den dokumentasjon som ble innlevert fra vår side ved behandlingen i 1. avdeling. Google Inc. lanserte sin tjeneste 1. april 2004, flere år etter at vår klient hadde registrert og brukt sitt merke. Patentstyrets Annen avdeling har tidligere, i sin avgjørelse 6949 MILLAC, klargjort at det ikke kreves at bruken er gjort her i riket for å fastslå ond tro etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Selv om tilfellet er motsatt, vil hensynet være det samme i foreliggende tilfelle, nemlig at en aktør ikke skal kunne ta en annens varemerke. Vår klient utleder sin norske søknad fra registrering og bruk av merket G-mail i Tyskland. I tid ligger registreringen og bruken forut for Googles bruk av merkene G-mail og Gmail i Tyskland og Norge. Søker har dermed et legitimt grunnlag for sin søknad og det foreligger derfor ikke noen ond tro i h t vml 14, 1. ledd nr 7. Vår klients bruk og registrering i Tyskland er således klart relevant, og Google Inc var åpenbart kjent med denne bruken både da de tok sitt merke i bruk i Norge og da de søkte om beskyttelse for det. Uten at det er avgjørende i behandlingen for Patentstyret, kan det snarere hevdes at Google Inc s introduksjon av merket i Norge er gjort i en ånd av ond tro, ikke vår klients videreføring av sitt registrerte merke til Norge. Vi ber annen avdeling stadfeste 1. avdelings avgjørelse om å opprettholde registreringen." Den 22. september 2009 innkom følgende brev / anmodning fra innsigers fullmektig: "Jeg viser til telefonsamtale i august i år om at vår klient vurderte å anlegge ugyldighetssøksmål for Oslo tingrett. Herved meddeles at Google, Inc. har bedt oss om ta ut stevning for Oslo tingrett med påstand om at Daniel Giersch registrering av GMAIL 20. mars 2006, reg. nr , kjennes ugyldig etter varemerkeloven 25. Saken for Patentstyrets annen avdeling bes stanset inntil det foreligger en rettskraftig beslutning fra domstolene." Ved Patentstyrets Annen avdelings brev av 1. oktober 2009 er begge parters respektive fullmektiger orientert om at det er besluttet å stille behandlingen av nærværende klagesak i bero i påvente av en rettskraftig beslutning fra domstolene i sak om gyldigheten av norsk varemerkeregistrering nr

9 Annen avd. sak nr Den 8. desember 2009 innkom følgende brev, med tilhørende vedlegg, fra innsigers fullmektig: "Det vises til vårt brev av om at Google, Inc. har bedt oss om anlegge sak for Oslo tingrett med påstand om at Daniel Giersch' registrering av GMAIL 20. mars 2006 kjennes ugyldig etter varemerkeloven 25 flg., samt deres svarbrev av om at saken stilles i bero i påvente av dom i saken. Vedlagt oversendes kopi av stevningen til Oslo tingrett." Den 26. mars 2012 mottok Patentstyret melding fra Tandbergs Patentkontor AS, Oslo, om at innehaveren av norsk varemerkeregistrering nr , som nærværende klagesak gjelder, har endret adresse fra Harvestehuder Weg 16 A, 2048 Hamburg, Tyskland, til 14 bis Rue Honoré Labande, Monaco. Adresseendringen er innført i varemerkeregisteret den 3. april 2012, og en melding om den nye adressen ble kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 16/2012, side 94, med publiseringsdato mandag den 16. april Den 11. april 2012 sendte Føyen Advokatfirma DA, Oslo, inn erklæring underskrevet av Daniel Giersch, hvor det fremgår at hans norske varemerkeregistrering nr , som nærværende klagesak gjelder, er blitt overdratt til Google Ireland Holdings, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Overdragelsen ble innført i varemerkeregisteret den 17. april Melding om overdragelsen ble kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 17/2012, side 97, med publiseringsdato 23. april Den 11. april 2012, sammen med ovennevnte melding om overdragelse og signert overdragelseserklæring, mottok Patentstyret et signert fullmaktsskjema, hvor det fremgår at Føyen Advokatfirma DA trer inn som fullmektig for den nye registreringshaveren, Google Ireland Holdings. Det nye fullmaktsforholdet ble innført i varemerkeregisteret den 17. april Den 22. mai 2012 sendte Føyen Advokatfirma DA inn melding om at norske varemerkeregistrering nr , som nærværende klagesak gjelder, er overdratt fra Google Ireland Holdings, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, Irland, til Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 Mountain View, California, USA som er innsiger og klager i nærværende klagesak. Føyen Advokatfirma DA meldte seg samtidig som fullmektig for den nye registreringshaveren, ved innsendelse av utfylt og undertegnet fullmaktsformular. Melding om

10 Annen avd. sak nr overdragelsen og overføringen (videreføringen) av fullmektigvervet er deretter kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 24/2012, side 125, med publiseringsdato mandag den 11. juni Den 22. oktober 2012 mottok Patentstyrets Annen avdeling informasjon fra Tandbergs Patentkontor AS om ovennevnte overdragelser, og fikk samtidig oversendt gjenpart av Oslo tingretts hevningskjennelse i ovennevnte ugyldighetssak (Oslo tingretts sak nr TVI- OTIR/07). Annen avdeling skal uttale: Første avdelings avgjørelse er rettidig påklaget, og klagegebyret (klageavgiften) er innbetalt innen fakturafristens utløp. De formelle klagevilkår er således oppfylt, jf. varemerkelovens 50. Før saken er tatt opp til behandling i Patentstyrets Annen avdelinger, er nærværende registrering blitt overdratt til innsiger/klager. Etter dette foreligger ikke lenger rettslig grunnlag for å behandle klagen i Patentstyrets Annen avdeling, jf. varemerkelovens 16 bokstav a) og 49 annet ledd første punktum. Det kan ikke ses å foreligge slike særlige grunner som taler for at klagebehandlingen bør fortsette, jf. varemerkeloven 51 fjerde ledd tredje punktum. Klagesaken må derfor bli å heve. Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i styrelovens 5 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Klagesaken heves. Are Stenvik (sign.)