PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 27. oktober 2006, hvorved ordmerket PHARMDX ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Nevnte varemerke er søkt registrert for: Klasse 1: Klasse 5: Kjemiske produkter og preparater til industrielle og vitenskapelige formål og anvendelse, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til bruk i forskningslaboratorier samt til bruk i industrien. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd, da det mangler det nødvendige varemerkerettslig særpreg. Avdelingen har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov for ordsammenstillingen. Første avdelings avslag var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av sammensetningen PHARMDX. Merkeelementet PHARM er en forkortelse for det engelske ordet "pharmaseutical", jf. Merriam-Webster Online og Dictionary.com. DX er en forkortelse for det engelske ordet "diagnosis", jf. Merriam-Webster's Medical Desk Dictionary, MedicineNet.com, Stammtisch Beau Fleuve Acronyms, Infoplease, I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Wikipedia og Dictionary.com. Det søkte merket vil etter dette bli oppfattet som "pharmaseutical diagnosis" som på norsk betyr "farmasøytisk diagnose". Patentstyret kan derfor ikke se at fullmektigens anførsel om at verken "pharm" eller "dx" er forkortelser for "pharmaseutical diagnosis" kan føre frem. Spørsmålet er om det søkte merket skal nektes fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene, og således mangler varemerkerettslig særpreg jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for "farmasøytiske preparater" både kan være profesjonelle aktører samt mer alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. For de resterende varene i klasse 1 og 5 antas det at merket vil henvende seg til velinformerte, observante og omtenksomme spesialister eller profesjonelle aktører innen den aktuelle bransjen. Det antas at denne omsetningskretsen i særlig grad oppfatter merkeelementene som medisinske forkortelser for "pharmaseutical diagnosis". Fullmektigen anfører at det søkte merket har det nødvendige særpreg da det er en oppkonstruert og uvanlig syntaktisk sammenstilling, og viser til BABY-DRY saken. Patentstyret kan ikke se at denne anførselen kan føre frem. Det er ikke noe ved den søkte sammensetningen som er syntaktisk uvanlig. Etter Patentstyrets syn fremstår det søkte merket som en ordinær sammensetning av to forkortelser, som vil bli oppfattet som "farmasøytisk diagnose". Det søkte merkets beskrivende meningsinnhold vil derfor bli oppfattet umiddelbart av omsetningskretsen som egenskapsangivende. I forhold til for eksempel "diagnoseapparater" er det et sentralt formål at man oppnår en farmasøytisk diagnose. EF-domstolen har i senere avgjørelser, blant annet C-265/00 BIOMILD og C-363/99 POSTKANTOOR, presisert rekkevidden av BABY-DRY -saken. I Biomild-saken utaler retten at som en hovedregel vil kombinasjonen av to beskrivende elementer også være beskrivende selv om det sammensatte ordet er en neologisme (nydannelse), jf. punkt nr. 39. En slik neologisme vil kun være distinktiv dersom det er et merkbart avvik mellom neologismen og de bestanddeler den er satt sammen av, jf. punkt nr. 43. Dette er etter Patentstyrets syn ikke tilfellet for det søkte merket. Den danske oversettelsen sier imidlertid "tydelig avvik" og dette kan bli et moment for tolkningen av prinsippet i praksis. Poenget er at praksis er strammet inn i forhold til tidligere avgjørelser så som Baby Dry-saken. Etter en helhetsvurdering har vi, med samme begrunnelse, kommet til at det også foreligger et friholdelsesbehov, idet andre næringsdrivende kan ha behov for å benytte dette eller lignende uttrykk ved markedsføring eller annen omtale av samme eller lignende varer eller tjenester. Fullmektigen har til slutt vist til at det søkte merkete er registret i USA og EU. Registreringene er tatt med i vurderingen, men ikke funnet å kunne tillegges avgjørende vekt i denne saken. Om et merke er registrerbart, skal vurderes i henhold til gjeldende regelverk og i forhold til den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av bl.a. rettspraksis, herunder EF-domstolen. Patentstyret skal ved denne vurderingen utøve et lovbundet skjønn. Patentstyret må på grunnlag av det ovenfor nevnte foreta en konkret vurdering av det søkte merket i forhold til den norske gjennomsnittsforbruker. Den konkrete skjønnsutøvelsen som er foretatt av blant annet varemerkemyndigheten OHIM, blir på denne bakgrunn et moment, men binder ikke vår

3 2. avd. sak nr skjønnsutøvelse i vurderingen av samme merke. Denne vurderingen støttes av EF-domstolens avgjørelser C-363/99, Postkantoor, premiss 44, C-37/03, BioID, premiss 47 og C-173/04, 3Dmerke, premiss 48. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket PHARMDX beskriver de aktuelle varene eller sentrale egenskaper ved dem, jf. varemerkeloven 13 første ledd. Merket må dermed nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens foreløpige klage over 1. avdelings avgjørelse, inneholdende begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for å innlevere en nærmere begrunnet klage, innkom den 20. desember Ved 2. avdelings brev av 2. januar 2007 ble søkers fullmektig tilstått frist til 15. februar 2007 med å inngi slik nærmere begrunnelse. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 29. januar 2007, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I den nærmere begrunnelsen av klagen, innkommet den 15. februar 2007, anfører søkerens fullmektig: "Ved Første avdelings avgjørelse av 27. oktober 2006 ble ovennevnte søknad avslått, da man kom til at merket er beskrivende for viktige egenskaper ved de aktuelle varer, og derfor mangler særpreg, jf varemerkeloven 13 første ledd. På vegne av søker påklages avgjørelsen til Annen avdeling, da man mener at Første avdeling har kommet til et uriktig resultat. Selv om elementet PHARM vil være kjent eller for de fleste gi assosiasjoner i retning av "farmasi/farmasøytisk", er det ikke umiddelbart gitt hva som legges i endelsen DX. Selv om Første avdeling har fremfunnet eksempler som viser betydningen av denne forkortelse, kan det ikke dermed sies at denne er vanlig forekommende. I ett av oppslagene er forøvrig DX angitt som et uttrykk benyttet innen shorthand/stenografi sammen med medisinske uttrykk som eksempelvis FX (fracture) og SX (symptoms) og vi kan ikke se at et slikt stenograf-uttrykk vil gi merket som sådan et beskrivende innhold. Merket gir etter vår oppfatning et ubestemmelig, ikke presist inntrykk dette uansett om enkelte skulle legge det betydningsinnhold i endelsen DX som det Første avdeling legger opp til; PHARM i betydningen "farmasi/farmasøytisk" vil gjerne bli benyttet i relasjon til noe som helbreder/behandler/forebygger, mens DX i den grad dette uttrykket er kjent vil kunne oppfattes som "diagnostika/diagnose". Behandling på den ene side og diagnose på den annen, vil referere til to forskjellige "områder" innen medisinen, og dersom Første avdelings definisjon legges til grunn, vil merkets sammensetning og helhetsinntrykk kun gi opphav til assosiasjoner og tankerekker hos betrakteren.

4 2. avd. sak nr Skulle Annen avdeling komme til at elementene hver for seg er deskriptive, må det likevel vurderes hvorvidt merket som helhet vil oppfattes som beskrivende. Vi viser i denne sammenheng til Lassen/Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett (2003), hvor det på side 78 fremgår følgende: Skal en sammenstilling av ord bli oppfattet som noe annet enn en artsbetegnelse, og være egnet til å skille søkerens varer fra andres, må man derfor som regel kreve at sammenstillingen er uvanlig, enten semantisk eller syntaktisk. Merket PHARMDX er en uvanlig sammensetning, ved at to forkortelser trekkes sammen i ett enkelt ord. Ordet vil ikke bli uttalt og det lar seg heller ikke uttale som et enkeltstående ord. Merket vil bli oppfattet som et konstruert uttrykk. Ordsammensetningen vil videre ikke være en naturlig betegnelse for noen av varene, og det anføres fra denne side at det er en synlig forskel mellom neologismen og den blotte sum af de bestanddele, den er sammensat af. Kombinasjonen PHARMDXs usedvanlige karakter skaper etter søkers oppfatning et indtryk, der ligger tilstrækkelig fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte forening af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, den er sammensat af, således at den er mere end summen af de nævnte bestanddele, jf C-265/00 BIOMILD, premiss 43. Varemerket som sådan gir således ikke utelukkende uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde eller formål, jf vml 13 første ledd annet punktum. Etter praksis fra EF-domstolen er det tilstrekkelig for å konstatere særpreg at varemerket setter den relevante omsetningskrets i stand til å kunne identifisere de beskyttede varers eller tjenesteytelsers opprinnelse og til å atskille dem fra andre virksomheters varer eller tjenester, jf domstolens avgjørelse C-329/02P (SAT.2), premiss 41. Det synes klart for søker at dette vilkåret er oppfylt, og at merket således må sies å inneha tilstrekkelig særpreg til å aksepteres til registrering i Norge. Det vises i denne sammenheng til at merket har blitt akseptert til registrering i USA under reg.nr og som EU-varemerke under reg.nr , se vedlagte kopier. Da merket er registrert i både USA, som er engelsktalende, og EU, som omfatter flere engelsktalende land, uten at man har funnet at merket mangler det nødvendige særpreg, mener vi at dette bør tillegges vekt i særpregsvurderingen. Som nevnt tidligere vil ikke PHARMDX være en naturlig betegnelse å bruke for de aktuelle varer, og søkers enerett til merket vil heller ikke legge noen begrensninger for andre produsenters bruk av uttrykk som farmasøytisk diagnose, slik Første avdeling har anført. Det foreligger derfor ikke noe friholdelsesbehov for ordmerket PHARMADX. På vegne av søker ber vi derfor Annen avdeling omgjøre avgjørelsen fra Første avdeling, og akseptere merket til registrering."

5 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan ikke se om det som er anført i klagebegrunnelsen kan rokke ved den vurdering 1. avdeling har gitt uttrykk for. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Are Stenvik (sign.) Ida Andrén (sign.)