Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknad. nr Innehaver: Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Deerfield, Illinois, USA (tidl. Bayer Healthcare LLC, Pittsburg, Illinois, USA) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo - Ref. T25811NO00 - Carl J. Bjerkelund (tidl. Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo) Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 17. november 2008, hvorved ordmerket RAPIDCOMM ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Søknad om registrering av merket ble inngitt den 31. mars 2006, med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Datamaskinprogramvare til bruk i medisinske laboratorier for å administrere data og til å kontrollere analyser og operatørlister for sykehus-diagnostikanalyser og utstyr. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket RAPIDCOMM er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varer i klasse 9, og at merket således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 13 første ledd. Avdelingen har videre anført at det foreligger et friholdelsesbehov for den aktuelle ordsammenstillingen. Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av saken i Patentstyrets 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr "Søkers merke er et ordmerke i standard font. Merket består av en sammenstilling av de engelske ordelementene RAPID og COMM. RAPID betyr "rask/hurtig" og COMM er en alminnelig brukt forkortelse for "communication", som kan oversettes til "kommunikasjon", "forbindelse" eller "informasjonsutveksling". Sammensetningen RAPIDCOMM er egnet til å oppfattes som "rask kommunikasjon" eller "hurtig informasjonsutveksling". Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket er beskrivende eller mangler særpreg i forhold til de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 13 første ledd. Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de varene som inngår i varefortegnelsen. Omsetningskretsen av den dataprogramvaren som er beskrevet i varefortegnelsen vil i hovedsak være næringsdrivende, i form av profesjonelt medisinsk personell. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Fullmektigen anfører at merket bare indikerer en rask forbindelse, og at uttrykket ikke er alminnelig benyttet. Det hevdes at rapid brukes mest i militært språk. Videre hevdes det at RAPIDCOMM ikke gir konsumentene reell eller tilstrekkelig informasjon om produktene. Patentstyret deler ikke oppfatningen om at RAPID hovedsakelig er en militært uttrykk. Ordet er et vanlig og allment brukt adjektiv, synonymt med fast eller speedy. Vi vil også bemerke at et varemerke vil være beskrivende selv om informasjonen skulle være utilstrekkelig eller ikke skulle samsvare med virkeligheten. Det er klart at et varemerke kan være beskrivende i henhold til varemerkeloven 13 første ledd selv om merket ikke gir noen fullstendig beskrivelse av varen. Videre er det ikke noe krav om at informasjonen samsvarer med virkeligheten - man vil for eksempel ikke kunne få en enerett til BILLIG for en matbutikk, selv om butikken i virkeligheten er dyr. Fullmektigen hevder at vurderingstemaet må ses i sammenheng med Patentstyrets 2. avdeling sak nr. 7275, SMART MEDIA, hvor det ble fastslått at merket hadde et utydelig meningsinnhold. Det anføres at det her er tale om en spesialisert programvare, og at det krever en tankeprosess for å kunne oppfatte merket som en angivelse av varens egenskaper. Patentstyret har tatt hensyn til denne argumentasjonen, men kan ikke se at det skal ha avgjørende betydning i denne saken. Sammenstillingen RAPIDCOMM er grammatikalsk korrekt, og meningsinnholdet vil etter Patentstyrets syn umiddelbart bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren. Det antas at det vil være en sentral egenskap ved enhver programvare at den kommuniserer raskt med brukeren og/eller andre systemer og programmer. Når et merke består av to (eller flere) beskrivende ord, er også helheten som hovedregel beskrivende. Unntak gjelder når det er en tydelig forskjell mellom ordet som helhet og summen av de enkelte elementene. Tydelig er forskjellen først når sammenstillingen enten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, eller når sammenstillingen er så innarbeidet i språket at den har fått en egen betydning. Vi viser til EF-domstolens uttalelser i sak C-363/99 Postkantoor. I den foreliggende saken kan vi ikke se at det er tale om en uvanlig sammenstilling. Merket består av beskrivende elementer som både hver for seg, og sammenstilt, beskriver viktige egenskaper ved en programvare som merket er søkt registrert for, jf. varemerkeloven 13 første ledd, annet punktum.

3 2. avd. sak nr Patentstyret har videre kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for merketeksten. Andre næringsdrivende må kunne benytte seg av RAPIDCOMM i sin markedsføring eller på annen måte uten at dette skal medføre et varemerkeinngrep. Betydningsinnholdet medfører at merket heller ikke vil oppfylle garantifunksjonen jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Det å fungere som en opprinnelsesgaranti er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF domstolens avgjørelse C-37/03 P, BioID, premiss 27. Fullmektigen viser til en rekke tidligere registreringer som inneholder merkeelementet RAPID. Disse hevdes å være en indikasjon på at slike merker skal kunne registreres. Vi er ikke enig i at sammenstillinger som int. reg. nr RAPID-ROLL, reg. nr RAPIDSORB, reg. nr RAPID RENDER, reg. nr RAPIDWORX og reg. nr RAPIDVAC er analoge med den foreliggende saken. I merket RAPID-ROLL er det ikke varene i seg selv som er raske (papir på rull og plastfilm). Merket skaper uklarhet om hva som er raskt. I RAPIDSORB og RAPIDVAC er det benyttet forkortelser som er langt mer uvanlige enn forkortelsen COMM i det søkte merket. Med hensyn til RAPIDRENDER er dette et grammatikalsk ukorrekt uttrykk, da render hovedsakelig brukes som et verb. Merket RAPIDWORX anses å ha et visst særpreg på grunn av skrivemåten WORX og fordi betydningen av works er uklar i forhold til varene. Med hensyn til de tre registreringene som ikke er kommentert, viser vi til at det må påregnes en viss ustøhet i Patentstyrets praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi viser til avgjørelsene nr (Voicewriter) og nr (Multi shower), der Patentstyrets 2. avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer. Fullmektigen har også vist til at merket er registrert i EU. Det at Patentstyret i denne enkeltsaken er kommet til et annet resultat enn OHIM, kan imidlertid ikke tolkes som et uttrykk for manglende rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, og det kan ikke uten videre være et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Dette fremgår av flere 2. avdelings avgjørelser, blant annet 6922 (No more tangles) og nr (Servernet). Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket RAPIDCOMM beskriver de aktuelle varene i klasse 9 eller sentrale egenskaper ved dem, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Merket vil på grunn av sin beskrivende karakter også mangle atskillelsesevne, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Merket må dermed nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." En begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom den 19. januar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 13. februar Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler søkers fullmektig:

4 2. avd. sak nr "Under henvisning til varemerkelovens 22 påklages herved Patentstyrets Første avdelings beslutning om å nekte registrering av ovennevnte varemerkesøknad inn for Patentstyrets Annen avdeling. Første avdelings meddelelse om avgjørelsen ble avsendt 17. november 2008 og da 17. januar 2009 falt på en lørdag, er klagen rettidig. Merket er søkt registrert for datamaskinprogramvare til bruk i medisinske laboratorier for å administrere data og til å kontrollere analyser og operatørlister for sykehusdiagnostikkanalyser og utstyr i klasse 9. Etter vårt syn rammes merket RAPIDCOMM ikke av varemerkelovens 13, første ledd, annet punktum, og vi fastholder og tilslutter oss det meste av den tidligere fullmektigs argumentasjon som vi ber Patentstyrets Annen avdeling vurdere på ny. Vi vil videre hevde at Patentstyrets Første avdelings påstand om at rask kommunikasjon er en sentral egenskap ved programvare, er uriktig. Innen datateknologien skiller man mellom programvare (software) og maskinvare (hardware). Programvaren kan være mer eller mindre fornuftig og funksjonelt oppbygget, og i større eller mindre grad være tilpasset en spesiell maskinvare eller annen programvare, og ivareta brukerens behov. Imidlertid er det datamaskinvarens kapasitet som avgjør hvorvidt programvaren fungerer mer eller mindre hurtig. Programvaren ligger fast, og det er maskinvaren (prosessoren/klokkefrekvensen) som styrer dataanleggets hurtighet. Prosessorens oppgave er å utføre alle instruksjoner som operativsystemet og de forskjellige programmer ønsker å utføre. Én og samme programvares funksjoner vil altså utføres mer eller mindre hurtig avhengig av maskinvarens prosessor og dens klokkefrekvens, som måles i hertz (antall omdreininger per sekund). Det er et alminnelig kjent faktum at hvorvidt for eksempel det tekstbehandlingsprogrammet man benytter fungerer raskt, vil være avhengig av hvor kraftig/hurtig datamaskin man har. Når man opplever at dataprogrammet fungerer tregt, vet man at det er selve datamaskinen som er for treg og eventuelt må byttes ut eller oppgraderes. Dette på samme måte som man vet at det nødvendig å bytte ut programmet med et annet, eller med en ny programversjon om man ønsker nye eller utvidete funksjoner. Siden dataprogramvaren i seg selv ikke har noen definert hurtighet, vil rapid communication (kommunikasjonshurtighet) reelt sett ikke være noen iboende egenskap i programvare. Dermed blir det også forfeilet og unaturlig å snakke om programvarens eller softwarens mer eller mindre hurtige kommunikasjon. Til orientering skal det opplyses at vi har foretatt søk på internett for å finne websider innholdende følgende søkestrenger (ordkombinasjoner): 1. rapid communication of software 2. rapid communication of the software 3. rapid software communication 4. rapid communication of computer software 5. rapid communication of the computer software 6. rapid computer software communication 7. software's capacity of rapid communication 8. fast communication of software 9. fast communication of the software

5 2. avd. sak nr fast software communication 11. fast communication of computer software 12. fast communication of the computer software 13. fast computer software communication 14. software's capacity of fast communication 15. quick communication of software 16. quick communication of the software 17. quick software communication 18. quick communication of computer software 19. quick communication of the computer software 20. quick computer software communication 21. software's capacity of quick communication Vedlegg 1: 21 utskrifter fra internett På disse 21 søkestrengene fikk vi kun ett direkte treff, nemlig for fast software communication. I dette ene tilfellet er det imidlertid ikke tale om tale om fast communication per se, men om fast software communication layer. Som man vet, er det på internett tilgjengelig et meget stort antall websider og en voldsom mengde dokumenter og tekster. Det faktum at de ovennevnte ordsekvenser (foruten én) ikke forekommer i noen av dem, underbygger ytterligere vår påstand om at det er unaturlig og forfeilet å snakke om rapid communication som en (sentral) programvareegenskap. Også for den type programvare det i herværende tilfelle dreier seg om, nemlig datamaskinprogramvare til bruk i medisinske laboratorier for å administrere data og til å kontrollere analyser og operatørlister for sykehusdiagnostikkanalyser og utstyr, vil det være gjennom programvarens funksjoner, brukervennlighet og funksjonalitet programvaren beskrives. Videre vil omsetningskretsen (inklusive kjøpergruppen) for slik programvare være spesialisert, profesjonell og datakyndig, og derfor i høyeste grad ha kjennskap til de forskjellige funksjoner dataprogramvare og datamaskinvare har, og hvordan de innvirker på hverandre, herunder at hurtigheten er en kvalitet som ligger i den maskinvare som dataprogrammet er installert i. Når den angjeldende profesjonelle omsetningskrets gjennom sin datakunnskap vet at rapid communication ikke er en iboende egenskap i dataprogramvare, vil den selvfølgelig heller ikke oppfatte det søkte merket RAPIDCOMM som en beskrivende term for de omsøkte varers essensielle egenskaper. Derimot vil merket oppleves som suggestivt for disse varer. Det faktum at de ovennevnte ordkombinasjonene rapid communication of software, rapid communication of the software, rapid software communication, osv., ikke er å gjenfinne i dokumenter og tekster på internett, tilsier også meget klart at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov for det søkte merket RAPIDCOMM for de omsøkte varer. Vi er også av den oppfatning at det søkte merket er egnet til å oppfattes som et kjennetegn Som anført av søkers tidligere fullmektig, mener heller ikke vi at det vil være umiddelbart naturlig for gjennomsnittsforbrukeren av de omsøkte varer, uten noen som helst grad av refleksjon, straks å oppfatte merket RAPIDCOMM i betydningen rapid communication. Tatt i betraktning det antall engelske ord som innledes med comm, antar vi at omsetningskretsen, når den står overfor det søkte merket, eventuelt vil stusse litt over hvorvidt suffikset -COMM er ment å være en forkortelse, og i så fall over den eventuelle betydning av dette elementet i det søkte merket.

6 2. avd. sak nr Vi vil videre påpeke at man hverken vil være på linje med EU-registreringsmyndighetene eller med de amerikanske registreringsmyndigheter hvis den foreløpige nektelse skulle opprettholdes. Som tidligere opplyst til Første avdeling, er det søkte merket funnet tilstrekkelig distinktivt og dermed registrert i EU og USA Vedlegg 2: Utskrifter at søkers registreringer i EU og USA. For ordens skyld skal det opplyses at det av utskriften av EU-registreringen fremgår at merket ikke er registrert på basis av acquired distinctiveness. Denne registrering har altså ikke sin årsak i innarbeidelse av merket i det europeiske markedet. Derimot er merket funnet å være distinktivt per se. Det må antas at de ovennevnte synspunkter, herunder det at rask kommunikasjon i egentlig forstand ikke er noen egenskap for den angjeldende programvare, også har hatt betydning for vurderingen hos de nevnte registreringsmyndigheter. I dette tilfellet vil vi hevde at det heller ikke kan anføres at det foreligger "forskjeller i språk og språkvaner, i friholdelsesbehov og assosiasjonsbaner, i omsetningsmåter, etc...." som "gir grunnlag for vurderinger som må gi ulike utfall" i Norge i forhold til i EU. Idet vi igjen viser til tidligere argumentasjon og tar forbehold om innlevering av ytterligere anførsler og dokumentasjon i saken, ber vi Patentstyrets Annen avdeling oppheve Første avdelings avgjørelse og sende merket tilbake til Første avdeling for registrering." Saken er deretter tatt opp til behandling i 2. avdeling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt s. 391 (GOD MORGON).

7 2. avd. sak nr Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EF-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml s. I (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml s. I-2883, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml s. I Et nyskapt eller sammensatt ord har ikke nødvendigvis slik distinktivitet som kreves for registrering. Som EF-domstolen påpekte i sak C-363/99 POSTKANTOOR, Sml s. I-1619, må en ren sammensetning av deskriptive orddeler i utgangspunktet anses å savne særpreg: «98. As a general rule, a mere combination of elements, each of which is descriptive of characteristics of the goods or services in respect of which registration is sought, itself remains descriptive of those characteristics for the purposes of Article 3(1)(c) of the Directive. Merely bringing those elements together without introducing any unusual variations, in particular as to syntax or meaning, cannot result in anything other than a mark consisting exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate characteristics of the goods or services concerned. 99. However, such a combination may not be descriptive within the meaning of Article 3(1)(c) of the Directive, provided that it creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the simple combination of those elements.»

8 2. avd. sak nr Hvis sammensetningen er uvanlig, skaper et utydelig begrepsinnhold eller ikke er tilstrekkelig nært knyttet til de varer eller tjenester merket er søkt beskyttet for, kan det derimot ha den for registrering nødvendige distinktivitet, jf. f.eks. PS (TRAVELLINK). Merket i den foreliggende sak består utelukkende av ordet RAPIDCOMM, uten noen figurative eller grafiske tillegg. På samme måte som 1. avdeling, er 2. avdeling kommet til at gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene som må forutsettes å være profesjonell, høyt utdannet og fortrolig med engelsk språk direkte og umiddelbart vil identifisere de to orddelene RAPID og COMM, og forstå deres betydning. RAPID er et alminnelig engelsk ord, som betyr hurtig. COMM vil bli oppfattet som en forkortelse for det engelske ordet «communication». Sammensetningen vil bli oppfattet i betydningen «hurtig kommunikasjon» e.l. Det er ikke noe ved selve sammensetningen av de to ordene som er egnet til å tilføre merket som helhet den for registrering nødvendige distinktivitet. Ordet RAPIDCOMM er satt sammen i samsvar med vanlige syntaktiske normer, og sammensetningen danner et naturlig og umiddelbart forståelig meningsinnhold Etter 2. avdelings oppfatning er ordet RAPIDCOMM nært knyttet til egenskaper ved varene som en gjennomsnittsforbruker vil legge vekt på. Søkeren har anført at hurtighet ikke er en iboende egenskap ved programvare, men vil bero på den maskinvare som benyttes for å kjøre programmet. Det er imidlertid ingen tvil om at også egenskaper ved et dataprogram kan påvirke databehandlingens hurtighet, hvilket gjennomsnittsforbrukeren vil være kjent med, og vil ta i betraktning som en relevant egenskap ved et dataprogram. Mot denne bakgrunn må ordet RAPIDCOMM anses som beskrivende for de varene søknaden omfatter, og merket skal følgelig nektes registrert, jf. varemerkelovens 13 første ledd annet punktum. Av de anførte grunner må merket også anses å savne det for registrering nødvendige særpreg, jf. 13 første ledd første punktum. Søkeren har for 2. avdeling anført at merket er blitt registrert i USA og i EU. Dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Patentstyret skal ved registrerbarhetsvurderingen utøve et lovbundet skjønn. Det er den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av bl.a. rettspraksis, som må legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som tidligere har vært utøvd i lignende men ikke nødvendigvis like registreringssaker, jf. EF-domstolens

9 2. avd. sak nr dom i sak C-218/01 Henkel, Sml s. I Første avdelings avgjørelse i den foreliggende sak er i godt samsvar med den distinktivitetsnorm som har vært lagt til grunn i norsk og europeisk praksis, jf. bl.a. PS (INFOSEEK), T-339/05 (LOKTHREAD) og T-346/07 (EASYCOVER). Ulike resultater i enkeltsaker kan ikke ses som uttrykk for manglende rettsenhet, jf. Rt s. 391 (GOD MORGON), hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets 2. avdeling, i sak 6922, NIR 2000 s. 293 (NO MORE TANGLES), om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land». Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)